2015專利代理實務理論

1、大綱要求無效宣告請求書大綱要求：（1）正確選擇無效的法律依據，將條款項作為提出、突出重點。理由（2）規(guī)定。性論述，具體指明何種缺陷，詳細論述為什么不符合有關（3）請求書的表述方式，詞語規(guī)范、有理有據、條理清楚、邏輯清晰。無效宣告請求的意見陳述書大綱要求：（1）對無效理由的、對證據的。（2）制定策略 予以回答）。證據、理由（對所有無效理由和證據均（3） 必要時進行修改。（4） 意見陳述的表述，詞語規(guī)范、有理有據、條理清楚、邏輯清晰2回顧 07 專利權人 修改權利要求書、答復無效宣告請求書、簡述指南中關于權利要求修改的要求 09 專利權人 修改權利要求書、答復無效宣告請求書 （包括對補充理由陳述意

2、見）、簡述口審核實當事人的要求 11 請求人 撰寫無效宣告請求書2 1122專1利權人 修改權利要求書、答復無效宣告請求書3目錄 無效宣告請求書撰寫框架 閱看專利文獻時的注意問題 無效理由的選擇與確定 無效理由的具體闡述 閱看請求書時的注意問題 證據舉例 意見陳述書撰寫框架無效理由的答復 4無效宣告請求書框架根據相關證據,確定法律依據一、無效宣告請求的內容請求人××根據專利法第四十五條及專利法實施細則第六十五條的規(guī)定，請求宣告專利號為××、名稱為××、 專利權人為××的發(fā)明專利全部無效。二、無效宣告請求所依據的證據

3、（包括對證據的真實性、合法性、關聯(lián)性、公開性、如何形成證據鏈等情況進行說明） 三、被請求宣告專利權無效的發(fā)明專利的保護范圍四、結合證據具體說明理由（1） 權利要求1相對于對比文件1不具備新穎性（2） 權利要求1相對于對比文件1和對比文件2的結合不具備創(chuàng)造性5無效宣告請求書框架五、結論綜上所述，該發(fā)明專利的權利要求1不符合專利法××條××款關于××的規(guī)定、權利要求2不符合專利法××條××款的規(guī)定。因此，請求人請求專利復審委員會宣告該專利權全部無效。請求人日期××6在閱看專利文獻

4、時的注意問題1、申請日、公開日、2、專利類型3、對比文件的相關日期日、優(yōu)先權日。4、機構5、列出來的都要關注，無用的一般6、各個實施例的技術方案7、首先依據證據新穎性創(chuàng)造性（重點和趨勢），其次要無效的專利本身是否撰寫缺陷8、排除客體、二十五條、實用性、修改超范圍（一般題干會提供原始申請文本）等無效條款9、重點考慮得不到支持、不清楚、缺少必要技術特征、公開不充分等撰寫缺陷10、避免三篇對比文件、兩篇加常識的結合。73、無效理由的選擇與確定專利法第2條其中的“新的技術方案”、“新設計”是對專利客體的一般性定義，不是性以及外觀設計專利性的具體發(fā)明或實用新型三標準。對于發(fā)明或實用新型，依據該法條主要是

5、否屬于保護客體。新穎性、創(chuàng)造性和實用性應當依據專利法第22條提出無效宣告請求。對于外觀設計，依據該法條主要保護客體和能否適于工業(yè)應用。專利性應當依據專利法第23條提出無效宣告請求。83、無效理由的選擇與確定 對法律、法律、行政公德或者妨害公共利益的發(fā)明創(chuàng)造，不授予專利權。對的規(guī)定獲取或者利用遺傳，并依賴該遺傳完成的發(fā)明創(chuàng)造，不授予專利權（A5）法律，是指規(guī)章。及其會制定和頒布的法律。不包括行政和不包括本身不違法，但被而違法的。的（R10）。如：不包括僅其實施為法律所不包括因而可能造成妨害公共利益，或在產生積極效果的同時某種缺點的。93、無效理由的選擇與確定 專利法第25條中的智力活動的規(guī)則和方

6、法是指導人們進行思維、表述、和記憶的規(guī)則和方法。既沒有采用技術或利用自然法則，也未解決技術問題和產生技術效果，因而不技術方案。如果一項權利要求僅僅涉及智力活動的規(guī)則和方法，則屬于專利法第25條不授予專利權的范疇。如果一項權利要求既包含智力活動的規(guī)則和方法的內容， 又包含技術特征，則就整體而言，不能將其認定為智力活動的規(guī)則和方法。103、無效理由的選擇與確定同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權（A9.1）。對于申請日不同的兩件以上的專利，應以專利法第22條第2款或第23條第1款提出無效宣告請求。對于申請日相同的兩件以上的專利，不能依據專利法第22條第2款或第23條第1款進行法條。的，適用該對于發(fā)明或

7、實用新型，是指兩件以上專利中護范圍相同的權利要求。保對于外觀設計，是指兩件以上外觀設計專利相同或 實質相同。113、無效理由的選擇與確定新穎性和創(chuàng)造性（A22.2和A22.3）。新穎性是否相同的比較創(chuàng)造性差異大小的區(qū)別新穎性現(xiàn)有技術+抵觸申請創(chuàng)造性現(xiàn)有技術或組合新穎性單獨對比創(chuàng)造性可以組合對比區(qū)別程度不同:比較對象不同:比較方式不同:123、無效理由的選擇與確定實用性和公開不充分（A22.4和A26.3）。實用性強調能夠在產業(yè)上或使用，即具有在產業(yè)上被或使用的可能性，是一種理論上的可實。具有實用性不能違背自然規(guī)律并應具有再現(xiàn) 性。不具備實用性是由技術方案本身固有的缺陷引起的，與說明書的公開程度

8、無關。實用性的以整個申請所公開的整體技術內容為依據，不僅僅局限于權利要求書13實用性和公開不充分（A22.4和A26.3）。實用性與發(fā)明創(chuàng)造的歷程或是否已實施無關充分公開中的“能否實現(xiàn)”取決于說明書的公開程度，即不能實現(xiàn)是由于說明書沒有充分公開所需要的技術內容導致的本領域技術實現(xiàn)。不能14實用性與充分公開的比較實用性強調能夠在產業(yè)上或使用，即產業(yè)上被或使用的可能性，滿足實用性不能違背自然規(guī)律并應具有再現(xiàn)性。不能夠制 造或使用（不具有再現(xiàn)性）是由技術方案本 身的缺陷引起的，與說明書的公開程度無關。 充分公開中的“能否實現(xiàn)”取決于說明書的公開程度，即不能實現(xiàn)是由于說明書沒有充分公開所需要的技術內容

9、導致的本領域技術人員不能實現(xiàn)，對應專利法第26條第3款。15 法26條第3款中的“清楚”指的是說明書（包括附圖）中所述的技術方案（及相應權利要求中的技術方案）是否清楚、完 整，法26條的關鍵在于，本領域技術根據說明書（包括附圖）公開的內容是否能夠實現(xiàn)其所述的技術方案。 法第26條第4款中的“清楚”，重點在于權利要求限定的保護范圍是否清楚（包括技術方案本身是否清楚、限定的范圍是否清楚）。163、無效理由的選擇與確定 專利法實施細則第20條第2款必要技術特征是指發(fā)明或者實用新型為解決其技術問題所不可缺少的技術特征，其總和足以區(qū)別于背景技術的其他技術方案。必要技術特征的：應從所要解決的技術問題出發(fā)，

10、并考慮說明書描述的整體內容，不應簡單地將優(yōu)選實施例中的技術特征直接認定為必要技術特征。7171專利法第26條第4款與專利法第33條法第26條第4款與專利法第33款有著密切的關系，它們的基礎均是申請日提交的說明書（包括附圖）、權利要求書所表達的內容，以及所屬領域技術從其表達的內容中能夠直接推導 的內容；在這個基礎上，從修改的角 度看是否超范圍的問題，從權利要求 的角度看就是是否被說明書支持的問 題，它們涉及的很可能是相同的事實。183、無效理由的選擇與確定申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發(fā)明和實用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍，對外觀設計專利申請文件的修

11、改不得超出原圖片或者表示的范圍（A33）。專利法第33條是一個重要的無效理由，應充分利用，事半功倍。實用新型和外觀設計可通過查閱請文件。發(fā)明一般可參考公開文本初步進行獲取原專利申，必要時，通過查閱的方式獲取原專利申請文件。91913、無效理由的選擇與確定 無效宣告理由的法律依據所述的內容、法律適用性各有不同，但它們是有關聯(lián)的，對某一具體事實來 說可能會適用其中不止一個條款，請求人出于其對 法律的理解以及不同的考慮，也會就同樣的事實以不同的條款提出無效宣告請求。 一項專利權多種屬于前述條款規(guī)定的范圍的無效理由的，專利人應當認真權衡分析，選擇其中最有說服力、請求無效可能性最大的理由，突出予以闡述，

12、避免平均使用筆墨，缺乏重點。02023、無效理由的選擇與確定！注意：當同一權利要求多個無效宣告理由時，應當優(yōu)先選擇無效可能性大的實質性條款進行重點論述。12124、有性評述的具體內容和步驟 1）首先應當明確無效宣告請求的法律依據（無效理由）、該理由所涉及的權利要求， 以及所依據的證據。舉例：權利要求1-5不具備創(chuàng)造性，不符合A22.2，依據的證據為證據1-5。 2）每一項無效理由具體陳述。 A、首先明確相關的法律規(guī)定及其解釋； B、事實認定，包括：專利中相關事實認定；證據中相關事實認定；224、有性評述的具體內容和步驟 專利中相關事實認定 明確無效宣告請求的專利（包括的權利可以作要求書、說明書

13、，或原始申請文件）為無效宣告請求理由提出的缺陷，具體事實。 證據所反映的事實 具體分析所提出證據的真實性、以及與上述待證事實的關聯(lián)性，即說明證據如何證明所述事實。 客觀陳述證據（對比文件）揭示的內容，必要時指出具體出處，如等。書證的頁碼、行、圖、表 3）在事實認定的基礎上，對相關法律規(guī)定的適用進行具體分析。得出所主張的涉案專利不符合相關法律規(guī)定的結論。23無效理由的具體論述重點理由的論述1、有關專利不具備新穎性的論述（1）簡要描述無效宣告理由所涉及的權利要求的主題；（2）明確所使用的證據，并描述其公開的相關內容，括指出所批露的技術方案以及所的內容在證據中的具置；（3） 將專利權利要求的技術方案

14、與證據所公開的技術方案進行對比，客觀地指出技術方案、技術領域、所解決的技術問題和技術效果相同或實質上相同；或者將專利權利要求的技術方案與證據所公開的技術方案進行對比，客觀地指出兩者技術方案相同或實質上相同，根據所述技術方案可確定兩者適用于相同的技術領域，解決相同的技術問題，并具有相同的技術效果。（4） 給出相關結論和法律依據，即指出權利要求不具備新穎性，不符合專利法第22條第2款的規(guī)定。24新穎性的無效理由論述時應包含的內容 權利要求和對比文件所公開內容的對比 a、技術方案 權利要求和對比文件中用語相差較大時明確二者之間的對應關系 當區(qū)別，但認為區(qū)別是慣用的直接置換時說明理由 權利要求中并列技

15、術方案的，一般為等效的技術方案，對此可以一并評述，（如化學領域中的馬權利要求）。但對于一個權利要求中多個必須技術方案，應分別進行評述。的并列25新穎性的無效理由論述時應包含的內容 b、所屬技術領域 c、解決的技術問題 d、技術效果結論性意見 權利要求（或其中的某一技術方案）與某對比文件相比不具有新穎性，不符合專利法第22條第2款的規(guī)定。262、有關專利不具備創(chuàng)造性的論述（1）簡要描述無效宣告理由所涉及的權利要求的主題；（2）描述最接近的現(xiàn)有技術的證據的相關內容，括指出該證據所批露的技術方案以及所內容的具置；（3）將專利權利要求與該證據公開的技術方案進行對比，指出區(qū)別技術特征，根據該區(qū)別技術特征

16、所能達到的技術效果確定發(fā)明實際要解決的技術問題，論述在現(xiàn)有技術中技術啟示，使得本領域技術有將所述區(qū)別技術特征應用到最接近的現(xiàn)有技術中解決所述技術問題以獲得要求保護的技術方案，即該權利要求的技術方案對本領域技術來說是顯而易見的；（4）給出相關結論和法律依據，即對于發(fā)明專利，指出權利要求不具有突出的實質性特定和顯著的進步，對于實用新型專利，指出權利要求不具有實質性特點和進步，不符合專利法第22條第3款的規(guī)定。27創(chuàng)造性的無效理由論述時應包含的內容 描述最接近對比文件所公開的內容 直接使用對比文件中的用語，有相應圖標的圖標（避免直接使用權利要求中的相應用語描述對比文件公開的內容） 說明所內容的具體出

17、處（包括在對比文件文字部分的記載位置以及所使用的附圖標號，有中文譯文直接指出所在譯文中出現(xiàn)的位置）內容 在描述應當區(qū)分哪些是在對比文件中有直接文字記載的內容，哪些是文字部分所沒有涉及但認為從圖中能夠得出的內容28 (5)權利要求和最接近對比文件的對比 找出權利要求的區(qū)別技術特征,確定其實際解決的技術問題 (6)對權利要求的技術方案是否顯而易見的分析 現(xiàn)有技術整體上某種技術啟示，即現(xiàn)有技術給出了將上述區(qū)別特征到該最接近對比文件以解決其問題的啟示29 a、區(qū)別技術特征是否是常識 引入常識性證據 b、區(qū)別技術特征為與最接近對比文件相關的技術容）（同一篇對比文件公開的相關技術內 具體分析該從相關技術內

18、容想到區(qū)別技術特征的理由 c、另一篇對比文件所公開的內容 另一篇對比文件與最接近對比文件結合的具體分析結論性意見 某項權利要求（或其中的某一技術方案）， 不符合專利法第22條第3款的規(guī)定303、對于說明書未充分公開權利要求所要求保護的技 術方案的論述（1）概述權利要求所要求保護的技術方案及該方案 所解決的技術問題；（2）該方案所要解決的技術問題，指出說明書缺少哪部分內容或者哪部分內容描述得不清楚；（3）分析所缺少的或不清楚的內容導致本領域技術無法實現(xiàn)該技術方案的；（4）給出相關結論和法律依據，即指出說明書未清 楚和/或完整地公開與實現(xiàn)有關權利要求所要求保護的技術方案的相關內容，導致本領域技術無

19、法實現(xiàn)該技術方案，不符合專利法第26條第3款的規(guī)定。31對有關專利法26條第3款無效理由的分析包含的內容：什么技術內容 具體分析缺乏解決技術問題的法實現(xiàn)的理由 只給出結構，未給出能夠實施的技術而無 給出的是含糊不清的技術解決 給出的不能解決技術問題 方案必須依賴實驗結果加以證實324、對于權利要求書沒有以說明書為依據的論述（1） 簡要描述權利要求的主題；（2） 具體指出權利要求中得不到說明書支持的技術特征；（3） 描述說明書對相關內容的記載；（4） 結合說明書對相關內容的記載以及本領域普通技術所應具有的普通技術知識具體分析權利要求中的上述特征得不到說明書支持的理由；（5）給出相關結論和法律依據

20、，即指出該權利要求沒有以說明書為依據，不符合專利法第26條第4款的規(guī)定。33 5、對于權利要求未清楚限定要求專利保護范圍的論述 （1）具體指出權利要求中內容；的不清楚的 （2）分析該內容為何導致權利要求未清楚地限定要求專利保護的范圍； （3）給出相關結論和法律依據，即指出權利要求的保護范圍不清楚，不符合專利法第26條第4款的規(guī)定。34 權利要求的類型不清楚：例如“一種技術”，不清楚其是方法權利要求還是權利要求；權利要求的主題和權利要求的內容不一致，如主題為，但權利要求內容所涉及的都是方法步驟； 權利要求所用的詞語含義不清楚。如， 采用同一詞語表示的構件在權利要求中不同部分出現(xiàn)時含義改變，使得該

21、詞語的含義不確定等。356、對于述權利要求缺少必要技術特征的論（1） 簡要描述權利要求的主題和所要解決的技術問題；（2） 結合說明書的整體內容進行分析，指出其中哪些技術特征是解決技術問題所必需的， 為什么缺少這些技術特征就無法解決所述技術問題；（3）在此基礎上指出權利要求中未記載上述必要技術特征，從而得出該權利要求不符合專利法實施細則第20條第2款的規(guī)定的結論。36權利要求應當從整體上反映發(fā)明或者實用新型的技術方案，記載解決技術問題的必要技術特征。（R21.2） 必要技術特征是指，發(fā)明或者實用新型為解決其技術問題所不可缺少的技術特征，其總和足以發(fā)明或者實用新型的技術方案，使之區(qū)別于背景技術中所

22、述的其他技術方案。 某一技術特正是否為必要技術特征，應當從所要解決的技術問題出發(fā)并結合說明書的整體內容，不應當簡單地將實施例中的技術特征直接認定為必要技術特征。37分析： 本專利發(fā)明目的（從本專利所要解決的技術問題出發(fā)） 結合說明書的整體內容（考慮說明書對發(fā)明效果的描述，進而明確本專利為解決技術問題所采取的技術） 具體分析缺少必要技術特征的理由 得出結論38在閱看請求書時應該注意的問題（1）請求人主體資格及人資格（排除外觀設計）（2） 所提法律依據是否是無效的法定理由（3） 是否具體說明理由（4） 證據形式的分析：證據的中文譯文、認證手續(xù)、公開時間（5）證據資格分析：證據的真實性、關聯(lián)性、公開

23、性、證明力的合理質疑，進一步證據鏈形式的證據是作為抵觸申請還是現(xiàn)有技術，重點（6）在某一無效理由明顯成立時或部分成立時，是否有通過修改權利要求來維持有效的可能，繼而制定修改策略（容易忘記的一個重要考點，進行修改的人要有特別）（7） 補充理由和證據是否超期限，是否進行了具體說明（8） 充分理由確認證據不予考慮，可直接得出結論，如果僅僅異議，應該在提出異議的同時，對依據該證據能否使無效理由成立進行分析。39證據鏈形式的證據舉例請求人以如下證據說明中國歷史博物館藏有清代花樓蜀錦織機并為公眾提供術：以證明該織機本專利的現(xiàn)有技（1）一張織機樓蜀錦織機，其右上角有藍墨水標注的“清代花”字樣；（2）一有中國

24、歷史博物館財務章的收據原件， 資料費100其上記載內容為“成都蜀錦繡藝坊的文物元”；（3）一個在信封發(fā)件人位置處印有“中國歷史博物館”字樣的信封，其收件人是“成都蜀錦繡藝坊（4）一張中國郵政匯款收據，匯款人為”；，收款人為中國歷史博物館圖片資料室（5）一張中國歷史博物館沖??；登記表。40無關聯(lián)性的證據舉例例1：請求人在宣告A專利無效時，以專利復審委員會作出的B專利的無效宣告請求決定作為證據，認為A專利與B專利類似，是關聯(lián)，是對同一技術的改進，也應該宣告專利A無效。意見陳述：僅需要指明上述證據與該專利A是否有效不具有關聯(lián)性。例2：一項電熱水袋的實用新型專利，該專利的電熱水袋采用的是在電解液中通過

25、交流電使其發(fā)熱的技術方案，請求人在該專利提出的無效宣告請求中，大量的有關在電解質溶液中通入直流電電解產生氣體的現(xiàn)有技術證據，證明該專利的技術方案不具備實用性。意見陳述：在電解質溶液中通入直流電和交流電產生氣體的原理完全不同，因此請求人提交的證據與該專利是否具備實用性之間不具有關聯(lián)性。41證據真實性舉例 例1：在一件實用新型專利提出的無效宣告請求中，請求人提供的用于證明該專利權利要求不具備新穎性的現(xiàn)有技術文件的公開日期明顯的涂改痕跡，則可據此對該份證據的真實性提出質疑。 例2：在另一實用新型專利提出的無效宣告請求中，請求人提交了兩張作為公開銷售的證據，經過對其進行分析發(fā)現(xiàn)，這兩張由同一公司開具的

26、的銷售日期與號碼，可據此對其真實性提出質疑。42證據公開性舉例對于專利文獻，本身標注有公開日期。對于公開的書籍、科技雜志等物，其印刷日期即視為公開日，印刷日期只寫到月份的，推定其公開日為該月的最后一天，印刷日期只寫到年份的，推定其公開日為該年的12月31日。沒有印刷日的，日為公開日。同版次多印次或者多版次多印次的類物，一般應當將該印次的印刷日視為公開日。但有證據證明實際公開日的，應當以實際公開日為準。例1：汽車底盤設計與構造一書，雖上面記載印刷日，但有證據證明該書因印刷錯誤導致未實際在印刷日發(fā)行，該書的公開日為實際日。43證據公開性舉例例2：計算機數據結構的底頁上標有1996年10月第1 版1

27、998年6月第2次印刷的字樣，該書的公開日一般應該認定為1998年6月30日。但有證據證明該書在1996年10月第一次以來任何修訂或者對所使用部分未經任何修訂的，應當將公開日認定為1996年10月31日。例3：通信原理的底頁上標有1998年10月第3版1999 年6月第2次印刷的字樣，通常該書的公開日一般應該認定為1999年6月30日，但當有證據表明該書的第1版第1次印刷時間為1996年4月，并且從未進行過任何修訂或者對所使用部分30日。任何修訂，應該將公開日認定為1996年4月例4：通信原理的底頁上標有1998年10月第3版的字樣，其公開日一般認定為1998年10月31日。44意見陳述書撰寫框架一、關于修改/修改說明/權利要求書的修改二、關于證據例如證據的提交期限、是否真實、公開日是否在申請日前等，因此證據××應當不予考慮。三、關于修改后的權利要求1是否符合××規(guī)定（例如清楚） 的問題四、關于修改后的權利要求1的