商標(biāo)指示性合理使用的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)

1、商標(biāo)指示性合理使用的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)本篇論文目錄導(dǎo)航：【題目】我國商標(biāo)合理使用相關(guān)理論探析【導(dǎo)言】商標(biāo)合理使用構(gòu)成要件分析導(dǎo)言【第一章】我國商標(biāo)合理使用規(guī)則的概述及其不足之處【第二章】商標(biāo)合理使用的對(duì)象【第三章 第四章】商標(biāo)合理使用規(guī)則適用的范圍與行為類別【5.1】商標(biāo)敘述性合理運(yùn)用的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)【5.2】商標(biāo)指示性合理使用的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)【第六章】新商標(biāo)法下商標(biāo)合理使用規(guī)則的構(gòu)建【結(jié)語 / 參考文獻(xiàn)】商標(biāo)法中商標(biāo)使用原則研究結(jié)語與參考文獻(xiàn)第二節(jié) 指示性合理使用的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)一、主觀標(biāo)準(zhǔn)-善意我國規(guī)范性法律文件中對(duì)指示性合理使用的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)有“使用出于善意”142的主觀要求，國外和港臺(tái)地區(qū)相關(guān)立法中則包含了 “符合工

2、商業(yè)的誠實(shí)慣例 ”143、“ 不與善良風(fēng)俗相沖突”144、“善意使用”145或“誠實(shí)信用”146的要求，即都要求主觀方面具有 “ 善意”.各國商標(biāo)法中都未對(duì) “善意”做更多規(guī)定， 而歐美法院的判例又再次給出了判斷“善意”的依據(jù)。在歐洲法院審理的商標(biāo)指示性使用案件中“Gillette” 案 147 當(dāng)屬典型。 原告 Gillette 公司和 Gillette 芬蘭公司享有 “Gillette”、“ SENSOR&rdqu喃標(biāo)在 荷蘭的注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)，核準(zhǔn)注冊(cè)的類別為尼斯分類第 8 類（剃須 刀 等 商 品 ）。 被 告 LA-Laboratories 公 司 在 芬 蘭 銷 售 的 “PARAS

3、ONFLEXOR&rdqu0;牌可替換刀片上標(biāo)注了“適用于所有 Parason Flexor 和 Gillette Sensor 刀柄 ” 字樣。 2005 年，原告以被告未經(jīng)許可使用了其“Gillette” 、 “SENSOR&rdqu闔標(biāo)為由向赫爾辛基初審法院提起商標(biāo)侵權(quán)訴訟。初審法院認(rèn)為該案可適用 歐共體商標(biāo)一號(hào)指令 第 6 條 1（ c） 解釋，構(gòu)成合理使用。原告不服，上訴至赫爾辛基上訴法院。上訴法院認(rèn)為原告的商標(biāo)對(duì)于告知公眾商品的兼容性來說是必要的， 并沒有使公眾產(chǎn)生誤認(rèn)。 原告又上訴至芬蘭最高法院。 最高法院就該案征詢歐洲法院的意見。歐洲法院就以下幾個(gè)問題闡明了觀點(diǎn)： （一） 歐共

4、體商標(biāo)一號(hào)指令第6條1 （c）的條文中僅列舉了兩種指示商品或服務(wù)用途的情況，即零部件和配件，并沒有禁止其他情況，因此該條應(yīng)當(dāng)適用于所有指示商品或服務(wù)用途的行為； （二）對(duì)該條的理解應(yīng)當(dāng)是：這種使用是向公眾提供真實(shí)、 完整信息的唯一方式， 即只有使用涉案商標(biāo)才能表明商品或服務(wù)的用途； （三）該條款所指的使用行為應(yīng)當(dāng)符合誠實(shí)善意的行為準(zhǔn)則。 同時(shí)， 歐洲法院列舉了 4 種不屬于 “誠實(shí)善意 ” 的情況：（一）該行為使公眾誤認(rèn)為行為人與商標(biāo)權(quán)人之間存在商業(yè)聯(lián)系； （二）利用該商標(biāo)的顯著性或商譽(yù)獲取不正當(dāng)利益，并導(dǎo)致該 商標(biāo)的價(jià)值受損； （三）使該商標(biāo)商譽(yù)受損或遭受誹謗； （四）將該商標(biāo)用于模仿或復(fù)制

5、非商標(biāo)權(quán)人的商品。筆者認(rèn)為 Gillette 案的重要意義在于：首先，解釋了歐共體商標(biāo)一號(hào)指令第6條1 （c）的適用范圍，不僅限于零部件和配 件上，適用于所有指示性使用的情況；其次，再次從否定的角度提出“誠實(shí)善意”的考量因素：如果使用行為使公眾產(chǎn)生誤認(rèn)，或利用該商標(biāo)的顯著性、 商譽(yù)獲取不正當(dāng)?shù)睦妫?或使該商標(biāo)商譽(yù)受損或遭受誹謗， 或?qū)⒃撋虡?biāo)用于模仿或復(fù)制非商標(biāo)權(quán)人的商品， 那么行為人不具有“ 善意 ”.直到 1995 年聯(lián)邦商標(biāo)反淡化法頒布之前， 美國并無商標(biāo)指示性合理使用的立法規(guī)定， 指示性合理使用是在司法實(shí)踐中創(chuàng)設(shè)并逐步發(fā)展起來的 ， 創(chuàng) 設(shè)這一合理使用概念的正是 1992 年 的 “N

6、ew Kids”案 148.“New Kids”案中的原告 “New Kids On The Block ” 是 一 支 樂 隊(duì) ， 在 美 國 擁 有 注 冊(cè) 商 標(biāo) “New Kids”. 被 告 News America Publishing 和 GannettSatellite Information Network 是兩家美國報(bào)社， 他們組織了一次民意調(diào)查， 讓 讀者打電話投票選出“The New Kids”中最性感和最受喜 愛的成員。原告以未經(jīng)許可使用 “New Kids”商標(biāo)為由對(duì) 被告提起商標(biāo)侵權(quán)之訴。被告援引美國憲法第一修正案稱民意調(diào)查是他們“新聞活動(dòng)”的一部分。初審法院支持

7、被告的抗辯理由。原告不服提出上述。上訴中，第九巡回法院認(rèn)為沒有必要援引憲法 ，并探討了敘述性合理使用的適用情形：僅適用于被告使用原告的商標(biāo)來描述自己的商品或服務(wù)的情形。 本案中被告使用原告的商標(biāo)并非用于描述自己的商品或服務(wù)， 因此不能適用敘述性合理使用的抗辯。 但是， 如果據(jù)此認(rèn)定被告侵權(quán)則有違言論自由等基本原則，于是法院提出了 “指示性合理使用”的概念，并提出必須滿足的三個(gè)要件： （一）如果不使用該商標(biāo)，則無法說明特定的商品或服務(wù)； （二）使用該商標(biāo)的行為是合理的、必要的； （三）使用該商標(biāo)的行為不會(huì)使公眾誤認(rèn)為使用人和商標(biāo)權(quán)人之間有贊助或許可等關(guān)系。這三個(gè)要件被稱為 “New Kids測(cè)試

8、法”.從“New Kids測(cè)試法”來看，法院似乎未直接將“ 善意 ” 列為主觀標(biāo)準(zhǔn)之一，但筆者認(rèn)為 “ 善意 ” 的標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)隱含在上述要件中了。 因?yàn)閺纳鲜鋈齻€(gè)要件來看，如果行為人全部符合，那么“善意”也就毋庸置疑了。綜上所述，可以總結(jié)認(rèn)定指示性合理使用的主觀標(biāo)準(zhǔn)，行為人必須出于“善意”,沒有不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的意圖，也沒有使相 關(guān)公眾產(chǎn)生混淆、誤認(rèn)的故意。民事法律領(lǐng)域的 “善意” 具有一項(xiàng)重要功能：行為人可以“善意”為由阻卻自己行 為的違法性149.“善意”的考量因素可以參考如下：第一, 是否突出使用他人的商標(biāo)；第二，是否刻意隱藏自己的商標(biāo)；第三，是否在他人商標(biāo)獲得較高知名度和顯著性以后才開始使用；

9、 第四， 是否利用他人商標(biāo)的商譽(yù)獲得不正當(dāng)?shù)睦妫?第五， 是否使該商標(biāo)的價(jià)值受損或遭受誹謗； 第六， 使用人或其商標(biāo)自身的商譽(yù)、 經(jīng)營狀況等。二、客觀標(biāo)準(zhǔn)-必須、合理必要、非暗示從前文介紹的各國和港臺(tái)地區(qū)指示性合理使用規(guī)則的立法以及歐美典型判例中， 可以歸納出認(rèn)定指示性合理使用的客觀標(biāo)準(zhǔn)： 第一、使用該商標(biāo)是必須的， 如果不使用，則無法向公眾提供商品或服務(wù)的完整信息；第二、使用行為應(yīng)當(dāng)是合理的、必要的；第三、使用行為不會(huì)向公眾暗示某種贊助或許可關(guān)系。此外， 如前文所述， 新商標(biāo)法 實(shí)施后， 是否應(yīng)當(dāng)將“混淆的可能性”作為客觀標(biāo)準(zhǔn)之一是認(rèn)定商標(biāo)合理使用的過程 中不能回避的問題，也是客觀標(biāo)準(zhǔn)中的

10、爭(zhēng)論焦點(diǎn)，“敘述性合理使用”如此，“指示性合理使用”亦如此。（一）指示性合理使用與混淆可能性之辯美國法院在處理“指示性合理使用”與“混淆的可能性” 關(guān)系上，依然積累了豐富的審判經(jīng)驗(yàn)，提出很多值得思考、借鑒的理論。1、美國的司法實(shí)踐前文所述的“New Kids”案盡管創(chuàng)設(shè)了 “指示性合理使用 ” 且提出了認(rèn)定的三個(gè)要件，但這三個(gè)要件均是考察被告自身的行為， 不考慮公眾的主觀認(rèn)識(shí)狀態(tài)， 即是否會(huì)導(dǎo)致公眾混淆，不同于以往判定商標(biāo)侵權(quán)時(shí)所遵循的 “ 混淆原則”.因此，有學(xué)者認(rèn)為這個(gè)貌似良好的“測(cè)試法”與商標(biāo)法大相徑庭，它使指示性合理使用的抗辯代替了 “ 混淆的可能性”分析150.然而該案的法院認(rèn)為只要

11、使用行為滿足這三 個(gè)要件 ， 合理使用 的 抗辯 就能夠 成立 。 之后 2002 年 的 “Playboy”案 151 中，盡管案情復(fù)雜，被告 Terri Welles 女 士 使 用 “Playboy” 、 “Playmate” 和 “Playmate of the Year”商標(biāo)僅僅是為了表明自己的身份 和經(jīng)歷而借用了原告品牌和公司的商譽(yù)，第九巡回法院仍然堅(jiān)持用“New Kids測(cè)試法”作為判斷依據(jù)，沒有考慮 “混 淆 ” 的因素，也沒有提及哪一方當(dāng)事人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)“ 混淆” 的證明責(zé)任。由于 “New Kids 測(cè)試法 ” 忽視了 “ 混淆的 可能性 ” 因素，受到了學(xué)術(shù)界的強(qiáng)烈質(zhì)疑，于是

12、在2003 年“The Beach Boys&rdquo案 152 中，第九巡回法院對(duì) “New Kids 測(cè)試法 ” 的判斷要件進(jìn)行了修正。該案原告BrothersRecords公司旗下?lián)碛小癟heBeach Boys”樂隊(duì)，同時(shí)也注 冊(cè) 了 商 標(biāo) “The Beach Boys”. 被 告 Jardine 曾 是 “The Beach Boys&rdquo樂隊(duì)的成員，退出后自己組建樂隊(duì)進(jìn)行 巡回演出，并在宣傳廣告中使用 “The Beach Boys” 、 “The Beach Boys,Family & Friends” 以 及 “Jardineof the Beach Boys an

13、d Family & Friends&rdqu聾字 樣。 原告遂以商標(biāo)侵權(quán)為由提起訴訟， 被告提出了指示性合理使用的抗辯。法院認(rèn)為被告的使用行為符合“NewKids 測(cè)試法 ”的前兩個(gè)要件，即不使用“The Beach Boys&rdquo則無法說明自使用商標(biāo)的行為是必要合理的， 但是沒有滿足第三個(gè)要件， 因此不構(gòu)成指示性合理使用。 法院詳細(xì)分析被告的行為并得出結(jié)論： 第一， 與廣告上的其他內(nèi)容相比， 被告突出使用了 “TheBeach Boys”第二，被告的使用方式暗示與原告之間存在許可、贊 助 關(guān) 系 ， 并 且 被 告 的 經(jīng) 紀(jì) 人 也 證 實(shí) 使 用 “The BeachBoys&r

14、dquo是為了提高聲譽(yù)；第三，已經(jīng)造成了消費(fèi)者混淆，演出的組織者和部分觀眾稱他們不清楚表演者的身份。 法院的觀點(diǎn)是：混淆可能性是暗示贊助或許可關(guān)系的一個(gè)方面， 也就是說只要有造成“混淆的可能性”,就暗示贊助或許可關(guān)系了，因此本案的 被告不符合“New Kids測(cè)試法”第三個(gè)要件。此外，法院 認(rèn)為被告必須承擔(dān)證明自己的行為不存在“ 混淆的可能性” 的責(zé)任。綜上，第九巡回法院通過擴(kuò)大解釋“New Kids 測(cè)試法” 第三個(gè)要件并且要求被告承擔(dān)舉證責(zé)任，試圖解決“ 混淆的可能性” 問題。這個(gè)修正版的 “New Kids 測(cè)試法” 被 稱 為 “The Beach Boys 測(cè) 試 法 ”. 然 而

15、， “The Beach Boys 測(cè)試法 ”卻產(chǎn)生了新問題，即“混 淆的可能性” 舉證責(zé)任從原告轉(zhuǎn)移到了被告，增加了被告舉證的負(fù)擔(dān)和又t度，使“指示性合理使用”抗辯成功的概率大大下降。并且，如果被告能夠證明其使用不存在“ 混淆的可能性”,那么就可以直接作為侵權(quán)抗辯理由，沒有必要再用“指示性合理使用 ” 的理由抗辯。因此， “The Beach Boys 測(cè)試法 ” 可能會(huì)導(dǎo)致指示性合理使用失去存在的價(jià)值。鑒于這些問題，第九巡回法院的“The Beach Boys測(cè)試法”仍然 沒有得到廣泛的支持。2005 年，第三巡回法院在“Century 21” 案 153中提出了新的測(cè)試方法。原告Cent

16、ury 21 Real Estate是著名的房地產(chǎn) 中介公司。該案的被告Lending Tree一家提供搜索服務(wù)的網(wǎng)站，用 戶可以通過搜索系統(tǒng)尋找房地產(chǎn)中介公司。被告為了宣傳上述服務(wù)，在廣告中多次提到了原告及其商標(biāo)，于是原告提起了商標(biāo)侵權(quán)訴訟，被告提出指示性合理使用的抗辯。 第三巡回法院提出認(rèn)定指示性合理使用的三個(gè)要件： （一）使用原告商標(biāo)是介紹被告產(chǎn)品或服務(wù)所必須的； （二）僅在介紹被告產(chǎn)品或服務(wù)的必要限度內(nèi)使用原告的商標(biāo)；（三） 被告的行為與語言反映原被告產(chǎn)品或服務(wù)之間真實(shí)的關(guān)系。 只要被告行為符合上述要件即構(gòu)成合理使用，而不論是否存在“混淆的可能性”.最后，第三巡回法院強(qiáng)調(diào)：只有在原告證

17、明存 在“混淆的可能性”情況下，被告才有義務(wù)證明自己是合 理使用?？?、結(jié)第三巡回法院創(chuàng)設(shè)的“測(cè)試法”,分為兩階段: 第一階段，原告證明被告的使用行為存在“ 混淆的可能性”,如果不能證明，被告不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)；第二階段，原告能夠 證明“混淆的可能性”,被告按上述三個(gè)要件證明自己構(gòu)成指示性合理使用。根據(jù)新的測(cè)試法，盡管被告行為具有 “ 混 淆的可能性”,但是仍然可能構(gòu)成指示性合理使用，且被告不承擔(dān)“混淆的可能性”舉證責(zé)任。顯然，在“Century 21”案之后，第三和第九巡回法院對(duì)指示性合理使用的 “ 測(cè)試法 ” 產(chǎn)生了分歧。而“Century 21”案的測(cè)試法主要問題在于沒有很好的可操作性154,

18、分析過程過于復(fù)雜，不利于保護(hù)指示性使用的一方， 且法院將該測(cè)試法用于處理復(fù)雜多變的案情時(shí)簡直就是“自虐”155,因此也沒有得到廣泛適用。此外， Fisher 法官在對(duì) “Century 21” 案的異議中也提出了第三個(gè)觀點(diǎn)，即指示性合理使用應(yīng)當(dāng)作為傳統(tǒng)“ 混淆” 理論的一部分來進(jìn)行分析而不能作為一個(gè)獨(dú)立的問題去分析，這一觀點(diǎn)曾被第五、 第六巡回法院采納156.此外，其他巡回法院并沒有明確表示會(huì)采納哪一種 “ 測(cè)試法 ” 或者提出新的觀點(diǎn)，上述兩種“測(cè)試法”也沒有新的變化。指示性合理使用中的 “ 混淆 ” 問題恐怕還要假以時(shí)日等待最高法院給出解決方案。2、我國“指示性合理使用”與“混淆的可能性

19、” 之辯從曲折的美國司法判例中可以發(fā)現(xiàn)， “ 指示性合理使用” 與 “ 混淆的可能性” 要件的關(guān)系相較于 “ 敘述性合理使用 ” 似乎更加難確定，不過各法院對(duì)舉證責(zé)任的承擔(dān)還是形成了相對(duì)統(tǒng)一的意見，即應(yīng)由原告承擔(dān)“ 混淆的可能性”舉證責(zé)任。我國的學(xué)者們?cè)凇爸甘拘院侠硎褂谩迸c“混淆的可能性” 問題上依然有很大分歧。一方面，如前文所述，受商標(biāo)侵權(quán)理論和“制止混淆”的立法目的所影響，認(rèn)為成立 “ 指示性合理使用 ” 也應(yīng)當(dāng)以不存在“ 混淆的可能性”為前提157;另一方面，承認(rèn)相對(duì)于敘述性使用來說，指示性使用造成混淆的概率要大得多158,因?yàn)橹甘拘允褂镁褪窃谙嗤蝾愃频纳唐?/ 服務(wù)上直接使用他人的注

20、冊(cè)商標(biāo)，有些商標(biāo)甚至具備很強(qiáng)的顯著性或是馳名商標(biāo)。如果不允許存在“ 混淆的可能性”,那么所有指示性合理使用的抗辯都無法成立了。筆者認(rèn)為 “ 混淆的可能性” 無法作為指示性合理使用的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)。除了在“敘述性合理使用”部分已經(jīng)論述過的理由之外，還有如下原因：第一，指示性使用是對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的直接使用， 在現(xiàn)實(shí)購物環(huán)境中的確會(huì)造成很高的混淆概率， 如果不允許存在“混淆的可能性”,就相當(dāng)于禁止指示性使用。第二,允許指示性使用主要是為了顧及普通公眾了解與產(chǎn)品有關(guān)的真實(shí)信息 159.如果禁止指示性使用， 一方面會(huì)增加消費(fèi)者搜索替代產(chǎn)品的難度， 另一方面會(huì)影響替代產(chǎn)品的開發(fā)與宣傳， 縮小了消費(fèi)者的選擇范圍， 使

21、其不得不購買高價(jià)的原裝產(chǎn)品， 這種禁止不利于公眾利益和維護(hù)自由競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)秩序。 法律對(duì)商標(biāo)的保護(hù)是為了防止欺騙消費(fèi)者并維護(hù)商標(biāo)權(quán)人的商譽(yù)，不是為了讓商標(biāo)權(quán)人壟斷相關(guān)的商品或服務(wù)160.第三，商標(biāo)所有人總是試圖擴(kuò)大自己的商標(biāo)權(quán)，試圖超越商標(biāo)識(shí)別來源的功能而達(dá)成對(duì)某些自由領(lǐng)域的限制161.筆者認(rèn)為商標(biāo)權(quán)是一種防御型的權(quán)利， 而不是進(jìn)攻型的權(quán)利， 如果為商標(biāo)權(quán)的限權(quán)規(guī)則設(shè)置過于嚴(yán)格的適用條件， 就是助長了商標(biāo)權(quán)人對(duì)某些自由領(lǐng)域的壟斷，與商標(biāo)權(quán)的設(shè)立初衷相違背。第四，判定 “混淆的可能性 ” 的依據(jù)受消費(fèi)者理解、認(rèn)知程度等個(gè)人因素的影響很大162,因此，筆者認(rèn)為應(yīng)當(dāng)在個(gè)案中對(duì)各類證據(jù)進(jìn)行分析，而不應(yīng)當(dāng)在認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)中做統(tǒng)一規(guī)定。（二）總結(jié)指示性合理使用的客觀認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)通過前文對(duì)各國指示性合理使用立法、判例的參考以及對(duì)“混淆的可能性”進(jìn)行辨析，同時(shí)結(jié)合2006年北京高院發(fā)布的 關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件若干問題的解答 第 26 條，筆者嘗試歸納出商標(biāo)指示性合理使用的客觀認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)：1、使用該商標(biāo)是必須的如果不使用，則無法向公眾提供商品或服務(wù)的完整信息。換句話說， 如果有其他方法可以向公眾傳遞商品或服務(wù)的相關(guān)信息， 且這種方法并不需要當(dāng)事人花費(fèi)不合理的人力、物力、時(shí)間的話，使用該商標(biāo)就不是必