企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護策略

企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護策略錢濤律師簡介江蘇尚科律師事務(wù)所主任

蘇州市律師協(xié)會知識產(chǎn)權(quán)委員會

主任

中國（蘇州）知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)援助中心

特聘專家

中國（蘇州）知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)援助中心吳中分中心副主任

中國（蘇州）知識產(chǎn)權(quán)維權(quán)援助中心蘇州市光電纜工作站副站長蘇州市吳中區(qū)知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略聯(lián)盟、吳中區(qū)科技企業(yè)協(xié)會專家顧問團專家

中國民主促進會江蘇省委經(jīng)濟和法律委員會

委員

執(zhí)業(yè)近20年，自2005年承辦蘇州專利侵權(quán)第一案以來，專注于知識產(chǎn)權(quán)法特別是專利法的研究，已承辦了眾多起重大、涉外知識產(chǎn)權(quán)案件，在專利訴訟領(lǐng)域擁有豐富的實戰(zhàn)經(jīng)驗；還曾參與美國ITC發(fā)起“337調(diào)查”的法律事務(wù)辦理，在業(yè)內(nèi)取得了良好的業(yè)績和口碑。2014年，作為首席合伙人發(fā)起設(shè)立了“江蘇尚科律師事務(wù)所”，尚科是蘇州首家專注于科技法律服務(wù)的專業(yè)型律師事務(wù)所，立足打造以知識產(chǎn)權(quán)特別法律服務(wù)為專業(yè)和特色的精品律師事務(wù)所，致力于為企業(yè)提供全方位、立體化、一站式的知識產(chǎn)權(quán)法律外包服務(wù)和最佳解決方案。

一、專利的作用

★

企業(yè)賴以發(fā)展的重要基礎(chǔ)

★企業(yè)拓展市場、提升國際競爭力的重要保障

★企業(yè)進行自我保護的依靠

★專利訴訟的有力依據(jù)企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)保護存在的問題中小型企業(yè)：

1、知識產(chǎn)權(quán)申請意識不夠；

2、維權(quán)意識不強；

3、在對外貿(mào)易中忽視出口產(chǎn)品的知識產(chǎn)權(quán)狀況。高科技企業(yè)：

1、在核心技術(shù)和關(guān)鍵技術(shù)上研發(fā)能力不強；

2、我國企業(yè)參與或制定國際標(biāo)準(zhǔn)還很有限；

3、在對外貿(mào)易中對知識產(chǎn)權(quán)經(jīng)營相對缺失；

4、參與國際化高科技經(jīng)營非常有限；

5、在企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)運用上經(jīng)驗不足；

6、技術(shù)秘密保護不利。二、企業(yè)專利策略（一）開發(fā)策略：

1．技術(shù)開發(fā)策略：開拓型技術(shù)開追隨型技術(shù)開發(fā)

2．目標(biāo)選定策略：

3．知識產(chǎn)權(quán)激勵策略：

■日本三菱公司的獎勵政策（二）申請策略

1、申請時機的抉擇：

2、申請類型的選擇：

（1）申請基本專利（2）申請外圍專利（3）申請防衛(wèi)專利（4）申請迷惑專利（5）不申請專利策略（三）運營策略☆對企業(yè)的建議：

1、企業(yè)高層需要直接深度參與涉及知識產(chǎn)權(quán)問題的交易。

2、擴展溝通渠道，與經(jīng)驗豐富的國外企業(yè)高層建立信任，分享經(jīng)驗；

3、注意專利的權(quán)屬和有效期。

（四）專利防御策略1、專利地圖策略2、文獻公開策略3、異議干擾策略4、異議獲取技術(shù)信息策略5、外圍專利策略6、繞開權(quán)項策略7、權(quán)項落空策略8、先使用權(quán)策略9、引進、收買、取得實施許可專利策略三、企業(yè)專利實務(wù)問題（一）職務(wù)發(fā)明

1、執(zhí)行本單位的任務(wù)完成的發(fā)明創(chuàng)造：

◆三種情況

2、主要利用本單位的物質(zhì)條件完成的發(fā)明創(chuàng)造：

3、權(quán)利歸屬：申請專利的權(quán)利屬于單位；申請被批準(zhǔn)后，單位為專利權(quán)人4、職務(wù)發(fā)明人的獎勵——約定優(yōu)先（1）獎金：

發(fā)明——不低于3000元實用新型、外觀設(shè)計——不低于1000元（2）報酬：◆本單位實施專利的營業(yè)利潤：發(fā)明／實用新型——不低于2%

外觀設(shè)計——不低于0.2%

或者參照上述比例，給予發(fā)明人或者設(shè)計人一次性報酬；

◆許可他人實施：使用費納稅后提取不低于10%（3）公司制定發(fā)明人獎勵政策的建議：（二）企業(yè)如何通過專利預(yù)警規(guī)避風(fēng)險1、建立專利預(yù)警機制：對可能發(fā)生的國內(nèi)外的專利爭端提前發(fā)出警告，以維護企業(yè)相應(yīng)權(quán)益和最大限度減少損失。2、專利預(yù)警的內(nèi)容：企業(yè)在生產(chǎn)、經(jīng)營各環(huán)節(jié)均有可能會發(fā)生專利糾紛，特別是在新產(chǎn)品銷售前和新工藝使用前，更應(yīng)做好預(yù)警分析和防護。例：新產(chǎn)品銷售前的預(yù)警分析（三）專利受讓人如何規(guī)避風(fēng)險1、專利的有效性評估：2、專利的價值評估——從法律角度至少應(yīng)考慮：（1）法定時限；（2）保護范圍；3、明確風(fēng)險責(zé)任：

（1）明確專利權(quán)人應(yīng)對專利權(quán)的效力承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任（2）明確專利轉(zhuǎn)讓費用的支付是以專利權(quán)的有效為前提4、培養(yǎng)專利應(yīng)急和預(yù)警機制的意識：專利侵權(quán)行為的構(gòu)成要件1、有效的中國專利2、未經(jīng)許可（強制許可和推廣應(yīng)用除外），為生產(chǎn)經(jīng)營的目的實施侵權(quán)行為且落入專利保護范圍

（1）關(guān)于制造：（2）關(guān)于許諾銷售：（3）關(guān)于間接侵權(quán)：

北京高院《專利侵權(quán)判定指南》關(guān)于“共同侵權(quán)”的規(guī)定

四、專利侵權(quán)行為五、專利訴訟策略和技巧

（一）原告訴訟策略

1、是否起訴？

2、起訴誰？

3、訴訟過程中應(yīng)當(dāng)注意的策略（1）在訴訟中要善于“借刀殺人”（2）“天時、地利”之爭：天時：起訴的時機——注意訴訟時效地利：管轄地點——選擇對自己最有利的地域作為起訴的地點（3）輔助措施之采用（4）積極尋求和解（二）被告的訴訟策略：1、積極應(yīng)訴：（1）釜底抽薪：專利無效（2）是否屬于不視為侵權(quán)的情形（3）是否符合減免賠償?shù)那樾?、尋求和解：（1）圍魏救趙：（2）打持久戰(zhàn)：（3）拋磚引玉：

★預(yù)防海外侵權(quán)訴訟的建議六、律師在企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)工作中的職能(一)提示職能

1、幫助企業(yè)樹立知識產(chǎn)權(quán)法律意識

2、建議和提示企業(yè)建立知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃

3、提示企業(yè)積極進行自主知識產(chǎn)權(quán)申報

4、提示企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)被搶注情況

5、提示企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)被侵權(quán)情況

6、提示企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為（二）管理職能1、企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)規(guī)劃管理

2、企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)權(quán)屬管理

3、企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造激勵管理

4、企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)業(yè)化管理

5、企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)糾紛管理

6、與知識產(chǎn)權(quán)有關(guān)的合同管理制度

7、企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)信息管理

8、企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理人才的培養(yǎng)、管理

9、知識產(chǎn)權(quán)檔案管理制度

10、知識產(chǎn)權(quán)內(nèi)部評評審管理制度（三）顧問職能1、提供知識產(chǎn)權(quán)法律咨詢

2、制作與知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)法律文書

3、提供與知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)培訓(xùn)工作

4、參與知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)運作

5、參與重大知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)合同的談判和合同審查（四）代理職能

1、知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利申報工作中的代理

2、知識產(chǎn)權(quán)案件訴訟前的代理

3、知識產(chǎn)權(quán)訴訟案件訴訟中的代理

4、知識產(chǎn)權(quán)日常事務(wù)代理