審查意見通知書的答復(fù)-PPT課件

1、1,發(fā)明實(shí)質(zhì)審查,對(duì)審查意見通知書的答復(fù),2,對(duì)審查意見通知書的答復(fù),審查意見通知書簡(jiǎn)介 答復(fù)審查意見通知書時(shí)的主要工作 意見陳述書的主要格式 對(duì)通知書中幾類主要實(shí)質(zhì)性缺陷的處理,3,審查意見通知書簡(jiǎn)介,審查意見通知書分為第一次審查意見通知書和再次審查意見通知書（又稱中間通知書）。 審查意見通知書包括標(biāo)準(zhǔn)表格、正文，此外還可以包括附件。 標(biāo)準(zhǔn)表格中寫明實(shí)質(zhì)審查所依據(jù)的文本、所引用的對(duì)比文件、對(duì)權(quán)利要求書和說明書的結(jié)論性意見、實(shí)質(zhì)審查的傾向性結(jié)論意見、答復(fù)期限等；其中第一次審查意見通知書還給出專利申請(qǐng)的基本情況，如有無優(yōu)先權(quán)要求、有無主動(dòng)修改等。,4,表格4,5,6,表格6,7,8,審查意見通知

2、書簡(jiǎn)介,審查意見通知書分為第一次審查意見通知書和再次審查意見通知書（又稱中間通知書）。 審查意見通知書包括標(biāo)準(zhǔn)表格、正文，此外還可以包括附件。 標(biāo)準(zhǔn)表格中寫明實(shí)質(zhì)審查所依據(jù)的文本、所引用的對(duì)比文件、對(duì)權(quán)利要求書和說明書的結(jié)論性意見、實(shí)質(zhì)審查的傾向性結(jié)論意見、答復(fù)期限等；其中第一次審查意見通知書還給出專利申請(qǐng)的基本情況，如有無優(yōu)先權(quán)要求、有無主動(dòng)修改等。 正文部分主要指出權(quán)利要求書和/或說明書的實(shí)質(zhì)性缺陷，有授權(quán)前景時(shí)還指出專利申請(qǐng)文件存在的其他問題 。,9,答復(fù)審查意見通知書時(shí)的主要工作,1.閱讀審查意見通知書 2.對(duì)審查意見通知書及其引用證據(jù)的分析 3.向委托人轉(zhuǎn)達(dá)審查意見 4.專利申請(qǐng)文件

3、的修改和撰寫意見陳述書 5.審查意見通知書答復(fù)期限的監(jiān)視,10,閱讀審查意見通知書,1.明確通知書對(duì)該申請(qǐng)總體傾向性意見 三大類總體傾向性意見：肯定性、否定性和不定性。 從三個(gè)方面了解總體傾向性意見：標(biāo)準(zhǔn)表格、正文內(nèi)容、正文結(jié)尾。 2.閱讀重點(diǎn)放在通知書中指出的實(shí)質(zhì)性缺陷，尤其是對(duì)權(quán)利要求書的評(píng)價(jià)上 不僅要知道審查員對(duì)每個(gè)權(quán)利要求和說明書的結(jié)論性意見，而且要仔細(xì)理解審查員所論述的理由以及用來支持所述理由的證據(jù)。 未評(píng)述某從屬權(quán)利要求的可能暗示。 3.將審查意見通知書中指出的問題加以歸納整理,11,對(duì)審查意見通知書及其引用證據(jù)的分析,1.明確通知書中所指出的具體意見 2.分析該具體意見是否正確，

4、必要時(shí)結(jié)合通知書中引用的證據(jù)進(jìn)行分析 3. 初步考慮要否對(duì)專利申請(qǐng)文件進(jìn)行修改,12,向委托人轉(zhuǎn)送審查意見,1.對(duì)不影響專利保護(hù)范圍的形式缺陷，按照通知書要求作出修改后請(qǐng)委托人確認(rèn) 2.對(duì)于實(shí)質(zhì)性缺陷，根據(jù)分析的四種情況采取不同的轉(zhuǎn)達(dá)方式 (1)審查意見正確，無授權(quán)前景 (2)審查意見基本正確，但通過修改申請(qǐng)文件有可能克服此缺陷 (3)審查意見明顯不正確，實(shí)質(zhì)性缺陷實(shí)際上并不存在 (4)審查意見有商討余地 3.應(yīng)當(dāng)指定委托人返回意見的期限,13,專利申請(qǐng)文件的修改和撰寫意見陳述書,1.根據(jù)委托人指示修改文件和撰寫意見陳述書 委托人指示的三種類型： 不同意修改申請(qǐng)文件 指出修改方向委托代為修改

5、給出具體修改意見 對(duì)委托人指示的分析 代理人意見與委托人意見基本一致 申請(qǐng)文件修改仍未克服原缺陷 申請(qǐng)文件修改過多而導(dǎo)致保護(hù)范圍過窄 2.必要時(shí)再與委托人交換一次修改意見 與委托人意見不一致時(shí)應(yīng)服從委托人的決定,14,專利申請(qǐng)文件的修改,1.在答復(fù)審查意見通知書時(shí)對(duì)專利申請(qǐng)文件作修改的考慮原則 -對(duì)于通知書中指出的實(shí)質(zhì)性缺陷確實(shí)存在時(shí)，在修改專利申請(qǐng)文件時(shí)既要克服通知書中所指出的缺陷，又應(yīng)當(dāng)為申請(qǐng)人爭(zhēng)取更充分的保護(hù)； -對(duì)于審查意見通知書中所指出的形式缺陷，在修改申請(qǐng)文件中應(yīng)當(dāng)予以克服； -修改應(yīng)當(dāng)滿足專利法、專利法實(shí)施細(xì)則和審查指南對(duì)答復(fù)審查意見通知書的修改所作出的規(guī)定。,15,專利申請(qǐng)文件

6、的修改(續(xù)),2.法、細(xì)則、指南對(duì)答復(fù)通知書時(shí)規(guī)定的修改要求 (1)法33條 對(duì)發(fā)明和實(shí)用新型文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書的記載范圍。 (2)細(xì)則51條3款 收到審查意見通知書后對(duì)專利申請(qǐng)文件的修改應(yīng)當(dāng)按照通知書的要求進(jìn)行。 四種不符合細(xì)則51條3款的修改不能視作審查員同意的修改的情況 (i)刪除獨(dú)立權(quán)利要求中的技術(shù)特征，擴(kuò)大了保護(hù)范圍； (ii)改變獨(dú)立權(quán)利要求中的技術(shù)特征導(dǎo)致保護(hù)范圍的擴(kuò)大； (iii)將僅在說明書中記載的與原來要求保護(hù)的主題缺乏單一性的技術(shù)內(nèi)容作為修改后權(quán)利要求的主題； (iv) 增加了新的獨(dú)立權(quán)利要求，該獨(dú)立權(quán)利要求限定的技術(shù)方案在原權(quán)利要求書中未出現(xiàn)過。,1

7、6,專利申請(qǐng)文件的修改(續(xù)),3. 說明書的修改 -克服說明書所存在缺陷的修改 -相對(duì)于修改的權(quán)利要求書作適應(yīng)性修改 根據(jù)不同情況可能涉及到： 名稱 技術(shù)領(lǐng)域 背景技術(shù) 發(fā)明內(nèi)容中要解決的技術(shù)問題 發(fā)明內(nèi)容中的技術(shù)方案 發(fā)明內(nèi)容中的有益效果 附圖說明和具體實(shí)施方式 說明書摘要 針對(duì)幾種情況的說明 通知書中給出更相關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)、獨(dú)立權(quán)利要求修改后主題名稱未變但縮小了保護(hù)范圍 刪除一部分主題名稱不同的獨(dú)立權(quán)利要求或者獨(dú)立權(quán)利要求修改后變更了主題名稱,17,意見陳述書的撰寫,意見陳述書包括標(biāo)準(zhǔn)表格、意見陳述書正文及附件 意見陳述書正文的撰寫格式 1.起始格式句。 2.簡(jiǎn)要說明同意接受審查意見通知書中

8、的哪些觀點(diǎn)，作了哪些相應(yīng)修改。 3.重點(diǎn)分析和論述與審查意見不同之處。 4.對(duì)申請(qǐng)文件中暫未作修改之處說明原因（非必需的，視情況而定，多半無需作此說明）。 5.結(jié)尾句。,18,撰寫意見陳述書應(yīng)當(dāng)注意的幾個(gè)問題,1.既要為委托人爭(zhēng)取早日授權(quán)，又要為委托人爭(zhēng)取最寬的保護(hù)范圍 2.除說明書本身存在實(shí)質(zhì)性缺陷外，重點(diǎn)放在權(quán)利要求書上 3.意見陳述書中、尤其是其中的理由部分應(yīng)當(dāng)層次分明、條理清楚 4.應(yīng)當(dāng)從專利法及其實(shí)施條例法律條文（包括審查指南中的內(nèi)容）出發(fā)進(jìn)行有力爭(zhēng)辯 5.撰寫時(shí)應(yīng)當(dāng)全面考慮，切忌前后矛盾、顧此失彼 6.不同意通知書中的觀點(diǎn)時(shí)應(yīng)針對(duì)不同的實(shí)質(zhì)缺陷抓住有力的突破點(diǎn) 7. 進(jìn)行爭(zhēng)辯時(shí)應(yīng)當(dāng)

9、有理有節(jié) 8. 應(yīng)當(dāng)逐條對(duì)通知書中指出的問題作出答復(fù) 9.與委托人意見不一致時(shí)正確處理委托關(guān)系,19,對(duì)通知書中幾類主要實(shí)質(zhì)性缺陷的處理,1.專利申請(qǐng)缺乏新穎性和/或創(chuàng)造性 2.權(quán)利要求書未以說明書為依據(jù) 3.獨(dú)立權(quán)利要求缺少解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征 4.權(quán)利要求未清楚地限定發(fā)明 5.說明書未充分公開發(fā)明 6.申請(qǐng)屬于智力活動(dòng)的規(guī)則和方法以及不符合法2條2款規(guī)定 7.專利申請(qǐng)文件的修改超范圍 8.專利申請(qǐng)缺乏單一性,20,專利申請(qǐng)缺乏新穎性和/或創(chuàng)造性,1.逐篇分析引用的對(duì)比文件,21,對(duì)通知書中引用的證據(jù)的分析研究 -將對(duì)比文件按照其公開的日期（若對(duì)比文件為中國(guó)專利文件或?qū)＠暾?qǐng)公開文件，

10、則包括其申請(qǐng)日）與本專利申請(qǐng)的申請(qǐng)日（有優(yōu)先權(quán)要求的，包括優(yōu)先權(quán)日）的關(guān)系加以分類 在本專利申請(qǐng)日前（本專利申請(qǐng)有優(yōu)先權(quán)要求的，為優(yōu)先權(quán)日前）公開的對(duì)比文件 X、Y、A類 在本專利申請(qǐng)日和優(yōu)先權(quán)日之間公開的對(duì)比文件 PX、PY、PA類 他人在本專利申請(qǐng)日前（本專利申請(qǐng)有優(yōu)先權(quán)要求的，為優(yōu)先權(quán)日前）向中國(guó)提出的申請(qǐng)、在此后公開的對(duì)比文件 E類 他人在本專利申請(qǐng)日和優(yōu)先權(quán)日之間向中國(guó)提出的申請(qǐng)、在申請(qǐng)日后公開的對(duì)比文件 PE類,22,專利申請(qǐng)缺乏新穎性和/或創(chuàng)造性,1.逐篇分析引用的對(duì)比文件 2.將對(duì)比文件結(jié)合起來進(jìn)行分析，重點(diǎn)分析現(xiàn)有技術(shù)有無給出結(jié)合啟示 3.必要時(shí)對(duì)說明書中的具體實(shí)施方式進(jìn)行分

11、析 4.確定是否修改權(quán)利要求書以及如何修改權(quán)利要求書 5.必要時(shí)對(duì)說明書作適應(yīng)性修改 6.意見陳述書中如何論述權(quán)利要求具有新穎性和創(chuàng)造性,23,如何論述權(quán)利要求具有新穎性和創(chuàng)造性,1.相對(duì)于通知書中指出的各篇對(duì)比文件，逐篇指出新撰寫的獨(dú)立權(quán)利要求（或原獨(dú)立權(quán)利要求）中哪些技術(shù)特征未被該篇對(duì)比文件披露，從而說明該獨(dú)立權(quán)利要求的技術(shù)方案相對(duì)于其中每一篇對(duì)比文件均具有新穎性。 2.將通知書中所引用的多篇對(duì)比文件和公知常識(shí)結(jié)合起來進(jìn)行分析以說明該技術(shù)方案具有創(chuàng)造性。 (1)從通知書中引用的對(duì)比文件中確定一篇最接近現(xiàn)有技術(shù)。 (2)指出上述獨(dú)立權(quán)利要求技術(shù)方案與該最接近現(xiàn)有技術(shù)之間的區(qū)別技術(shù)特征，確定該

12、技術(shù)方案相對(duì)于該最接近現(xiàn)有技術(shù)實(shí)際解決的技術(shù)問題。 (3)進(jìn)一步指出通知書中引用的其他對(duì)比文件或公知常識(shí)中未給出將上述區(qū)別技術(shù)特征應(yīng)用到該最接近現(xiàn)有技術(shù)中來解決上述實(shí)際解決的技術(shù)問題的技術(shù)啟示，從而說明該權(quán)利要求相對(duì)于通知書中引用的對(duì)比文件和公知常識(shí)具有突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)。 (4)進(jìn)一步根據(jù)其所解決的技術(shù)問題說明其有益技術(shù)效果以說明該技術(shù)方案具有顯著的進(jìn)步。,24,關(guān)于答復(fù)審查意見通知書的實(shí)例一 1.一種平焰燒嘴，由可燃?xì)怏w噴嘴、吸入口、混合管、擴(kuò)壓管和旋流器組成，其特征在于：該可燃?xì)怏w噴嘴有一根與高壓氣源相通的中心管。,25,對(duì)比文件1,對(duì)比文件2,26,如何具體分析論述權(quán)利要求具有創(chuàng)造性實(shí)例

13、,1. 一種自動(dòng)烹調(diào)設(shè)備，包括： 一個(gè)用于烹調(diào)食物的烹調(diào)室； 一個(gè)設(shè)置在烹調(diào)室內(nèi)、用于轉(zhuǎn)動(dòng)食物的轉(zhuǎn)盤； 一個(gè)用于獲取被烹制食物表面輻射紅外線的紅外線獲取裝置，其包括一用于收集和反射來自被烹制食物表面輻射紅外線的窗口； 一個(gè)用于檢測(cè)被烹制食物表面溫度的溫度檢測(cè)裝置，其包括一用于接收紅外線的窗口； 其特征在于：所述紅外線獲取裝置的反射器具有橢圓形視角，此視角覆蓋轉(zhuǎn)盤的中心和一部分邊緣，從而通過旋轉(zhuǎn)所述轉(zhuǎn)盤能夠檢測(cè)轉(zhuǎn)盤的整個(gè)表面。,27,28,如何針對(duì)創(chuàng)造性判斷時(shí)需要考慮的其他因素 進(jìn)行爭(zhēng)辯,(1)發(fā)明解決了人們一直渴望解決、但始終未能獲得成功的技術(shù)難題 (2)發(fā)明克服了技術(shù)偏見 (3)發(fā)明取得了預(yù)

14、料不到的技術(shù)效果 (4)發(fā)明在商業(yè)上的成功,29,權(quán)利要求書未以說明書為依據(jù) (即說明書不支持權(quán)利要求),1.兩種類型 (1) 相對(duì)于說明書中的具體實(shí)施方式來說權(quán)利要求的保護(hù)范圍過寬：上位概念概括或用并列選擇方式概括、功能限定、數(shù)值范圍 (2)技術(shù)方案在說明書中未記載：實(shí)質(zhì)上不支持還是表述不一致 2. 處理辦法 (1)上位概念概括或用并列選擇方式概括 (2)功能限定 (3)數(shù)值范圍 (4)技術(shù)方案在說明書中未記載 3.目前專利局對(duì)此問題的處理原則,30,獨(dú)立權(quán)利要求 缺少解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征,1.弄清審查員所認(rèn)定缺少的必要技術(shù)特征是什么 2.分析缺少該技術(shù)特征的權(quán)利要求的技術(shù)方案能否解決

15、本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題 3. 權(quán)利要求缺少必要技術(shù)特征時(shí)的處理： -修改要解決的技術(shù)問題還是將技術(shù)特征補(bǔ)入獨(dú)立權(quán)利要求 -該應(yīng)補(bǔ)入的技術(shù)特征是不影響保護(hù)范圍的公知常識(shí)還是發(fā)明改進(jìn)的關(guān)鍵之處,31,權(quán)利要求未清楚限定保護(hù)范圍,1.弄清審查員所認(rèn)為的權(quán)利要求未清楚限定保護(hù)范圍的含義。 2.獨(dú)立權(quán)利要求保護(hù)范圍不清楚時(shí)根據(jù)不同情況采取不同處理辦法：文字表達(dá)不清、修改不影響保護(hù)范圍，進(jìn)一步限定技術(shù)特征、縮小保護(hù)范圍，修改錯(cuò)誤文字表達(dá)、正確限定發(fā)明。 3.從屬權(quán)利要求未清楚限定發(fā)明的另兩種情況：引用關(guān)系錯(cuò)誤造成，從屬權(quán)利要求技術(shù)方案的不完整。,32,說明書未充分公開發(fā)明,1.注意區(qū)分法26條3款還是細(xì)

16、則18條3款 2.幾種合適的爭(zhēng)辯方式 -力求說明本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書的記載能實(shí)現(xiàn)該發(fā)明 -通知書中指出的應(yīng)當(dāng)記載在說明書中的內(nèi)容屬于本領(lǐng)域的公知常識(shí)（需要舉證） -通知書中指出的應(yīng)當(dāng)記載在說明書中的內(nèi)容已記載在本說明書中所引證的申請(qǐng)日前已公開的對(duì)比文件中，或者已記載在本說明書中所引證的、在本專利申請(qǐng)公開日前已公開的本申請(qǐng)人在中國(guó)的在先專利申請(qǐng)的公開文本中（但必須要滿足其所引證的內(nèi)容在該對(duì)比文件中是惟一確定的、且將該內(nèi)容直接引入而不需要增加任何技術(shù)內(nèi)容對(duì)本領(lǐng)域來說已充分公開發(fā)明）,33,申請(qǐng)屬于智力活動(dòng)的規(guī)則和方法 和不符合法二條二款的規(guī)定 1.注意這次審查指南修改后將“除主題

17、名稱外對(duì)其進(jìn)行限定的全部?jī)?nèi)容均為智力活動(dòng)的規(guī)則和方法的權(quán)利要求”也列為屬于這類不能授予專利權(quán)的情況 2.對(duì)涉及計(jì)算機(jī)程序的發(fā)明來說，應(yīng)當(dāng)參照審查指南第二部分第九章的規(guī)定具體說明“該項(xiàng)權(quán)利要求除涉及計(jì)算機(jī)程序以外還包含有技術(shù)特征”，從而說明其不屬于法25條1款之(二)規(guī)定的情況，且本發(fā)明專利申請(qǐng)的解決方案是將計(jì)算機(jī)程序應(yīng)用到最接近現(xiàn)有技術(shù)中以解決技術(shù)問題，并能產(chǎn)生有益的技術(shù)效果，因而屬于法2條2款所說的技術(shù)方案，屬于發(fā)明專利的保護(hù)客體。,34,專利申請(qǐng)文件修改超范圍 1.主要可爭(zhēng)辯的內(nèi)容 -修改或增加的內(nèi)容可以從原說明書和權(quán)利要求書中記載的內(nèi)容直接地、毫無疑義地確定 -修改或增加的內(nèi)容屬于本領(lǐng)域的公知常識(shí) -原文件所記載的內(nèi)容有明顯錯(cuò)誤，而修改后的內(nèi)容可從申請(qǐng)文件記載內(nèi)容直接地毫無疑義地確定或?qū)儆诠ＷR(shí) 2.處理方式 -必要時(shí)可采取與審查員會(huì)晤或電話討論的方式 -如修改增加的內(nèi)容不影響保護(hù)范圍、且又屬于公知常識(shí)的情況可以與委托人商量從原說明書中刪去審查員認(rèn)為超范圍的內(nèi)容,35,專利申請(qǐng)缺乏單一性,1.單一性的爭(zhēng)辯重點(diǎn)是兩權(quán)利要求之間