審查意見通知書的答復(fù)-PPT課件

1、1,發(fā)明實質(zhì)審查,對審查意見通知書的答復(fù),2,對審查意見通知書的答復(fù),審查意見通知書簡介 答復(fù)審查意見通知書時的主要工作 意見陳述書的主要格式 對通知書中幾類主要實質(zhì)性缺陷的處理,3,審查意見通知書簡介,審查意見通知書分為第一次審查意見通知書和再次審查意見通知書（又稱中間通知書）。 審查意見通知書包括標準表格、正文，此外還可以包括附件。 標準表格中寫明實質(zhì)審查所依據(jù)的文本、所引用的對比文件、對權(quán)利要求書和說明書的結(jié)論性意見、實質(zhì)審查的傾向性結(jié)論意見、答復(fù)期限等；其中第一次審查意見通知書還給出專利申請的基本情況，如有無優(yōu)先權(quán)要求、有無主動修改等。,4,表格4,5,6,表格6,7,8,審查意見通知

2、書簡介,審查意見通知書分為第一次審查意見通知書和再次審查意見通知書（又稱中間通知書）。 審查意見通知書包括標準表格、正文，此外還可以包括附件。 標準表格中寫明實質(zhì)審查所依據(jù)的文本、所引用的對比文件、對權(quán)利要求書和說明書的結(jié)論性意見、實質(zhì)審查的傾向性結(jié)論意見、答復(fù)期限等；其中第一次審查意見通知書還給出專利申請的基本情況，如有無優(yōu)先權(quán)要求、有無主動修改等。 正文部分主要指出權(quán)利要求書和/或說明書的實質(zhì)性缺陷，有授權(quán)前景時還指出專利申請文件存在的其他問題 。,9,答復(fù)審查意見通知書時的主要工作,1.閱讀審查意見通知書 2.對審查意見通知書及其引用證據(jù)的分析 3.向委托人轉(zhuǎn)達審查意見 4.專利申請文件

3、的修改和撰寫意見陳述書 5.審查意見通知書答復(fù)期限的監(jiān)視,10,閱讀審查意見通知書,1.明確通知書對該申請總體傾向性意見 三大類總體傾向性意見：肯定性、否定性和不定性。 從三個方面了解總體傾向性意見：標準表格、正文內(nèi)容、正文結(jié)尾。 2.閱讀重點放在通知書中指出的實質(zhì)性缺陷，尤其是對權(quán)利要求書的評價上 不僅要知道審查員對每個權(quán)利要求和說明書的結(jié)論性意見，而且要仔細理解審查員所論述的理由以及用來支持所述理由的證據(jù)。 未評述某從屬權(quán)利要求的可能暗示。 3.將審查意見通知書中指出的問題加以歸納整理,11,對審查意見通知書及其引用證據(jù)的分析,1.明確通知書中所指出的具體意見 2.分析該具體意見是否正確，

4、必要時結(jié)合通知書中引用的證據(jù)進行分析 3. 初步考慮要否對專利申請文件進行修改,12,向委托人轉(zhuǎn)送審查意見,1.對不影響專利保護范圍的形式缺陷，按照通知書要求作出修改后請委托人確認 2.對于實質(zhì)性缺陷，根據(jù)分析的四種情況采取不同的轉(zhuǎn)達方式 (1)審查意見正確，無授權(quán)前景 (2)審查意見基本正確，但通過修改申請文件有可能克服此缺陷 (3)審查意見明顯不正確，實質(zhì)性缺陷實際上并不存在 (4)審查意見有商討余地 3.應(yīng)當(dāng)指定委托人返回意見的期限,13,專利申請文件的修改和撰寫意見陳述書,1.根據(jù)委托人指示修改文件和撰寫意見陳述書 委托人指示的三種類型： 不同意修改申請文件 指出修改方向委托代為修改

5、給出具體修改意見 對委托人指示的分析 代理人意見與委托人意見基本一致 申請文件修改仍未克服原缺陷 申請文件修改過多而導(dǎo)致保護范圍過窄 2.必要時再與委托人交換一次修改意見 與委托人意見不一致時應(yīng)服從委托人的決定,14,專利申請文件的修改,1.在答復(fù)審查意見通知書時對專利申請文件作修改的考慮原則 -對于通知書中指出的實質(zhì)性缺陷確實存在時，在修改專利申請文件時既要克服通知書中所指出的缺陷，又應(yīng)當(dāng)為申請人爭取更充分的保護； -對于審查意見通知書中所指出的形式缺陷，在修改申請文件中應(yīng)當(dāng)予以克服； -修改應(yīng)當(dāng)滿足專利法、專利法實施細則和審查指南對答復(fù)審查意見通知書的修改所作出的規(guī)定。,15,專利申請文件

6、的修改(續(xù)),2.法、細則、指南對答復(fù)通知書時規(guī)定的修改要求 (1)法33條 對發(fā)明和實用新型文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書的記載范圍。 (2)細則51條3款 收到審查意見通知書后對專利申請文件的修改應(yīng)當(dāng)按照通知書的要求進行。 四種不符合細則51條3款的修改不能視作審查員同意的修改的情況 (i)刪除獨立權(quán)利要求中的技術(shù)特征，擴大了保護范圍； (ii)改變獨立權(quán)利要求中的技術(shù)特征導(dǎo)致保護范圍的擴大； (iii)將僅在說明書中記載的與原來要求保護的主題缺乏單一性的技術(shù)內(nèi)容作為修改后權(quán)利要求的主題； (iv) 增加了新的獨立權(quán)利要求，該獨立權(quán)利要求限定的技術(shù)方案在原權(quán)利要求書中未出現(xiàn)過。,1

7、6,專利申請文件的修改(續(xù)),3. 說明書的修改 -克服說明書所存在缺陷的修改 -相對于修改的權(quán)利要求書作適應(yīng)性修改 根據(jù)不同情況可能涉及到： 名稱 技術(shù)領(lǐng)域 背景技術(shù) 發(fā)明內(nèi)容中要解決的技術(shù)問題 發(fā)明內(nèi)容中的技術(shù)方案 發(fā)明內(nèi)容中的有益效果 附圖說明和具體實施方式 說明書摘要 針對幾種情況的說明 通知書中給出更相關(guān)的現(xiàn)有技術(shù)、獨立權(quán)利要求修改后主題名稱未變但縮小了保護范圍 刪除一部分主題名稱不同的獨立權(quán)利要求或者獨立權(quán)利要求修改后變更了主題名稱,17,意見陳述書的撰寫,意見陳述書包括標準表格、意見陳述書正文及附件 意見陳述書正文的撰寫格式 1.起始格式句。 2.簡要說明同意接受審查意見通知書中

8、的哪些觀點，作了哪些相應(yīng)修改。 3.重點分析和論述與審查意見不同之處。 4.對申請文件中暫未作修改之處說明原因（非必需的，視情況而定，多半無需作此說明）。 5.結(jié)尾句。,18,撰寫意見陳述書應(yīng)當(dāng)注意的幾個問題,1.既要為委托人爭取早日授權(quán)，又要為委托人爭取最寬的保護范圍 2.除說明書本身存在實質(zhì)性缺陷外，重點放在權(quán)利要求書上 3.意見陳述書中、尤其是其中的理由部分應(yīng)當(dāng)層次分明、條理清楚 4.應(yīng)當(dāng)從專利法及其實施條例法律條文（包括審查指南中的內(nèi)容）出發(fā)進行有力爭辯 5.撰寫時應(yīng)當(dāng)全面考慮，切忌前后矛盾、顧此失彼 6.不同意通知書中的觀點時應(yīng)針對不同的實質(zhì)缺陷抓住有力的突破點 7. 進行爭辯時應(yīng)當(dāng)

9、有理有節(jié) 8. 應(yīng)當(dāng)逐條對通知書中指出的問題作出答復(fù) 9.與委托人意見不一致時正確處理委托關(guān)系,19,對通知書中幾類主要實質(zhì)性缺陷的處理,1.專利申請缺乏新穎性和/或創(chuàng)造性 2.權(quán)利要求書未以說明書為依據(jù) 3.獨立權(quán)利要求缺少解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征 4.權(quán)利要求未清楚地限定發(fā)明 5.說明書未充分公開發(fā)明 6.申請屬于智力活動的規(guī)則和方法以及不符合法2條2款規(guī)定 7.專利申請文件的修改超范圍 8.專利申請缺乏單一性,20,專利申請缺乏新穎性和/或創(chuàng)造性,1.逐篇分析引用的對比文件,21,對通知書中引用的證據(jù)的分析研究 -將對比文件按照其公開的日期（若對比文件為中國專利文件或?qū)＠暾埞_文件，

10、則包括其申請日）與本專利申請的申請日（有優(yōu)先權(quán)要求的，包括優(yōu)先權(quán)日）的關(guān)系加以分類 在本專利申請日前（本專利申請有優(yōu)先權(quán)要求的，為優(yōu)先權(quán)日前）公開的對比文件 X、Y、A類 在本專利申請日和優(yōu)先權(quán)日之間公開的對比文件 PX、PY、PA類 他人在本專利申請日前（本專利申請有優(yōu)先權(quán)要求的，為優(yōu)先權(quán)日前）向中國提出的申請、在此后公開的對比文件 E類 他人在本專利申請日和優(yōu)先權(quán)日之間向中國提出的申請、在申請日后公開的對比文件 PE類,22,專利申請缺乏新穎性和/或創(chuàng)造性,1.逐篇分析引用的對比文件 2.將對比文件結(jié)合起來進行分析，重點分析現(xiàn)有技術(shù)有無給出結(jié)合啟示 3.必要時對說明書中的具體實施方式進行分

11、析 4.確定是否修改權(quán)利要求書以及如何修改權(quán)利要求書 5.必要時對說明書作適應(yīng)性修改 6.意見陳述書中如何論述權(quán)利要求具有新穎性和創(chuàng)造性,23,如何論述權(quán)利要求具有新穎性和創(chuàng)造性,1.相對于通知書中指出的各篇對比文件，逐篇指出新撰寫的獨立權(quán)利要求（或原獨立權(quán)利要求）中哪些技術(shù)特征未被該篇對比文件披露，從而說明該獨立權(quán)利要求的技術(shù)方案相對于其中每一篇對比文件均具有新穎性。 2.將通知書中所引用的多篇對比文件和公知常識結(jié)合起來進行分析以說明該技術(shù)方案具有創(chuàng)造性。 (1)從通知書中引用的對比文件中確定一篇最接近現(xiàn)有技術(shù)。 (2)指出上述獨立權(quán)利要求技術(shù)方案與該最接近現(xiàn)有技術(shù)之間的區(qū)別技術(shù)特征，確定該

12、技術(shù)方案相對于該最接近現(xiàn)有技術(shù)實際解決的技術(shù)問題。 (3)進一步指出通知書中引用的其他對比文件或公知常識中未給出將上述區(qū)別技術(shù)特征應(yīng)用到該最接近現(xiàn)有技術(shù)中來解決上述實際解決的技術(shù)問題的技術(shù)啟示，從而說明該權(quán)利要求相對于通知書中引用的對比文件和公知常識具有突出的實質(zhì)性特點。 (4)進一步根據(jù)其所解決的技術(shù)問題說明其有益技術(shù)效果以說明該技術(shù)方案具有顯著的進步。,24,關(guān)于答復(fù)審查意見通知書的實例一 1.一種平焰燒嘴，由可燃氣體噴嘴、吸入口、混合管、擴壓管和旋流器組成，其特征在于：該可燃氣體噴嘴有一根與高壓氣源相通的中心管。,25,對比文件1,對比文件2,26,如何具體分析論述權(quán)利要求具有創(chuàng)造性實例

13、,1. 一種自動烹調(diào)設(shè)備，包括： 一個用于烹調(diào)食物的烹調(diào)室； 一個設(shè)置在烹調(diào)室內(nèi)、用于轉(zhuǎn)動食物的轉(zhuǎn)盤； 一個用于獲取被烹制食物表面輻射紅外線的紅外線獲取裝置，其包括一用于收集和反射來自被烹制食物表面輻射紅外線的窗口； 一個用于檢測被烹制食物表面溫度的溫度檢測裝置，其包括一用于接收紅外線的窗口； 其特征在于：所述紅外線獲取裝置的反射器具有橢圓形視角，此視角覆蓋轉(zhuǎn)盤的中心和一部分邊緣，從而通過旋轉(zhuǎn)所述轉(zhuǎn)盤能夠檢測轉(zhuǎn)盤的整個表面。,27,28,如何針對創(chuàng)造性判斷時需要考慮的其他因素 進行爭辯,(1)發(fā)明解決了人們一直渴望解決、但始終未能獲得成功的技術(shù)難題 (2)發(fā)明克服了技術(shù)偏見 (3)發(fā)明取得了預(yù)

14、料不到的技術(shù)效果 (4)發(fā)明在商業(yè)上的成功,29,權(quán)利要求書未以說明書為依據(jù) (即說明書不支持權(quán)利要求),1.兩種類型 (1) 相對于說明書中的具體實施方式來說權(quán)利要求的保護范圍過寬：上位概念概括或用并列選擇方式概括、功能限定、數(shù)值范圍 (2)技術(shù)方案在說明書中未記載：實質(zhì)上不支持還是表述不一致 2. 處理辦法 (1)上位概念概括或用并列選擇方式概括 (2)功能限定 (3)數(shù)值范圍 (4)技術(shù)方案在說明書中未記載 3.目前專利局對此問題的處理原則,30,獨立權(quán)利要求 缺少解決技術(shù)問題的必要技術(shù)特征,1.弄清審查員所認定缺少的必要技術(shù)特征是什么 2.分析缺少該技術(shù)特征的權(quán)利要求的技術(shù)方案能否解決

15、本發(fā)明所要解決的技術(shù)問題 3. 權(quán)利要求缺少必要技術(shù)特征時的處理： -修改要解決的技術(shù)問題還是將技術(shù)特征補入獨立權(quán)利要求 -該應(yīng)補入的技術(shù)特征是不影響保護范圍的公知常識還是發(fā)明改進的關(guān)鍵之處,31,權(quán)利要求未清楚限定保護范圍,1.弄清審查員所認為的權(quán)利要求未清楚限定保護范圍的含義。 2.獨立權(quán)利要求保護范圍不清楚時根據(jù)不同情況采取不同處理辦法：文字表達不清、修改不影響保護范圍，進一步限定技術(shù)特征、縮小保護范圍，修改錯誤文字表達、正確限定發(fā)明。 3.從屬權(quán)利要求未清楚限定發(fā)明的另兩種情況：引用關(guān)系錯誤造成，從屬權(quán)利要求技術(shù)方案的不完整。,32,說明書未充分公開發(fā)明,1.注意區(qū)分法26條3款還是細

16、則18條3款 2.幾種合適的爭辯方式 -力求說明本領(lǐng)域技術(shù)人員根據(jù)原說明書和權(quán)利要求書的記載能實現(xiàn)該發(fā)明 -通知書中指出的應(yīng)當(dāng)記載在說明書中的內(nèi)容屬于本領(lǐng)域的公知常識（需要舉證） -通知書中指出的應(yīng)當(dāng)記載在說明書中的內(nèi)容已記載在本說明書中所引證的申請日前已公開的對比文件中，或者已記載在本說明書中所引證的、在本專利申請公開日前已公開的本申請人在中國的在先專利申請的公開文本中（但必須要滿足其所引證的內(nèi)容在該對比文件中是惟一確定的、且將該內(nèi)容直接引入而不需要增加任何技術(shù)內(nèi)容對本領(lǐng)域來說已充分公開發(fā)明）,33,申請屬于智力活動的規(guī)則和方法 和不符合法二條二款的規(guī)定 1.注意這次審查指南修改后將“除主題

17、名稱外對其進行限定的全部內(nèi)容均為智力活動的規(guī)則和方法的權(quán)利要求”也列為屬于這類不能授予專利權(quán)的情況 2.對涉及計算機程序的發(fā)明來說，應(yīng)當(dāng)參照審查指南第二部分第九章的規(guī)定具體說明“該項權(quán)利要求除涉及計算機程序以外還包含有技術(shù)特征”，從而說明其不屬于法25條1款之(二)規(guī)定的情況，且本發(fā)明專利申請的解決方案是將計算機程序應(yīng)用到最接近現(xiàn)有技術(shù)中以解決技術(shù)問題，并能產(chǎn)生有益的技術(shù)效果，因而屬于法2條2款所說的技術(shù)方案，屬于發(fā)明專利的保護客體。,34,專利申請文件修改超范圍 1.主要可爭辯的內(nèi)容 -修改或增加的內(nèi)容可以從原說明書和權(quán)利要求書中記載的內(nèi)容直接地、毫無疑義地確定 -修改或增加的內(nèi)容屬于本領(lǐng)域的公知常識 -原文件所記載的內(nèi)容有明顯錯誤，而修改后的內(nèi)容可從申請文件記載內(nèi)容直接地毫無疑義地確定或?qū)儆诠ＷR 2.處理方式 -必要時可采取與審查員會晤或電話討論的方式 -如修改增加的內(nèi)容不影響保護范圍、且又屬于公知常識的情況可以與委托人商量從原說明書中刪去審查員認為超范圍的內(nèi)容,35,專利申請缺乏單一性,1.單一性的爭辯重點是兩權(quán)利要求之間