試議禁止以不正當(dāng)手段注冊是普適原則(共8頁).doc

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2、注冊”，同樣適用于商標(biāo)異議案件，這是北京第一中級(jí)人民法院The Gap訴The Gap案的判詞要點(diǎn)。第四十一條針對(duì)的是注冊商標(biāo)爭議，規(guī)定“已經(jīng)注冊的商標(biāo)”，違反本法第十條、第十一條、第十二條、第十三條、第十五條、第十六條、第三十一條規(guī)定，可以經(jīng)過規(guī)定的程序撤銷該注冊商標(biāo)。這種必須參照其他法條才能適用的規(guī)定，普遍地認(rèn)為是為解決其他法條列舉的實(shí)體問題而設(shè)置的程序性法條。脫離指示參照的法條，則不能獨(dú)立的處理實(shí)體問題，德國學(xué)者拉倫茨把這樣的法條解釋為“不完全法條”。因其必須結(jié)合指示參照的另一法條才能解決實(shí)體問題，故又稱為“指示參照性的法條”。一、第四十一條指示參照的法條可以處理商標(biāo)異議或者爭議概括而論

3、，第四十一條所指示參照的均是有其構(gòu)成要件的“完全法條”，要表達(dá)的是令行或禁止。例如指示參照的第十三條第一款是典型的禁止：“就相同或者類似商品申請(qǐng)注冊的商標(biāo)是復(fù)制、模仿或者翻譯他人未在中國注冊的馳名商標(biāo)，容易導(dǎo)致混淆的，不予注冊并禁止使用”。根據(jù)該條款產(chǎn)生“不予注冊并禁止使用”法律后果的構(gòu)成要件是，其一，引證權(quán)利商標(biāo)是他人未在中國注冊的馳名商標(biāo)，換言之要證明引證商標(biāo)是馳名;其二，指控申請(qǐng)注冊的商標(biāo)是對(duì)引證權(quán)利商標(biāo)的復(fù)制、模仿或者翻譯，換言之要證明其與引證權(quán)利商標(biāo)相同或者近似;其三，該指控申請(qǐng)注冊商標(biāo)的商品與引證商標(biāo)的商品相同或者類似，換言之要證明容易導(dǎo)致混淆。第四十一條指示參照的全部法條都可以獨(dú)

4、立適用解決實(shí)體問題。它們既可以在商標(biāo)申請(qǐng)審查程序中適用，也可以在商標(biāo)申請(qǐng)異議程序中適用。通過第四十一條的“指示”，它們還可以在商標(biāo)爭議程序中適用。但是，如果我們到此就結(jié)論說，第四十一條是脫離其指示參照的法條就不能獨(dú)立適用，那是不真切的。且看其第一款：“已經(jīng)注冊的商標(biāo)，違反本法第十條、第十一條、第十二條規(guī)定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊的，由商標(biāo)局撤銷該注冊商標(biāo);其他單位或者個(gè)人可以請(qǐng)求商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)裁定撤銷該注冊商標(biāo)”。我們姑且把指示參照的法條隱去，這款規(guī)定就變成這樣：“已經(jīng)注冊的商標(biāo)，是以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊的，由商標(biāo)局撤銷該注冊商標(biāo);其他單位或者個(gè)人可以請(qǐng)求商

5、標(biāo)評(píng)審委員會(huì)裁定撤銷該注冊商標(biāo)”。按照拉倫茨的定義，這也是產(chǎn)生實(shí)體效果的“完全法條”，其要件，第一，被爭議的是已經(jīng)注冊的商標(biāo);第二，是以欺騙手段取得注冊的;或者第三，是以其他不正當(dāng)手段取得注冊的。滿足要件的法律后果是被爭議商標(biāo)被撤銷。二、第四十一條中的實(shí)體規(guī)定是否可以適用于商標(biāo)異議如果我們就此打住話題，前面的討論就變得毫無實(shí)際意義。我們要引申的話題是，第四十一條第一款中可以獨(dú)立適用的實(shí)體部分，是僅被適用于注冊商標(biāo)爭議程序，解決“已經(jīng)注冊的商標(biāo)”問題，還是像其他被指示參照的法條一樣適用于商標(biāo)申請(qǐng)審查、商標(biāo)申請(qǐng)異議和注冊商標(biāo)爭議全部程序當(dāng)中，同時(shí)也可以處理“申請(qǐng)注冊商標(biāo)”的行為?第四十一條第一款的

6、前身是商標(biāo)法(1993)第二十五條：“已經(jīng)注冊的商標(biāo)，違反本法第八條規(guī)定的，或者是以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊的，由商標(biāo)局撤銷該注冊商標(biāo);其他單位或者個(gè)人可以請(qǐng)求商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)裁定撤銷該注冊商標(biāo)”。其中所指“第八條”已經(jīng)修改為新法第十條。其所指：“以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊的”，商標(biāo)法實(shí)施細(xì)則(1995)第二十五條有所解釋。該解釋(2)“違反誠實(shí)信用原則，以復(fù)制、模仿、翻譯等方式，將他人已為公眾所熟知的商標(biāo)進(jìn)行注冊的”，增訂為新法第十三條第一款;該解釋(3)“未經(jīng)授權(quán)，代理人以其名義將被代理人商標(biāo)進(jìn)行注冊的”，增訂為新法第十五條;該解釋(4)“侵犯他人合法在先權(quán)利進(jìn)行注冊的”

7、，增訂為新法第三十一條。這些新增法條都是新法第四十一條所指示參照的法條。也就是說，它們可以適用于商標(biāo)申請(qǐng)審查、異議和爭議全部案件，既可以處理“申請(qǐng)注冊的商標(biāo)”，又可以處理“已經(jīng)注冊的商標(biāo)”。其中“(1)以虛構(gòu)、隱瞞事實(shí)真相或者偽造申請(qǐng)文書及有關(guān)文件進(jìn)行注冊的”：“(5)其他不正當(dāng)手段進(jìn)行注冊的”，則是新法第四十一條第一款中“以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊的”所指行為，構(gòu)成該條款可以獨(dú)立適用的實(shí)體部分。我們要討論的是：這個(gè)實(shí)體規(guī)定，是受其前置條件限制，僅處理“已經(jīng)注冊的商標(biāo)”爭議，還是也和第四十一條所指示參照的其他實(shí)體條款一樣，適用于申請(qǐng)商標(biāo)注冊的審查和異議案件?三、北京一中院的觀點(diǎn)對(duì)此，

8、在The Gap訴The Gap案的判決中，北京市第一中級(jí)人民法院認(rèn)為：“就該條規(guī)定，首先，從字面上看，該規(guī)定針對(duì)的是已經(jīng)注冊的商標(biāo)，但是對(duì)于法律的理解，除了領(lǐng)會(huì)直接表達(dá)的字面含義外，還應(yīng)當(dāng)結(jié)合立法精神以及立法目的綜合考慮。從商標(biāo)法第四十一條的立法本意看，其宗旨在于本著誠實(shí)信用原則，制止惡意申請(qǐng)注冊商標(biāo)的行為，維護(hù)良好的市場秩序。這一宗旨應(yīng)當(dāng)貫穿于商標(biāo)審查、核準(zhǔn)程序，異議和爭議程序的始終。如果商標(biāo)局或者商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)在商標(biāo)申請(qǐng)注冊階段即發(fā)現(xiàn)該商標(biāo)申請(qǐng)人系企圖以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊，可以適用該條款不予核準(zhǔn)該商標(biāo)獲得注冊，而不必待該商標(biāo)申請(qǐng)被核準(zhǔn)注冊后再適用該條撤銷不當(dāng)注冊商標(biāo)。其次

9、，商標(biāo)法第十條、第十一條和第十二條的內(nèi)容是對(duì)不得作為商標(biāo)使用和注冊的情形做出的規(guī)定，而商標(biāo)法第四十一條第一款規(guī)定的，與這些情形并列的以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊的行為在商標(biāo)法的其他條款當(dāng)中并未以列舉或者解釋的方式給予規(guī)定，且在商標(biāo)法的其他條款當(dāng)中規(guī)定的屬于以不正當(dāng)手段進(jìn)行商標(biāo)注冊的行為也沒有全面涵蓋所有的以不正當(dāng)手段進(jìn)行商標(biāo)注冊的情形，因此，商標(biāo)法第四十一條第一款既作為程序性條款賦予了其他單位或者個(gè)人可以請(qǐng)求商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)裁定撤銷該注冊商標(biāo)的權(quán)利，同時(shí)，也是一項(xiàng)實(shí)體條款規(guī)定了制止以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊的原則，故可以由商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)在審理商標(biāo)異議和商標(biāo)爭議案件時(shí)適用?！狈ㄔ?/p>

10、與商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)就同一案件的裁定意見基本一致。四、The Gap訴The Gap案件背景因The Gap/GAP商標(biāo)發(fā)生了一系列案件，涉及9件注冊商標(biāo)爭議和15件商標(biāo)異議。案件的起因是馬來西亞精英公司就第25類商品在中國同時(shí)提出一件The Gap(第801451號(hào))，一件GAP(第803543號(hào))商標(biāo)注冊申請(qǐng)后，將申請(qǐng)轉(zhuǎn)讓給與其有關(guān)聯(lián)的香港宏發(fā)(港澳)有限公司，根據(jù)該轉(zhuǎn)讓，宏發(fā)公司在中國又先后獲得9件注冊，另外還有15件申請(qǐng)，注冊和申請(qǐng)范圍分別覆蓋第8、10、11、12、25、27、30、33、34，以及第3、5、9、14、10、20、21、24、25、26、28、29和32類。The Gap

11、商標(biāo)由杰普公司(The Gap Inc.)1969年開始在第25類等商品上使用并獲得商標(biāo)專用權(quán)和著作權(quán)。GAP商標(biāo)由杰普公司1988年開始使用并獲得商標(biāo)專用權(quán)。馬來西亞精英公司在馬來西亞搶注該兩商標(biāo)遭到杰普公司異議和起訴，雙方于1995年4月13日達(dá)成“和解協(xié)議”，在承認(rèn)杰普公司對(duì)The Gap和GAP商標(biāo)在全世界范圍享有的權(quán)利前提下，將在馬來西亞搶注的兩個(gè)商標(biāo)轉(zhuǎn)讓給杰普公司。與此同時(shí)，還向杰普公司保證其在協(xié)議前后在世界任何地方?jīng)]有，也不再申請(qǐng)和持有與轉(zhuǎn)讓商標(biāo)相同或者類似的商標(biāo)。然而事實(shí)是在“和解協(xié)議”之前，1995年2月3日，精英公司已經(jīng)將在中國提出的兩件申請(qǐng)轉(zhuǎn)讓給宏發(fā)公司。其后，其中一件第

12、803543號(hào)申請(qǐng)公告后，杰普公司在馬來西亞起訴，精英公司要求宏發(fā)公司撤銷。但是他們?nèi)匀粣阂獯?，捏造虛假的轉(zhuǎn)讓合同隱瞞另外一件第801451號(hào)申請(qǐng)，并使該申請(qǐng)終獲注冊。對(duì)于宏發(fā)公司已經(jīng)注冊的第801451號(hào)商標(biāo)，以及其他類別上已經(jīng)注冊的9件商標(biāo)，根據(jù)商標(biāo)法第四十一條第一款的規(guī)定，杰普公司提出撤銷爭議。商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)裁定撤銷該等已經(jīng)注冊的商標(biāo)后，宏發(fā)公司服從裁定沒有起訴。但對(duì)基于第801451號(hào)注冊商標(biāo)提起其他15件申請(qǐng)，商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)復(fù)審異議裁定之后，宏發(fā)公司以商品類別不相同或者近似為由，提起訴訟。讀者或許已經(jīng)注意到了，根據(jù)第四十一條第一款“以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊”請(qǐng)求撤銷注冊

13、商標(biāo)，并不以被撤銷商標(biāo)與引證權(quán)利商標(biāo)的商品類別相同或者近似為構(gòu)成要件。除非該條款同樣適用于商標(biāo)異議案件，否則商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)裁定撤銷宏發(fā)公司其他15件商標(biāo)注冊申請(qǐng)?jiān)谠l上存在一定困難。首先，可以考慮援引的是第十三條，但該條一個(gè)很難滿足的構(gòu)成要件是要證明被引證的權(quán)利商標(biāo)是“馳名商標(biāo)”。盡管The Gap商標(biāo)蜚聲于世，然而確實(shí)在中國面臨還不被普遍認(rèn)知這樣尷尬的局面。其次，雖然在前例中，商標(biāo)局和商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)認(rèn)為The Gap商標(biāo)有“一定影響”，如果援引第三十一條，其中“已經(jīng)使用”則被業(yè)內(nèi)解釋為在相同或者類似商品上使用，所以，亦難滿足該條規(guī)定的要件。第三十一條是“不得以不正當(dāng)手段搶先注冊”與“他人

14、已經(jīng)使用”并有“一定影響的商標(biāo)”。申請(qǐng)人必須證明后兩個(gè)要件事實(shí)，才能產(chǎn)生“不得以不正當(dāng)手段搶先注冊”的法律后果。五、商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)的解釋然而，“以不正當(dāng)手段搶先注冊”商標(biāo)的行為，是一種典型的不正當(dāng)競爭行為，如果由于法律設(shè)定要件不合理，或者法律制定欠考慮，從而使違反誠實(shí)信用的行為得逞，將產(chǎn)生不良的社會(huì)效果。在商標(biāo)異議的案件中，類推解釋第四十一條第一款“以欺騙手段或者其他不正當(dāng)手段取得注冊”的行為，是必要的。因此，商評(píng)委認(rèn)為：“申請(qǐng)商標(biāo)注冊的行為屬于民事行為，應(yīng)當(dāng)遵循民法的誠實(shí)信用原則;由于商標(biāo)注冊申請(qǐng)人在申請(qǐng)商標(biāo)注冊時(shí)或申請(qǐng)注冊之前圍繞該商標(biāo)的注冊申請(qǐng)采取了欺騙或其他不正當(dāng)?shù)男袨?，而商?biāo)局在審查階段對(duì)此并不知曉，導(dǎo)致該商標(biāo)被初步審定或予以注冊?？梢?，商標(biāo)法關(guān)于此類存有瑕疵的商標(biāo)申請(qǐng)即使獲得注冊后亦可予以撤銷的規(guī)定，其立法本意在于規(guī)范申請(qǐng)商標(biāo)注冊的民事行為，使之符合誠實(shí)信用原則，以維護(hù)公平的競爭秩序和市場秩序，但商標(biāo)是否獲得注冊并不是適用上述立法原則的本質(zhì)的必要的條件。在此類商標(biāo)被初步審定后的異議期內(nèi)，有關(guān)當(dāng)事人請(qǐng)求商標(biāo)主管機(jī)關(guān)裁定不予該商標(biāo)注冊的，亦應(yīng)當(dāng)按照商標(biāo)法的