專利產品的修理、再造與專利侵權的認定

1、    專利產品的修理、再造與專利侵權的認定                     關鍵詞: 專利產品/修理/再造/專利侵權              內容提要: 專利權人合法投放市場的專利產品，使用人可以根據專利權用盡理論進行使用和修理

2、，但不能進行專利產品的再造。在區(qū)分修理與再造行為時，應當堅持兼顧專利權人利益與消費者利益的原則、物盡其用原則和禁止專利權濫用原則。我國在制定相關立法時應當首先界定修理與再造的定義，并考慮專利產品的報廢程度、維修難度、市場需求等因素。                              

3、0;              近年來，美、日等國相繼發(fā)生了一系列與專利產品維修有關的專利糾紛案件，引起各國知識產權學界的廣泛關注。特別是最近日本知識產權高等法院審理的佳能公司訴RA公司案件，在我國引起了軒然大波。該案的判決結果，不僅關系到雙方當事人的利益，而且關系到我國廣大的修理企業(yè)的生存問題。專利產品的維修問題，既涉及到專利權人的權利范圍的大小，更涉及到專利權用盡理論的適用范圍，還涉及到專利權保護與社會公眾利益的平衡問題。所以，該問題不僅是當前知識產權法上的一個

4、熱點問題，更是一個難點問題?；诖?，筆者將以日本佳能公司訴RA公司案件為例，結合國外司法實踐探討專利產品的修理、再造與專利侵權的認定這一問題，以便為我國的相關立法提供參考意見。 一、日本佳能公司訴RA公司案 日本佳能公司生產銷售BCI3e噴墨墨盒， 中國境內某企業(yè)在世界范圍內收集這些墨水用盡的墨盒，將它們重新灌墨制成再生墨盒并出口到日本，由RA公司（即Recycle·Assist公司）銷售。2004年4月，佳能公司以RA公司進口、銷售的再生墨盒侵犯其JP3278410號日本專利為由提起訴訟。JP3278410號專利的獨立權利要求有兩個：一個是產品權利要求1，一個是方法權利要

5、求10。 產品權利要求的主要技術特征為要素H與K，要素H為“所述壓接部界面的毛管力比第1及第2 負壓發(fā)生構件的毛管力高”；要素K 為“向負壓發(fā)生構件收納室填充無論墨盒如何放置整個壓接部界面可以保持一定量的液體”。一審法院認為灌墨不屬于新的生產，專利權用盡，權利人不能主張權利。佳能公司不服一審判決，向日本知識產權高等法院提出上訴。二審高等法院認為，專利權不用盡有兩種類型：第一種是專利產品壽命終結后再使用它，屬于專利權不用盡；第二種是更換或者修理專利產品的本質部分，使它再延續(xù)它的生命，這屬于專利權不用盡。本案承認墨盒仍然有使用壽命，法院認為本案屬于第二種專利權不用盡的類型“修理或更換了本質部分”，

6、即再灌墨恢復了要素H和K。二審高等法院同時認為被控侵權物侵犯了方法權利要求。因此，該法院判決RA公司侵犯了佳能的專利權。RA公司不服二審判決，現已上訴至日本最高法院。 該案件涉及如下幾個問題：修理的含義是什么？修理與專利產品的再造是什么關系？如何判斷專利權的用盡范圍？ 二、專利產品的修理、再造與專利權的用盡 專利權授予后，專利權人取得了專利產品的制造權。所謂制造，是指專利權人自己或委托他人生產專利產品的行為，即制造的本質是“新產品的生產”。專利產品投放市場后，消費者可以購買并自由使用。但產品使用一段時間后，專利產品往往會發(fā)生損壞。此時，使用人可能會對專利產品進行修

7、理以便對其重新利用。所謂修理，是指“為維持或恢復機器最初運動（運轉）狀態(tài)而采取的行為”。修理發(fā)生的前提是原專利產品不能發(fā)揮其功能，在修理中有時需要更換零件，有時則不需要。 關于修理的合法性，理論上通常用專利權用盡理論來解釋。所謂專利權的用盡，是指專利權人自己制造或許可他人制造的專利產品（包括依照專利方法直接獲得的專利產品）被合法地投放市場后，任何人對該產品的銷售或使用，不需要得到專利權人的許可，且不構成專利侵權。確立該理論的意義在于促進專利產品在市場中的流通，如果每次專利產品的流通都需要得到專利權人的同意，則專利產品的流通就會受到妨礙。另一方面，當專利產品投放市場時，專利權人通過行使

8、銷售權，已可以獲取一定的利潤。即使消費者購買專利產品再予以轉手，專利權人的利潤也不受影響。因此，承認專利權的用盡理論，既無損專利權人的利益，又促進了商品的流通，保護了廣大消費者的利益。當然，在適用該理論時，應當注意，專利權用盡的對象應該是合法投放到市場的商品，而不是侵權商品。 根據專利權用盡理論，消費者可以對專利產品進行正常的使用。那么，使用中的修理是否合法呢？從修理的目的來看，修理是對已損害的專利產品進行維修，以恢復其功能，延長其使用壽命。修理不等于產品的制造，從本質上講，修理是產品使用中的一個環(huán)節(jié)。所以，按照專利權用盡理論，專利產品合法取得后的修理也是正當的。因此，多數國家都在司

9、法實踐中承認專利產品修理的正當性。 如果使用人以修理為借口而對專利產品的結構進行改造，實現了專利產品的“再造”，則不宜認定該行為的合法性。這是因為，修理的本質在于維持原有產品的壽命，而“再造”的本質在于生產一個新的專利產品。只有專利權人才享有制造專利產品的權利，如果法律上允許他人隨意再造專利產品，則專利權人的利益會受到損害，專利權人也不愿意將產品投放到流通領域，這就與設立專利權用盡制度的初衷相違背。 三、國外關于專利產品修理、再造行為的區(qū)分標準 專利產品的購買人對于專利產品的修理可分為兩種：一種是對權利要求范圍以外部分的修理，這種修理不應作為專利侵權來對待；另一種

10、是權利要求范圍內的部分的修理，此時就需要區(qū)分修理與再造行為。如果購買人對專利產品的維修不是正常的維修，而是生產了專利產品，則其行為構成專利侵權。但是，要從法律上區(qū)分修理與再造的界限是非常困難的。正如美國的一個上訴法院在審判時曾經指出，“試圖在這個問題上制定一個規(guī)則是不可行的，也是不明智的，因為專利發(fā)明數量巨大，情況各異。修理與再造的認定更多地依據通常意識和理智判斷，而不是技術規(guī)則和定義。”我國在司法實踐中有關專利產品修理的案件較少，理論界對該問題討論不多。下面，筆者以美國和日本的司法實踐為例來展開討論。 日本學者吉藤幸朔從修理的內容及修理的程度方面作了分析：（1）如果將專利部分的一部

11、分或全部分解、清污、再組裝，不構成專利部分的新的“生產”，當然不侵犯專利權。（2）將專利部分全部換件， 其行為構成專利部分的新的“生產”，如無特別情況，構成專利侵權。（3）換件部分已基本上將專利部分全部換去，其行為構成專利部分的新的“生產”，除特殊情況外，應當構成專利侵權。（4）更換部分未超過專利部分的一半，原則上應解釋為未侵犯專利權。（5）如修理的程度處于第（3）種及第（4）種情形之間，則看其行為與哪種情形更為接近以便判斷是否侵權。（6）如果在修理時對專利產品進行改造，使產品成為不屬于權利要求范圍內的物品，則改造不構成侵權。（7）如果改造專利產品但不更換零件，即使改造品屬于專利發(fā)明的技術范圍

12、，由于不是新的“生產”，也不能作為專利侵權對待。（8）改造專利產品且更換零件，改造品屬于專利發(fā)明的技術范圍，則適用關于修理的規(guī)則。從以上論述可以看出，吉藤幸朔教授認為，如果修理不構成產品的再造，則其行為合法。如果修理行為導致了產品的“生產”，則其行為構成專利侵權。在區(qū)分修理與再造行為時，吉藤幸朔教授主要是從產品修理及更換的程度來判斷。這種解釋是從量的角度來區(qū)分，有一定的參考價值。其不足之處在于，評價標準過于單一抽象，不能適應復雜多變的形勢的要求。 美國法院在司法實踐中遇到了大量涉及修理與再造區(qū)分的案件。從案件的審理來看，區(qū)分修理與再造的方法有以下幾種： 1.更換機器中損壞的

13、部件以恢復機器原有性能的行為屬于修理。美國最高法院在1850年審理了Wilson v. Simpson“刨床案”。原告的專利產品是一種刨床，該刨床由不單獨受專利保護的部件如齒輪、軸、刀片等部分組成，其中刀片用幾個月就不能用了。被告是刨床的使用人，在刀片用鈍后，被告從第三人處購買了這種刀片以更換用舊的刀片。原告認為，當刀片報廢后，專利產品從物質上來說已經不存在了。如果更換一個刀片，就是制造了整個專利產品，構成侵權。美國最高法院認為，“根據本案的證據，這種刨床可以使用幾年，而刀片每60天到90天就需要更換一次。在購買者購買刨床時，更換刀片的權利就轉移給了顧客，否則，顧客購買這種刨床是沒有用的。我們

14、不認為被告更換刀片的行為違反了法律，或侵犯了原告的專利權。”法院指出，即使一個部件損壞而使整個機器不能使用，并不能說機器“不存在”了，而更換損壞的部件以恢復機器原有的使用性能是法律允許的修理。最后，法院認定被告的行為是修理，不侵犯原告的專利權。   從以上案件我們可以看出，美國法院在司法實踐中十分注重區(qū)分修理與再造行為，法院會考慮專利產品是否整體報廢，修理的經濟價值，修理的難度，修理部分占整個專利產品的比例，修理的市場需求等因素。盡管美國法院在各個案件中的分析不同，但將這些判決所確定的因素綜合起來，將對我國立法產生重要的參考作用。 四、我國相關法律規(guī)則制

15、定的立法建議 我國以前在司法實踐中很少遇到涉及專利產品維修的糾紛，因此對于專利產品修理與再造行為至今沒有明確的法律規(guī)范。最高人民法院曾于2003年10月擬定了一個關于審理專利侵權糾紛案件若干問題的決定（會議討論稿），但并未正式公布實施。隨著日本佳能公司起訴RA公司案件的發(fā)生，我國將有越來越多的企業(yè)會遇到此類案件。為此，我國理論界和司法界應當未雨綢繆，及時制定有關區(qū)分修理與再造行為的規(guī)則。 在制定相關法律規(guī)則時，筆者認為應當堅持如下原則： 1.兼顧專利權人利益與消費者利益的原則。專利產品在使用中不可避免會發(fā)生損壞，隨即發(fā)生專利產品的修理行為，消費者之所以享有修理權乃

16、是專利權用盡原則的延伸。在允許消費者修理專利產品的同時，應當防止消費者以此為借口損害專利權人的利益。為此，法律上應當禁止專利產品的再造行為。在制定規(guī)則時，應當注意使專利權人的利益與消費者的利益保持平衡。在前文所述的“刨床案”中，美國法院認為使用人更換刀片的行為對專利權人并無損害，因為專利權人已通過產品的銷售獲得了專利費用，所以這種行為屬于修理。而在“棉包捆扎帶案”中，被告將已經作廢的帶子又重新加工成新的棉包捆扎帶，影響了專利權人產品的銷售，損害了專利權人的合法利益，因此被告的行為不是修理行為而是再造。這些判決都較好地處理了專利權人利益與消費者利益的平衡問題，值得我國在立法時予以借鑒。 

17、;2.物盡其用原則。專利產品是社會財富的組成部分，如果使用人不經修理就隨意扔掉磨損的專利產品，這對社會而言是一種財富的浪費，損壞了社會的效益。因此在判斷一種行為是修理還是再造時，應當考慮社會的效益，看看消費者的市場需求。在前述“帆布車頂案”及“打印機墨盒案”中，社會公眾有著對專利產品進行維修的迫切要求，更換帆布車頂的行為及改造墨盒的行為都延長了專利產品的使用壽命，因此這些行為應當認定為修理為宜。而在“棉包捆扎帶案”中，棉包捆扎帶經過使用已經接近報廢，已無法對其修理，被告是通過再生產行為來利用捆扎帶材料，因此該行為屬于再造而不是修理。 3.禁止專利權濫用原則。專利產品的保護涉及到社會公

18、共利益，因此多數國家在對專利權人的利益進行保護時都規(guī)定了禁止專利權人濫用權利的原則。在前述“打印機墨盒案”中，專利權人銷售的墨盒是不可重新灌注的墨盒并且還要求消費者“立即扔掉舊的墨盒”。這實際上是限制消費者對專利產品進行修理，迫使消費者購買其高價產品。由于墨盒的主要部分還能繼續(xù)使用，因此專利權人的行為既浪費了社會的資源，又損害了消費者的利益。所以，在區(qū)分修理與再造行為時，應當考慮社會公眾的消費習慣，不能允許專利權人濫用權利。美國法院在審判時從保護消費者利益的角度出發(fā)，裁定被告改造再生墨盒的行為是一種修理，就維護了社會公眾的正當利益。 我國在制定該區(qū)分規(guī)則時，筆者認為可以從以下幾個方面

19、來區(qū)分修理與再造行為： 1.準確界定修理的定義。關于修理的定義，關于審理專利侵權糾紛案件若干問題的決定（會議討論稿）第27條將其解釋為“專利產品的合法使用人為使專利產品能夠正常使用而進行的修理、更換零部件等維護性行為”。筆者認為該規(guī)定將修理的主體限定在“專利產品的合法使用人”，其范圍太窄。從現實生活來看，從事修理的既包括專利產品的使用人，也包括專門的修理單位。因此，修理的定義應當解釋為“在專利產品合法出售或讓與后為使專利產品正常使用或更好地發(fā)揮性能而對該產品進行的維修、更換零部件等維護性行為”。這里，之所以強調“更好地發(fā)揮性能”是因為，如果使用人或修理單位對產品進行一些改動以便更好地

20、發(fā)揮產品的性能，這一行為也應當視為是修理。 2.準確界定再造的定義。關于審理專利侵權糾紛案件若干問題的決定（會議討論稿）第27條規(guī)定的再造行為包括“為生產經營目的回收他人使用過的包裝物外觀設計專利產品用于包裝自己的產品”。筆者認為這值得商榷。當外觀設計專利產品銷售后，他人回收該外觀設計產品并用于包裝自己產品的行為并不能認定為專利侵權，因為專利權已經用盡。所以，將這種行為認定為“再造”并不妥當。實際上，為生產經營目的回收他人使用過的包裝物外觀設計專利產品用于包裝自己的產品的行為是一種不正當競爭行為，損害了競爭對手及消費者的利益，該行為應當由反不正當競爭法來規(guī)范而不是由專利法來規(guī)范。所以

21、，該行為不是一種再造行為。筆者認為，再造是指“當專利產品整體報廢后，在報廢產品的基礎上生產出新的產品的行為?！痹僭煨袨榈臉嫵蓷l件有：第一，專利產品已經整體報廢，而不是可以通過替換部分零件來維持其功能；第二，利用專利產品的技術特征生產出一個功能、性質與原專利產品相同的新產品。 3.確立合理的參考因素。在區(qū)分修理與再造時，法院應當確立合理的參考因素，筆者認為這些因素應當包括：（1）專利產品的報廢程度。 如果專利產品整體已報廢，則對其進行修理在價值上不合算，針對專利產品的維修行為應當解釋為再造為宜。如果專利產品并未整體報廢，僅僅是一些零件需要修理或更換，則針對該產品的維修行為應當解釋為修理

22、。（2）更換零件的價值占整個專利產品價值的比重。如果更換的零件的價值與整個專利產品的價值幾乎相當，如洗衣機僅剩外殼可以用而其它零件都需要更換，則這種維修行為并無經濟價值，所以該行為應當解釋為專利產品的再造為宜；如果更換的零件的價值僅占整個專利產品的一定比例，則維修該專利產品對使用人較為有利，該維修行為應當解釋為修理。（3）更換零件的壽命與整個專利產品壽命的比較。如果被更換的零件的壽命短，需要經常更換，則更換零件的行為應當解釋為一種修理。（4）市場對于零件更換的需求。如果市場上有較多的使用者都希望對產品的零件進行更換，則這種更換行為應當解釋為“修理”，如“帆布車頂案”和“刨床案”都在判決中采納了

23、該觀點。反之，如果市場上僅有少數使用者希望進行更換，則說明修理無必要，則維修行為應當解釋為“再造”行為。例如，在“棉包捆扎帶案”中，棉包捆扎帶使用后已磨損，多數使用者都會將其扔掉而不是繼續(xù)利用，而被告將它們又組裝成新的棉包捆扎帶來出售，因此該行為是一種“再造”。（5）更換零件的難度。 如果對專利產品中的某個零件或某些部件的更換非常復雜，需要經過較多的步驟，則該更換解釋為“再造”為宜；如果更換比較簡單，則解釋為修理為宜。（6）參考權利要求書及說明書。 如果在對產品進行維修的過程中，維修人全部實施了權利要求書所記載的技術特征，則其行為應當解釋為“再造”；如果僅實施了個別技術特征，則其行為宜解釋為修

24、理，因為專利保護的是整個技術方案而非其中的某個技術特征。應當注意的是，法院在參考上述因素來審理案件時，應當將這些因素綜合起來進行審理而不是僅僅適用某一標準。 五、對日本佳能公司訴RA公司“再生墨盒案”的分析 在作了以上討論后，我們不妨再回到佳能公司訴RA公司的“再生墨盒案”。根據前文所述的區(qū)分修理與再造的參考因素，筆者對再生墨盒案作如下分析：（1）BCI3e噴墨墨盒的報廢程度。日本佳能公司將此類墨盒設計成一次性墨盒，當墨水用完后不允許消費者自行灌墨。實際上，該墨盒的結構保持完好，在填充墨水后還能繼續(xù)使用，因此該墨盒并未完全報廢。所以，佳能公司的行為是濫用其專利權的行為，妨礙

25、了墨盒使用者對專利產品的修理權。就此而言，墨盒使用方或受讓人有權對該產品進行修理。從增進社會效益的角度來看，對墨水用完的墨盒重新灌墨，有利于節(jié)約社會資源，減少浪費。對此，日本學者田村善之先生指出：“墨盒作為墨水的容器具有再利用的可能性，與作為消耗品的墨水相比耐用期限很長。從環(huán)境保護以及節(jié)約的角度來看，墨盒的再利用價值也會超過最廉價的墨盒，因此本案中的注入墨水行為不構成新的生產行為，應當屬于專利權用盡范圍內的行為?！保?）灌墨的難度。中國企業(yè)將再生墨盒進行灌墨，所使用的技術非常簡單，因此應當解釋為修理。（3）市場需求。市場上有眾多的使用者不愿忍受佳能公司濫用專利權的行為，愿意購買再生墨盒，因此對

26、該類墨盒進行修理改造的市場需求很大，因此灌墨并制成再生墨盒的行為宜解釋為修理。（4）修理部分占整個墨盒的比重。中國企業(yè)所修理的部分只是噴墨墨盒中的很少的一個部分，墨水的使用壽命遠遠低于整個墨盒，因此，灌墨并制成再生墨盒的行為應當解釋為修理。（5）權利要求書的記載。從權利要求書的記載來看，再生墨盒產品的主要技術特征包括要素H和K，要素H為“所述壓接部界面的毛管力比第1及第2負壓發(fā)生構件的毛管力高”；要素K 為“向負壓發(fā)生構件收納室填充無論墨盒如何放置整個壓接部界面可以保持一定量的液體”。要素H是最主要的技術特征，要素K是要素H的延伸。在本案中，中國企業(yè)僅僅是灌注墨水而未對墨盒中的海綿體進行更換，

27、因此未實施要素H所記載的技術特征，所以這種行為并不是產品的再造，不應該被認定為專利侵權。從以上分析可以看出，中國企業(yè)生產再生墨盒的行為應當視為是法律所允許的修理，再生墨盒是一種合法的產品，RA公司進口、銷售再生墨盒的行為并不構成間接侵權。 綜上所述，區(qū)分專利產品的修理與再造行為對于識別專利侵權行為具有非常重要的意義，對于我國修理行業(yè)的發(fā)展非常關鍵。我國在專利法的修訂過程中，應當借鑒國外先進的立法經驗，結合我國的實際情況，正確制定區(qū)分修理與再造行為的法律規(guī)則。                                                  注釋: