商標(biāo)注冊(cè)風(fēng)險(xiǎn)既規(guī)避

商標(biāo)注冊(cè)的風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避合肥華冠知識(shí)產(chǎn)權(quán)代理服務(wù)---------于金花2013年10月商標(biāo)注冊(cè)的風(fēng)險(xiǎn)及規(guī)避

一、與他人在先申請(qǐng)的商標(biāo)相同或者相近似二、違反商標(biāo)法關(guān)于不得作為商標(biāo)使用或注冊(cè)的相關(guān)規(guī)定（禁止性規(guī)定）

三、商標(biāo)缺乏顯著性。四、其他原因商標(biāo)注冊(cè)有風(fēng)險(xiǎn)，其風(fēng)險(xiǎn)主要就是最后被駁回，從而造成前期投入的商標(biāo)使用成本的損失。因?yàn)楹芏嗌暾?qǐng)人在商標(biāo)申請(qǐng)?zhí)峤恢缶烷_始使用商標(biāo)，甚至更早，而由于在一年多甚至兩年多的審查等待過程中投入的對(duì)商標(biāo)使用的成本尚未產(chǎn)生有效的收益。所以我一直跟我的客戶說商標(biāo)注冊(cè)有風(fēng)險(xiǎn)，注冊(cè)需謹(jǐn)慎，需要多準(zhǔn)備幾個(gè)后備商標(biāo)。

那么產(chǎn)生駁回風(fēng)險(xiǎn)的主要原因有哪些？

一、與他人在先申請(qǐng)的商標(biāo)相同或者相近似

商標(biāo)法第二十八條規(guī)定：申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)，凡不符合本法有關(guān)規(guī)定或者同他人在同一種商品或者類似商品上已經(jīng)注冊(cè)的或者初步審定的商標(biāo)相同或者近似的，由商標(biāo)局駁回，不予公告。

由此可見，提交申請(qǐng)的商標(biāo)不一定都能獲得核準(zhǔn)注冊(cè)，申請(qǐng)?zhí)峤磺暗牟樵冎陵P(guān)重要。但是經(jīng)過代理機(jī)構(gòu)查詢分析后覺得沒有問題的商標(biāo)提交注冊(cè)申請(qǐng)就一定能獲得核準(zhǔn)嗎？未必。一、與他人在先申請(qǐng)的商標(biāo)相同或者相近似1，查詢盲期。雖然國(guó)家商標(biāo)局現(xiàn)在開放了網(wǎng)上查詢系統(tǒng)，但是商標(biāo)查詢存在一定的“盲期”，查詢所獲得的數(shù)據(jù)一般不包含查詢?nèi)涨皫讉€(gè)月內(nèi)申請(qǐng)的部分在先商標(biāo)信息，也不包含處于評(píng)審狀態(tài)的在先商標(biāo)信息。因?yàn)樯虡?biāo)注冊(cè)申請(qǐng)文件自商標(biāo)局收到后須經(jīng)過形式審查才建立檢索，錄入數(shù)據(jù)庫，此時(shí)才能查到該商標(biāo)信息，這一過程通常需要6個(gè)月左右。

一、與他人在先申請(qǐng)的商標(biāo)相同或者相近似

2，現(xiàn)在商標(biāo)局的網(wǎng)上查詢系統(tǒng)和其他一些查詢軟件可以較為準(zhǔn)確地查詢出在先注冊(cè)的相同商標(biāo)，但是對(duì)于近似商標(biāo)特別是圖形近似商標(biāo)的查詢?nèi)源嬖谳^大的不足，近似商標(biāo)的判定有一定的標(biāo)準(zhǔn)，但是查詢?nèi)撕蜕虡?biāo)局審查員可能對(duì)此的理解不同，在主觀上就會(huì)產(chǎn)生判斷差異。特別是圖形商標(biāo)，圖形商標(biāo)的近似判斷是以圖形構(gòu)成要素為標(biāo)準(zhǔn)的，查詢者、商標(biāo)檢索系統(tǒng)信息輸入者可能對(duì)某一具體商標(biāo)的構(gòu)成要素認(rèn)識(shí)不同，導(dǎo)致查詢系統(tǒng)不能準(zhǔn)確查詢圖形商標(biāo)。

二、違反商標(biāo)法關(guān)于不得作為商標(biāo)使用或注冊(cè)的相關(guān)規(guī)定（禁止性規(guī)定）

《中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》第十條規(guī)定：下列標(biāo)志不得作為商標(biāo)使用：（1）同中華人民共和國(guó)的國(guó)家名稱、國(guó)旗、國(guó)徽、軍旗、勛章相同或者近似的，以及同中央國(guó)家機(jī)關(guān)所在地特定地點(diǎn)的名稱或者標(biāo)志性建筑物的名稱、圖形相同的；（2）同外國(guó)的國(guó)家名稱、國(guó)旗、國(guó)徽、軍旗相同或者近似的，但該國(guó)政府統(tǒng)一的除外；（3）同政府間國(guó)際組織的名稱、旗幟、徽記相同或者近似的，但經(jīng)該組織同意或者不易誤導(dǎo)公眾的除外；（4）與表明實(shí)施控制、予以保證的官方標(biāo)志、檢驗(yàn)印記相同或者近似的，但經(jīng)授權(quán)的除外；（5）同“紅十字”、“紅新月”的名稱、標(biāo)志相同或者近似的；（6）帶有民族歧視性的；（7）夸大宣傳并帶有欺騙性的；（8）有害于社會(huì)主義道德風(fēng)尚或者有其他不良影響的。

縣級(jí)以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國(guó)地名，不得作為商標(biāo)。但是，地名具有其他含義或者作為集體商標(biāo)、證明商標(biāo)組成部分的除外；已經(jīng)注冊(cè)的使用地名的商標(biāo)繼續(xù)有效。

在商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)實(shí)務(wù)中，申請(qǐng)人和商標(biāo)代理人不可能熟知以上禁止性規(guī)定指向的內(nèi)容，所申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)很有可能違背了禁止性規(guī)定。同時(shí)有些規(guī)定沒有很明確的標(biāo)準(zhǔn)，審查員和申請(qǐng)人的理解存在較大差別。比如：“有害于社會(huì)主義道德風(fēng)尚或者有其他不良影響的”，法律解釋是指商標(biāo)不得含有淫穢、封建迷信、邪教及其他與法律、法規(guī)規(guī)定相違背的內(nèi)容。一、與他人在先申請(qǐng)的商標(biāo)相同或者相近似3，商標(biāo)局審查員在審查過程中對(duì)于近似商標(biāo)的判定具有一定的自由裁量權(quán)。對(duì)商標(biāo)近似性的認(rèn)識(shí)具有一定的主觀性。從而導(dǎo)致和申請(qǐng)人查詢時(shí)的判定不同。

以上三個(gè)原因?qū)е铝穗m然查詢時(shí)感覺可以的，但是最后還是被駁回。

國(guó)家工商總局的《商標(biāo)審查標(biāo)準(zhǔn)》中規(guī)定是：社會(huì)主義道德風(fēng)尚，是指我國(guó)人們共同生活及其行為的準(zhǔn)則、規(guī)范以及在一定時(shí)期內(nèi)社會(huì)上流行的良好風(fēng)氣和習(xí)慣；其他不良影響，是指商標(biāo)的文字、圖形或者其他構(gòu)成要素對(duì)我國(guó)政治、經(jīng)濟(jì)、文化、宗教、民族等社會(huì)公共利益和公共秩序產(chǎn)生消極的、負(fù)面的影響。有害于社會(huì)主義道德風(fēng)尚或者具有其他不良影響的判定應(yīng)考慮社會(huì)背景、政治背景、歷史背景、文化傳統(tǒng)、民族風(fēng)俗、宗教政策等因素，并應(yīng)考慮商標(biāo)的構(gòu)成及其指定使用的商品和服務(wù)。主要包含以下幾個(gè)方面：1，有害于社會(huì)主義道德風(fēng)尚的。2，具有政治上不良影響的:A與國(guó)家、地區(qū)或者政治性國(guó)際組織領(lǐng)導(dǎo)人姓名相同或者近似的，B有損國(guó)家主權(quán)、尊嚴(yán)和形象的，C具有政治意義的數(shù)字等構(gòu)成的，D與恐怖主義組織、邪教組織、黑社會(huì)名稱或者其領(lǐng)導(dǎo)人物姓名相同或者近似的。3，有害于種族尊嚴(yán)或者感情的。4，有害于宗教信仰、宗教感情或者民間信仰的，A宗教或者民間信仰的偶像名稱、圖形或者其組合，B宗教活動(dòng)地點(diǎn)、場(chǎng)所的名稱、圖形或者其組合，C宗教的教派、經(jīng)書、用語、儀式、習(xí)俗以及宗教人士的稱謂、形象。例外情況：A根據(jù)國(guó)務(wù)院有關(guān)規(guī)定，宗教組織或者團(tuán)體可以興辦自養(yǎng)企業(yè)，在不會(huì)損害其他宗教活動(dòng)場(chǎng)所利益的前提下，宗教組織和經(jīng)其授權(quán)的宗教企業(yè)以專屬于自己的宗教活動(dòng)場(chǎng)所的名稱作為商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)的。B商標(biāo)的文字或者圖形雖然與宗教或者民間信仰有關(guān)，但具有其他含義或者其與宗教有關(guān)聯(lián)的含義已經(jīng)泛化，不會(huì)使公眾將其與特定宗教或者民間信仰相聯(lián)系的

5，與我國(guó)各黨派、政府機(jī)構(gòu)、社會(huì)團(tuán)體等單位或者組織的名稱、標(biāo)志相同或者近似的。黨派包括中國(guó)共產(chǎn)黨和被統(tǒng)稱為民主黨派的八個(gè)政黨，即中國(guó)國(guó)民黨革命委員會(huì)、中國(guó)民主同盟、中國(guó)民主建國(guó)會(huì)、中國(guó)民主促進(jìn)會(huì)、中國(guó)農(nóng)工民主黨、中國(guó)致公黨、九三學(xué)社、臺(tái)灣民主自治同盟；本條中的名稱包括全稱、簡(jiǎn)稱、縮寫等；本條中的標(biāo)志包括徽章、旗幟等。

8，容易誤導(dǎo)公眾的.A容易使公眾對(duì)商品或者服務(wù)的質(zhì)量等特點(diǎn)產(chǎn)生誤認(rèn)的；B公眾熟知的書籍的名稱，指定使用在書籍商品；C公眾熟知的游戲名稱，指定使用在游戲機(jī)或者電子游戲程序的載體等商品及相關(guān)服務(wù)；D公眾熟知的電影、電視節(jié)目、廣播節(jié)目、歌曲的名稱，指定使用在影視、音像載體的電影片、電視片、唱片、光盤（音像）、磁帶等商品及相關(guān)服務(wù)。9，商標(biāo)由企業(yè)名稱構(gòu)成或者包含企業(yè)名稱，該名稱與申請(qǐng)人名義存在實(shí)質(zhì)性差異，容易使公眾發(fā)生商品或者服務(wù)來源誤認(rèn)的。10，具有其他不良影響的。以上就是有害于社會(huì)主義道德風(fēng)尚或者有其他不良影響的審查標(biāo)準(zhǔn)。申請(qǐng)人和審查人員對(duì)具體的某個(gè)商標(biāo)的理解存在差異而導(dǎo)致商標(biāo)被駁回。

6，與我國(guó)黨政機(jī)關(guān)的職務(wù)或者軍隊(duì)的行政職務(wù)和職銜的名稱相同的。含有與我國(guó)黨政機(jī)關(guān)的職務(wù)或者軍隊(duì)的行政職務(wù)和職銜名稱相同或者近似的文字，但具有其他含義不會(huì)誤導(dǎo)公眾的除外（比如將軍）。7，與各國(guó)法定貨幣的圖案、名稱或者標(biāo)記相同或者近似的。三、商標(biāo)缺乏顯著性。

中華人民共和國(guó)商標(biāo)法》第十一條規(guī)定，下列標(biāo)志不得作為商標(biāo)注冊(cè)：（一）僅有本商品的通用名稱、圖形、型號(hào)的；（二）僅僅直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其特點(diǎn)的；（三）缺乏顯著特征的。前款所列標(biāo)志經(jīng)過使用取得顯著特征，并便于識(shí)別的，可以作為商標(biāo)注冊(cè)。根據(jù)商標(biāo)固有顯著性的不同，我們可以將商標(biāo)分為強(qiáng)商標(biāo)和弱商標(biāo)。強(qiáng)商標(biāo)是本身具有顯著性或者商標(biāo)所有人證明其商標(biāo)已取得第二含義。強(qiáng)商標(biāo)包括三種即臆造性商標(biāo)、任意性商標(biāo)和暗示性商標(biāo)。臆造性商標(biāo)，是指構(gòu)成商標(biāo)的單詞或者字母組合在詞典上沒有任何含義。比如：凱杰特，本身沒有描述任何事物，且沒有任何含義。任意性商標(biāo)，是指構(gòu)成商標(biāo)的單詞或者單詞組合在詞典上有固定含義，但與其指定的商品或者服務(wù)無關(guān)。比如：“Apple”（蘋果電腦），其中文含意是蘋果。暗示性商標(biāo)，是指對(duì)其使用商品的性質(zhì)或者質(zhì)量具有影射或者暗示作用的商標(biāo)，暗示了但未直接描述其使用商品。（這類商標(biāo)盡量少用，因?yàn)閷?duì)暗示不同的人可能認(rèn)識(shí)不一樣）。弱商標(biāo)主要就是描述性商標(biāo)、地名商標(biāo)和姓氏商標(biāo)。這幾種商標(biāo)都缺乏明顯的特征。除非申請(qǐng)人能證明通過使用獲得了足夠的顯著性或者具有了第二含義。所以不建議申請(qǐng)人使用這些類型的商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)。那么商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)一旦被駁回，會(huì)給企業(yè)帶來哪些損失呢？1，經(jīng)濟(jì)損失。

這是毫無疑問的。一方面，企業(yè)申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)所繳納的費(fèi)用是不退的，包括商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)收取的代理費(fèi)一般也是不退的，雙方有協(xié)議的除外。如果一個(gè)企業(yè)就某一商標(biāo)在很多類別上申請(qǐng)注冊(cè)了，都被駁回的話，那注冊(cè)費(fèi)用的損失是相當(dāng)大的。另一方面，很多企業(yè)在商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)?zhí)峤恢笊踔粮缇驮谑褂么松虡?biāo)了，企業(yè)為了推廣該品牌，需要持續(xù)的投入推廣費(fèi)用，在等待商標(biāo)局審查的這段時(shí)間里，企業(yè)不會(huì)什么的不做的等待，肯定會(huì)不遺余力的推廣自己的商標(biāo)，而一旦注冊(cè)申請(qǐng)被駁回，企業(yè)不得不改變商標(biāo)的情況下，以往對(duì)該商標(biāo)的推廣投入尚未產(chǎn)生有效收益的情況下，企業(yè)的損失不可避免的產(chǎn)生了，這損失相對(duì)于注冊(cè)費(fèi)用的損失要大很多很多。四、其他原因除了以上主要原因之外，造成商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)批不下來的原因還有A商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的失職，造成文件丟失或者內(nèi)容錯(cuò)誤。B欺騙性的假冒代理機(jī)構(gòu)，也就是俗稱的皮包公司，這種現(xiàn)象在前幾年比較多出現(xiàn)，一般都是掛一個(gè)某某公司辦事處的牌子，而且那個(gè)時(shí)候商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)審查時(shí)間相當(dāng)長(zhǎng)，在這段時(shí)間里足夠騙子騙足了錢走人。所以申請(qǐng)人一定要選擇正規(guī)的、有資歷的代理機(jī)構(gòu)，切勿上當(dāng)受騙。2，時(shí)間上的延后。

企業(yè)的商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)一旦被駁回，那么企業(yè)在等待審核的這段時(shí)間里對(duì)商標(biāo)的使用推廣都將是沒有收益的無用功，企業(yè)需要申請(qǐng)注冊(cè)新的商標(biāo)，除了經(jīng)濟(jì)損失外，在時(shí)間上又延后一年多甚至兩年多，企業(yè)又要重新開始推廣一個(gè)品牌，在激烈的瞬息萬變的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中，這對(duì)企業(yè)品牌的成長(zhǎng)是很不利的。

就算企業(yè)就駁回申請(qǐng)復(fù)審，復(fù)審的時(shí)間是相當(dāng)長(zhǎng)的，這樣一種情況下，企業(yè)就會(huì)進(jìn)退兩難，在等待中失去很多市場(chǎng)機(jī)會(huì)。3，其他損失

如果申請(qǐng)人在中國(guó)提出注冊(cè)申請(qǐng)后根據(jù)《馬德里協(xié)定》提出了商標(biāo)國(guó)際注冊(cè)申請(qǐng)。一旦該商標(biāo)被商標(biāo)局駁回，根據(jù)中心打擊原則，申請(qǐng)人提出國(guó)際注冊(cè)申請(qǐng)將因基礎(chǔ)注冊(cè)無效而被駁回。

如何在申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)中規(guī)避本文第一部分提到的風(fēng)險(xiǎn)，提高注冊(cè)成功率，避免不必要的損失。根據(jù)商標(biāo)法、商標(biāo)注冊(cè)實(shí)務(wù)，可以采用以下方式來盡可能的規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)。

商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)被商標(biāo)局依據(jù)《商標(biāo)法》第28條認(rèn)定為與在先注冊(cè)的引證商標(biāo)近似而駁回該注冊(cè)申請(qǐng)．如果申請(qǐng)人在法定期限內(nèi)沒有提出駁回復(fù)審申請(qǐng)或者復(fù)審申請(qǐng)理由不成立，那么該裁定對(duì)申請(qǐng)商標(biāo)與引證商標(biāo)相近似的認(rèn)定發(fā)生法律效力。如果申請(qǐng)人在使用該商標(biāo)，那么引證商標(biāo)權(quán)人可以依據(jù)該裁定主張申請(qǐng)人的使用行為構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)而要求申請(qǐng)人承擔(dān)侵權(quán)責(zé)任。

企業(yè)因?yàn)樯虡?biāo)注冊(cè)申請(qǐng)被駁回而不得不換標(biāo)的情況下，對(duì)企業(yè)已經(jīng)形成的知名度和良好的社會(huì)形象都是比較大的打擊，商譽(yù)的無形損失是相當(dāng)大的。

綜上所述，商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)一旦被駁回，對(duì)商標(biāo)申請(qǐng)人造成的損失是比較大的，因而商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)人在申請(qǐng)之前一定要慎重，盡可能的避免被駁回，而商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)的重要責(zé)任之一就是讓申請(qǐng)人認(rèn)清風(fēng)險(xiǎn)并幫助申請(qǐng)人最大限度的避免風(fēng)險(xiǎn)。1，拆分注冊(cè)

這個(gè)主要是針對(duì)組合商標(biāo)而言的?！渡虡?biāo)審查標(biāo)準(zhǔn)》對(duì)于商標(biāo)中的字母、文字、圖形部分的審查標(biāo)準(zhǔn)是不同的。組合商標(biāo)在審查中是分開審查的，圖形、文字先分開審查，然后載整體審查。圖形或者文字任何一部分有類似的在先權(quán)利，則基本上判定該商標(biāo)整體有類似的在先權(quán)利，從而判定駁回。文字部分的識(shí)別性與對(duì)應(yīng)性相對(duì)較強(qiáng)，申請(qǐng)人可以較為靈活的設(shè)計(jì)商標(biāo)文字部分來規(guī)避法律禁止性規(guī)定，除非出現(xiàn)查詢時(shí)處于“查詢盲期”的數(shù)據(jù)中有類似的文字。而圖形部分與英文字母部分確定性較差，審查過程中審查員自由裁量性較強(qiáng)。即使申請(qǐng)人設(shè)計(jì)商標(biāo)過程中刻意將其與在先申請(qǐng)相區(qū)別，但由于各人審美標(biāo)準(zhǔn)的不同，在審查過程中也有可能被認(rèn)定為近似商標(biāo)。所以建議在申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)時(shí)對(duì)組合商標(biāo)進(jìn)行拆分，圖形一份申請(qǐng)、文字一份申請(qǐng)，這樣增加了注冊(cè)成功的可能性，而避免因一部分有類似的在先權(quán)利而被整體駁回的情況。而拆分注冊(cè)還有一個(gè)好處就是各部分可以自由組合，增加了注冊(cè)商標(biāo)使用的靈活性。我國(guó)商標(biāo)法并未禁止在一件商品上使用多個(gè)注冊(cè)商標(biāo)。2，商標(biāo)一定要使用

這個(gè)主要針對(duì)很多商標(biāo)因缺乏顯著性而被駁回的情況。商標(biāo)的顯著性可以分為固有顯著性和取得顯著性。固有顯著性很好理解，就是商標(biāo)本身就具有的獨(dú)創(chuàng)性、區(qū)別性，是文字、圖形或者獨(dú)特的設(shè)計(jì)所產(chǎn)生的一種特性。而取得顯著性則是商標(biāo)本身不具有顯著性，而通過在市場(chǎng)交易中的使用獲得了第二含義，使得消費(fèi)者對(duì)該商標(biāo)的認(rèn)知度、區(qū)分度較高，而不會(huì)發(fā)生混淆和誤導(dǎo)。

不光是缺乏顯著性的商標(biāo)，商標(biāo)在申請(qǐng)注冊(cè)后一定要積極使用，商標(biāo)的意義是在商品交易中體現(xiàn)的。企業(yè)應(yīng)積極推廣，在該商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)指定保護(hù)的商品上使用，這是善意的積極的使用（搶注他人商標(biāo)的除外）。

但需要注意的是，如果該商標(biāo)與他人在先注冊(cè)申請(qǐng)明顯近似的話，那么申請(qǐng)人應(yīng)嚴(yán)格管理使用行為。商標(biāo)的近似性審查是審查員自由裁量的過程，存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。如果在駁回復(fù)審程序中商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)支持商標(biāo)局的駁回理由．那申請(qǐng)復(fù)審商標(biāo)與他人商標(biāo)近似這一判定即發(fā)生既判力。在這種情況下注冊(cè)過程中申請(qǐng)人使用商標(biāo)的行為可以被認(rèn)定為商標(biāo)侵權(quán)。所以建議在查詢時(shí)發(fā)現(xiàn)明顯近似的在先權(quán)利，最好換標(biāo)，不要勉強(qiáng)的申請(qǐng)注冊(cè)，由此造成的后果可能難以預(yù)料。

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