判斷現(xiàn)有技術給出啟示時需要考量的因素

判斷現(xiàn)有技術給出啟示時需要考量的因素編者按：在專利審查過程中，需要關注的并不僅僅是區(qū)別技術特征是否在對比文件中公開，而更需要關注該特征在對比文件的技術方案中起到了何種作用，帶來了何種技術效果，以及本領域技術人員據(jù)此可以獲得何種啟示。本文中，作者通過一件專利復審案件對這一問題進行了詳細解析。2014年1月27日，國家知識產(chǎn)權局專利復審委員會作出第154063號復審請求審查決定。該決定涉及申請?zhí)枮?01210161985.7、名稱為“鋁電解用惰性陽極材料或，惰性陰極涂層材料的制備工藝”的發(fā)明專利申請（下稱本申請）。申請日為2012年5月23日。國家知識產(chǎn)權局專利實質(zhì)審查部門以權利要求1-5不具備專利法第二十二條第三款規(guī)定的創(chuàng)造性為由，于2013年3月1日作出駁回決定。駁回決定所針對的權利要求1為：“1.一種鋁電解用惰性陽極材料或惰性陰極涂層材料的制備工藝，其特征在于：包括如下步驟：A） 將鋁放入反應器中，抽真空后通入惰性氣體，升溫至700?800°C，往反應器中加入干燥的氟硼酸鹽和氟鈦酸鹽混合物，快速攪拌，反應4?6小時，生成硼化鈦和冰晶石，分離得到硼化鈦；B） 將得到的硼化鈦與碳素材料熔融，搗固到碳素陰極表面，經(jīng)燒結后形成鋁電解用惰性陰極涂層材料；或?qū)⒌玫降呐鸹伵c碳素材料混合均勻后，高壓成型，經(jīng)高溫燒結后形成鋁電解用惰性陽極材料。”駁回決定的主要理由是：對比文件1（“硼化鈦陰極涂層在鋁電解槽上的試驗研究”，田強等，《世界有色金屬》，第3期，2008年03月）公開了一種鋁電解用硼化鈦陰極涂層，陰極涂層的原料包括硼化鈦粉末、樹脂等，首先將原料制成涂層糊料，然后將糊料涂抹到陰極內(nèi)襯表面，涂抹好涂層糊料的電解槽，在常溫下放置24小時之后，利用正常的焦粒焙燒啟動工藝進行焙燒碳化涂層。由此可見，該權利要求所要求保護的技術方案與對比文件1相比，區(qū)別在于：①對比文件1沒有公開硼化鈦的制備方法；②陰極涂層的形成方式略有不同。對于區(qū)別特征①，對比文件2（CN1552930A，公開日為2004年12月08日）公開了一種利用反應鹽法制備原位自生TiB/Al高阻尼復合材料的工藝，首先加入鋁錠全部熔化后用覆蓋劑覆蓋熔體，熔化溫度在680?750C之間，鋁熔體保溫后加入烘干的KTiF、KBF混合鹽并攪拌，反應結束后舀出混合鹽反應產(chǎn)物，加入Si及Cu、Mg、Mn其中的一種或幾種調(diào)整化學成分，靜置后澆入錠模，即獲得原位自生TiB/Al高阻尼復合材料。由此可見，對比文件2已經(jīng)給出了可以采用鋁、氟硼酸鹽和氟鈦酸鹽反應制備硼化鈦的技術啟示，另外，其它區(qū)別特征是本領域技術人員根據(jù)慣用手段很容易進行的選擇。因此，在對比文件1的基礎上結合對比文件2以及本領域的公知常識得出該權利要求所要求保護的技術方案是顯而易見的，權利要求1不具備創(chuàng)造性。2013年6月17日，復審請求人對上述駁回決定不服，向?qū)＠麖蛯徫瘑T會提出了復審請求，同時提交了權利要求書的修改替換頁，主要修改在于：相對于駁回文本而言，在權利要求1中限定了“按反應比例”，在權利要求2和3中限定了制備硼化鈦的反應式。其認為對比文件2并沒有給出將區(qū)別特征結合于對比文件1的啟示。經(jīng)審查，專利復審委員會作出第154063號復審請求審查決定，撤銷了駁回決定。案例評析專利法第二十二條第三款規(guī)定，創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術相比，該發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，該實用新型具有實質(zhì)性特點和進步。判斷創(chuàng)造性最常使用的三步法是：（1）確定最接近的現(xiàn)有技術；（2）確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實際解決的技術問題；（3）判斷要求保護的發(fā)明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。這三步環(huán)環(huán)相扣，少了某一個環(huán)節(jié)，很可能會影響后一環(huán)節(jié)的進行。并且，第三步由于夾雜了判斷者的主觀因素，容易在不同的判斷者之間產(chǎn)生差異，因此是否能把握好第三步的評判標準也顯得尤為重要。就本案而言，合議組經(jīng)過核實，駁回決定的對區(qū)別技術特征的認定無誤，但其沒有確定實際解決的技術問題。本申請說明書中記載，為了延長電解槽的使用壽命，降低對大氣的碳排放量，并且降低電解溫度，提高電解效率，需要制備廉價并可以大規(guī)模工業(yè)化生產(chǎn)的惰性陽極材料或者制備可用于碳素陰極表面涂覆的惰性陰極材料。硼化鈦對鋁液具有良好的潤濕性，且耐冰晶石的腐蝕，但現(xiàn)有硼化鈦生產(chǎn)存在反應條件苛刻，反應得率不高（低于90%），綜合制備成本高的缺陷。本申請旨在提供一種高產(chǎn)率的硼化鈦的制備方法，其具體技術手段就是以氟硼酸鹽和氟鈦酸鹽的混合物為原料制備硼化鈦。本申請說明書記載的實施例一和實施例二驗證了采用所述方法制備硼化鈦的反應產(chǎn)率均在97%以上。由此可見，利用下式所示的反應生產(chǎn)硼化鈦是本發(fā)明能夠提高產(chǎn)率的關鍵所在：KTiF+2KBF+10/3Al=TiB+10/3[6/5KF.AlF]（其中K可替換為Na）那么，既然對比文件2也明確公開了這一反應式，為什么合議組會做出撤銷駁回決定的復審決定呢？我們下面進一步使用三步法來梳理本案的評判思路。首先需要補上在駁回決定中漏掉的環(huán)節(jié)——確定發(fā)明實際解決的技術問題。從上文所述效果中不難看出，基于上述區(qū)別特征，權利要求1相對于對比文件1實際解決的技術問題是，提供一種高產(chǎn)率的硼化鈦制備方法。因此，判斷本申請的技術方案是否具備創(chuàng)造性的關鍵在于：判斷現(xiàn)有技術中是否存在以氟硼酸鹽和氟鈦酸鹽的混合物為原料制備硼化鈦來提高硼化鈦產(chǎn)率的技術啟示。合議組查明，對比文件2公開的利用KTiF、KBF混合鹽法反應制備原位自生TiB/Al高阻尼復合材料的工藝為：（1）首先加入鋁錠全部熔化后用覆蓋劑覆蓋熔體，'熔化溫度在680?750°C之間，（2）鋁熔體保溫后加入烘干的KTiF、KBF混合鹽并攪拌，（3）反應結束后舀出混合鹽反應產(chǎn)物，加入Si及Cu、Mg、Mn其中的一種或二種或三種調(diào)整化學成分，靜置后澆入錠模，即獲得原位自生TiB2/Al高阻尼復合材料。首先，就對比文件2中所公開的工藝而言，其說明書記載了其發(fā)明目的是改善現(xiàn)有技術中鋁合金材料低阻尼的缺陷，利用KTiF、KBF混合鹽反應制備原位自生TiB/Al高阻尼復合材料，可見，其中鋁是作為基礎材料，而TiB用于提高復合材料的阻尼，從對比文件2的實施例1-6可以看出，其KTiF、KBF混合鹽反應時間很短，均在10?30分鐘，與本申請的反應時間為4?6小時差異較大；其次，就硼化鈦的產(chǎn)率而言，對比文件2中始終未關注硼化鈦本身的產(chǎn)率，其最終目的是制備TiB/Al高阻尼復合材料；同時在最終的合金產(chǎn)物中，硼化鈦的含量都較低，如實施例2的合金中只有0.1%的硼化鈦。因此，對比文件2不僅沒有關注到硼化鈦的產(chǎn)率問題，本領域技術人員根據(jù)公知常識也無法判斷所述制備方法與其他現(xiàn)有的硼化鈦制備方法相比而言在產(chǎn)率方面有何種優(yōu)勢。當本領域技術人員面臨提供一種高產(chǎn)率的硼化鈦制備方法的技術問題時，不能從對比文件2中獲得利用KTiF、KBF混合鹽反應就能高產(chǎn)率的制備硼化鈦的技術啟示。此外，就對比文件2的技術方案而言，其硼化鈦只是復合材料中的一種輔助成分，其本身具有高熔點和高硬度，如果其含量過高，必然會帶來阻尼過高的負面影響，并使復合材料變得難以加工，因而本領域技術人員也不會有動機在對比文件2所公開的利用KTiF、KBF混合鹽法反應制備原位自生TiB/Al高阻尼復合材料的工藝的基礎上延長生成硼化鈦的反應時間以提高其反應產(chǎn)率。由此可見，本領域技術人員沒有動機將對比文件1和對比文件2的技術方案相結合，況且權利要求1使用氟硼酸鹽和氟鈦酸制備硼化鈦，取得了提高產(chǎn)率的有益技術效果，綜上，權利要求1的技術方案具備突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，符合專利法第二十二條第三款關于創(chuàng)造性的規(guī)定。對本案進行回顧總結，筆者認為，本案的意義在于：一是進一步明確了三步法每個環(huán)節(jié)之間不可脫節(jié)的緊密關系，作為中間環(huán)節(jié)，“確定發(fā)明實際解決的技術問題”這一步驟很重要，而該步驟主要是將本申請和對比文件進行效果上的比較，本案的駁回決定缺省了這一步驟，忽視了區(qū)別特征能夠提高產(chǎn)率這一效果，因此“對比文件2已經(jīng)給出了可以采用鋁、氟硼酸鹽和氟鈦酸鹽反應制備硼化鈦的技術啟示”這一結論就有失偏頗；二是明確了在創(chuàng)造性的評判過程中，“對比文件2”與“對比文件1”的使用是有差別的，請求保護的權利要求與對比文件1技術方案之間特征的對比屬于按照單獨對比原則進行的客觀對比，即，將該權利要求的技術特征與對比文件1同一個技術方案中的技術特征進行對比，無需摻雜過多的主觀考量；然而，在確定了區(qū)別特征之后，如果區(qū)別特征“客觀的公開”在對比文件2中，不能將其等同于對比文件2給出了使用該區(qū)別特征去解決實際解決技術問題的啟示，還需要借助“實際解