涉外定牌加工侵權判斷劉莉

一、背景及問題的產生簡稱。在全球化浪潮的時代背景下，越來越多的著名國際品牌在中國進行加工，中國現在已經成為全球的生產基地，名副其實的“世界工廠”。據統(tǒng)計，自年以來，以為主的加工貿易一直占據著中國對外貿易的“半壁江山”，成為貿易順差最重要的貢獻力量。

但是，在貼牌加工迅猛發(fā)展的同時，伴隨產生的大量知識產權侵權爭議也已成為一個不容忽視的現實問題，而最引起爭議的是在涉外貼牌生產過程中，定作方或加工方是否侵犯了在中國注冊的相同或近似商標權人的商標權。二、相關法院的態(tài)度美國耐克公司與浙江省嘉興市銀興制衣廠等侵犯商標權糾紛案（深圳中院、年）、佛山市泓信公司不服廣州海關行政處罰案——貼牌加工行為構成對商標權的侵犯。義烏市聚寶日化有限公司不服工商行政處罰案（義烏法院、年）——貼牌加工行為不構成侵權。北京高院《關于審理商標民事糾紛案件若干問題的解答》（年）要求承攬加工人應當對定作人是否享有商標進行審查，未盡到注意義務而侵權的，與定作人構成共同侵權。最高法院《關于當前經濟形勢下知識產權審判服務大局若干問題的意見》中要求妥善處理當前外貿貼牌加工中多發(fā)的商標侵權糾紛，對于構成商標侵權的情形，應當結合加工方是否盡到必要的審查注意義務，合理確定侵權責任的承擔。三、江蘇法院對該問題的思考（一）案例一拉科斯特襯衫股份有限公司江陰宏鑫制衣有限公司（年）

拉科斯特襯衫股份有限公司訴稱：其是“鱷魚”商標的注冊人。被告侵犯了原告的注冊商標專用權，故請求法院判令被告停止侵權、賠償經濟損失。江陰宏鑫制衣有限公司辯稱：、他人出具虛假的授權許可證明，委托其貼牌加工“鱷魚”牌恤衫；、上述服裝全部被海關和工商部門沒收，被告并未獲得利潤，也未對原告的市場份額及銷售產生影響。法院查明：、韓國公司向被告提供訂單項下的服裝面料樣品、工藝要求、產品的商標標識及內容虛假的商標使用許可授權書等，標注的商標為鱷魚圖形及“”文字，公司向被告出具不可撤銷跟單信用證。、年月，該批貨物在出口報關時被上海海關予以扣留，年月作出行政處罰決定，沒收上述侵權貨物，并處罰款元。年月，江陰工商局作出行政處罰，沒收庫存商品，并處罰款萬元。法院認為：、本案中，宏鑫公司是根據公司的訂單進行服裝生產，并根據訂單的要求在生產、出口的服裝上使用涉案注冊商標，該服裝出口至韓國，不在國內進行銷售，公司以信用證方式支付宏鑫公司相應的款項。根據上述交易特點，應當認定宏鑫公司生產、出口服裝的行為屬于國際貿易中的定牌加工行為。、國際貿易中的定牌加工人應當對定作人是否享有注冊商標專用權及相關權利進行審查，未盡到注意義務加工侵犯他人注冊商標專用權的商品的，應承擔相應的損害賠償責任。宏鑫公司對公司出具的商標使用許可授權書沒有進行必要的查詢和核實，應認定其未盡到充分注意的義務，主觀上具有過錯，其行為侵犯了拉科斯特公司的商標專用權，宏鑫公司據此應承擔相應的侵權責任。、關于賠償數額的計算考慮：（）宏鑫公司在本案中系根據國外定作方委托進行定牌加工。如果定牌加工的商品全部出口至國外，沒有在我國市場上銷售，則在我國市場上不會因該定牌加工行為造成相關公眾的混淆或誤認，也不會對商標權人的市場利益造成損害。（）由于宏鑫公司作為加工方，其所加工商品的品種、數量、質量、商標的使用等均是由定作方韓國公司指定的，涉案侵權商標雖是由宏鑫公司在實際加工過程中使用在商品上，但宏鑫公司的這種商標使用行為是其履行加工合同的行為和結果，因此，此類定牌加工商品的實際商標使用人是定作方，加工方只不過是具體實施者而已，且加工方獲取的也僅僅是加工費。商標的巨大市場利益是由定作方所享有的，故定作方應承擔主要民事賠償責任，而宏鑫公司作為加工方承擔的責任應相對較小。（）拉科斯特公司主張按照被查扣侵權商品的數量與其注冊商標商品的單位利潤計算其損失。但根據《最高人民法院關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第十五條的規(guī)定，商標權人因被侵權所受到的損失可以根據侵權商品銷售量與該注冊商標商品的單位利潤乘積進行計算。但該規(guī)定中“侵權商品銷售量”應當是指已實際銷售的侵權商品數量，不應包括尚未銷售的侵權商品。本案中宏鑫公司生產的侵權商品因分別被海關和工商部門沒收，并未實際銷售，故不應當適用上述司法解釋規(guī)定的計算方法。因此，本案中，應當依據涉案注冊商標的市場知名度；宏鑫公司的主觀過錯程度；侵權商品未進入最終市場及拉科斯特公司支付的查詢費等費用確定賠償損失數額。最終判決宏鑫公司停止侵權、賠償損失萬元。對涉外定牌加工定性及責任承擔的思考（一）、構成商標侵權；、承擔有限的賠償責任。對涉外定牌加工定性及責任承擔的思考（二）

（年）（二）江蘇高院審理指南認定涉外貼牌加工行為是否構成侵犯注冊商標專用權及民事責任的承擔應考慮的因素是：①應考慮境外生產商或銷售商是否享有注冊商標專用權或有授權許可。對于在境外享有注冊商標專用權或已取得授權許可的，一般應認定不構成商標侵權；而對于在境外無注冊商標專用權或未取得授權許可的，應認定構成侵權。②承攬人是否已盡到必要的審查或注意義務承攬人應當對定作人是否享有注冊商標專用權或已取得授權許可進行必要的審查。如果承攬人未進行審查，或未盡到必要的注意義務，除應承擔停止侵權責任外，還應當承擔損害賠償責任。③應當合理確定承攬人的損害賠償責任如果貼牌加工的產品僅銷往境外，則商標權人在國內的市場份額和競爭地位并未受到影響，則承攬人不應對境外銷售商的獲利額承擔連帶賠償責任，只應在其加工獲利額即加工費的范圍內對商標權人承擔賠償責任，并可適當支持商標權人提出的合理費用的主張。《江蘇省企業(yè)品牌建設和保護狀況

分析報告》對于加工企業(yè)進行了風險提示——審查義務（三）案例二

喻德新沭陽縣奮進制刷廠

（年）

原告喻德新訴稱：其是“”商標的注冊人，核定使用于刷子等商品。其認為，奮進制刷廠作為生產商、中遠進出口公司作為出口代理商，侵犯涉案注冊商標專用權，故請求法院依法判令被告停止侵權、賠償損失及合理開支等。被告答辯稱：、案外人厄瓜多爾.公司于年月日在厄瓜多爾注冊了“”商標生產油漆刷，奮進制刷廠在接受該公司定牌加工業(yè)務時，已經審查了該公司在厄瓜多爾的商標注冊情況，盡到合法的謹慎注意義務。、商標侵權必須有損害事實的存在或發(fā)生損害事實的可能性。本案中，奮進制刷廠受厄瓜多爾注冊商標權人的委托生產屬于涉外貼牌加工，所生產的“”油漆刷均出口到厄瓜多爾，從未在中國市場銷售，對國內商標權人的商品市場或商標價值未造成影響，也未造成其實際損失或不利益狀態(tài)。、商標法的商品應指進入流通領域的勞動產品，涉外定牌加工的環(huán)節(jié)未形成商標法意義上的商品，加工人按照委托人的要求將商標貼附于加工產品上，其性質屬于加工行為的一部分，不構成商標法上的商標使用。、從履行國際義務上看，對涉外定牌加工行為從寬掌握，以不構成侵權處理，并不違反國際條約規(guī)定的義務。、即使構成侵權，因不存在主觀上的過錯，且涉案商標未進入國內消費流通領域，未造成實際損失，也不應該承擔賠償責任。法院查明：.公司于年月日經批準注冊了“”商標使用商品為各類刷子。喻德新經核準注冊“”商標，核定使用商品為第類長柄柏油刷、刷制品、擦罐和容器用刷、動物用梳、電刷（機器部件除外），有效期自年月日至年月日。

年月日，.公司法定代理人出具《授權書》，載明該公司授權奮進制刷廠生產“”牌子的各種刷類產品，但所有生產的產品只能出口給.公司，不允許自己銷售或者銷售給第三者公司。后奮進制刷廠依代理出口協(xié)議委托中遠進出口公司代理標有“”商標標識的油漆刷出口報關。該案審理中的幾點思考二審法院的裁判思路：該案在二審審理之初，依據我院審理指南的審理思路，在庭審中重點審查兩被告是否對定作人享有商標權或已經取得授權許可進行審查。但同時對涉外定牌加工行為的定性進行了深入研究——考慮國家利益等各種因素的平衡、國家利益為前提——國情是決定取舍貼牌加工是否侵權的根本原因。協(xié)議第五十一條規(guī)定，“各成員應按下述規(guī)定制定有關程序，使權利持有人在有正當理由懷疑假冒商標或盜版貨物有可能被進口時，能夠向行政或司法主管當局提出書面申請，要求海關當局暫停放行這些貨物進入自由流通。只要符合本節(jié)的要求，各成員可允許針對涉及其他知識產權侵權行為的貨物提出這種申請。關于海關當局暫停放行從其境內出口的侵權貨物問題，各成員也可制定相應程序?！笨梢姡瑓f(xié)議要求各成員國必須承擔對進口貨物的知識產權保護措施，也就是說，協(xié)議只要求成員國海關對有知識產權問題的進口貨物進行扣留，并未要求其成員國在知識產權保護中對出口貨物采取與進口貨物相同的“禁令”措施。

協(xié)議的發(fā)起人之一美國，就并沒有在制定其本國《知識產權海關保護條例》時將對出口貨物的盤查、扣留包含進去。東南亞諸經濟體、韓國、印度在發(fā)展貼牌加工經濟的過程中也都沒有出現這種做法。而我國《知識產權海關保護條例》對此類與國內商標權保護無涉的定牌加工貨物實施海關監(jiān)管措施，可以說為對外貿易自由增加了不必要的自我限制，尤其對于我們這樣一個處于發(fā)展中的國家來說，承擔比美國等國家還要高的保護義務，顯然是對我國的經濟發(fā)展是不利的。我國是一個發(fā)展中國家，自主創(chuàng)新能力有限，由于勞動力價格低廉，在國際市場上生產和銷售同樣的產品，我們占有很大的優(yōu)勢和競爭力，制造業(yè)中幾乎所有的世界知名品牌都在我國成立合資或獨資企業(yè)，產品大部分用于出口，而服裝業(yè)貼牌加工幾乎是服裝出口的一種主要方式。這種情形下如果貼牌加工傾向于認定侵犯商標權的話，那么絕大多數加工產品的出口將會遭受滅頂之災，對國家經濟發(fā)展的影響也可想而知。、公共利益優(yōu)先——消費者混淆原則商標立法的目的在于實現商標專用權、競爭秩序和消費者利益三者的統(tǒng)一。商標法對消費者利益的保護就是保護一種在一般社會公眾利益基礎之上的更為廣泛的公共利益。因而以消費者的感覺為判斷基礎的“制止混淆及混淆的可能”，成為了商標權保護的條件。換言之，凡是消費者并不與其他商品發(fā)生混淆的商品標識，商標權人不能申請禁止使用。貼牌加工的商品全部銷往國外，國內消費者根本沒有接觸的機會，既無接觸機會，就不會產生混淆的可能。、兼顧商標權人的利益——適度保護原則維護公平競爭是核心，商標權的保護以符合公平競爭的要求為邊界，商標法所能夠給予商標權的保護，只能是通過打擊侵權行為和不正當競爭行為營造公平競爭的市場秩序。

貼牌加工商品未投放國內市場，加工企業(yè)未在法域內與商標權人形成市場競爭關系。如此，維護公平競爭也就無從談起。換言之，貼牌加工行為對國內商標權人其實并無負面影響，不會損及其國內市場地位。但是若判定加工企業(yè)侵犯了國內商標權，國內商標人能獲得“額外利益”；且勢必要求貼牌加工企業(yè)在簽訂合同前附加查找國內有無類似商標的義務，而這一義務顯然是苛求的。對涉外定牌加工定性及責任承擔的思考（三）對該問題的討論意見很多，但該案最終只選取了損害后果這一角度。即從民事侵權的一般構成要件來看，損害事實是侵權行為成立的必備要件之一。損害事實必須是一個確定的事實，而不是臆想或虛構的事實，也即損害事實包括已經真實發(fā)生的實際損害，也包括雖未實際發(fā)生，但將來必然產生的損害。商標侵權屬于民事侵權行為的一種，其構成要件也應當與民事侵權一樣，只有存在損害事實，才能認定商標侵權行為成立。雖然我國商標法第五十二條第（一）項中規(guī)定的商標侵權行為，沒有寫明必須存在損害事實，但該侵權行為給我國注冊商標權人造成損害是無庸置疑的。商標的基本功能是區(qū)分商品或服務來源的識別功能，商標權的核心在于避免消費者對商品或服務的來源產生混淆和誤認。因此，無論何種侵害商標權的行為，其本質特征都是對商標識別功能的破壞，從而造成在特定國家區(qū)域內的相關公眾對商品或服務的來源產生混淆和誤認。涉外定牌加工行為是否構成商標侵權，也應當從民事侵權行為成立的構成要件予以分析，判斷該行為有無對我國注冊商標權人造成損害。涉外定牌加工的受托方企業(yè)雖然在其生產的產品上標有與我國注冊商標專用權人相同或近似的商標，但該商品全部出口至委托方所在國，并未進入我國流通領域，國內市場的相關公眾無法接觸到該商品，也就不存在發(fā)生混淆和誤認的可能性，故不會破壞我國注冊商標的識別功能，從而損害我國注冊商標權人的利益。由于沒有損害事實的發(fā)生，該種行為不構成商標侵權。本案中，可以認定奮進制刷廠是基于在厄瓜多