企業(yè)專利申請戰(zhàn)略的運用探討解析

1、企業(yè)專利申請戰(zhàn)略的運用探討 摘要 企業(yè)專利申請是為實現(xiàn)企業(yè)的一定戰(zhàn)略目標(biāo)服務(wù)的，其本身也具有 相當(dāng)?shù)膽?zhàn)略色彩。企業(yè)專利申請戰(zhàn)略主要涉及到申請決策、申請時機(jī)、申請種 類、申請范圍、申請國別等內(nèi)容。在具體的申請實務(wù)中則存在相應(yīng)的策略。企 業(yè)運用好專利申請戰(zhàn)略有利于更好地實施專利戰(zhàn)略和開展市場經(jīng)營活動，提高 在國內(nèi)外市場的競爭力。 關(guān)鍵詞 企業(yè)；專利申請；戰(zhàn)略企業(yè)的一項技術(shù)創(chuàng)新成果或者說研究、開發(fā)成果誕生后該如何處理；如果 申請專利，應(yīng)在何時申請、申請什么專利、是僅在本國申請還是同時向外國申 請，甚至在具體的專利申請中應(yīng)講求什么策略等，都必須進(jìn)行認(rèn)真的考慮、調(diào) 查分析，其戰(zhàn)略性因素很強(qiáng)?？傮w上，企業(yè)

2、專利申請戰(zhàn)略都是為實現(xiàn)企業(yè)的一 定戰(zhàn)略目標(biāo)服務(wù)的，因而可以從不同的目的作為標(biāo)準(zhǔn)對企業(yè)專利申請戰(zhàn)略加以 分類，如以轉(zhuǎn)讓為目的的申請戰(zhàn)略、以自己使用從而獲得競爭優(yōu)勢為目的的申 請戰(zhàn)略、以對競爭對手采取專利對策的申請戰(zhàn)略，以及以迷惑競爭對手為目的 的申請戰(zhàn)略等。不過，無論企業(yè)專利申請戰(zhàn)略出于何種目的，申請決策、申請 時機(jī)、申請種類、申請范圍、申請國別等卻是專利申請戰(zhàn)略需要解決的基本問 題。本文對這些問題進(jìn)行研究。一、是否申請專利的決策企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新成果產(chǎn)生后，處理的途徑有申請專利、作為技術(shù)秘密保密與 公開成果三種形式。一般地講，公開成果只是在特定的情況下作為一種戰(zhàn)略手 段才采用。通常面臨的是申請專利與

3、作為技術(shù)秘密保密的決策。應(yīng)當(dāng)說，在大 多數(shù)情況下是采用前者。但即使是申請專利也同樣存在技術(shù)秘密保密的問題， 因為作為一種戰(zhàn)略，企業(yè)通常只是將發(fā)明創(chuàng)造的基本內(nèi)容公開在說明書中 其程度是只要不至于影響專利法上的“充分公開”要求即可，而將發(fā)明創(chuàng)造的 關(guān)鍵部分作為技術(shù)秘密保密。從理論上講，申請專利與作為技術(shù)秘密保密都有 各自的優(yōu)點和不足，對于一個具體的創(chuàng)新成果來說，究竟是申請專利還是作為 企業(yè)技術(shù)秘密保護(hù)，要考慮到多種因素。下面就對上述三種方式的適用情況分 別討論。（ 一 ） 申請專利申請專利是企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新獲得專利權(quán)的唯一途徑，也是企業(yè)實施專利戰(zhàn)略 的基礎(chǔ)性工作。很難想象，一個企業(yè)的專利特別是基本專利

4、擁有量極少，但其 專利戰(zhàn)略的運用會很成功。專利申請量的多寡與一個企業(yè)的經(jīng)濟(jì)實力有內(nèi)在聯(lián) 系，世界上財力雄厚的大企業(yè)大都是專利申請量和專利權(quán)擁有量的大戶。通過 專利申請獲得專利權(quán)后，企業(yè)就可以利用專利權(quán)的高度獨占性，開拓、控制和 占領(lǐng)市場，最終贏得市場競爭優(yōu)勢。專利保護(hù)也是一種嚴(yán)格的法律保護(hù)。企業(yè) 獲得專利后，可以有效地防止他人擅自實施?？梢哉f，一個企業(yè)專利戰(zhàn)略的成 功與失敗，與其專利申請工作做得如何有很大關(guān)系。因此，原則上講企業(yè)對其 創(chuàng)新成果只要具備專利性，就應(yīng)當(dāng)考慮申請專利，從而獲得專利法的保護(hù)。但是，申請專利并非在任何情況下都是合適的。撇開有些技術(shù)創(chuàng)新成果不 在專利保護(hù)范圍之內(nèi)從而無法通過

5、申請專利獲得專利保護(hù)不說，申請專利本身 也存在一些問題。例如，申請專利要繳納費用，獲得專利權(quán)后每年仍要繳納專 利年費，這對企業(yè)來說是一筆固定的開銷；發(fā)明專利申請審批周期較長，如果 發(fā)明的經(jīng)濟(jì)壽命不長，即使獲得專利權(quán)，經(jīng)濟(jì)利用價值也不大；申請專利成功 后所獲得的專利還受時間性、地域性限制。再有專利的申請意味著技術(shù)方案的 公開，這樣容易導(dǎo)致競爭對手圍繞該技術(shù)開發(fā)出更先進(jìn)的技術(shù)去申請專利，反 過來對自己的專利形成包圍圈，從而使自己的專利喪失活力，甚至面臨被淘汰 的危險。特別是如果專利申請文件公布后最終未獲得專利權(quán)，所受到的損失會 更大。因此。企業(yè)是否申請專利需要結(jié)合自己的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略，從技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、

6、 法律、市場等方面綜合權(quán)衡后決策。一般地說，如果某項創(chuàng)新成果具有專利 性，構(gòu)成專利主題時，在下列情況下具有申請專利的必要性：1從競爭戰(zhàn)略角度考慮應(yīng)申請專利的情形這類情形主要有：(1) 技術(shù)比較復(fù)雜、競爭對手難以繞過去的比較重要的技術(shù)創(chuàng)新成果，如企 業(yè)的基本發(fā)明。(2) 通過申請專利能有效地控制競爭對手的技術(shù)創(chuàng)新成果，如日本企業(yè)向我 國大量申請稀土制品技術(shù)專利就是從遏制我國企業(yè)競爭的角度考慮的。(3) 通過專利申請和確權(quán)能有效地防止競爭對手控制自己。例如，為了防止 競爭對手對自己研究、開發(fā)的技術(shù)成果申請專利，企業(yè)對自己打算不實施的發(fā) 明創(chuàng)造申請專利。這是企業(yè)設(shè)置障礙保護(hù)自己的做法，可以預(yù)防競爭對

7、手利用 專利權(quán)攻擊自己。上述從競爭戰(zhàn)略的角度考慮應(yīng)申請專利的情形，也體現(xiàn)了企業(yè)專利申請的 “壟斷性原則”盡管從目前來看申請專利在經(jīng)濟(jì)上不能帶來直接的利益， 如難以實現(xiàn)工業(yè)化，但從企業(yè)的長遠(yuǎn)利益考慮需要掌握未來技術(shù)市場的控制 權(quán)，故仍有必要申請專利。從國際上看，越來越多的企業(yè)為了保持未來的競爭 優(yōu)勢，不斷加強(qiáng)了專利申請活動。大量的專利在保護(hù)期限內(nèi)沒有被實施有多方 面原因，而為了獲得對技術(shù)的長期控制權(quán)、獲得未來的競爭優(yōu)勢，應(yīng)當(dāng)說也是 相當(dāng)一部分專利在保護(hù)期限內(nèi)沒有得到實施的原因之一。對于上述為了實現(xiàn)競爭戰(zhàn)略目的而申請專利的情形，國外學(xué)者也有認(rèn)同。 如美國學(xué)者 Stephen C.Glazier 認(rèn)

8、為：在很多情況下，申請專利是為了達(dá)到一 定的商業(yè)目的使競爭對手無法進(jìn)入某產(chǎn)品或業(yè)務(wù)的市場。許多專利的產(chǎn)生 并不是需要有某種技術(shù)，也不是因為有了了不起的新技術(shù)，而是因為要保護(hù)某 產(chǎn)品。當(dāng)計劃將某新產(chǎn)品或新業(yè)務(wù)供應(yīng)給市場時，供應(yīng)者總是試圖禁止競爭的 發(fā)生。為此，供應(yīng)者采取某種策略打擊將來可能出現(xiàn)的競爭對手。在可能的情 況下，這種策略將包括知識產(chǎn)權(quán)策略，而知識產(chǎn)權(quán)策略又將包括專利策略。然 后，申請并獲得專利，以保護(hù)已投入市場的產(chǎn)品或業(yè)務(wù)。還值得特別警惕的是，近幾年來，國外跨國公司在我國的專利申請?zhí)貏e是 發(fā)明專利申請有不斷上升趨勢，而且在很多關(guān)鍵領(lǐng)域占據(jù)了主導(dǎo)地位。從其申 請已經(jīng)獲得專利的發(fā)明看，其權(quán)

9、利要求和技術(shù)說明往往很寬泛，能最終付諸實 施的實際上只是一部分。其在我國申請專利的目的，很多是出于“圈地”考 慮，也就是為了排擠我國競爭對手，確立自己的技術(shù)在中國市場的壟斷地位。 國外企業(yè)這種專利申請的競爭戰(zhàn)略值得我國企業(yè)借鑒和警惕。(4) 為迷惑競爭對手而制造假象申請專利。例如，在特定情況下，企業(yè)為了 避免使自己的技術(shù)開發(fā)戰(zhàn)略被競爭對手獲悉，在將認(rèn)為符合專利條件的項目申 請專利的同時，也有意將認(rèn)為不具備專利條件的項目申請專利，旨在迷惑競爭 對手，給其產(chǎn)生錯誤信息。再如，倘若企業(yè)的技術(shù)創(chuàng)新成果是對競爭對手的主要優(yōu)勢，那么有必要通 過申請專利維持這一優(yōu)勢。2從技術(shù)開發(fā)難度的角度考慮應(yīng)申請專利的情

10、形這類情形主要有：(1) 競爭對手容易通過反向工程獲得該發(fā)明創(chuàng)造成果技術(shù)要點的；(2) 屬于那些市場潛力較大但創(chuàng)造性較低的發(fā)明創(chuàng)造成果。這類成果由于創(chuàng) 造性較低，能比較容易地由他人開發(fā)出來，應(yīng)及時申請專利，否則容易坐失商 業(yè)機(jī)遇。3從法律保護(hù)與利用角度考慮應(yīng)申請專利的情況企業(yè)申請專利的目的不在于自己利用，而主要是實施專利有償轉(zhuǎn)讓戰(zhàn)略 時，有必要申請專利。另外，考慮專利產(chǎn)品容易被他人仿制，也有必要申請專 利。像藥品一類的產(chǎn)品研究、開發(fā)時間長，耗資巨大，從法律保護(hù)角度看顯然 也應(yīng)申請專利。西方一些藥品制造商在選擇生產(chǎn)藥品的方案時，不僅僅考慮藥 品的臨床效果，而且要考慮哪種方案能夠獲得最有力的專利保

11、護(hù)。4從市場的角度考慮應(yīng)申請專利的情形專利權(quán)的獲得與維持需要承擔(dān)一系列費用，如申請費、審查費、專利年費 等。如果一項專利申請獲得專利權(quán)后沒有多大市場需求，不能為企業(yè)創(chuàng)造一定 的經(jīng)濟(jì)效益與社會效益，那么這項專利申請在經(jīng)濟(jì)上就是不合算的，在一般情 況下不值得申請。對那些市場應(yīng)用前景好、經(jīng)濟(jì)價值大的創(chuàng)新成果，一般應(yīng)申 請專利。企業(yè)在專利申請前對該技術(shù)實施的市場前景、潛在消費者、國內(nèi)外市 場動態(tài)等做出比較全面的了解，有助于正確決策是否申請專利。市場因素還涉 及到企業(yè)對新開發(fā)的產(chǎn)品搶先占領(lǐng)市場的問題，因為一旦市場被競爭對手搶了 先機(jī)，將給企業(yè)造成極大的被動，而搶占市場先機(jī)的重要手段是將新技術(shù)“披 上專利

12、的鎧甲”。市場因素在決定是否申請專利方面的重要性，已經(jīng)為國內(nèi)外一些企業(yè)充分 認(rèn)識。這里不妨以美國電話電報公司和日本日立公司的觀點為例略加介紹：美國電話電報公司知識產(chǎn)權(quán)部主張，公司各項發(fā)明是否申請專利，除了考 慮發(fā)明的技術(shù)水平和先進(jìn)性外，市場也是重要的考慮因素。因為企業(yè)組織技術(shù) 開發(fā)和發(fā)明創(chuàng)造的目的就是為公司取得經(jīng)濟(jì)效益，為公司占領(lǐng)市場作出貢獻(xiàn)。 在該公司提出的衡量某一發(fā)明是否申請專利的因素中，市場因素就是重要因素 之一，如該發(fā)明的市場潛力、市場對該發(fā)明的要求、該發(fā)明能占領(lǐng)市場的范圍 和程度等。該公司對每一項發(fā)明都要進(jìn)行市場潛力的評價。通過全面考慮發(fā)明 的市場需求、市場競爭力，公司為保障申請專利

13、的發(fā)明具有較好的經(jīng)濟(jì)效益奠 定了基礎(chǔ)。日本日立公司制定的專利申請政策的焦點即是開發(fā)領(lǐng)先市場的產(chǎn)品。公司 重視在產(chǎn)品開發(fā)中讓專利權(quán)占有一席之地，這樣做除了避免侵權(quán)糾紛的目的 外，主要是為了提供公司創(chuàng)造領(lǐng)先市場的產(chǎn)品的能力。日立知識產(chǎn)權(quán)研究室主 任小川克男有關(guān)申請專利以占領(lǐng)和獲得市場的觀點反映了日立公司重視從市場 角度考慮申請專利的立場。小川克男認(rèn)為，市場變化極快，因此只有領(lǐng)先市場 的產(chǎn)品才能創(chuàng)造更大的利潤。他還指出，我們被告知在早期挑選一些將來可能 帶來巨大利益的技術(shù)，并且在全球范圍內(nèi)為這些技術(shù)申請專利權(quán)，而且還要建 立廣泛的戰(zhàn)略性專利權(quán)網(wǎng)絡(luò)。他以日立自動氣流傳感器專利為例說明技術(shù)不一 定很復(fù)雜

14、的產(chǎn)品也能成為市場領(lǐng)先的產(chǎn)品，關(guān)鍵是以專利權(quán)加以護(hù)衛(wèi)。另外，在有的情況下，當(dāng)市場前景不很明朗時，也有必要申請專利，這是 因為，今天沒有市場不等于明天沒有市場。在有些情況下需要做出必要的市場 儲備。例如，有的企業(yè)申請專利的目的是為了進(jìn)行“技術(shù)儲備”，而不是盡快 開發(fā)專利產(chǎn)品投入市場。當(dāng)?shù)谝淮鷮＠a(chǎn)品發(fā)揮作用后再推出第二代產(chǎn)品，旨 在延長第一代產(chǎn)品的壽命。也就是說，在側(cè)重于“技術(shù)儲備”策略時，潛在的 市場而不是現(xiàn)實的市場才是企業(yè)申請專利著重考慮的。但是，如果企業(yè)因?qū)?在的巨大市場沒有準(zhǔn)確的預(yù)見而沒有申請專利，有時就會造成戰(zhàn)略性損失。美 國施樂公司在 1979 年未對圖形用戶界面技術(shù)及時申請專利，

15、就是一個典型例 證。施樂公司的這項技術(shù)后來構(gòu)成了蘋果 Macintosh 和蘋果 windows 個人電腦 操作系統(tǒng)的基礎(chǔ)，但當(dāng)時公司管理層根本沒有料到 PC具有現(xiàn)在這樣巨大的市場 機(jī)會。以上幾點實際上是關(guān)于企業(yè)專利申請在什么情況下具有必要性的問題。除 此之外，還應(yīng)當(dāng)考慮擬申請專利在法律上的可行性。并不是所有的專利申請都 能夠獲得專利權(quán)，申請專利的發(fā)明創(chuàng)造需要符合法律規(guī)定的條件。為此，在必 要性基礎(chǔ)之上還需要論證專利申請的可行性，其中最重要的是確定申請專利的 發(fā)明創(chuàng)造是否在專利法的保護(hù)范圍之內(nèi)，以及是否符合我國專利法規(guī)定的 授權(quán)條件。當(dāng)然，這些工作可以由企業(yè)的專利代理人完成。在上述必要性和可行

16、性論證的基礎(chǔ)之上，企業(yè)一旦對其技術(shù)創(chuàng)新成果作出 了申請專利的決策，下一步就是組織好專利申請工作了。專利申請本身也具有 一些策略性因素。例如，向國外申請專利應(yīng)在外國優(yōu)先權(quán)期間進(jìn)行。對于在本 國暫不保護(hù)而外國保護(hù)的技術(shù)創(chuàng)新成果，可以先在本國申請專利以取得申請 日、申請?zhí)柡笤傧驀馍暾?，以借助外國?yōu)先權(quán)獲得多國專利保護(hù)。我國 1992 年修改專利法之前有些國內(nèi)的藥品、食品企業(yè)就是采取這種策略到外國申 請專利的。( 二 ) 作為技術(shù)秘密保護(hù)技術(shù)秘密屬于秘密的一種。企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新成果作為技術(shù)秘密保護(hù)，有一些 優(yōu)點。例如，企業(yè)不需要辦理任何申請手續(xù)，也不需要支付任何費用。特別是 競爭對手無法利用，只要企業(yè)采

17、取的保密措施得當(dāng)，可以長期獲得對該技術(shù)的 獨占性利用，從而獲得可觀的經(jīng)濟(jì)效益，而不像專利保護(hù)有一定的時間限制。 因此，在有些情況下，只要企業(yè)能夠采取適當(dāng)?shù)谋Ｃ艽胧┦辜夹g(shù)創(chuàng)新成果不被 泄露，就可以考慮采用技術(shù)秘密的方式加以保護(hù)。這些情況主要有：1明顯不能適用專利保護(hù)的企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新成果這類成果主要有：(1) 技術(shù)創(chuàng)新成果不屬于專利法保護(hù)的主題；(2) 技術(shù)創(chuàng)新成果不具備專利性，盡管其商業(yè)價值可能較大2雖然可以獲得專利保護(hù)，但專利保護(hù)風(fēng)險大，從技術(shù)、市場或經(jīng)濟(jì)方面 分析，申請專利可能對競爭對手有利，或?qū)ψ约翰o多大益處這類情況主要有：(1) 競爭對手能夠在研究專利說明書后輕易繞過的技術(shù)創(chuàng)新成果；(2) 技術(shù)創(chuàng)新成果商業(yè)應(yīng)用價值不大，申請專利會公開發(fā)明創(chuàng)造內(nèi)容，而對 自己并無經(jīng)濟(jì)利益方面的好處；(3) 技術(shù)創(chuàng)新成果經(jīng)濟(jì)壽命周期短，申請發(fā)明專利有可能出現(xiàn)等到授權(quán)時該 技術(shù)成果已有更先進(jìn)的替代技術(shù)出現(xiàn)的情況。3通過保密該技術(shù)，可以明顯得到長期的、無國界的獨占市場，而該技術(shù) 很難被他人通過反向工程或其