海外專利風險及防控措施分析

1、海外專利風險及防控措施分析摘 要：在海外市場逐步拓展的同時，海外專利侵權(quán) 風險逐步凸顯，一旦發(fā)送侵權(quán)訴訟案件，企業(yè)會花費高額的 資金成本和時間成本，從而對企業(yè)帶來很大經(jīng)濟損失，并會 影響企業(yè)在海外市場的形象，擠壓市場占有率，因此要采取 措施避免海外專利風險的發(fā)生，從而海外專利風險防控體系 的建立顯得尤為重要。本文對海外專利面臨的風險進行分 析，并提出風險防控要點和應對建議。關(guān)鍵詞：海外專利；風險防控；國際市場；規(guī)劃布局DOI ： 10.16640/ki.37-1222/t.2017.02.2321海外市場發(fā)展機遇分析 伴隨走出去戰(zhàn)略的逐步實施，中國企業(yè)基于自身產(chǎn)品服 務國際市場的能力迅速提升，

2、海外市場的影響力進一步擴 大。以電力裝備為例，歐美發(fā)達國家電網(wǎng)設(shè)備日趨老化，亟 需更新改造，此外，發(fā)展中國家大多進入工業(yè)化和城鎮(zhèn)化的 快速發(fā)展階段，亟需發(fā)展電力基礎(chǔ)設(shè)施，裝備制造企業(yè)在國 際市場面臨廣闊前景。2海外市場專利風險分析 在海外市場逐步拓展的同時，海外專利侵權(quán)風險漸漸凸 顯，一旦發(fā)送侵權(quán)訴訟案件，企業(yè)會花費高額的資金成本和 時間成本。目前我國企業(yè)遇到的海外的專利風險一般以下幾 種，一種是展會上的臨時禁令，二是海關(guān)的扣押，三是直接 的專利侵權(quán)訴訟，四是美國的“ 337”調(diào)查。2.1展會 國內(nèi)企業(yè)到海外參展是我國企業(yè)走向世界的重要步驟 之一，其中同樣存在專利風險，特別在歐美地區(qū)參展，風險

3、 會更大。參加展會屬于許諾銷售，即侵權(quán)行為的一種，專利 權(quán)人可以通過向當?shù)胤ㄔ荷暾埢蛘咄ㄟ^大會組織者對涉嫌 侵權(quán)的產(chǎn)品進行扣押、沒收等。因此，在企業(yè)涉嫌侵犯他人 知識產(chǎn)權(quán)的情況下，管理機構(gòu)一般不會給參展方解釋的時 間，而是直接撤展，此外后續(xù)要面臨當?shù)胤彪s的訴訟程序， 這不僅給參展方帶來直接經(jīng)濟損失，也會對參展方的聲譽帶 來不利的影響。2.2海關(guān)扣押 知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人（包括專利、商標、版權(quán)的權(quán)利人等） 發(fā)現(xiàn)侵權(quán)貨物即將進出口的，可以向貨物進出境地海關(guān)提出 扣留侵權(quán)嫌疑貨物的申請。被扣留的侵權(quán)嫌疑貨物，經(jīng)海關(guān) 調(diào)查后認定侵犯知識產(chǎn)權(quán)的，由海關(guān)予以沒收。2015 年，僅深圳海關(guān)扣留的侵權(quán)貨物就達到 1

4、200 多萬件，案值超過 5400 萬元。中國產(chǎn)品對外出口因涉嫌侵犯知識產(chǎn)權(quán)被當?shù)睾ｊP(guān)扣 押的事件也是屢有發(fā)生。2.3專利訴訟展會產(chǎn)品被扣押后或產(chǎn)品被海關(guān)查扣，接踵而來就會面 臨專利訴訟。另外，產(chǎn)品銷售到國外后也可能會直接啟動專 利侵權(quán)訴訟。由于我們?nèi)狈Ξ數(shù)胤蓷l文熟知的律師，所 以只能聘請訴訟地當國的律師并參加當?shù)氐脑V訟，其成本可 想而知。2.4“ 337”調(diào)查“337 調(diào)查”是指美國國際貿(mào)易委員會根據(jù)美國 1930 年關(guān)稅法第 337 節(jié)（簡稱“ 337 條款”）及相關(guān)修正案進行 的調(diào)查，禁止的是一切不公平競爭行為或向美國出口產(chǎn)品中 的任何不公平貿(mào)易行為。 “337 調(diào)查”涉案產(chǎn)品涉及的

5、行業(yè)比 較集中，主要有電子工業(yè)、化學工業(yè)、輕工業(yè)、機械工業(yè)、 汽車工業(yè)、皮革工業(yè)。 60%以上的案件針對機電產(chǎn)品。3海外專利風險防控要點 因此，為了防止出口技術(shù)落入國外企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)的保 護范圍被競爭對手起訴，避免影響企業(yè)在海外市場的形象， 擠壓市場占有率，公司應當加強海外專利風險預警，做好知 識產(chǎn)權(quán)風險防控。第一，企業(yè)在產(chǎn)品出口時提高專利保護意識，做好當?shù)?知識產(chǎn)權(quán)保護情況分析，了解知識產(chǎn)權(quán)保護主題和訴訟發(fā)生 情況等， 避免侵犯他人的有效專利權(quán)， 規(guī)避侵權(quán)訴訟的發(fā)生。第二，在向某個國家出口或到某個國家參展時，聯(lián)合專 利機構(gòu)有針對性地對該國家相關(guān)產(chǎn)品的專利情況進行檢索， 了解國外同行的專利申報

6、及保護情況，一方面可以避免侵 權(quán)，另一方面可以了解國外先進企業(yè)的發(fā)展動向，為企業(yè)確 定發(fā)展方向提供參考。第三，做好海外專利申請，公司應當就相關(guān)技術(shù)在相關(guān) 國家申請專利，做好核心技術(shù)的專利保護及防控。此外，海外市場技術(shù)要求普遍具有差異化的特征，公司 為滿足不同市場需求需要進行自主研究和設(shè)計，從保護自身 技術(shù)層面考慮，也需要做好海外專利保護。4海外專利風險防控措施 第一、要加強國際化專利人才隊伍建設(shè)。針對國際業(yè)務 發(fā)展需求，科學制訂海外專利人才建設(shè)規(guī)劃，培養(yǎng)高素質(zhì)、 復合型、國際化海外專利業(yè)務骨干。第二、 通過對各種專利信息、 情報的分析， 對專利侵權(quán)、 專利無效糾紛等專利風險進行警示。企業(yè)內(nèi)部建

7、立預警職 能、相關(guān)危機評價指標和處理方案，開展數(shù)據(jù)檢索和篩選、 數(shù)據(jù)統(tǒng)計分析、侵權(quán)可能分析、風險規(guī)避及應對策略分析， 使專利預警工作常態(tài)化。第三、加強與海外市場部溝通交流，了解目前公司產(chǎn)品 的市場分布情況。對于專利保護相對規(guī)范的國家，與專利代 理機構(gòu)合作開展專利策劃，有針對性的開展專利布局，從而 在產(chǎn)品出口時避免侵犯其他企業(yè)的專利權(quán)。第四、加強公司海外專利戰(zhàn)略管理，做好規(guī)劃布局，提 高海外專利申請的針對性和計劃性。在充分分析科研能力現(xiàn)狀、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)組成及海外市場分布的基礎(chǔ)上，圍繞海外市場 開拓、海外項目工程、占領(lǐng)技術(shù)至高點等方面開展海外專利 規(guī)劃編制，有針對性的確定目標國、申請時間和申報途徑，

8、指導海外專利申報。第五、積極參與中國政府或行業(yè)組織在目標市場國建立 的海外專利風險援助組織或機構(gòu)，在海外專利風險度分析、 當?shù)刂R產(chǎn)權(quán)法律環(huán)境以及應訴方面獲得支持與幫助。海外市場不同于國內(nèi)市場，海外知識產(chǎn)權(quán)風險隨時可能 發(fā)生。海外專利關(guān)系著企業(yè)“走出去”戰(zhàn)略的實施，應將海 外專利保護置于海外市場拓展之前，需要投入更多的人力、 財力做好海外專利申請及布局。此外，還可以將海外專利作 為海外市場的敲門磚，利用海外專利保護強化工作軟實力和 影響力，借此在其他相關(guān)領(lǐng)域打開海外市場。參考文獻：1黃清華 .關(guān)于深圳建立海外專利風險預警機制的設(shè)想J. 中國發(fā)明與專利， 2013：26-271.2姚碩，陸婧楠 .企業(yè)海外專利布局策略與管理運營研究J. 科教導刊， 2016：143-144.3阮