專利實質審查中對修改后《專利法》中重復授權規(guī)定的思考

1、專利實質審查中對修改后專利法中重復授權規(guī)定的思考    2011-12-20 10:40:46      作者：謝 威   代寫論文    摘要:文章根據(jù)修改后的專利法、專利法實施細則、審查指南的規(guī)定,探討了在實質審查中對同一申請人不同日(指申請日,有優(yōu)先權的指優(yōu)先權日)就同樣的發(fā)明創(chuàng)造分別提出專利申請的各種情況的處理辦法,從而得出修改后的專利法強化了禁止重復授權原則法律地位的結論。關鍵詞:專利法;實質審查;重復授權第三次修改

2、后的專利法已于2009年10月1日起正式實施,在這次修改中,對第九條增加了“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權。但是,同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利,先獲得的實用新型專利權尚未終止,且申請人聲明放棄該實用新型專利權的,可以授予發(fā)明專利權”的規(guī)定,明確地將在原專利法實施細則中規(guī)定的禁止重復授權原則寫入了專利法,還以“但書”的形式增加了“同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利,先獲得的實用新型專利權尚未終止,且申請人聲明放棄該實用新型專利權的,可以授予發(fā)明專利權”的限制規(guī)定。并相應地在2010年2月1日起施行的第二次修訂的專利法實施細則中增加第

3、四十一條的規(guī)定“兩個以上的申請人同日(指申請日;有優(yōu)先權的,指優(yōu)先權日)分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的,應當在收到國務院專利行政部門的通知后自行協(xié)商確定申請人?！蓖簧暾埲嗽谕?指申請日)對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利的,應當在申請時分別說明對同樣的發(fā)明創(chuàng)造已申請了另一專利;未作說明的,依照專利法第九條第一款關于同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權的規(guī)定處理。國務院專利行政部門公告授予實用新型專利權,應當公告申請人已依照本條第二款的規(guī)定同時申請了發(fā)明專利的說明。發(fā)明專利申請經審查沒有發(fā)現(xiàn)駁回理由,國務院專利行政部門應當通知申請人在規(guī)定期限內聲明放棄實用新型專利權。申請人聲明放棄

4、的,國務院專利行政部門應當作出授予發(fā)明專利權的決定,并在公告授予發(fā)明專利權時一并公告申請人放棄實用新型專利權聲明。申請人不同意放棄的,國務院專利行政部門應當駁回該發(fā)明專利申請;申請人期滿未答復的,視為撤回該發(fā)明專利申請。實用新型專利權自公告授予發(fā)明專利權之日起終止。在2010年2月1日起施行的審查指南的第二部分第三章第6節(jié)規(guī)定了對同樣的發(fā)明創(chuàng)造的判斷原則和處理方式,以及在審查指南第四部分第七章規(guī)定了在無效宣告程序中對于同樣的發(fā)明創(chuàng)造的處理。在上述法、細則、指南的規(guī)定中均沒有對同一申請人不同日(指申請日,有優(yōu)先權的指優(yōu)先權日)就同樣的發(fā)明創(chuàng)造分別提出專利申請的情況作出限制規(guī)定,那么專利實質審查中

5、對于這種情況應當怎樣處理呢?一、同一申請人不同日分別提出一件實用新型專利申請甲和一件發(fā)明專利申請乙(一)甲前乙后1.在對乙進行實質審查時檢索到了甲已授權,則根據(jù)修改后的法和指南,甲或是構成乙的現(xiàn)有技術,或是構成乙的抵觸申請,按照專利法第二十二條的規(guī)定處理。此種情形下對申請人不利的方面就是繳納了發(fā)明和實用新型的專利審查費用,只獲得了一份保護期較短的實用新型專利權。2.在對乙進行實質審查時甲尚未授權,乙也不需要修改,則對乙授權,因為實用新型只進行初步審查,不進行檢索,審查員也不知道同一申請人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請了專利,故甲也被授權,則此時甲的授權不符合專利法第九條第一款的規(guī)定。而乙的授權不符合專利

6、法第二十二條的規(guī)定。3.在對乙進行實質審查時甲尚未授權,乙需要修改,乙修改后對乙授權,乙的授權在甲的初審之前,因為實用新型只進行初步審查,不進行檢索,審查員也不知道同一申請人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請了專利,故甲也被授權。如果對乙進行的修改不涉及保護范圍的實質改變,則此時甲的授權不符合專利法第九條第一款的規(guī)定。而乙的授權不符合專利法第二十二條的規(guī)定。如果對乙進行的修改涉及保護范圍的實質改變,乙與甲不再是同樣的發(fā)明創(chuàng)造,則此時甲的專利權不穩(wěn)定,而乙的授權不符合專利法第二十二條的規(guī)定。為了避免以上幾種情況的發(fā)生,國務院專利行政部門應做好不同類型專利申請審查的期限控制。(二)乙前甲后1.在對乙進行實質審查

7、時檢索到了甲已授權,則根據(jù)專利法第九條第一款的規(guī)定,應通知申請人進行修改。期滿不答復的,乙被視為撤回。經申請人陳述意見或者進行修改后仍不符合專利法第九條第一款的規(guī)定的,對乙駁回。此種情形對申請人來說存在不利的一方面就是有可能獲得的保護期限更長的發(fā)明專利的保護范圍會比較窄,而且還需要繳費維持兩份專利有效。2.在對乙進行實質審查時甲尚未授權,乙也不需要修改,則對乙授權,因為實用新型只進行初步審查,不進行檢索,審查員也不知道同一申請人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請了專利,故甲也被授權,則此時甲的授權不符合專利法第二十二條的規(guī)定,以及專利法第九條第一款的規(guī)定。此種情形對申請人不利的一方面就是繳納了兩份申請的審查

8、費用,實際獲得了一份申請的權利。3.在對乙進行實質審查時甲尚未授權,乙需要修改,乙修改后對乙授權,乙的授權在甲的初審之前,因為實用新型只進行初步審查,不進行檢索,審查員也不知道同一申請人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請了專利,故甲也被授權。如果對乙進行的修改不涉及保護范圍的實質改變,則此時甲的授權不符合專利法第二十二條的規(guī)定,以及專利法第九條第一款的規(guī)定。如果對乙進行的修改涉及保護范圍的實質改變,乙與甲不再是同樣的發(fā)明創(chuàng)造,則此時甲的專利權不穩(wěn)定。上述兩種情形對申請人不利的一方面就是繳納了兩份申請的審查費用,實際獲得了一份申請的權利。二、同一申請人不同日分別提出一件發(fā)明專利申請甲和一件發(fā)明專利申請乙因為當

9、這兩件申請均處于實質審查階段時,國務院專利行政部門能夠將這兩件申請協(xié)同處理,所以以下將只討論-申請-專利權的情況。(一)甲前乙后在對乙進行實質審查時檢索到了甲已授權,則根據(jù)修改后的法和指南,甲或是構成乙的現(xiàn)有技術,或是構成乙的抵觸申請,按照專利法第二十二條的規(guī)定處理。此種情形對申請人不利的方面就是繳納了兩份申請的審查費用,實際獲得了一份申請的權利。(二)乙前甲后在對乙進行實質審查時檢索到了甲已授權,則根據(jù)專利法第九條第一款的規(guī)定,應通知申請人進行修改。期滿不答復的,乙被視為撤回。經申請人陳述意見或者進行修改后仍不符合專利法第九條第一款的規(guī)定的,對乙駁回。此時甲的授權不符合專利法第二十二條的規(guī)定

10、。此種情形對申請人來說存在不利的方面就是繳納了兩份專利的審查費用,有可能只獲得了一份會被無效掉的專利權。通過以上分析可以知道,盡管修改后的專利法并沒有限制同一申請人不同日(指申請日,有優(yōu)先權的指優(yōu)先權日)就同樣的發(fā)明創(chuàng)造分別提出專利申請,但由于這么做對申請人來說弊大于利,實際等于引導申請人不再采用這種方式提交專利申請,而采用同一申請人同日(指申請日,有優(yōu)先權的指優(yōu)先權日)對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利的方式提交專利申請,有效地保證了該申請人所能獲得的專利保護不會超過自申請日起20年的期間,也保證了申請人能夠獲得比較長的實際保護期。專利法的這次修改,提高了禁止重復授權原則的法律

11、地位,相信這一原則在以后的專利法修改中地位還會不斷提高。以上觀點僅代表作者的個人觀點,如有不當之處還望指正。參考文獻1中華人民共和國專利法M.知識產權出版社,2008.2中華人民共和國專利法實施細則M.知識產權出版社,2010.3審查指南M.知識產權出版社,2010.4國家知識產權局條法司編.專利法第三次修改導讀M.知識產權出版社.5國家知識產權局條法司編.專利法研究M.知識產權出版社,2008.6用云川.專利重復授權問題的司法實踐J.中國專利與商標。2009,(1).7魏征.從舒學章案談禁止重復授權原則的適用J.中國專利與商標,2009,(1).    你可能感興趣的論文