商標先使用權(quán)規(guī)則的法律適用——兼評新《商標法》第59條第3款

1、商標先使用權(quán)規(guī)則的法律適用兼評新商標法第59條第3款 【中文摘要】我國2013年8月新通過的商標法第59條第3款規(guī)定了商標先用權(quán)規(guī)則，該規(guī)則首次在我國商標法中得到確立；新修改的商標法不僅認可了現(xiàn)階段未注冊商標存在的客觀必然性，而且通過該規(guī)則的設(shè)立，較好地平衡了商標注冊權(quán)人和在先使用的未注冊商標人之間的利益。由于新法第59條第3款規(guī)定比較抽象，如何理解和適用商標先用權(quán)規(guī)則具有重要的現(xiàn)實意義。本文認為，商標先用權(quán)是一種正當(dāng)使用的行為，但在我國商標注冊確權(quán)制度下，商標先用權(quán)的構(gòu)成要滿足相關(guān)要件，商標先用權(quán)的行使也會受到諸如使用范圍等因素的限制，該條規(guī)定的先用權(quán)中的商標可延伸到其他商業(yè)標識?！救摹?

2、013年8月30日，第十二屆全國人大常委會第四次會議表決通過了我國第三次修改的商標法（以下簡稱新法），該法自今年5月1日起施行。其中，新法第59條第3款規(guī)定：“商標注冊人申請商標注冊前，他人已經(jīng)在同一種商品或者類似商品上先于商標注冊人使用與注冊商標相同或者近似并有一定影響的商標的，注冊商標專用權(quán)人無權(quán)禁止該使用人在原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標，但可以要求其附加適當(dāng)區(qū)別標識?！痹撘?guī)定是本次商標法修改后新增的內(nèi)容，具有非常重要的意義和價值，宣示了商標先用權(quán)規(guī)則首次在我國商標法中得到確立，在一定意義上確認了在先使用的未注冊商標的法律地位及其相應(yīng)的權(quán)益，對學(xué)界和司法界一直爭議不斷的對未注冊商標的保護給予

3、了肯定的回答，承認了我國現(xiàn)階段未注冊商標在市場經(jīng)濟條件下的存在有其客觀必然性，較好地平衡了商標注冊權(quán)人和在先使用的未注冊商標人之間的利益。該條款的規(guī)定，吸納和借鑒了其他國家的立法內(nèi)容，不僅完善了我國的商標權(quán)限制制度，防止權(quán)利濫用，也為司法審判提供了依據(jù)。由于先用權(quán)規(guī)則在我國立法剛剛確立，對其規(guī)則的理解和適用還無具體的司法解釋和相關(guān)案例可供遵循和參照。同時，本文也注意到，新法第59條第3款的規(guī)定比較抽象，法條中存在著一些彈性較大的內(nèi)容，比如：“有一定影響的商標”、“原使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用”、“附加適當(dāng)區(qū)別標識”等問題如何判斷，對這些問題的理解和把握，對司法和執(zhí)法實踐中正確理解和適用先用權(quán)規(guī)則有著重

4、要的現(xiàn)實意義。本文將結(jié)合新法第59條第3款的規(guī)定及上述問題，對先用權(quán)的性質(zhì)、先用權(quán)的構(gòu)成要件、先用權(quán)行使的限制、先用權(quán)中的商標可否延伸到其他商業(yè)標識等問題及其法律的適用進行分析。一、商標先用權(quán)的性質(zhì)商標先用權(quán)是指在他人獲得商標權(quán)之前已經(jīng)使用該商標的所有人，享有在原有范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標的權(quán)利。從商標法的歷史發(fā)展來看，經(jīng)歷了由使用產(chǎn)生權(quán)利到注冊產(chǎn)生權(quán)利的變遷。商標先用權(quán)制度主要存在于只認可商標權(quán)注冊產(chǎn)生的國家和地區(qū)。如法國、日本和我國的臺灣地區(qū)。根據(jù)這些國家和地區(qū)的法律規(guī)定，商標的使用不會產(chǎn)生商標權(quán)。在實踐中如果沒有商標先用權(quán)制度，在先商標使用人使用多年的商標就有可能被他人搶注。可見，商標先用權(quán)

5、制度是商標法為克服登記注冊制度的缺陷，彌補申請在先原則的不足而設(shè)計的一種補救措施，目的在于平衡商標注冊人和商標在先使用人的利益。如果把商標注冊原則的適用絕對化，在先使用人僅僅因為自己在先使用的商標與在后注冊商標相同或者近似，就不能正常使用，這對在先使用人是不公平的?！吧虡讼扔脵?quán)是一種正當(dāng)使用的行為，先用人基于自己在先使用的事實，是一種自然存在的權(quán)利。從我國新法的設(shè)計及其邏輯結(jié)構(gòu)上分析，第七章主要是規(guī)定注冊商標專用權(quán)的保護及其權(quán)利限制，其中，第59條就是針對權(quán)利人限制的條款；從第59條自身規(guī)定來看，該款有三款內(nèi)容，分別規(guī)定了敘述性的合理使用、功能性的合理使用及先用性的合理使用?？梢钥吹?，立法是把

6、先用權(quán)作為正當(dāng)使用的行為之一，在滿足相關(guān)條件下可以繼續(xù)使用其商標。”1二、商標先用權(quán)的構(gòu)成要件由于我國實行的是商標注冊確權(quán)，對未注冊商標的在先使用人主張保護時，根據(jù)新法第59條第3款的規(guī)定要滿足以下構(gòu)成要件：（一）具有在先使用的客觀事實在他人申請商標注冊以前，在先使用人已經(jīng)連續(xù)使用了該商標，這是構(gòu)成商標先用權(quán)的首要條件，如果沒有時間上的先用事實，就不會產(chǎn)生相關(guān)的權(quán)利。另外，在先使用人對該商標的使用應(yīng)是連續(xù)性的，如果無正當(dāng)理由而中斷使用的，在他人注冊后則不得繼續(xù)使用，否則會破壞商標的注冊原則，不利于對注冊權(quán)利人的保護。當(dāng)然，這里的在先使用的“使用”應(yīng)是強調(diào)商標在商品或服務(wù)上的實際使用和投放市場，

7、是連續(xù)一定時期的使用2并產(chǎn)生了商標的識別功能，而不是象征性地使用。如果連續(xù)3年停止使用的，則原使用人不得再繼續(xù)使用。（二）在先使用的商標相同或近似且使用的商品相同或類似注冊商標專用權(quán)的保護范圍是以核準注冊的商標和核定使用的商品為限。如果在先使用的商標與注冊商標不構(gòu)成相同或者近似，或者使用的商品不是同類或類似商品，那么商標先使用人當(dāng)然有權(quán)繼續(xù)使用，甚至可以申請注冊取得商標權(quán)。換言之，只有當(dāng)在先使用人與他人注冊商標相同或近似，并且使用在同類或類似商品或服務(wù)上的情況下，才會產(chǎn)生爭議和糾紛，從而產(chǎn)生了商標先用權(quán)制度。（三）在先使用的商標應(yīng)有一定影響和商標法修正案的第一稿和第二稿不同，本次立法對在先使用

8、商標附加了“有一定影響”的要求，即具有一定的市場知名度和美譽，但并沒有要求必須達到馳名的程度，因為商標法第13條第2款已經(jīng)規(guī)定了對未在中國注冊的馳名商標給予相應(yīng)的保護。從我國注冊確權(quán)的原則出發(fā)，對只有具有一定知名度的未注冊商標才給予特別的關(guān)照和保護。但本文以為，商標先用權(quán)的構(gòu)成不應(yīng)該有知名度的要求，具體說明見本文第三部分之四。三、商標先用權(quán)行使的限制如果滿足了上述構(gòu)成要件后，未注冊商標在先使用人才有權(quán)繼續(xù)使用該商標而不構(gòu)成商標侵權(quán)，可見，商標先用權(quán)的行使是有諸多限制的。（一）使用范圍的限制商標先用權(quán)制度的設(shè)立只是保護在先商標使用人使用的既存狀態(tài)，所以，在他人商標注冊后，在先使用人只能在原有范圍

9、內(nèi)繼續(xù)使用該商標，先用權(quán)人使用的范圍應(yīng)有所限制。如何界定原有范圍？借鑒國家工商行政管理總局1994年發(fā)布的關(guān)于服務(wù)商標繼續(xù)使用問題的通知（以下簡稱通知）3，本文以為，使用范圍的限制可從以下幾方面考慮：一是只能在原來的商品或服務(wù)上使用，不得擴大使用的類別和范圍，比如，擴大使用在類似的商品和服務(wù)上。二是不得改變原來使用的商標的圖形、文字、色彩、結(jié)構(gòu)、書寫方式等內(nèi)容，但以同他人注冊商標相區(qū)別為目的而進行的改變除外。三是借鑒專利法中先用權(quán)限制的規(guī)定，商標先用人只能在原有生產(chǎn)規(guī)模和銷售區(qū)域內(nèi)使用，不可進一步拓展市場規(guī)模和使用地域，從而擠壓并侵占商標權(quán)人的市場利益。4實踐中，如何去把握還需要進一步研究，比

10、如，對服務(wù)商標而言，跨不同的區(qū)域相對容易控制，如不同航空公司的服務(wù)商標覆蓋的區(qū)域等，但對商品商標而言，由于電子商務(wù)和網(wǎng)購的普及和發(fā)展，商品流通渠道通暢，很難對銷售的區(qū)域加以控制。（二）附加適當(dāng)區(qū)別標識為防止商品來源的混淆，保護注冊商標權(quán)人利益，商標權(quán)人可要求先用權(quán)人在相同的商品或服務(wù)上附加適當(dāng)區(qū)別的標識，以表明該商品來源于不同的生產(chǎn)廠家。適當(dāng)?shù)臉俗R，可以是不同的包裝、企業(yè)的字號或者名稱、產(chǎn)地等。比如，上述通知規(guī)定，針對服務(wù)商標的繼續(xù)使用人，如果與注冊人的使用發(fā)生實際混淆，造成消費者誤認的，要求先用人應(yīng)“增加地理名稱標志”，以便于與注冊人使用的服務(wù)商標相區(qū)別。如果不附加適當(dāng)區(qū)別標識，與他人注冊的

11、商標相同或近似的，且使用在同種或類似的商品或服務(wù)項目上，造成混淆的，可按侵犯商標專用權(quán)行為處理。5（三）在先使用人出于善意在他人對相同的商標注冊取得權(quán)利后，在先使用人使用商標主觀上應(yīng)是善意的，不得以不正當(dāng)競爭為目的使用，不得和注冊商標權(quán)人的商品和服務(wù)相混淆。如果在先使用人為了爭奪市場，突出使用并造成了和注冊商標的商品來源產(chǎn)生混淆時，則會由主觀善意變?yōu)閻阂猓瑯?gòu)成商標侵權(quán)。（四）在先使用商標具有知名度的要求和前兩個修改的版本比較，本次新法第59條第3款新增加了先用商標必須滿足有一定影響，否則不能主張先用權(quán)。本文認為，這種規(guī)定，擠壓了未注冊商標行使和保護的空間，過度保護了注冊商標權(quán)，與立法設(shè)立商標先

12、用權(quán)的本意背道而馳。如果把商標注冊原則的適用絕對化，在先使用人僅僅因為自己在先使用的商標與在后注冊商標相同或者近似，就不能正常使用，這對在先使用人是不公平的。6因為在先使用人是首次使用該標志的人，并未搭借在后注冊人的聲譽，是一種使用該商標并產(chǎn)生和相關(guān)商品或服務(wù)識別功能的事實狀態(tài)。但注冊本身只是一種對在后申請者權(quán)利的確認。本文以為，法律不僅要維護自然形成的秩序，而且要尊重先使用人的勞動成果。在堅持注冊原則的情況下，也應(yīng)注意到商標在先使用人和在后注冊人的利益平衡，不能對先用權(quán)人過于苛求，要求其使用的商標必須有知名度。換言之，不能僅僅以他人申請商標注冊在先為由，對抗他人在先使用商標的事實和權(quán)利，從而

13、禁止該使用人在原有范圍內(nèi)繼續(xù)使用該商標，進而侵犯在先使用人的利益。從法律規(guī)定的連續(xù)性考慮，我國商標法實施條例對與他人在相同或者類似的服務(wù)上已注冊的服務(wù)商標相同或者近似的，允許繼續(xù)使用，條例并未要求在先使用的服務(wù)商標必須有“一定影響”，才能繼續(xù)使用。7另外，如何判斷“一定影響”的商標？也會帶來實際操作中的困難，是指馳名商標還是著名商標？商標法修改的前兩稿并未對在先使用的商標有知名度的要求，換言之，對一般意義上的在先使用的未注冊商標所有人也賦予了一定條件下的在先使用權(quán)。本文以為，該條款對在先商標繼續(xù)使用的要求不可太高，只要有在先使用的事實即可，因為該條立法設(shè)計的目的不同于商標法第13條和第32條，

14、不能對在先使用人主張繼續(xù)使用過于苛求，應(yīng)該取消對先用商標“有一定影響的”要求。（五）在先使用權(quán)轉(zhuǎn)移的限制商標先用權(quán)是對在先使用商標的事實的確認，法律維護的是一種既存的狀態(tài)，即先用人自身在現(xiàn)有范圍內(nèi)使用。另外，從所有權(quán)的角度分析，先用權(quán)也是一種有限的權(quán)利，不享有完全的處分權(quán)，一般情況下，不得將該商標轉(zhuǎn)讓或者許可他人使用。但在繼承關(guān)系或者企業(yè)發(fā)生分立或者合并時，則應(yīng)當(dāng)允許在先使用權(quán)的移轉(zhuǎn)。8四、先用權(quán)中的商標可延伸到其他商業(yè)標識先用權(quán)的對象是否僅指商標，還是廣義的商業(yè)標識？筆者查閱了我國部分案例，比如，諸葛釀商品名稱在先使用對抗諸葛亮酒類注冊商標案：2004年9月，四川瀘州千年酒業(yè)有限公司以“四川

15、江口醇酒業(yè)（集團）有限公司在白酒商品上使用諸葛釀商品名稱侵犯其諸葛亮注冊商標專用權(quán)”為由提起商標侵權(quán)訴訟。江口醇公司則認為其“諸葛釀”商品名稱為“知名商品特有名稱”，其行為不構(gòu)成商標侵權(quán)，并同時提起反訴。湛江中院一審判決：注冊商標“諸葛亮”對知名商品“諸葛釀”構(gòu)成侵權(quán)。廣東省高級人民法院二審認為，對于知名商品名稱與注冊商標的沖突及保護問題，盡管現(xiàn)行法律、行政法規(guī)并無明確規(guī)定，但是應(yīng)當(dāng)考慮的一個標準是權(quán)利在先原則。江口醇酒業(yè)公司在1999年就開始使用“諸葛釀”作為所開發(fā)產(chǎn)品的商品名稱，在該商品名稱形成一定知名度和影響力之后，諸葛釀酒公司才于2003年正式生產(chǎn)“諸葛亮”酒，本案顯然是知名商品的名稱

16、使用在先，故應(yīng)當(dāng)保護在先使用的權(quán)利。據(jù)此，廣東高院最終認定諸葛釀酒公司、千年酒業(yè)公司存在著搭江口醇酒業(yè)公司“諸葛釀”酒便車的行為，遂駁回上訴，維持原判。9該案因其典型意義，成為廣東省法院的指導(dǎo)性案例。在該案件的裁判要旨中，廣東高院認為，商業(yè)標記的保護并不絕對以注冊作為必要條件，主要取決于某一具體的商業(yè)標記自身的“獨創(chuàng)性”和“顯著性”的強弱。未注冊的知名商品名稱、包裝、裝潢與注冊商標之間的權(quán)利沖突與保護，盡管現(xiàn)行法律、行政法規(guī)并無明確規(guī)定，但是首先應(yīng)當(dāng)考慮的標準是權(quán)利在先原則，以及誠實信用原則和公平競爭原則。10在“狗不理”商標糾紛中，山東省高級人民法院二審認為，天豐園飯店使用“狗不理”文字作為

17、“狗不理豬肉灌湯包”，提供的是一種菜品的名稱，而且持續(xù)使用歷史悠久，屬于在先使用。該案的基本案情是：狗不理集團的前身于1994年10月7日注冊了“狗不理”文字商標，核定服務(wù)項目為第42類，即餐館、備辦宴席、快餐館、自動餐館。1999年12月29日，該商標被認定為馳名商標。天豐園飯店開業(yè)日期為1973年，主營豬肉灌湯蒸包，并于1986年9月、11月增加“狗不理”豬肉灌湯包等經(jīng)營項目。自80年代至今，天豐園飯店一直持續(xù)經(jīng)營“狗不理”風(fēng)味豬肉灌湯包。1990年8月出版的濟南老字號一書記載濟南的“狗不理”包子從40年代初開始經(jīng)營，到1948年濟南解放，一直暢銷不衰。天豐園飯店一直在其門口懸掛經(jīng)營“狗不

18、理”豬肉灌湯包的牌匾，其主打品牌也是“狗不理”豬肉灌湯包。2006年10月16日，狗不理集團提起訴訟，認為天豐園飯店的行為侵犯其“狗不理”注冊商標專用權(quán)，請求判令天豐園飯店停止侵權(quán)，消除影響并賠償損失。山東省濟南市中級人民法院一審駁回狗不理集團的訴訟請求。狗不理集團提起上訴。山東省高級人民法院二審認為，天豐園飯店使用“狗不理”文字作為其提供的一種菜品的名稱，并在濟南這一特定地域經(jīng)營“狗不理豬肉灌湯包”的歷史由來已久。天豐園飯店提供“狗不理豬肉灌湯包”這一食品，并非是在狗不理集團商標注冊并馳名后為爭奪市場才故意使用“狗不理”三字，沒有違背市場公認的商業(yè)道德，也不存在搭車利用“狗不理”服務(wù)商標聲譽

19、的主觀惡意，屬于在先使用。但天豐園飯店將“狗不理”三字用于宣傳牌匾、墻體廣告和指示牌，并且突出使用“狗不理”三字或?qū)ⅰ肮凡焕怼比峙c天豐園飯店割裂開來使用的行為，容易使消費者混淆。為規(guī)范市場秩序，體現(xiàn)對“狗不理”馳名商標的充分保護，天豐園飯店不得在企業(yè)的宣傳牌匾、墻體廣告中等使用“狗不理”三字，但仍可保留狗不理豬肉灌湯包這一菜品。遂判決撤銷一審判決，判令天豐園飯店停止在宣傳牌匾、墻體廣告等其他廣告形式中使用“狗不理”三字進行宣傳；駁回狗不理集團的其他訴訟請求。狗不理集團不服二審判決，向最高人民法院申請再審。最高人民法院于2009年2月5日裁定駁回其再審申請。最高人民法院認為，由于在狗不理集團公司注冊“狗不理”服務(wù)商標之前，天豐園飯店持續(xù)使用“狗不理豬肉灌湯包”這一菜品名稱的歷史原因，天豐園飯店仍可保留“狗不理豬肉灌湯包”這一菜品名稱，但根據(jù)公平原則，天豐園飯店不得作其他擴張性使用。上述案例中涉及的在先使用的標識，不僅有未注冊商標，還有商品名稱、菜品名稱、服務(wù)標識和企業(yè)字號等。這些標識經(jīng)過使用，產(chǎn)生了識別同類商品或者服務(wù)來源的功能，而且主觀上并沒有利用注冊商標的惡意，客觀上屬于在先使用。本文認為，對新法第59條第3款關(guān)于先用權(quán)的