淺談專利法第三次修改中禁止重復授權原則的實質(zhì)性改變

1、淺談專利法第三次修改中禁止重復授權原則的實質(zhì)性改變耿 萍 張 毅摘要:禁止重復授權原則是專利制度的基本原則,也是維持專利權穩(wěn)定的重要原則之一。我國專利法自1984年頒布以來,經(jīng)歷的3次修改都涉及禁止重復授權原則,對禁止重復授權原則的修改還是于2008年進行的專利法第三次修改中的實質(zhì)內(nèi)容之一。本文旨在通過分析專利法第三次修改中涉及的禁止重復授權原則在專利法、專利法實施細則以及專利審查指南中相關規(guī)定的改變,對實質(zhì)審查和專利申請中應注意的問題進行探討。關鍵詞:禁止重復授權原則 專利法修改 實質(zhì)審查 專利申請禁止重復授權原則內(nèi)容的實質(zhì)性變化專利法及其實施細則第三次修改中涉及對禁止重復授權原則實質(zhì)性修改

2、的法條主要有:專利法第9條、專利法第22條以及專利法實施細則第41條,其具體修改內(nèi)容如下。1.專利法第9條的修改2008年對專利法第9條的修改在于在原2000年專利法第9條的基礎上增加了第1款,即“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權。但是,同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利,先獲得的實用新型專利權尚未終止,且申請人聲明放棄該實用新型專利權的,可以授予發(fā)明專利權”。其中,“同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權”,是2002年專利法實施細則第13條第1款的內(nèi)容。2008年專利法修改時,將其從細則中上升到專利法中,提升了其法律位階,明確了禁止重復授權原則的法律地位。同時,專利法

3、第9條還進一步規(guī)定了“同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利”時的處理情況。對專利法第9條中該例外情況的理解應當注意以下幾個方面。(1申請主體應為同一申請人。(2申請時間為同日,值得注意的是該同日指的是申請日,并非優(yōu)先權日。(3針對的對象為同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請的實用新型專利和發(fā)明專利。該條件中的發(fā)明專利和實用新型專利申請人應當依據(jù)專利法第28條關于申請日的確定的規(guī)定向國家知識產(chǎn)權局遞交申請。這種情況不包括申請人同日就同樣的發(fā)明創(chuàng)造分別提交一件實用新型專利申請和一件PCT國際申請的情況。原因在于:首先,PCT國際申請的提出并不依據(jù)我國專利法,而是依據(jù)專利合作

4、條約及其實施細則;其次,PCT國際申請在國際階段時,并不對發(fā)明和實用新型進行區(qū)分,只有進入國家階段時才能確定。(4先獲得的實用新型專利的法律狀態(tài)是“實用新型專利權尚未終止”。先獲得的實用新型專利權應當未出現(xiàn)專利權期滿終止、專利權人沒有按照規(guī)定繳納年費導致專利權終止以及專利權人放棄專利權的任何一種情況。(5放棄對象為“實用新型專利權”,授權對象為“發(fā)明專利”。在同一申請人同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利的,在個別情況下也會出現(xiàn)實用新型尚未授權,而其發(fā)明專利申請已經(jīng)被授予專利權的情況,這種情況不屬于專利法第9條所規(guī)定的特殊情況,不可以放棄已經(jīng)取得的發(fā)明專利權,而獲得實用新型專利

5、權。2.專利法第22條的修改專利法第22條涉及禁止重復授權原則實質(zhì)性改1 作者排名不分先后,第二作者對本文的貢獻等同于第一作者。1變的內(nèi)容主要體現(xiàn)在專利法第22條第2款關于抵觸申請的規(guī)定中。2008年專利法第三次修改改變了構成抵觸申請的條件,將原2000年專利法第22條第2款中“沒有同樣的發(fā)明或者實用新型由他人向國務院專利行政部門提出過申請并且記載在申請日以后公布的專利申請文件中”修改為“沒有任何單位或者個人就同樣的發(fā)明或者實用新型在申請日以前向國務院專利行政部門提出過申請,并記載在申請日以后公布的專利申請文件或者公告的專利文件中”,使抵觸申請包含任何單位或者個人向國務院專利行政部門提出的在先

6、申請、在后公布或者公告的發(fā)明或者實用新型專利申請。根據(jù)以上修改,將同一申請人不同日申請的同樣的發(fā)明創(chuàng)造,歸為抵觸申請的范疇,通過對其新穎性的評判體現(xiàn)禁止重復授權原則,進一步提高了“禁止重復授權原則”的執(zhí)行力度。3.專利法實施細則第41條的修改2010年專利法實施細則第41條,由2002年專利法實施細則第13條修改而來。2002年專利法實施細則第13條第1款上升至2008年專利法第9條第1款第1句;2002年專利法實施細則第13條第2款則移至2010年專利法實施細則第41條第1款,該款未進行實質(zhì)性改變,只是進一步明確了其中“同日”的含義,補充了“(指申請日;有優(yōu)先權的,指優(yōu)先權日”,使兩個以上申

7、請人的重復授權判定標準更加明確。2010年專利法實施細則第41條涉及禁止重復授權原則實質(zhì)性改變的內(nèi)容主要體現(xiàn)在第2款至第5款,該細則第41條第2款至第5款均為新增條款,是對2008年專利法第9條例外規(guī)定的進一步細化。該細則第41條第2款規(guī)定了“同一申請人在同日(指申請日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利的,應當在申請時分別說明對同樣的發(fā)明創(chuàng)造已申請了另一專利”;該細則第41條第3款還規(guī)定了“國務院專利行政部門公告授予實用新型專利權,應當公告申請人已依照本條第二款的規(guī)定同時申請了發(fā)明專利的說明”,該規(guī)定有利于公眾及時了解專利申請信息,避免專利侵權行為的發(fā)生,并且為專利審查員有效地避

8、免重復授權提供了依據(jù)。該細則第41條第2款還規(guī)定了“未作說明的,依照專利法第九條第一款關于同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權的規(guī)定處理”,如果申請人在申請時未對實用新型和發(fā)明分別進行說明,將不能適用專利法第9條第1款的例外規(guī)定。該細則第41條第4款將實用新型的放棄程序,補充到了專利法實施細則中,使得放棄程序的履行更加明確具體。該細則第41條第5款規(guī)定“實用新型專利權自公告授予發(fā)明專利權之日起終止”,相對于2006年版審查指南規(guī)定的因重復授權放棄的專利權“自申請日起放棄”發(fā)生了實質(zhì)性改變,該改變使得實用新型專利權和發(fā)明專利權既不重疊,也不會導致實用新型授權公告之后、發(fā)明專利申請授權之前(尤其是發(fā)明

9、專利申請公布之前的這段時間內(nèi)專利權人權利的喪失,該規(guī)定有利于保護專利權人的利益。4.R、E文獻的范圍的變化專利法及其實施細則中關于重復授權規(guī)定的改變,對實質(zhì)審查最為直接的影響就是導致了R、E文獻范圍的實質(zhì)性改變。2006年版審查指南中關于R文獻的定義為:在申請日或申請日后公開的同一申請人的屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造的專利或?qū)＠暾埼募约八嗽谏暾埲障驅(qū)＠痔峤坏摹儆谕瑯拥陌l(fā)明創(chuàng)造的申請文件。2010年版審查指南中關于R文獻的定義為:任何單位或個人在申請日向?qū)＠痔峤坏膶儆谕瑯拥陌l(fā)明創(chuàng)造的專利或?qū)＠暾垺?006年版審查指南和2010年版審查指南對E文獻的定義雖然在文字上沒有發(fā)生改變,均為“單獨影響

10、權利要求新穎性的抵觸申請文件”,但由于專利法第22條抵觸申請構成條件的改變,導致其內(nèi)容也發(fā)生了實質(zhì)性改變。由以上的定義可以看出,修改后的R文獻排除了所有申請日不同的同樣的發(fā)明創(chuàng)造的專利或?qū)＠暾?包括已經(jīng)歸于E文獻的范圍的同一申請人申請日前申請,申請日或申請日后公開的同樣的發(fā)明創(chuàng)造的專利或?qū)＠暾?以及不再屬于在審申請檢索報告文獻類型的范圍的同一申請人申請日后申請的屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造的專利或?qū)＠暾埼募?后者可以成為在后申請的抵觸申請文件。實質(zhì)審查以及專利申請中涉及禁止重復授權原則時應注意的問題通過分析禁止重復授權原則在專利法、專利法實施細則以及審查指南中的修改可以看出,該原則在時間、形式以及

11、實體判斷等方面均發(fā)生了實質(zhì)性的改變。因此,涉及重復授權的審查和申請也應進行相應的調(diào)整,以下筆者將從4個方面對其中應注意的問題進行分析。1.重視時間的判斷在專利法第三次修改之前,時間判斷本身就是重復授權審查中需要考慮的一個重要因素,而2008年專利法第9條及2010年專利法實施細則第41條對涉及重復授權的多個時間作了更加明確和嚴格的規(guī)定,重復授權審查中應注意的時間判斷主要有以下3個方面。(1新法(2008年專利法第9條與舊法(2000年專利法第9條及2002年專利法實施細則第13條的適用根據(jù)實施修改后的專利法及其實施細則專利審查培訓教材·實質(zhì)審查部分中的規(guī)定,新法中含“申請日”文字的條

12、款,除新法第28條和第42條外,有優(yōu)先權日的,根據(jù)優(yōu)先權日判斷適用新法或舊法;對除了上述依據(jù)優(yōu)先權日判斷的條款之外,其中也包括雖然涉及“申請日”概念但不含“申請日”文字的條款,均依據(jù)新法第28條規(guī)定的實際申請日判斷適用新法或舊法。但同時又規(guī)定,由于新穎性和重復授權問題在立法上和實踐中相互關聯(lián),因此,對于重復授權問題,也可以依據(jù)申請的有效優(yōu)先權日來判定法律的適用。對于申請日(有優(yōu)先權的,指優(yōu)先權日在2009年10月1日之前的專利申請的重復授權問題,應適用2002年專利法實施細則第13條第1款,當駁回理由涉及2002年專利法實施細則第13條第1款時,應適用2002年專利法實施細則第53條第1款第2

13、項,并采用“不符合專利法實施細則第53條第1款第2項規(guī)定”的表述方式;而申請日在2009年10月1日之后的專利申請的重復授權問題,應適用2009年的專利法第9條第1款,當駁回理由涉及2009年專利法第9條第1款時,應適用2010年專利法實施細則第53條第1款第1項,并采用“不符合專利法實施細則第53條第1款第1項規(guī)定”的表述方式。審查員在實質(zhì)審查中,應當根據(jù)申請日(有優(yōu)先權的,指優(yōu)先權日與2009年10月1日的前后關系,正確選用適用法條,對重復授權問題進行判斷。(2通過放棄實用新型專利權獲得發(fā)明專利權的時間由本文第一部分的分析可知,通過放棄實用新型專利權從而獲得發(fā)明專利權是對申請人或?qū)＠麢嗳死?/p>

14、益的一種保障,但專利法同時也對同日申請?zhí)岢隽烁鼮閲栏竦膶嵤l件。2008年專利法第9條對于可以放棄實用新型專利的時間條件規(guī)定為:同日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利。2010年的專利法實施細則第41條第2款對于可以放棄實用新型專利權的時間條件作了進一步規(guī)定,即同一申請人在同日(指申請日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利的,應當在“申請時”分別說明對同樣的發(fā)明創(chuàng)造已申請了另一專利;未作說明的,依照專利法第9條第1款關于同樣的發(fā)明創(chuàng)造只能授予一項專利權的規(guī)定處理。由此可見,通過放棄實用新型專利權而獲得發(fā)明專利權必須滿足以下條件:一是實用新型和發(fā)明必須申請日相同,該申請

15、日為實際申請日,非優(yōu)先權日;二是申請人應在申請時分別作出說明,否則申請人將不能通過放棄實用新型專利權而獲得發(fā)明專利權。表1 重復授權中時間的判斷情況判斷時間新法與舊法的適用申請日,有優(yōu)先權的,指優(yōu)先權日同一人放棄實用新型專利權獲得發(fā)明專利權實際申請日(非優(yōu)先權日相同申請時分別說明兩個以上申請人構成重復授權申請日(有優(yōu)先權的,指優(yōu)先權日相同(3兩個以上申請人構成重復授權的時間要素根據(jù)2008年專利法第9條的規(guī)定,兩個以上的申請人分別就同樣的發(fā)明創(chuàng)造申請專利的,專利權授予最先申請的人;根據(jù)2010年專利法實施細則第41條的規(guī)定,兩個以上的申請人同日(指申請日;有優(yōu)先權的,指優(yōu)先權日分別就同樣的發(fā)明

16、創(chuàng)造申請專利的,應當在收到國務院專利行政部門的通知后自行協(xié)商確定申請人。由此可見,對于不同申請人涉及同樣的發(fā)明創(chuàng)造時,其專利申請的時間判斷點為“申請日;有優(yōu)先權的,指優(yōu)先權日”。由以上分析可知,時間判斷是重復授權實質(zhì)審查中較為復雜的一個問題,因此,在實質(zhì)審查中應充分重視重復授權中時間的判斷,防止審查錯誤的發(fā)生。2.核實申請時的說明2008年專利法及2010年專利法實施細則的修改對重復授權時放棄實用新型專利權的條件提出了更為嚴格的限制,即“同一人同日(申請日對同樣的發(fā)明創(chuàng)造既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利的,應當在申請時分別說明對同樣的發(fā)明創(chuàng)造已申請了另一專利”,因此,在面臨由同一人同日(申請日

17、申請的實用新型專利與即將授權的發(fā)明專利申請構成重復授權時,核實申請時的“分別說明”成為了實質(zhì)審查中不同于以往審查步驟的必要一步,審查員在要求申請人放棄已經(jīng)授權的實用新型專利之前,應當提醒自己進行該步驟的核查。同樣,對于申請人而言,如果在同日(申請日既申請實用新型專利又申請發(fā)明專利的,應當注意“分別說明”,以避免因為實用新型專利權的授予而導致喪失獲得發(fā)明專利權的機會。3.核實實用新型專利權的法律狀態(tài)對于申請日(有優(yōu)先權的,指優(yōu)先權日在2009年10月1日之前的發(fā)明專利申請,對于因重復授權需要放棄的實用新型專利,進行實質(zhì)審查的審查員通常不對其法律狀態(tài)進行核實,只要檢索到同一申請人不屬于現(xiàn)有技術的具

18、有同樣保護范圍的實用新型專利,就可以要求申請人通過放棄其實用新型專利權的方式而獲得發(fā)明專利權。但是,對于申請日(有優(yōu)先權的,指優(yōu)先權日在2009年10月1日之后(含該日的發(fā)明專利申請,當審查員檢索到同一申請人具有同樣保護范圍的實用新型專利時,除了核實前述的時間、“說明”條件之外,還需要進一步核實該實用新型專利權的法律狀態(tài)。根據(jù)2008年專利法第9條的規(guī)定,申請人聲明放棄實用新型專利權的條件之一為“先獲得的實用新型專利權尚未終止”,因此,審查員在發(fā)出放棄實用新型專利權通知之前,應當對實用新型專利權是否存在終止的情況進行核實。4.注意區(qū)分抵觸申請與重復授權2008年專利法的第三次修改,改變了構成抵觸申請的條件,使抵觸申請包含任何單位或者個人向國務院專利行政部門提出的在先申請、在后