小議專利審查意見中創(chuàng)造性的答復問題

1、小議審查意見中創(chuàng)造性的答復問題文/集佳知識產(chǎn)權代理有限公司王洪我國專利法第二十二條的規(guī)定，發(fā)明具備創(chuàng)造性，是指同申請日以前已有的技術相比，該發(fā)明有突出的實質性特點和顯著的進步。因此，發(fā)明要滿足具有“突出的實質性特點”和“顯著的進步”兩個條件，才被認為是具有創(chuàng)造性的發(fā)明。根據(jù)審查指南規(guī)定：“發(fā)明有突出的實質性特點，是指對所屬技術領域的技術人員來說，發(fā)明相對于現(xiàn)有技術是非顯而易見的。如果發(fā)明是所屬技術領域的技術人員在現(xiàn)有技術的基礎上僅僅通過合乎邏輯的分析、推理或者有限的試驗可以得到的，則該發(fā)明是顯而易見的，也就不具備突出的實質性特點”。按此解釋，我國專利法中創(chuàng)造性的標志之一“突出的實質性特點”的判

2、斷標準，實際上已經(jīng)等同于“非顯而易見性”標準。止匕外，審查指南中還指出判斷發(fā)明是否具有突出的實質性特點，通?？砂凑找韵氯齻€步驟進行，即三步法原則：（1）確定最接近的現(xiàn)有技術；（2）確定發(fā)明的區(qū)別特征和發(fā)明實際解決的技術問題；（3）判斷要求保護的發(fā)明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。然而，筆者認為提出上述三步法原則的出發(fā)點是為審查員對發(fā)明專利申請進行審查提供理論基礎，也即為審查員審查申請文件的創(chuàng)造性提出了理論依據(jù)；雖然目前業(yè)界對于有關創(chuàng)造性審查意見的答復也普遍遵循此三步法原則，但是，由于權利義務的不同，權利人利用三步法原則進行有關創(chuàng)造性審查意見的答復時，就必須與審查員的角度有所不同，對此筆者有

3、下述幾點思考：第一，筆者認為在確定最接近的現(xiàn)有技術時，應當首先確定技術領域，然后考慮技術問題和技術效果，最后確定技術特征，即應首先考慮技術領域相同或相近的現(xiàn)有技術。需要注意的是，“現(xiàn)有技術”與“最接近的現(xiàn)有技術”有著本質的區(qū)別：在申請日或優(yōu)先權日以前公開的所有技術都可看作是現(xiàn)有技術；而如果技術領域不同，即使公開了發(fā)明的技術特征再多，那么也不能把它確定為發(fā)明的最接近的現(xiàn)有技術，因為在這種情況下，發(fā)明實質上可以認為是其他技術領域的現(xiàn)有技術的轉用發(fā)明，而轉用發(fā)明不適于采用三步法來判斷其創(chuàng)造性。第二，在實際情況中，筆者經(jīng)常會遇到需要重新確定“技術問題”的情況。當審查員認定的最接近現(xiàn)有技術與申請人認定的

4、不同時，審查員新認定的“區(qū)別技術特征”就會不同于申請文件說明書中所描述的本申請與現(xiàn)有技術的區(qū)別技術特征；因而，依據(jù)新認定的區(qū)別技術特征所確定的“實際要解決的技術問題”，也會與說明書中記載的要解決的技術問題不同。此時，在答復創(chuàng)造性的審查意見時，就要充分考慮審查員重新確定的最接近的現(xiàn)有技術，客觀的分析對比文件和說明書中記載的現(xiàn)有技術到底哪個是真正的“最接近現(xiàn)有技術”，因為不同的最接近的現(xiàn)有技術就會導致確定出不同的區(qū)別特征，進而確定出不同的實際要解決的技術問題，確定發(fā)明具有創(chuàng)造性結論也會不同。止匕外，對于技術問題和技術特征的關系也可以從另外一個角度考慮：當解決的技術問題不同時，解決該技術問題所必要的

5、技術特征也會不同；但當所有的必要技術特征都確定的時候，為了發(fā)明具有更高的創(chuàng)造性，有時候人為的改變了“實際要解決的技術問題”，這時候就要客觀的根據(jù)該技術問題來重新確定不同的區(qū)別技術特征，這對于答復創(chuàng)造性的審查意見，往往具有更為有力的說服力。第三，按照專利法規(guī)定，具備創(chuàng)造性的發(fā)明應當具有“突出的實質性特點”和“顯著的進步”兩個條件；因此，理論上應當對這兩個條件分別進行審查。但是筆者認為在實際情況中，“顯著的進步”這一條件很容易滿足，只要技術方案解決了一定的技術問題，即可認為該發(fā)明具有有益的技術效果，因此發(fā)明是否具有創(chuàng)造性，重點是看其是否具有突出的實質性特點。而目前，關于創(chuàng)造性的審查意見在判定要求保

6、護的技術方案相對于最接近現(xiàn)有技術不具備突出的實質性特點時，往往采用多個對比文件結合，或者對比文件結合公知常識來說明，即要求保護的技術方案相對于多個對比文件結合后的技術方案、或對比文件結合公知常識的技術方案來說是顯而易見的；因此，在答復此種創(chuàng)造性的審查意見時，只需論述多個對比文件的結合，或者對比文件結合公知常識不會對本申請要求保護的技術方案構成任何技術啟示，即可有力說明其相對于最接近現(xiàn)有技術是非顯而易見的；當然，在具體操作時會遇到多種多樣的情況，在此筆者僅通過一個典型案例進行簡要的分析：申請文件要求保護的技術方案由A、B、C元件組合而成，B和C是螺紋連接；對比文件1公開了由A、B、C元件組合而成

7、的技術方案，對比文件2公開了B和C是焊接；審查意見認為本申請要求保護的技術方案與對比文件1的區(qū)別技術特征是B和C的連接關系，而對比文件2公開了B和C的連接關系，雖然此鏈接關系為焊接，不同于螺紋連接，但是對于本領域技術人員來說，兩種連接關系只是慣用手段的置換，屬于公知常識，因而，判定申請文件要求保護的技術方案相對于對比文件1結合對比文件2的方案是顯而易見的，具不具備突出的實質性特點；此案筆者經(jīng)過仔細分析后發(fā)現(xiàn)，對比文件2中雖然公開了B和C的連接關系，但是其技術方案由于受特定的環(huán)境所限，導致B和C之間的連接關系必須且只能是焊接，而非其他連接關系所能實現(xiàn)；所以，如果對比文件1和對比文件2的方案能夠結

8、合的話，則其結合后的技術方案只能是A、B、C組合，且B和C之間為焊接關系；而本領域技術人員了解，如果之前某一方案必須通過某種技術手段來實現(xiàn)，例如前述的焊接，而現(xiàn)在改進方案若想不依賴于前述技術手段，則必須付出大量的和長時間的創(chuàng)造性勞動，同時本領域普通技術人員也了解，螺紋連接要比焊接加工方便、使用靈活；由此可以很容易確定，本申請中B、C的螺紋連接與對比文件2中B、C的焊接并不是慣用手段的置換，是需要付出大量的和長時間的創(chuàng)造性勞動的，因而可以得出結論：對比文件1結合對比文件2的技術方案不會對本申請要求保護的技術方案構成任何技術啟示，也即本申請要求保護的技術方案相對于對比文件1結合對比文件2的方案是非

9、顯而易見的，具有突出的實質性特點；由此例可以看出，對于創(chuàng)造性的評價要多方考慮技術特征在特定技術方案中所起的作用，以及所導致的技術效果，并不能將技術特征簡單的結合即用來評價創(chuàng)造性。除此之外，需要注意的是，在采用三步法來判斷發(fā)明是否具有創(chuàng)造性時，是有一定的局限性的。在審查指南中確定發(fā)明實際解決的技術問題時規(guī)定，“發(fā)明實際解決的技術問題，是指為獲得更好的技術效果而需對最接近的現(xiàn)有技術進行改進的技術任務”，從這個意義上說，采用三步法通常只適用于改進發(fā)明的創(chuàng)造性的判斷。而對于其他類型的發(fā)明專利，例如，開拓性發(fā)明，因其是一種全新的技術方案，在技術史上未曾有過先例，因而其不存在最接近的現(xiàn)有技術，也就無法采用三步法來對其創(chuàng)造性進行判斷；還有組合發(fā)明，是將某些技術方案進行組合，構成一項新的技術方案，以解決現(xiàn)有技術客觀存在的技術問題；但因在對組合發(fā)明的創(chuàng)造性進行判斷時，需要充分考慮組合后的各技術特征在功能上是否彼此相互支持，也要充分考慮組合的難易程度，因而套用三步法對其創(chuàng)造性進行判斷也是不適合的。此外,如轉用發(fā)明、選