發(fā)明專利申請審查實務-wzy20100425課件

發(fā)明專利申請審查實務

國家知識產(chǎn)權局專利局審查業(yè)務管理部王智勇北京2010年4月25日授課提綱第一章發(fā)明專利保護的對象和主題第二章發(fā)明專利申請的授權條件第三章優(yōu)先權第四章單一性及分案申請第五章實質(zhì)審查程序第一章發(fā)明專利保護的對象和主題

第一節(jié)發(fā)明專利的保護對象

第二節(jié)不授予專利權的主題

第一節(jié)發(fā)明專利的保護對象法2.2發(fā)明，是指對產(chǎn)品、方法或者其改進所提出的新的技術方案。

1、產(chǎn)品發(fā)明人類技術生產(chǎn)的物：物品、物質(zhì)、材料、工具、裝置、設備、儀器、部件、元件、線路、合金、涂料、水泥、玻璃、組合物、化合物、藥物制劑、基因等例：1、一種燈泡，包括燈絲、燈罩、燈座……第一節(jié)發(fā)明專利的保護對象（續(xù)）第二節(jié)不授予專利權的主題一、違反法律的發(fā)明創(chuàng)造（法5）二、違反社會公德的發(fā)明創(chuàng)造（法5）三、妨害公共利益的發(fā)明創(chuàng)造（法5）四、違反法律、行政法規(guī)的規(guī)定獲取或者利用遺傳資源，并依賴該遺傳資源完成的發(fā)明創(chuàng)造（法5）五、科學發(fā)現(xiàn)（法25）六、智力活動的規(guī)則和方法（法25）七、疾病的診斷和治療方法（法25）八、動物和植物品種（法25）九、原子核變換方法以及用原子核變換方法獲得的物質(zhì)（法25）一、違反法律的發(fā)明創(chuàng)造

法5.1：對違反法律、社會公德或者妨害公共利益的發(fā)明創(chuàng)造，不授予專利權。專利法第5條所稱的法律是指全國人民代表大會及其常務委員會通過并公布施行的法律，不包括其他機構頒布的行政法規(guī)和規(guī)章?！纠纭繉＠ǎ瓏曳蓪＠▽嵤l例－－行政法規(guī)

中華人民共和國人民幣管理條例－－行政法規(guī)3、發(fā)明創(chuàng)造僅其實施被法律所禁止——可保護本條所稱違反法律的發(fā)明創(chuàng)造，不包括僅其實施為法律所禁止的發(fā)明創(chuàng)造。其含義是，如果僅僅是發(fā)明創(chuàng)造的產(chǎn)品的生產(chǎn)、銷售或使用受到國家法律的限制或約束，則該產(chǎn)品本身及其制造方法并不屬于違反國家法律的發(fā)明創(chuàng)造?！纠纭坑糜诟鞣N武器的生產(chǎn)、銷售及使用雖然受到法律的限制，但這些武器本身及其制造方法仍然可授予專利權。一、違反法律的發(fā)明創(chuàng)造（續(xù)）二、違反社會公德的發(fā)明創(chuàng)造社會公德是指公眾普遍認為是正當?shù)?、并被接受的倫理道德觀念和行為準則。具有普遍的社會認同：正當；不正當建立在一定的文化背景之上：歷史；區(qū)域；民族文化。隨歷史的發(fā)展其內(nèi)涵可能發(fā)生變化。專利法中所稱的社會公德限于中國內(nèi)地（不包括港澳臺）。帶有暴力兇殺圖片的器具帶有淫穢圖片的器具克隆的人或克隆人的方法人胚胎的工業(yè)應用改變?nèi)松诚到y(tǒng)遺傳同一性的方法或改變了生殖系遺傳同一性的人人與動物的交配方法等不能授權二、違反社會公德的發(fā)明創(chuàng)造（續(xù)）四、違反法律、行政法規(guī)的規(guī)定獲取或者利用遺傳資源，并依賴該遺傳資源完成的發(fā)明創(chuàng)造，不授予專利權。

違反法律、行政法規(guī)的規(guī)定獲取或者利用遺傳資源，是指遺傳資源的獲取或者利用未按照我國有關法律、行政法規(guī)的規(guī)定事先獲得有關行政管理部門的批準或者相關權利人的許可。五、科學發(fā)現(xiàn)科學發(fā)現(xiàn)是指對自然界中客觀存在的物質(zhì)、現(xiàn)象、變化過程及其特性和規(guī)律的揭示。不授權的原因：不是技術方案，不是專利法意義上的發(fā)明創(chuàng)造?？茖W發(fā)現(xiàn)的保護——“自然科學獎勵條例”。

發(fā)現(xiàn)鹵化銀在光照下有感光特性──不授權

根據(jù)這種發(fā)現(xiàn)制造出的感光膠片──可授權

感光膠片的制造方法──可授權

例：鹵化銀的感光特性五、科學發(fā)現(xiàn)（續(xù)）六、智力活動的規(guī)則和方法智力活動是指人的思維運動，它源于人的思維，經(jīng)過推理、分析和判斷產(chǎn)生出抽象的結果，或者必須經(jīng)過人的思維運動作為媒介，間接地作用于自然產(chǎn)生結果。智力活動的規(guī)則和方法是指導人們對信息進行思維、表述、判斷和記憶的規(guī)則和方法。不授權的原因：專利法不是用來禁錮人的思想。七、疾病的診斷和治療方法疾病的診斷和治療方法，是指以有生命的人體或者動物體為直接實施對象，進行識別、確定或消除病因或病灶的過程。不授權的原因：人道主義和社會倫理；不具有實用性需要注意的是：用于實施疾病診斷和治療方法的儀器或裝置，以及在疾病診斷和治療方法中使用的物質(zhì)或材料屬于可被授予專利權的客體。八、動物和植物品種動物是指不能自己合成，而只能靠攝取自然的碳水化合物及蛋白質(zhì)來維系其生命的生物。植物是指可以借助光合作用，以水、二氧化碳和無機鹽等無機物合成碳水化合物、蛋白質(zhì)來維系生存，并通常不發(fā)生移動的生物。動物及植物品種不能被授予專利權。植物品種由《植物新品種保護條例》保護，但是微生物可以獲得專利保護（有保藏的要求）。動物和植物品種培育、生產(chǎn)方法（飼養(yǎng)法、養(yǎng)殖法、栽培法）:主要是非生物學方法（人的技術介入程度對該方法所要達到的目的或者效果起主要的控制作用或者決定作用）──可以獲得保護【例如】采用輻照飼養(yǎng)法生產(chǎn)高產(chǎn)牛奶的乳牛的方法；改進飼養(yǎng)方法生產(chǎn)瘦肉型豬的方法等屬于可被授予發(fā)明專利權的客體。八、動物和植物品種（續(xù)）主要是生物學方法（或生物學的方法本身）──不保護

但是，微生物和微生物方法可以獲得專利保護。所謂微生物發(fā)明是指利用各種細菌、真菌、病毒等微生物去生產(chǎn)一種化學物質(zhì)（如抗生素）或者分解一種物質(zhì)等的發(fā)明。八、動物和植物品種（續(xù)）第二章發(fā)明專利申請的授權條件第一節(jié)新穎性第二節(jié)創(chuàng)造性第三節(jié)實用性第一節(jié)新穎性一、新穎性的概念二、判斷新穎性的標準專利法第二十二條第二款

新穎性，是指該發(fā)明或者實用新型不屬于現(xiàn)有技術；也沒有任何單位或者個人就同樣的發(fā)明或者實用新型在申請日以前向?qū)＠痔岢鲞^申請，并記載在申請日以后（含申請日）公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。

一、新穎性的概念二、判斷新穎性的標準

1、同樣的發(fā)明或者實用新型如果被審查專利申請的技術方案與對比文件的技術方案技術領域、所解決的技術問題、技術方案和預期效果實質(zhì)上相同，則認為兩者為同樣的發(fā)明或者實用新型。注意：“技術方案實質(zhì)上相同”是核心2、單獨對比原則判斷新穎性時，應當將發(fā)明或者實用新型專利申請的各項權利要求分別與每一項現(xiàn)有技術或申請在先公布在后的發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷南嚓P技術內(nèi)容單獨地進行比較。

注意：不得將其與幾項現(xiàn)有技術或者申請在先公布在后的發(fā)明或者實用新型內(nèi)容的組合、或者與一份對比文件中的多項技術方案的組合進行對比第二節(jié)創(chuàng)造性一、創(chuàng)造性的概念二、判斷創(chuàng)造性的標準專利法第二十二條第三款創(chuàng)造性，是指與現(xiàn)有技術相比，該發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，該實用新型具有實質(zhì)性特點和進步。一、創(chuàng)造性的概念1、突出的實質(zhì)性特點發(fā)明有突出的實質(zhì)性特點是指對所屬技術領域的技術人員來說，發(fā)明相對于現(xiàn)有技術是非顯而易見的。發(fā)明是所屬技術領域的技術人員在現(xiàn)有技術的基礎上僅僅通過合乎邏輯的分析、推理或者有限的試驗可以得到的，則該發(fā)明是顯而易見的。一、創(chuàng)造性的概念（續(xù)）2、顯著的進步

發(fā)明具有顯著的進步是指發(fā)明與現(xiàn)有技術相比能夠產(chǎn)生有益的技術效果?？偨Y：非顯而易見性+有益的效果

創(chuàng)造性一、創(chuàng)造性的概念（續(xù)）所屬領域技術人員應具備的能力：

知曉申請日(優(yōu)先權日)之前所有的普通技術知識；能夠獲知該領域中所有的現(xiàn)有技術； 具有常規(guī)實驗的手段和能力，但他不具備創(chuàng)造能力；根據(jù)解決問題的需要，可以獲知相關領域的現(xiàn)有技術、普通技術知識和常規(guī)實驗手段的能力。

一、創(chuàng)造性的概念（續(xù)）3、所屬領域的技術人員二、判斷創(chuàng)造性的標準根據(jù)專利法第二十二條第三款的規(guī)定，判斷發(fā)明是否具備創(chuàng)造性，應當判斷發(fā)明是否具有突出的實質(zhì)性特點，同時還應當判斷發(fā)明是否具有顯著的進步。與新穎性“單獨對比”的判斷原則不同，判斷創(chuàng)造性時，將一份或者多份現(xiàn)有技術中的不同的技術內(nèi)容組合在一起對要求保護的發(fā)明進行評價。1、突出的實質(zhì)性特點的判斷方法判斷發(fā)明是否具有突出的實質(zhì)性特點，就是要判斷對本領域的技術人員來說，要求保護的發(fā)明相對于現(xiàn)有技術是否顯而易見。判斷要求保護的發(fā)明相對于現(xiàn)有技術是否顯而易見，通?？砂凑找韵氯齻€步驟進行。(1)確定最接近現(xiàn)有技術；(2)確定發(fā)明的區(qū)別技術特征和發(fā)明實際解決的技術問題；(3)判斷要求保護的發(fā)明對本領域的技術人員來說是否顯而易見。二、判斷創(chuàng)造性的標準(續(xù))

常見技術啟示：(I)所述區(qū)別特征為公知常識，例如，本領域中解決該重新確定的技術問題的慣用手段，或教科書或者工具書等中披露的解決該重新確定的技術問題的技術手段?！纠纭恳蟊Ｗo的發(fā)明是一種用鋁制造的建筑構件，其要解決的技術問題是減輕建筑構件的重量。一份對比文件公開了相同的建筑構件，同時說明建筑構件是輕質(zhì)材料，但未提及使用鋁材。而在建筑標準中，已明確指出鋁作為一種輕質(zhì)材料，可作為建筑構件。該要求保護的發(fā)明明顯應用了鋁材輕質(zhì)的公知性質(zhì)。因此可認為現(xiàn)有技術中存在上述技術啟示。

(II)所述區(qū)別特征為另一篇對比文件中披露的相關技術手段，該技術手段在該對比文件中所起的作用與該區(qū)別特征在要求保護的發(fā)明中為解決該重新確定的技術問題所起的作用相同,則認為現(xiàn)有技術給出結合啟示。例：要求保護的發(fā)明：設置有排水凹槽的石墨盤式制動器，所述凹槽用以排除為清洗制動器表面而使用的水。發(fā)明要解決的技術問題：如何清除制動器表面上因摩擦產(chǎn)生的妨礙制動的石墨屑。

對比文件1：公開了一種石墨盤式制動器。

對比文件2：公開了在金屬盤式制動器上設有用于沖洗其表面上附著的灰塵而使用的排水凹槽。要求保護的發(fā)明與對比文件1的區(qū)別:發(fā)明在石墨盤式制動器表面上設置了凹槽;該區(qū)別特征已被對比文件2披露。由于對比文件1所述的石墨盤式制動器會因為摩擦而在制動器表面產(chǎn)生磨屑，從而妨礙制動。對比文件2所述的金屬盤式制動器會因表面上附著灰塵而妨礙制動，為了解決妨礙制動的技術問題，前者必須清除磨屑，后者必須清除灰塵，這是性質(zhì)相同的技術問題。

為了解決石墨盤式制動器的制動問題，本領域的技術人員按照對比文件2的啟示，容易想到用水沖洗，從而在石墨盤式制動器上設置凹槽，把沖洗磨屑的水從凹槽中排出。由于對比文件2中凹槽的作用與發(fā)明要求保護的技術方案中凹槽的作用相同。因此本領域的技術人員有動機將對比文件1和對比文件2相結合，從而得到發(fā)明所述的技術方案。因此可認為現(xiàn)有技術中存在上述技術啟示。突出的實質(zhì)性特點判斷方法（三步法）完整示例：例１：專利申請的權利要求：一種改進的內(nèi)燃機排氣閥，包括一個由耐熱鎳基合金A制成的主體，所述主體具有閥頭部分，其特征在于所述閥頭部分涂敷了由鎳基合金B(yǎng)制成的覆層。發(fā)明所要解決的技術問題：閥頭部分的耐腐蝕、耐高溫問題。對比文件1：一種內(nèi)燃機排氣閥，包括主體和閥頭部分，主體由耐熱鎳基合金A制成，閥頭部分的覆層使用的是與主體所用合金不同的另一種合金。對比文件1還指出：為了適應高溫和腐蝕性環(huán)境，所述的覆層可以選用具有耐高溫和耐腐蝕特性的合金。對比文件2：公開的是有關鎳基合金材料的技術內(nèi)容。其中指出，鎳基合金B(yǎng)對極其惡劣的腐蝕環(huán)境和高溫影響具有優(yōu)異的耐受性，這種鎳基合金B(yǎng)可用于發(fā)動機的排氣閥。在兩篇對比文件中，由于對比文件1與專利申請的技術領域相同，所解決的技術問題相同，且公開專利申請的技術特征最多，因此可以認為對比文件1是最接近的現(xiàn)有技術。將專利申請的權利要求與對比文件1對比之后可知，發(fā)明要求保護的技術方案與對比文件1的區(qū)別在于發(fā)明將閥頭覆層的具體材料限定為鎳基合金B(yǎng),以便更好地適應高溫和腐蝕性環(huán)境。由此可以得出發(fā)明實際解決的技術問題是如何使發(fā)動機的排氣閥更好地適應高溫和腐蝕性的工作環(huán)境。

根據(jù)對比文件2，本領域的技術人員可以清楚地知道鎳基合金B(yǎng)適用于發(fā)動機的排氣閥，并且可以起到提高耐腐蝕性和耐高溫的作用，這與本發(fā)明中所起的作用相同。由此，可以認為對比文件2給出了可將鎳基合金B(yǎng)用作有耐腐蝕和耐高溫要求的閥頭覆層的技術啟示，進而使得本領域的技術人員有動機將對比文件2和對比文件1結合起來構成該專利申請權利要求的技術方案，故該專利申請的權利要求要求保護的技術方案相對于現(xiàn)有技術是顯而易見的。

2、顯著的進步的審查基準該發(fā)明相對于最接近現(xiàn)有技術是否具有有益的技術效果-發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術相比具有更好的技術效果-發(fā)明提供了一種與最接近的現(xiàn)有技術構思不同的技術方案，其技術效果基本上達到了現(xiàn)有技術的水平-發(fā)明代表某種新技術發(fā)展趨勢-盡管發(fā)明在某些方面有負面效果，但在其他方面具有明顯積極的技術效果第三節(jié)實用性一、實用性的概念二、判斷實用性的標準實用性的定義法22.4：實用性，是指該發(fā)明或者實用新型能夠制造或者使用，并且能夠產(chǎn)生積極效果。

一、實用性的概念專利法第二十二條第四款所說的‘能夠制造或使用’是指發(fā)明或者實用新型的技術方案具有在產(chǎn)業(yè)中被制造或使用的可能性。滿足實用性要求的技術方案不能違背自然規(guī)律并且應當具有再現(xiàn)性。因不能制造或使用而不具備實用性是由技術方案本身固有的缺陷引起的，與說明書公開的程度無關。二、判斷實用性的標準第三章優(yōu)先權（一）外國優(yōu)先權和本國優(yōu)先權

專利法第二十九條

申請人自發(fā)明或者實用新型在外國第一次提出專利申請之日起十二個月內(nèi)，或者自外觀設計在外國第一次提出專利申請之日起六個月內(nèi)，又在中國就相同主題提出專利申請的，依照該外國同中國簽訂的協(xié)議或者共同參加的國際條約，或者依照相互承認優(yōu)先權的原則，可以享有優(yōu)先權。

申請人自發(fā)明或者實用新型在中國第一次提出專利申請之日起十二個月內(nèi)，又向國務院專利行政部門就相同主題提出專利申請的，可以享有優(yōu)先權。外國優(yōu)先權本國優(yōu)先權（二）優(yōu)先權的效力

優(yōu)先權是為申請人繼首次申請后在優(yōu)先權期限屆滿前在我國就相同主題提出的申請所提供的一種優(yōu)惠。其效力主要表現(xiàn)在下述幾方面：(1)在優(yōu)先權期限內(nèi)，任何相同主題的發(fā)明、實用新型的公布和利用，都不構成專利法第二十二條第五款所稱的現(xiàn)有技術。(2)其他人在優(yōu)先權期限內(nèi)就相同主題提出的專利申請不能獲得專利權。（三）享有外國優(yōu)先權的條件享有外國優(yōu)先權的專利申請應當滿足以下條件：(1)申請人就相同主題的發(fā)明創(chuàng)造在外國第一次提出專利申請后又在中國提出專利申請。(2)就發(fā)明和實用新型而言，中國在后申請之日不得遲于外國首次申請之日起十二個月。(3)申請人提出首次申請的國家或政府間組織應當是同中國簽有協(xié)議或者共同參加國際條約，或者相互承認優(yōu)先權原則的國家或政府間組織。

（四）享有本國優(yōu)先權的條件享有本國優(yōu)先權的專利申請應當滿足以下條件：(1)只適用于發(fā)明或者實用新型專利申請；(2)申請人就相同主題的發(fā)明或者實用新型在中國第一次提出專利申請后又向?qū)＠痔岢鰧＠暾垼?3)中國在后申請之日不得遲于中國首次申請之日起十二個月。

（四）享有本國優(yōu)先權的條件被要求優(yōu)先權的中國在先申請的主題有下列情形之一的，不得作為要求本國優(yōu)先權的基礎：(1)已經(jīng)要求外國優(yōu)先權或者本國優(yōu)先權的，但要求過外國優(yōu)先權或者本國優(yōu)先權而未享有優(yōu)先權的除外；(2)已經(jīng)被授予專利權的；(3)屬于按照專利法實施條例第四十四條規(guī)定提出的分案申請。

（五）相同主題的發(fā)明創(chuàng)造的定義專利法第二十九條所述的相同主題的發(fā)明或者實用新型，是指技術領域、所解決的技術問題、技術方案和預期的效果相同的發(fā)明或者實用新型。但應注意這里所謂的相同，并不意味在文字記載或者敘述方式上完全一致。第四章單一性及分案申請一、單一性1、單一性的定義法31.1規(guī)定，一件發(fā)明或者實用新型專利申請應當限于一項發(fā)明或?qū)嵱眯滦?。屬于一個總的發(fā)明構思的兩項以上的發(fā)明或?qū)嵱眯滦?，可以作為一件申請?zhí)岢觥?、總的發(fā)明構思細則35條規(guī)定，屬于一個總的發(fā)明構思的兩項以上的發(fā)明或?qū)嵱眯滦蛻斣诩夹g上相互關聯(lián)，包含一個或者多個相同或者相應的特定技術特征，其中特定技術特征是指每一項發(fā)明或者實用新型作為整體，對現(xiàn)有技術作出貢獻的技術特征。

【例如】一項掛鎖和一項撞鎖的發(fā)明，與現(xiàn)有技術的區(qū)別都是為提高鎖的安全性，而采用一種新的特定結構的鎖芯，這兩種鎖則具有相同的特定技術特征，即“特定結構的鎖芯”，因而具有單一性。如果具有這種“特定結構的鎖芯”掛鎖和撞鎖需要相應特定結構的鑰匙才能開啟，鑰匙的結構特征和鎖芯的結構特征是相應的，則可以認為包含這種鎖芯的掛鎖和撞鎖與其所使用的鑰匙具有相應的特定技術特征，因而具有單一性。

二、分案申請

分案申請，是指在一件專利申請中包含兩項或兩項以上的發(fā)明時，將其中一部分從原案中分出來，另行提交專利申請。如果一件申請不符合單一性的規(guī)定，專利審批過程中，審查員將要求申請人進行修改，將不符合單一性的內(nèi)容從原案中刪除，對于從原案中刪除的內(nèi)容，申請人可以另外提交分案申請，當然，申請人也可以主動將一部分內(nèi)容從原案中分出，另外提交分案申請。第五章實質(zhì)審查程序?qū)嵸|(zhì)審查程序1、實質(zhì)審查程序的基本原則2、審查的文本3、審查的手段4、答復通知書時修改申請文件的規(guī)定5、授權通知書6、駁回決定實質(zhì)審查程序（續(xù)）1、實質(zhì)審查程序所遵循的基本原則（1）請求原則（2）聽證原則（3）程序節(jié)約原則2、實質(zhì)審查依據(jù)的文本

審查員首次審查所使用的文本通常是申請人按照專利法及其實施細則規(guī)定提交的原始申請文件或者應專利局初步審查部門要求補正后的文件。主動修改的機會：細則51.1：申請人在提出實質(zhì)審查請求時，或者在收到專利局發(fā)出的發(fā)明專利申請進入實質(zhì)審查階段通知書之日起的三個月內(nèi)，對發(fā)明專利申請進行了主動修改的。實質(zhì)審查程序（續(xù)）3、審查手段發(fā)明專利申請實質(zhì)審查的主要審查手段：審查意見通知書發(fā)明專利申請實質(zhì)審查的輔助審查手段：會晤；電話討論；調(diào)查、取證