專利代理實務(青島)

發(fā)明代理實務材料工程發(fā)明審查部qijianwei建偉1/22/20241專利代理實務I.相關法律條款II.申請文件的撰寫III.審查意見通知書的答復IV.無效宣告請求書及陳述書1/22/20242I.相關法律條款1、說明書法26.3/5(實質性要求)細則17-18條(形式要求)2、權利要求書法26.4，法31，細則20.2和法59條(實質性要求)細則19，21-22條(形式要求)1/22/20243I.相關法律條款1、說明書專利法26條（3）清楚、完整、能夠實現為準1/22/20244細則17條發(fā)明專利申請的說明書應當包括下列內容：（一）技術領域：寫明要求保護的技術方案所屬的技術領域；(恰當)（二）背景技術：寫明對發(fā)明的理解、檢索、審查有用的背景技術；有可能的，并引證反映這些背景技術的文件；(客觀)（三）發(fā)明內容：寫明發(fā)明所要解決的技術問題以及解決其技術問題所采用的技術方案，并對照現有技術寫明發(fā)明的有益效果；(明確、詳細，有說服力)（四）附圖說明：說明書有附圖的，對各幅附圖作簡略說明；（五）具體實施方式：詳細寫明申請人認為實現發(fā)明的優(yōu)選方式，必要時，舉例說明；有附圖的，對照附圖。

1/22/20245I.相關法律條款二、權利要求書專利法第59條(A59)專利法第26條第4款(A26.4)細則19-22條(R19-22)1/22/20246I.相關法律條款專利法第59條：權利要求書是發(fā)明的實質內容和申請人切身利益的集中表現，是審查、無效及侵權訴訟程序的焦點。1/22/20247I.相關法律條款專利法第26條第4款：權利要求書應當以說明書為依據，清楚、簡要地限定要求專利保護的范圍。1/22/20248I.相關法律條款如何理解“清楚、簡要”1、從技術層面考慮2、從法律層面考慮1/22/20249I.相關法律條款“限定要求專利保護的范圍”

---“有沒有的問題”1/22/202410I.相關法律條款R20：

權利要求書應當有獨立權利要求，也可以有從屬權利要求。

獨立權利要求應當從整體上反映發(fā)明或者實用新型的技術方案，記載解決技術問題的必要技術特征。從屬權利要求應當用要求保護的附加技術特征，對引用的權利要求作進一步的限定。1/22/202411I.相關法律條款

R21：

發(fā)明或者實用新型的獨立權利要求應當包括前序部分和特征部分，按照下列規(guī)定撰寫：（一）前序部分：寫明要求保護的發(fā)明或者實用新型技術方案的主題名稱和發(fā)明或者實用新型主題與最接近的現有技術共有的必要技術特征；（二）特征部分：使用“其特征是……”或者類似的用語，寫明發(fā)明或者實用新型區(qū)別于最接近的現有技術的技術特征。這些特征和前序部分寫明的特征合在一起，限定發(fā)明或者實用新型要求保護的范圍。發(fā)明或者實用新型的性質不適合用前款方式表達的，獨立權利要求可以用其他方式撰寫。一項發(fā)明或者實用新型應當只有一個獨立權利要求，并寫在同一發(fā)明或者實用新型的從屬權利要求之前。1/22/202412I.相關法律條款

R22：

發(fā)明或者實用新型的從屬權利要求應當包括引用部分和限定部分，按照下列規(guī)定撰寫：（一）引用部分：寫明引用的權利要求的編號及其主題名稱；（二）限定部分：寫明發(fā)明或者實用新型附加的技術特征。從屬權利要求只能引用在前的權利要求。引用兩項以上權利要求的多項從屬權利要求，只能以擇一方式引用在前的權利要求，并不得作為另一項多項從屬權利要求的基礎。1/22/202413I.相關法律條款注意：

1.主題與編號；

2.擇一引用；

3.多項引用多項問題。

1/22/202414練習

1.一種制備化合物Z的方法，

2.權利要求1的方法，

3.權利要求1或2的方法，

4.權利要求1或3的方法，

5.權利要求3的方法，

6.權利要求5的方法，

7.權利要求5或6的方法，1/22/202415

I.相關法律條款1、確定發(fā)明的類型、主題；2、確定各主題的全部技術特征(R20.2)3、技術特征的概括（A26.4）4、確定優(yōu)選實施方案；------由此確定各項權利要求之間的引用關系。1/22/202416I.相關法律條款三、說明書摘要發(fā)明的主題名稱(1)、所屬技術領域(2)、需要解決的技術問題(3)、解決該問題的技術方案(4)的要點以及主要用途(5)。 少于300字。1/22/202417II.申請文件的撰寫1、說明書法26.3/5(實質性要求)細則17-18條(形式要求)2、權利要求書法26.4，法31，細則20.2(實質性要求)細則19，21-22條(形式要求)

1/22/2024181/22/202419產品權利要求1、基本原則－結構、組成、連接關系等2、特殊情況－性能參數、用途、方法…3、適用原則(1>2)4、檢查方法(原則)--A26.4(有沒有)，R20.2(能不能)1/22/202420組合物組合物發(fā)明屬于產品發(fā)明：表征方式

(1)用組分和含量表示,(2)用性能參數表示,(3)用制備方法表示。

1/22/202421（二）表征組合物的技術特征：組分、含量(1)組分：必要組分（>0至＜100%)

選擇組分（=0至＜100%

）(2)并列選擇成分必須是等效的，不允許上位概念和下位概念并列。1/22/202422(2)含量含量可以采用以下方式表示：①百分數表示法－可以是重量百分數、體積百分數或者摩爾百分數；②份數表示法－重量或體積份數；③余量表示法－用基本組分補足100%；④其它表示方法－如濃度或相圖或用文字定性表達；注意：不能用“＜X”或“X以下”表示必要組分的含量；不能用“＞X”表示任何組分的含量

1/22/202423采用百分數表示應滿足的條件各組分含量的百分數之和應當等于100％；幾個組分的含量范圍應當符合以下條件：

某一組分的上限值＋其它組分的下限值≤100

某一組分的下限值＋其它組分的上限值≥100

1/22/202424方法權利要求一、限定特征：1、步驟、工藝條件(時間過程要素的活動)2、原料、中間產物、產品…3、設備、裝置

A26.4，R20.2，(A26.3)1/22/202425用途權利要求用途權利要求的類型是方法權利要求，基于發(fā)現新性能并利用該性能而作出的發(fā)明。

1.撰寫形式（1）大多數對使用方式和條件沒有特殊要求的用途發(fā)明，例如可以寫成：－“用化合物X作為殺蟲劑”－“化合物Y用作木材防蛀保護的浸漬液”－“化合物Y，用作木材防蛀保護的浸漬液”。1/22/202426

2.注意：

(1)與非用途權利要求的區(qū)別：“用化合物X制成的殺蟲劑”,“含化合物X的殺蟲劑”“作殺蟲劑用的化合物X”新穎性、創(chuàng)造性：

—有新用途的已知物質無新穎性；

—已知物質的新用途，要考慮用途發(fā)明的創(chuàng)造性

1/22/202427

III.審查意見通知書的答復1/22/202428工作主要內容及要求1、總體要求

(1)依法維護申請人的利益2、工作的主要內容

(1)修改專利申請文件

(2)撰寫意見陳述書

1/22/202429(1)修改專利申請文件修改的法律依據A33R51(3)通知書中指出的其它缺陷1/22/202430意見陳述書的撰寫1、意見陳述書的表述方式

開場白：對象2、針對具體事實(理由)—闡述理由

--證據編號法條引用要準確證據(理由)要精確3、結尾

--與開場白呼應注：針對性前瞻性1/22/202431意見陳述書的撰寫1.分析審查員提供的證據(A59)2.分析審查員確定的理由和證據(時間，內容)3.撰寫意見陳述書。1/22/202432對專利文件的修改1.不得改變原權利要求書所要求保護的主題；2.不得擴大原專利的保護范圍；3.不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍(A33)；1/22/202433意見陳述書常見反駁理由1、認定無新穎性時，未披露全部技術特征2、認定無創(chuàng)造性時，無啟示(作用不同)3、用E文獻評價創(chuàng)造性4、認定為等效手段(簡單拼湊)理由不充分5、以未產生預料不到的技術效果認定無創(chuàng)造性6、A26.3和A337、A20.21/22/202434

IV.無效宣告請求書和意見陳述書的撰寫1/22/202435工作主要內容及要求1.工作主要內容

(1)無效宣告請求書的撰寫

(2)意見陳述書的撰寫

(3)權利要求書的修改

1/22/202436(1)無效宣告請求書的撰寫正確選擇無效的法律依據R65有針對性地進行論述突出重點證據充分1/22/202437(1)無效宣告請求書的撰寫1、無效宣告請求書的表述方式

開場白：對象—理由—范圍2、針對具體事實(理由)—闡述理由

--證據編號法條引用要準確證據(理由)要精確3、結尾

--與開場白呼應論點---論據---論證1/22/202438無效宣告請求書的撰寫順序1.A592.分析請求人所提供的材料，并確定無效宣告請求理由和證據(時間，內容)3.撰寫無效宣告請求書。1/22/202439證據的具體分析1、現有技術2、E類文獻3、舉證期4、公知公用：時間和內容時間證據鏈1/22/202440(2)無效宣告請求的意見陳述書1、證據分析是否屬于R65核實證據(時間，內容)確定應對策略全盤否定，全面陳述，不進行修改。部分修改，陳述意見，以期部分維持。1/22/202441(2)無效宣告請求的意見陳述書1、意見陳述書的表述方式開場白，對象(目標)要明確—權利要求書法條引用要準確證據(理由)要精確2、對專利文件的修改

-A33,R68-僅限于權利要求書

-修改方式和時機(審查指南)1/22/202442對專利文件的修改1.不得改變原權利要求書所要求保護的主題；2.不得擴大原專利的保護范圍；3.不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍(A33)；4.不得增加未包含在授權權利要求書中的特征。1/22/202443對專利文件的修改允許的修改方式：權利要求的刪除、合并和技術方案的刪除合并修改的條件1/22/202444意見陳述書常見反駁理由1、認定無新穎性時，未披露全部技術特征2、認定無創(chuàng)造性時，無啟示(作用不同)3、用E文獻評價創(chuàng)造性4、認定為等效手段(簡單拼湊)理由不充分5、以未產生預料不到的技術效果認定無創(chuàng)造性6、A26.3和A337、A20.21/22/202445意見陳述書的撰寫1、說明答復對象以及專利權人的請求2、針對請求人提供的證據和無效理由逐一答復(修改、反駁)3、結論(無效理由不能成立)1/22/202446注意事項1、權利要求撰寫(A26.4，R20.2)2、三性判斷(A22)3、注意實審和無效階段修改文件的不同點

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