專利實務考試的秘訣

1、每年因為卷三考不過專利代理人資格考試的考生很多很多，有的是專利撰寫經(jīng)驗不足，有的是經(jīng)驗太足所以按照實際工作的答法應付考試，最郁悶的就是這種有很充分的專利代理實務經(jīng)驗的人反而在卷三考了個低分。針對特別沒經(jīng)驗和特別有經(jīng)驗這兩種情況，我認為以下四點秘訣對于專利代理人資格考試卷三實務科目至關重要。第一，必要技術特征第二，功能上位化第三，說明書支持和修改超范圍的區(qū)別第四，答復套路一、卷三實務概述（一）考試內(nèi)容卷三的考試內(nèi)容千篇一律每年都是一樣的，具有這樣幾個特點。第一，必然有撰寫權利要求，必然有答復意見，必然有回答專利代理工作中的一些規(guī)則。而且撰寫權利要求和答復意見都分為兩種形式。撰寫權利要求分為：1、

2、給一個技術交底書，寫一份專利申請的權利要求書；2、給一個專利申請文件和無效宣告或者審查意見，將被請求無效或者被審查意見通知的權利要求書修改成一個符合要求的權利要求書。答復意見分為：1、對審查意見通知書做答復，包括修改權利要求書和陳述意見；2、對無效宣告做答復，包括修改權利要求書和陳述意見?；卮饘＠淼囊?guī)則，比如2007年問了審查指南關于無效宣告程序中修改權利要求書的規(guī)定，2009年涉及代理人不能代理自己所在的代理機構以前代理過的專利宣告無效。第二，技術問題必然很簡單，不需要特別的專業(yè)技術知識就能理解技術方案。從專利代理人資格考試改為一年一次的2006年開始，2006年是有橫條的衣掛，2007

3、年是撕開密封包的牽拉部件，2008年是真空離心油炸食品，2009年是防止打鼾裝置。關鍵的技術特征都沒超過五個，不需要耗費腦力理解技術問題，有技術背景的人士靠直覺就能知道這是做什么用的東西。隨著中國人民學歷水平的提高，預計以后代理人考試技術內(nèi)容也會越來越難，有越來越多的人從事專利代理工作了。歐洲專利局的專利代理人資格考試，光是技術難度就很大，看半天不知道是在講什么，不知道這東西能做什么，將來很有可能。（二）分數(shù)規(guī)律考試內(nèi)容肯定就是撰寫題、答復題和簡答題，沒別的東西，所以考高分就是要看用怎樣的技巧分別對付這三個部分。按照最近幾年卷三考試的分數(shù)分布，應該可以知道答復題的分數(shù)總是最多的，撰寫題其次，簡

4、答題分數(shù)最少，可以略而不談。2007和2008年的卷三，撰寫題和答復題的的分數(shù)差不多，滿分150之下基本上都是75對75或者70對80的樣子，答復題分數(shù)稍多一些。2009年答復的分數(shù)可能有100分，撰寫可能只有50分的樣子。由此可以看出，撰寫權利要求和答復意見這兩種題目是必須都要掌握的，有一個分數(shù)太低，考試很可能失敗了。所幸的是，卷三的合格成績一般是在90分的，好好地掌握一定的答題技巧，這個分數(shù)非常容易達到。（三）簡答題關于簡答題，應試技巧非常簡單，分數(shù)也很少，難影響大局。就把它忽略不計，主要講解：第一，全靠審查指南，不需要任何別的書，因為考試內(nèi)容基本都在審查指南里面。有的時候不在審查指南里面

5、，比如2009年的題目審查指南里就沒有，但是分數(shù)很少，無所謂的。當然，為了爭取這一點分數(shù)，可以多看看別的書，比如專利法詳解。但是這只是理論性的入門書，對于代理實踐操作沒用處。卷三考試的內(nèi)容都是操作性的，不考理論性的簡答題。第二，答題時特別注意著錄項目信息，出題人比較厚道的，并沒有太狡猾。目前出現(xiàn)過的答題陷阱都在著錄項目里，主要指的時間和代理人，比如題目給出的申請文件或者對比文件的申請日、優(yōu)先權日和公開日，還有代理機構和代理人。時間的陷阱在于，有的對比文件的通過著錄項目可以看出只能影響新穎性，不能影響創(chuàng)造性（比如抵觸申請）。說出題人比較厚道指的是，很多著錄項目全都省略了，都沒有寫。所以剩下來的那

6、些著錄項目很有可能就是陷阱，這是非常明顯的提示。比如2009年卷三的幾個對比文件，就是涉及到代理機構和代理人的著錄項目留著，其他的著錄項目根本就沒寫，全都是省略號。簡答題放在一邊，這全靠記憶和經(jīng)驗。需要特別強調(diào)兩個知識點，卷三實務會考的可能性非常大，而卷一的專利法律知識部分必考。第一是絕對新穎性標準，使用公開的范圍包括了全世界，而不僅僅限于國內(nèi)。這一點在卷三中考察還稍微難一點，較難編造一個使用公開的書面證據(jù)在卷三中給考生看。第二是抵觸申請，在先申請包括了申請人自己提交的申請。這一點在卷三中有可能作為簡答題的陷阱，比如給出一篇申請人自己的在先申請，但是沒有特別提及申請人是相同的，只是在著錄項目部

7、分偷偷地印上申請人和申請日期。例如：給出對于專利申請A（申請人為B，申請日為C）的審查意見通知書，或者無效宣告請求書，給出的對比文件1是申請人為B，申請日為C前，公開日為C后。此時，因為對比文件1可以作為判斷新穎性的抵觸申請，因此考生根據(jù)答復意見或者無效宣告請求書的內(nèi)容，修改權利要求書的時候，也必須考慮修改后的權利要求書相對于對比文件1的技術內(nèi)容要具有新穎性。不要按照以前的專利法，認為對比文件1不是抵觸申請，從而修改錯誤。二、權利要求書的撰寫技巧撰寫題和答復題都要細分之后才能講解具體技巧。根據(jù)一個技術交底書和若干現(xiàn)有技術撰寫一份全新的專利申請的權利要求書，與根據(jù)無效宣告和答復意見提供的意見和對

8、比文件，修改一份權利要求書這是完全不同的規(guī)則和技巧。因此，把撰寫題分成新申請撰寫和答復撰寫更有助于準確理解考試技巧。相對撰寫來講，針對審查意見做答復與針對無效宣告做答復，答復內(nèi)容卻是基本相同，技巧也沒有什么區(qū)別，套路也沒什么區(qū)別。本文開篇四秘訣的前兩個秘訣，必要技術特征和功能上位化，針對的是新申請的撰寫。第三個秘訣說明書支持和修改超范圍的區(qū)別，目的是特別強調(diào)考生一定要注意新申請撰寫和答復撰寫的寫法是完全不同的，千萬不能混為一談，絕對不可以把必要技術特征和功能上位化應用于答復撰寫。要注意，答復撰寫是有其特殊要求的。（一）新申請撰寫與答復撰寫的區(qū)別在一份技術交底書的基礎上撰寫一份新的權利要求書，其

9、自由發(fā)揮余地更大，不受到說明書的限制，因此可以自由地歸納必要技術特征，可以自由地將某些特征做上位化，以求得更大的保護范圍。例如2007年的新申請撰寫，標準答案的權利要求1是“其特征在于：還包括撕開所述外包裝的牽拉部件”。這同時體現(xiàn)了上述兩個秘訣，標準答案將原先在技術交底書里面的很多技術特征都不作為必要技術特征，并且將原先技術交底書的“帶狀部件”上位化成“牽拉部件”。答復撰寫是最需要特別注意的，特別注意答復撰寫不能夠照搬新申請撰寫的方法。答復撰寫分成答復審查意見和無效宣告兩種情況。對于答復審查意見，需要修改權利要求的時候只能在說明書的文字限定的范圍內(nèi)進行修改，不可以再歸納必要技術特征，更不能再上

10、位化了。例如2008年的答復撰寫，可以針對審查意見再增加關于油炸設備的獨立權利要求，但是不可以在說明書的基礎上再進行上位化。增加的獨立權利要求只能夠照抄原說明書的文字內(nèi)容，不可以像新申請撰寫一樣再重新組織語言。對于無效宣告的修改權利要求就比較容易了，不用多說，只能刪除與合并權利要求，或者刪除并列的技術方案，不存在什么答題技巧。url=（二）必要技術特征/url實務工作與代理人卷三考試相通的地方就在于，撰寫一份新的權利要求書的時候，必須要考慮的事情首先就是歸納必要技術特征和功能上位化。有些實務經(jīng)驗的人都知道技術特征越多，保護范圍越小。為了得到合適的保護范圍，代理人要做的第一件事情就是決定哪些特征

11、是必要技術特征，需要寫在權利要求1里面。結合最近幾年的卷三試題也能看出來這個傾向，比如2009年到底哪些部件應該寫在權利要求1里面，最后是止鼾裝置、比較器、聲音探測器。這里強調(diào)的就是，在面對卷三考題的時候，考生必須要做的事情一定是首先想必要技術特征是哪些。當必要技術特征找準的時候，權利要求1的分數(shù)就已經(jīng)到手了。根據(jù)2006年的卷三答案，權利要求1的分數(shù)是45分。根據(jù)2008年的卷三評卷標準，權利要求1的分數(shù)是20分，而且劃界正確與否是無關緊要的，不算分數(shù)。找必要技術特征的方法？這就是因人而異而且因技術方案的不同而變化了。2006年是個衣掛的答復撰寫（純機械部件類），2007年是關于散藥性的包裝

12、袋（純機械部件類），2008年是油炸食品的方法（有方法步驟特征），2009年是止鼾裝置（有方法步驟特征，甚至一點點電學類的控制方法，例如比較器的作用原理）。對于有充分撰寫經(jīng)驗的人員來說，歸納必要技術特征應該就是小菜一碟，不值一提。沒有撰寫經(jīng)驗的人來說，就找一些資料對照答案進行實際撰寫，然后自己考慮為什么答案中這些特征算作必要技術特征，其他特征就不是必要技術特征。歸納必要技術特征，是專利代理人的撰寫工作的第一塊基石。（三）功能上位化專利代理人的撰寫工作的第二塊基石，就是功能上位化。這里強調(diào)的就是拿到卷三的試卷之后，第二件要考慮的事情應該是怎樣把歸納得到的必要技術特征中的某一個變成上位化的概念。例

13、如2009年的考試，止鼾部件有三種結構，分別是機械式的晃動，還有充氣放氣的氣囊，以及往復移動的活動板。此時很多考生就不知道該選擇哪一個作為必要技術特征寫在獨立權利要求了。實際上，標準答案應該是“止鼾枕頭，包括枕頭體、聲音探測器、比較器，特征是：還包括止鼾部件”，然后從屬權利要求分別是三種不同的止鼾部件。歸納必要技術特征幾乎每個有撰寫經(jīng)驗的人都懂，但是有意識地將技術特征做功能上位化則不是很多人都明白的。專利代理人資格考試的卷三答案恰恰是比較喜歡功能上位化的，更多的是功能上位化，而不是概念上位化。代理工作中常見的將金銀銅鐵錫上位化成金屬，這是概念上位化。而卷三實務考試，以及代理實踐中，更多的是功能

14、上位化，指的是用很多種方法可以完成同一個功能，那么就用功能性定語描述某個部件。最典型的就是07年和09年的試題。2007年很多人的新申請者撰寫就是“其特征在于：還包括帶狀部件”，標準答案是“其特征在于：還包括撕開所述外包裝的牽拉部件”。這個牽拉部件就是功能上位化引申出來的概念，在原有的技術交底書里面是不存在牽拉部件的概念的。這是新申請撰寫，就可以自由地進行功能上位化的發(fā)揮。功能上位化是新申請撰寫中常用的技巧，操作起來其實也很簡單，總共有兩種形式。第一種，公式就是以“功能詞+萬用詞”作為部件名稱。比如一件彈簧能起到壓縮復位的作用，那么就不寫成彈簧，寫成“彈性部件”或者“復位部件”即可。還比如20

15、08年的帶狀部件寫成“牽拉部件”，這就是明顯的把起到牽拉功能的帶狀部件用功能詞“牽拉”加上萬用詞“部件”，就形成了標準答案所需要的技術特征。第二種功能上位化的形式，就是功能性定語限定，這實際上與第一種功能詞和萬用詞公式是相同的，只不過在功能描述較長的時候，就要用到功能性定語。有代理實踐的都知道，“還包括牽拉部件，其將所述外包裝撕開”，這樣的寫法是不行的。但是寫成“還包括能夠?qū)⑺鐾獍b撕開的牽拉部件”，就是2007年卷三的標準答案，這就是功能性定語限定。把功能性的描述寫在定語，不僅符合專利法要求，而且實現(xiàn)了功能性上位化，擴展了保護范圍。（四）說明書支持和修改超范圍的區(qū)別專利法26條，權利要求書

16、應當以說明書為依據(jù)。專利法33條，修改不能超過原權利要求書和說明書的范圍。對于新申請，撰寫考慮的問題是是否得到說明書的支持，但因為新申請的說明書是與權利要求書一起寫的，所以在代理實踐中代理人可以自己撰寫說明書，以使說明書能夠支持權利要求書。怎樣才叫做說明書能夠支持權利要求書，這還有很多技巧，有很多無效宣告是以這個理由進行的。但因為代理人資格考試是不考說明書的撰寫的，這也就意味著，考試中根本不考察說明書是否能夠支持權利要求書。正因為如此，新申請撰寫的考試就沒有什么限制，盡可以自己歸納必要技術特征，自行考慮做功能上位化。新申請撰寫不需要考慮說明書是否支持的問題，然而答復撰寫卻必須考慮是否修改超范圍

17、的問題。有了更多的限制，也就意味著答復撰寫的難度更小，更傾向于按部就班遵守規(guī)則答題。無效宣告中的答復撰寫很簡單，有些復雜的是答復審查意見中的撰寫修改。2008年的卷三考題是標準的答復審查意見撰寫，也就是修改權利要求書。首先注意，在答復審查意見撰寫中，從屬權利要求是可以增加的，（不可以）甚至可以將說明書中已有的，但是原權利要求書中沒有的技術方案作為并列獨權添加到權利要求書中。前提是修改不要超范圍。以2008年為例，標準答案就增加了真空油炸旋轉(zhuǎn)離心排油的設備的獨權。之所以強調(diào)答復撰寫必須考慮修改不要超范圍，就是因為有的人可能在答復撰寫中還以為這是新申請撰寫，還以為可以在原有說明書的技術方案的基礎上

18、進行必要技術特征的歸納和功能上位化的總結，這可就大錯特錯了。在答復撰寫中，增加的權利要求，或者修改的權利要求，用詞用語都必須完全照搬說明書現(xiàn)有的語句和名稱，甚至最好連文字順序標點符號都不好改動，否則就有修改超范圍的嫌疑。以2008年卷三為例，原說明書中對真空油炸旋轉(zhuǎn)離心排油的設備的描述是非常詳細的，具體到每個閥門安裝在什么位置。在此情況下，不要以為需要對該設備進行一定的上位化描述，或者按照自己的專業(yè)知識進行技術上的擴展，以擴大保護范圍。如果自行擴展保護范圍，就是修改超范圍，一分都不得。新申請撰寫不需要考慮是否得到說明書支持，答復撰寫要考慮修改不能超范圍。因此，新申請必須認真考慮保護范圍的限定，

19、也就是必要技術特征和功能上位化。答復撰寫則相對簡單，既然要考慮修改超范圍，則修改權利要求書的時候肯定是照搬說明書中原有的語句，不需要任何創(chuàng)造性的勞動，而且必須是照搬原有語句，絕對不可以進行一丁點修改，絕對不可以進行任何的上位化歸納。答復撰寫的創(chuàng)造性勞動僅僅在于選擇哪些語句照搬到修改后的權利要求中。三、意見陳述的答復套路（一）答復意見概述網(wǎng)上很多人都說專利代理人考試是簡單思維者的樂園，我沒這么覺得，考試總是相對公平而已，沒法絕對公平，考試肯定是有技巧的，不可能完全體現(xiàn)個人水平。我覺得，專利代理人卷三考試是形式和套路比實質(zhì)內(nèi)容更重要。之所以這么說，是因為在專利代理的實踐中的某些最合適的做法在卷三考

20、試的時候用了，就會死的很慘，我主要指的是答復審查意見和無效宣告的答復套路。卷三考試都是非常簡單的技術方案，在實踐中碰到這么簡單的技術方案，只要對權利要求做個修改，然后在意見陳述書中簡單地論述新穎性和創(chuàng)造性就夠了。然而，在考試中，權利要求的修改（答復撰寫）只占很少分數(shù)，絕大多數(shù)分數(shù)（七八十分）都是新穎性和創(chuàng)造性的論述。在實踐中，代理人都會節(jié)省篇幅，簡要說明問題就足夠了。但是在考試中，如果像實踐中這樣簡單地做意見陳述，后果必然是死路一條。上面我已經(jīng)說了，卷三考題只有三種撰寫題、答復題、簡答題。其中簡答題不值一提，而答復題的分數(shù)一般比撰寫題更高，比如2009年我感覺答復題可能有100分，撰寫題只有5

21、0分。2008年評卷標準已經(jīng)表明，2008年的確就是答復題占80，撰寫題占70分。因此，答復的套路將是決定卷三能否通過的最大秘訣。在技術方案把握正確的基礎上，掌握正確的答題套路，能得高分，至少100分（滿分150）。技術方案也沒掌握正確，但掌握正確的答題套路，考過應該沒問題（90分）。所謂答復套路主要是對新穎性和創(chuàng)造性的答復，在答復的文字中要特別注意標題的突出顯示，以及一些官話套話的反復提及，卷三的評卷標準仍然是按照中國?？嫉恼晤}踩點給分的形式，因此這個套路極為有用。另外，意見陳述這種答復形式，針對審查意見或者針對無效宣告，答復套路都是相同的，下面所說的套路是同時適用于兩者的。只是針對審查意

22、見和無效宣告的權利要求書的修改是不一樣的。（二）套路下面加了雙引號的東西都是必須在意見陳述中寫在答復正文的套話。針對審查意見或者無效宣告的答復正文，必須分成下述這些部分。“一、修改說明”，對修改的權利要求做些說明，內(nèi)容包括“修改后的權利要求增加了權利要求7作為獨立權利要求；并增加了權利要求2，其技術方案原先記載于說明書第2頁第3行；增加權利要求3，其技術方案原先記載于說明書第3頁第9行。對權利要求所做的上述修改均在原說明書和權利要求書的范圍內(nèi)，修改沒有超范圍，因此符合專利法的規(guī)定”。“二、新穎性的陳述”，新穎性和創(chuàng)造性的陳述要分開，注意新穎性要實行單獨對比原則，在意見陳述書中要特別提及“根據(jù)單

23、獨對比原則”。就應該這么寫“修改后的權利要求具有新穎性，具體陳述如下：權利要求1的必要技術特征包括abcde，根據(jù)單獨對比原則，對比文件1公開了abcd，但是沒有公開e。因此相對于對比文件1來說，權利要求1具有新穎性。在權利要求1相對于對比文件1具有新穎性的前提下，引用權利要求1的從屬權利要求2，3，4，5，6相對于對比文件1都具有新穎性。根據(jù)單獨對比原則，對比文件2公開了abc，但是沒有公開de，因此相對于對比文件2來說，權利要求1具有新穎性。同理，權利要求2，3，4，5，6相對于對比文件2也具有新穎性。綜上所述，根據(jù)單獨對比原則，權利要求1相對于對比文件1和對比文件2都具有新穎性，因此權利

24、要求1具有新穎性。權利要求2，3，4，5，6也具有新穎性”?！叭?chuàng)造性的陳述”，創(chuàng)造性是最重要的，如果答復審查意見有70分的話，創(chuàng)造性的答復應該有50分。第一，當某項權利要求僅僅被宣告不具有新穎性的時候，要注意，僅僅答復具有新穎性是不夠的，必須在答復完畢新穎性之后，再論述一下該項權利要求具有創(chuàng)造性。第二，創(chuàng)造性的三步法是創(chuàng)造性陳述最重要的套路。如果答復創(chuàng)造性有50分的話，創(chuàng)造性三步法應該占40分。對于第一點，比如審查意見中僅僅指出權利要求1相對于對比文件1不具有新穎性。在意見陳述中針對修改后的權利要求1不能僅僅答復其相對于對比文件1具有創(chuàng)造性，還必須接著陳述說“根據(jù)創(chuàng)造性三步法，修改后的權利

25、要求1也具有創(chuàng)造性。（一）最接近的對比文件對比文件1公開了abcd特征，公開的特征數(shù)量最多，可作為最接近的對比文件。（二）區(qū)別技術特征和解決的技術問題相對于對比文件1，權利要求1的區(qū)別技術特征是e，該區(qū)別技術特征e能解決的技術問題是。（三）技術啟示對比文件2并沒有公開e，對比文件2與對比文件1的結合并不能得到技術特征e的技術啟示?！睂τ诘诙c，創(chuàng)造性三步法是必須牢記在心，而且順手順嘴都能耳熟能詳，毫無障礙地馬上寫出來的。換句話可以說，創(chuàng)造性三步法是任何一年的卷三考試都必考，而且都必定有50分以上分數(shù)的內(nèi)容。這樣說，算是很明確了吧，無論怎樣強調(diào)創(chuàng)造性三步法的重要性都不為過。雖然創(chuàng)造性三步法僅僅是

26、審查指南里面的建議性審查方式，但代理實踐中和考試中，三步法都是唯一最重要的方法。（三）判斷創(chuàng)造性的三步法，到底是個什么東西。在專利法里面，創(chuàng)造性指的是發(fā)明具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，或者實用新型具有實質(zhì)性特點和進步，這明顯都是假大空的套話，完全不具備操作性。在理論界還有一種說法叫做非顯而易見性，一般都指的是美國的創(chuàng)造性審查理論，通俗的說就是一般人都想不到。從法律到理論，從理論再到實踐，一種能夠用于審查創(chuàng)造性的實踐的方法誕生了，就是三步法，它是在非顯而易見性的理論基礎上產(chǎn)生的。三步法的理論可以分解成一個簡單的公式。下面圖1的數(shù)字就代表了三步法中的三步。圖1第一步，根據(jù)哪一篇對比文件公開的技

27、術特征的數(shù)量最多，或者技術領域最為接近等原因，將該篇對比文件作為最接近的對比文件。考試的時候最多也就給三篇對比文件了，選擇哪一篇作為最接近的對比文件應該是比較簡單的事情。寫上“對比文件1公開了abcd技術特征，公開的技術特征數(shù)量最多，而且技術領域相同，可作為最接近的對比文件”。于是，50分中的15分應該就到手了。第二步，根據(jù)修改后的權利要求1與最接近的對比文件的對比，找到區(qū)別技術特征e，說明該區(qū)別技術特征e能夠解決的技術問題是什么。一般來說審查意見或者無效宣告中都會說對比文件2或者公知常識公開了技術特征e。第三步，就是看對比文件2是否公開了區(qū)別技術特征e，是否起到相同的作用。因為卷三考試的技術

28、內(nèi)容實在是太簡單了，所以針對修改之后的權利要求，具有一丁點代理實踐的考生肯定可以把權利要求修改到具有創(chuàng)造性的程度。所以這一步的論述必然是“對比文件2沒有公開區(qū)別技術特征e，因此不能得到修改后的權利要求1的技術方案的技術啟示。權利要求1具有創(chuàng)造性?！保ㄋ模┓謱哟尉幪柺纠袀€小技巧是比較管用的，為了套路用得清清楚楚，最好將答復意見層次分明地標上序號，序號就用我這篇文章的編號層次。第一級別，用“一二三四”這種沒有括號的大寫漢字。第二級別，用“（一）（二）（三）（四）”這種帶有括號的大寫漢字。第三級別，用“1，2，3，4”這種沒有括號的阿拉伯數(shù)字。第四級別，用“（1）（2）（3）（4）”這種有括號的阿拉伯數(shù)字。以下就做個示例。一、修改說明（一）權利要求1修改沒有超范圍（二）權利要求2修改沒有超范圍二、新穎性（一）相對于對比文件1具有新穎性根據(jù)單獨對比原則1、權利要求1相對于對比文件1具有新穎性2、權利要求2，3，4，5，6相對于對比文件1具有新穎性3、獨立權利要