淺談計算機軟件類專利申請的技術(shù)挖掘

1、淺談計算機軟件類專利申請的技術(shù)挖掘文/ 集佳知識產(chǎn)權(quán)代理有限公司 專利代理人 胡晶由于距離和時間等原因， 技術(shù)人員通常將其要申請的技術(shù)內(nèi)容通過技術(shù)交底書 以書面形式給代理人， 代理人在根據(jù)技術(shù)交底書公開的內(nèi)容， 理解技術(shù)， 并在此 基礎(chǔ)上進一步進行技術(shù)挖掘，以便能撰寫出有效且保護范圍更大的專利申請文 件。技術(shù)交底書中至少包括該技術(shù)的詳細介紹、 該技術(shù)解決的問題以及該技術(shù)以 前的現(xiàn)有技術(shù)。 在技術(shù)交底書的基礎(chǔ)上進一步進行技術(shù)挖掘是非常重要的， 它是 一份好的申請文件的基礎(chǔ)， 而申請文件是審查員進行審查判斷能否獲得專利權(quán)的 法律文件，更是后續(xù)判斷是否侵權(quán)的依據(jù)。隨著計算機技術(shù)的發(fā)展， 利用計算機解

2、決某一領(lǐng)域存在的某一問題， 像這一類 的發(fā)明創(chuàng)造日益增多。 我在接收到這一類關(guān)于計算機軟件的技術(shù)交底書時， 發(fā)現(xiàn) 對其的技術(shù)挖掘與其它類型技術(shù)交底書的技術(shù)挖掘有著相同之處及不同之處。 為 此，以計算機軟件類專利申請為例初略談?wù)勅绾芜M行技術(shù)挖掘工作。（ 一 ） 從專利的角度判斷技術(shù)交底書中公開的內(nèi)容是否符合專利保護的客體， 若 不是，則盡量在與技術(shù)人員充分溝通的基礎(chǔ)上，提供能落入專利保護的建議。由于軟件申請的特殊性以及技術(shù)人員對此了解有限， 因此代理人接收到的技術(shù) 交底書很可能是一些表象內(nèi)容， 如該技術(shù)一些功能介紹， 而并未涉及實質(zhì)的內(nèi)容， 如一些應(yīng)用類軟件的流程類似于智力活動的規(guī)則和方法等。對

3、于技術(shù)人員來說， 每一件申請都是傾注其心血， 對于一個公司提出一件專利 都是有其市場或戰(zhàn)略等考慮因素，因此絕不能很粗暴地說這個專利不能申請。比如，我曾經(jīng)接到一個技術(shù)交底書， 技術(shù)交底書的內(nèi)容大致是： 在一個測試過 程中，第一種現(xiàn)有技術(shù)是采用A算法進行測量，第二種現(xiàn)有技術(shù)是采用B算法進 行測量，本發(fā)明的發(fā)明點在于在測量過程中，加上一個判斷條件C,當C成立時采用A算法進行測量，否則采用B算法進行測量。我在技術(shù)人員溝通時，了解到 該測試過程中公知的，并且該判斷條件C也是顯然易見的，也就是，本領(lǐng)域的技 術(shù)人員通過現(xiàn)有技術(shù)的A和B無需創(chuàng)造性勞動即可得到本發(fā)明的發(fā)明點。后來， 我以該專利申請存在創(chuàng)造性不夠

4、為原因，建議該技術(shù)人員重新考慮此案的申請。 技術(shù)人員為此專門敘述此技術(shù)申請的發(fā)明背景以及此技術(shù)的市場前景， 并強烈表 示希望能獲得專利保護。在這次溝通過程中，技術(shù)人員無意間透露算法B是未公 開的一項專利申請的內(nèi)容。 為此，我對本技術(shù)的撰寫是否具有創(chuàng)造性重新做出的 考慮，并且在溝通過程中，也獲知此技術(shù)的兩個非常重要的應(yīng)用過程。后來，我 又向技術(shù)人員要求提供這兩個應(yīng)用過程的具體步驟。 在撰寫該申請文件時， 我先 保護該測量過程，并且將該測量過程作為一個具體步驟又保護了兩個具體的應(yīng)用 過程。對于應(yīng)用類軟件的技術(shù)交底書， 需要啟發(fā)技術(shù)人員提供完整的技術(shù)方案。 但是， 很多時候技術(shù)人員提供的技術(shù)方案雖然

5、包括問題、解決該問題的技術(shù)過程等內(nèi) 容，但按照其技術(shù)交底書提供的內(nèi)容是無法獲得專利保護的， 通常代理人需要找 到能獲得專利保護的發(fā)明點，然后關(guān)于此發(fā)明點進行技術(shù)挖掘。比如：曾有一家軟件公司提供的一份技術(shù)交底書， 大致內(nèi)容如下： 銀行需要進 行風(fēng)險控制， 現(xiàn)有的風(fēng)險控制是先在計算機中設(shè)置各個風(fēng)險點， 然后計算機將從 各個銀行網(wǎng)點采集到的數(shù)據(jù)進行該些風(fēng)險點的篩選，并將篩選后的數(shù)據(jù)進行保 存，以便人為判斷是否存在不安全交易。 但是，每天篩選后得到的數(shù)據(jù)是非常巨 大的，人為判斷準確性不高， 在技術(shù)交底書中公開的發(fā)明點是通過在計算機建立 風(fēng)險模型來實現(xiàn)風(fēng)險點的篩選。 初略看，該專利申請的內(nèi)容即是將人為完

6、成的工 作通過計算機來完成。這種技術(shù)方案屬于智力活動的規(guī)則，是不受專利保護的。 但是，我仔細閱讀其技術(shù)方案后發(fā)現(xiàn)，若從銀行網(wǎng)點過來的數(shù)據(jù)作為考慮客體， 原有的數(shù)據(jù)處理流程和現(xiàn)有的數(shù)據(jù)處理流程是非常不同的， 并且，新的數(shù)據(jù)處理 流程能夠達到提高CPU勺處理效率、大大減少存儲空間等技術(shù)效果。為此，我就 以該數(shù)據(jù)處理流程為發(fā)明點， 并將其銀行風(fēng)險控制過程作為應(yīng)用例來向發(fā)明人進 行技術(shù)挖掘。( 二) 以撰寫勺申請文件具有有效性為原則進一步挖掘技術(shù) 以日本勺日立公司為例，它對于專利申請一直推行著“ 5FP(5fighting paten ts) ”活動。所述5FP活動是指針對公司的每種主要產(chǎn)品的技術(shù)，以

7、獲取至少 5 件戰(zhàn)略專利特別是至少 5 種能夠經(jīng)得起法院判決勺專利為目標。 也就是說，撰寫 的申請文件是否有效， 不僅僅是考慮讓其能夠獲得專利權(quán)， 而且至少還要考慮到 無效過程。 也就是，所撰寫的專利申請文件應(yīng)具有強有力打擊競爭對手的法律文 書。在無效理由中， 關(guān)于所請求專利技術(shù)不具備專利性的條件， 一般難以取證， 舉 證成本也較高。 然而， 針對專利申請文件本身缺陷提出宣告專利無效請求， 無需 另行取證?！耙员酥ケ酥堋?，是專利侵權(quán)抗辯人最經(jīng)濟、最有效的反擊手 段，也是專利權(quán)人最痛悔的專利保護失敗。為此，代理人在技術(shù)挖掘時，至少要考慮到：專利說明書清楚、完整和能夠?qū)?現(xiàn)。對于大多數(shù)涉

8、及計算機程序的發(fā)明專利申請， 由于計算機硬件和軟件之間的相 互關(guān)系和相互依存， 不但要在軟件方面充分公開而且要在硬件方面充分公開， 因 此，在說明書中，還要對涉及計算機程序的發(fā)明所賴難以完成實現(xiàn)的硬件環(huán)境進 行詳細描述。比如，曾有一份技術(shù)交底書是有關(guān)自動控制領(lǐng)域的本體法 PVC生產(chǎn)工藝一種改 良方法。技術(shù)人員在該技術(shù)交底書中將其生產(chǎn)工藝過程詳細公開， 但在與技術(shù)人 員溝通過程發(fā)明該生產(chǎn)工藝是離不開一特定的控制設(shè)備。 為此，我說服技術(shù)人員 提供與該工藝有關(guān)的控制設(shè)備信息。對于大多數(shù)涉及計算機程序的發(fā)明專利申請， 還需要避免技術(shù)方案公開不充分 的問題。比如，將計算機程序分解成不同的代碼段、功能塊或

9、進行塊等，然后將 它們作為硬件組件來描述。 即進行軟件模塊化地處理時， 很難判斷該技術(shù)方案是 否公開充分， 為此，需要將其特征細化到下一層次。 最常見的是技術(shù)交底書中對 處理器的描述“處理器用于控制其他器件的工作” 。在技術(shù)挖掘時，需要將處理 器完成的工作具體化。比如，以我撰寫的一個“倒車雷達”為例，在技術(shù)交底書 中，技術(shù)人員對倒車雷達的控制中心的描述是非常簡單 “用于控制其他器件的工 作”，為了能將該控制中心公開充分，需要了解在倒車雷達裝置偵測障礙物的控 制方法中， 控制中心完成哪些工作， 以便在撰寫過程中能將該些工作分類后進行 模塊化。為此，至少需要技術(shù)人員能詳細提供該控制中心在該控制過程

10、中的所完 成的工作。（ 三） 以撰寫的申請文件具有較大保護范圍為原則進一步挖掘技術(shù) 對于技術(shù)人員來說，他 （們）面對的更多是市場，也就是用戶的需求。他 （ 們） 在考慮這項技術(shù)時， 會針對一個特定的領(lǐng)域并且技術(shù)方案相對比較完善。 代理人 不僅僅在基于技術(shù)人員提供的技術(shù)交底書中，而且應(yīng)以更大的保護范圍為原則挖 掘技術(shù)，使撰寫的專利申請的保護應(yīng)大于技術(shù)交底書公開的范圍。比如：軟件提供的方案通常是局限于某一領(lǐng)域，代理人需要考慮技術(shù)方案是否 只能局限于此領(lǐng)域，若否，則需要將其擴展成一個更廣泛的領(lǐng)域。再比如：技術(shù) 人員通常提供一種能夠?qū)嵤┑妮^佳的實施方案，首先需考慮解決預(yù)先提及的技術(shù) 問題是否還需要其他的實施方式，然后再考慮組成該技術(shù)方案的每個技術(shù)特征是 否可以有其他可替換的技術(shù)特征，這樣既能擴大保護范圍又能使得權(quán)利要求得到 說明書的支持。在與技術(shù)人員溝通時，多問幾個還有其他方式實現(xiàn)嗎，這種特征 還能有其他特征來替換嗎，這兩個特征可以將其上位嗎？以上僅為我對于計算機軟件類專利申請的技術(shù)挖掘幾點體會。事實上，即便代理人能有機會和技術(shù)人員做面對面的溝通， 代理人