從一起商標(biāo)糾紛案談商標(biāo)侵權(quán)判定方法

1、從一起商標(biāo)糾紛案談商標(biāo)侵權(quán)判定方法鄭成思先生在商標(biāo)侵權(quán)判定中曾提出過(guò)一個(gè)“模糊區(qū)”的概念1,并認(rèn)為這一模糊區(qū)主要表現(xiàn)在以下兩個(gè)方面：一是商標(biāo)專用權(quán)“禁”與“行”（即注冊(cè)商標(biāo)權(quán) 人自己雖無(wú)權(quán)使用或許可他人使用“近似”標(biāo)識(shí)，卻有權(quán)禁止他人使用“近似”標(biāo)識(shí)）的不一致，造成的“近似”標(biāo)識(shí)和“類似”商品、“類似服務(wù)”在認(rèn)定上的不確定性；二是認(rèn)定近似標(biāo)識(shí)和類似商品、類似服務(wù)以相關(guān)公眾的一般注意力 為標(biāo)準(zhǔn)中的“公眾”具有不確定性。怎樣盡量縮小這一“模糊區(qū)”以在司法實(shí)踐 中達(dá)到更高的確定性，最高法院以司法解釋的形式作了一些明確規(guī)范。本文試從 一起商標(biāo)侵權(quán)糾紛案談?wù)剬?duì)商標(biāo)侵權(quán)判定方法的初步見(jiàn)解，以求教于各位同仁

2、。案情：A公司原系“貴妃”注冊(cè)商標(biāo)持有人，“貴妃”二字為橫排藝術(shù)體， 該商標(biāo)經(jīng)國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)局（以下簡(jiǎn)稱國(guó)家商標(biāo)局）核定在第30類商品中使用，注冊(cè)有效期自1995年2月28日至20XX年2月27日。20XX年1 月12日，A公司與B公司達(dá)成協(xié)議，主要內(nèi)容為：A公司同意將“貴妃”注冊(cè)商 標(biāo)轉(zhuǎn)讓給B公司，并授權(quán)B公司對(duì)于侵犯“貴妃”注冊(cè)商標(biāo)的行為申請(qǐng)有關(guān)部門 進(jìn)行行政或司法處理。協(xié)議簽訂后，B公司即在其生產(chǎn)、銷售的以醋為主要成份 的產(chǎn)品上使用該商標(biāo)，使用方式為縱排印刷體。之后，雙方向國(guó)家商標(biāo)局提出轉(zhuǎn) 讓申請(qǐng)。20XX年 9月7日，國(guó)家商標(biāo)局核準(zhǔn)了上述轉(zhuǎn)讓申請(qǐng)， 并予以公告。20XX 年1

3、月9日，B公司生產(chǎn)的“貴妃”醋被中國(guó)保護(hù)消費(fèi)者基金會(huì)推介為“消費(fèi)者 信賴的知名品牌”，并被授予榮譽(yù)證書(shū)。20XX年4月，C公司開(kāi)始在其生產(chǎn)、銷 售的以醋為主要成份的商品上使用“某貴妃”商標(biāo)，其中“貴妃”二字為印刷體豎排。20XX年 9月底，B公司以C公司擅自在同類商品上使用與其“貴妃”注冊(cè) 商標(biāo)極為近似的”某貴妃”商標(biāo)并銷售的行為侵犯了其注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)為由，訴至法院，要求被告立即停止侵權(quán)并賠償經(jīng)濟(jì)損失10萬(wàn)元。另查明，B公司與C公司生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品銷售渠道完全相同，均被置于同種商品的位置進(jìn)行銷售，且主要配方、醋酸度、功能用途、食用方法等也基本相同。再查明，20XX年 6月3日國(guó)家商標(biāo)局作出商標(biāo)案

4、（20XX）60號(hào)批復(fù)，內(nèi)容 為：“含醋飲料”應(yīng)為一種添加了醋成分的不含酒精的飲料，屬于國(guó)際分類表第 32類第2組“不含酒精飲料”，與國(guó)際分類第30類第15組“醋”商品不類似。筆者認(rèn)為，本案涉及以下幾個(gè)方面的法律問(wèn)題：一、注冊(cè)商標(biāo)轉(zhuǎn)讓公告前受讓人的法律地位。即B公司對(duì)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂后注冊(cè)商標(biāo)核準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓公告前的侵權(quán)行為，是否具有單獨(dú)提起訴訟的主體資格。根據(jù)我國(guó)商標(biāo)法的有關(guān)規(guī)定，商標(biāo)注冊(cè)人或者利害關(guān) 系人可以對(duì)侵犯注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的行為提起民事訴訟。其中利害關(guān)系人包括注冊(cè) 商標(biāo)使用許可合同的被許可人、注冊(cè)商標(biāo)財(cái)產(chǎn)權(quán)利的合法繼承人等。B公司在注冊(cè)商標(biāo)轉(zhuǎn)讓協(xié)議簽訂后至核準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓公告前，是否為享有注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)

5、人或利害 關(guān)系人？這得從注冊(cè)商標(biāo)轉(zhuǎn)讓公告的性質(zhì)進(jìn)行分析。眾所周知，我國(guó)注冊(cè)商標(biāo)專 用權(quán)的產(chǎn)生，是基于申請(qǐng)人的申請(qǐng)與國(guó)家商標(biāo)局的核準(zhǔn)授權(quán)， 只要國(guó)家商標(biāo)局予 以核準(zhǔn)注冊(cè)，在注冊(cè)商標(biāo)有效期內(nèi)，則權(quán)利人的權(quán)利存在，權(quán)利人可以在法律許 可的范圍內(nèi)處分自己的權(quán)利，包括轉(zhuǎn)讓權(quán)。也就是說(shuō)，只要注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人與 受讓人之間的轉(zhuǎn)讓協(xié)議是其雙方真實(shí)意思反映并且不違反法律禁止性規(guī)定，則轉(zhuǎn)讓協(xié)議有效，這是受讓人享有注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的依據(jù)和事實(shí)基礎(chǔ)。雖然，我國(guó)商標(biāo)法規(guī)定，轉(zhuǎn)讓人與受讓人應(yīng)共同向國(guó)家商標(biāo)局提出申請(qǐng)并經(jīng)核準(zhǔn)公告后，受讓人方可享有商標(biāo)專用權(quán)。但是，注冊(cè)商標(biāo)轉(zhuǎn)讓公告本身并不產(chǎn)生權(quán)利，它是對(duì)商 標(biāo)專用權(quán)到底是由轉(zhuǎn)

6、讓人享有還是由受讓人享有所進(jìn)行的確認(rèn)，是為了防止注冊(cè)商標(biāo)主體混亂所進(jìn)行的公示與澄清， 它所保護(hù)的是善意第三人的利益。 那么，商 標(biāo)專用權(quán)轉(zhuǎn)讓過(guò)程中與第三人有關(guān)的利益有哪些呢？從權(quán)利人享有商標(biāo)專用權(quán) 的內(nèi)容分析，我們可以得知：商標(biāo)專用權(quán)包括權(quán)利人自己使用、 許可他人使用以 及禁止他人使用等方面的內(nèi)容。在這里，與第三人有關(guān)的權(quán)益顯然是“許可他人 使用”及“禁止他人使用”，“權(quán)利人自己使用”與第三人利益無(wú)關(guān)。也就是說(shuō)， 商標(biāo)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的性質(zhì)及內(nèi)容其實(shí)已涵蓋了商標(biāo)許可使用法律關(guān)系，協(xié)議一經(jīng)生 效，受讓人便取得了使用注冊(cè)商標(biāo)的權(quán)利。 因此，受讓人當(dāng)然是與注冊(cè)商標(biāo)有關(guān) 的“利害關(guān)系人”了。根據(jù)最高人民法院關(guān)

7、于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律 若干問(wèn)題的解釋（以下簡(jiǎn)稱解釋）的規(guī)定，被許可使用人因使用許可的類型 不同而享有不同的訴訟地位。進(jìn)一步分析受讓人通過(guò)轉(zhuǎn)讓協(xié)議取得的許可使用類 型來(lái)決定其訴訟地位，要看轉(zhuǎn)讓協(xié)議的內(nèi)容：如果協(xié)議明確約定轉(zhuǎn)讓人自協(xié)議簽 訂之日起不能繼續(xù)使用該注冊(cè)商標(biāo)的，那么受讓人就取得對(duì)該注冊(cè)商標(biāo)的惟一使 用、收益權(quán)，其法律地位與獨(dú)占使用許可合同中的被許可人地位類似；如果協(xié)議沒(méi)有明確約定轉(zhuǎn)讓人不可使用該注冊(cè)商標(biāo)的， 那么在核準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓公告前轉(zhuǎn)讓人作為 商標(biāo)權(quán)人仍可使用該注冊(cè)商標(biāo)，受讓人享有的權(quán)利內(nèi)容與排他使用許可合同中的 被許可人的權(quán)利內(nèi)容類似，其有權(quán)選擇與轉(zhuǎn)讓人一道共同訴訟，也可以在轉(zhuǎn)讓

8、人 明示放棄訴訟的情況下以自己的名義提起訴訟。本案中，B公司與A公司達(dá)成商標(biāo)轉(zhuǎn)讓協(xié)議且不違反法律禁止性規(guī)定，其協(xié)議已生效，B公司因此取得了“貴妃”商標(biāo)使用權(quán)。由于協(xié)議沒(méi)有明確規(guī)定轉(zhuǎn)讓人不可使用該商標(biāo)， 故B公司的訴 訟地位的性質(zhì)類似排他使用被許可人， 在A公司明確授權(quán)下，可以以自己名義提 起民事侵權(quán)訴訟，B公司的原告主體資格是適格的。二、注冊(cè)商標(biāo)的非正當(dāng)使用與商標(biāo)保護(hù)的關(guān)系。即B公司是否非正當(dāng)使用了自己的注冊(cè)商標(biāo)？如果構(gòu)成非正當(dāng)使用是否影 響對(duì)其注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的保護(hù)？（1）關(guān)于B公司是否非正當(dāng)使用注冊(cè)商標(biāo)。根據(jù)我國(guó)商標(biāo)法的規(guī)定，對(duì)注 冊(cè)商標(biāo)的非正當(dāng)使用包括四種情況：（一）自行改變注冊(cè)商標(biāo)的；（

9、二）自行改變 注冊(cè)商標(biāo)的注冊(cè)人名義、或者其他注冊(cè)事項(xiàng)的；（三）自行轉(zhuǎn)讓注冊(cè)商標(biāo)的；（四） 連續(xù)三年停止使用的。涉及與本案有關(guān)的非正當(dāng)使用主要有兩個(gè)方面： 一是是否 自行改變注冊(cè)商標(biāo)；二是是否改變注冊(cè)商標(biāo)核準(zhǔn)使用的商品類別。第一個(gè)問(wèn)題比較好確定，一般而言，自行改變注冊(cè)商標(biāo)是指自行改變注冊(cè)商標(biāo)的文字、圖形或者其組合的行為。以文字作為商標(biāo)注冊(cè)的，注冊(cè)什么字型其專用權(quán)僅僅限于這種 字型，如注冊(cè)的是簡(jiǎn)（繁）體字，而實(shí)際使用繁（簡(jiǎn)）體字，或注冊(cè)的宋（隸） 體字，而實(shí)際使用隸（宋）體字等，都視為自行改變注冊(cè)商標(biāo)的文字、圖形或其 組合2.本案中，B公司注冊(cè)的“貴妃”商標(biāo)為橫排藝術(shù)體， 而其在商標(biāo)上使用的 為縱

10、排印刷體，其行為顯然屬于自行改變了注冊(cè)商標(biāo)。對(duì)第二個(gè)問(wèn)題，由于B公司注冊(cè)商標(biāo)的商品類別為第 30類，而其使用注冊(cè)商標(biāo)的商品為一種新型產(chǎn)品， 這種新型產(chǎn)品并無(wú)相對(duì)統(tǒng)一的名稱，在國(guó)際分類表中也無(wú)規(guī)定，最主要的是B公司使用時(shí)相關(guān)的權(quán)威機(jī)構(gòu)尚未作出統(tǒng)一認(rèn)定（B公司20XX年開(kāi)始使用，而國(guó) 家商標(biāo)局的60號(hào)批復(fù)在20XX年）。因此，無(wú)疑給判斷其使用的正當(dāng)性增加了一 定難度。但是，我們可以從商標(biāo)注冊(cè)用商品和服務(wù)國(guó)際分類尼斯協(xié)定（以下簡(jiǎn)稱尼斯協(xié)定）的有關(guān)規(guī)定來(lái)進(jìn)行分析。根據(jù)尼斯協(xié)定，國(guó)際分類表中沒(méi) 有的商品或者服務(wù)名稱，可以不受國(guó)際分類法的限制，暫列在某個(gè)分類之下作為“分項(xiàng)”存在。 同時(shí)，還指明了分 類基本

11、原則：“成品或半成品按其組成的原材料分類時(shí)，如果是由幾種不同原材 料制成，原則上按其主要原材料進(jìn)行分類” 3.本案B公司的商品以醋為主要成 份，而國(guó)際分類表中與醋有關(guān)的產(chǎn)品都包涵在第 30類，包括醋、啤酒醋、醋精 等。故B公司在未有權(quán)威機(jī)構(gòu)明確認(rèn)定的情況下在其以醋為主要成份的產(chǎn)品上使 用第30類注冊(cè)商標(biāo)并無(wú)不當(dāng)。（2）關(guān)于B公司自行改變注冊(cè)商標(biāo)的行為是否影響對(duì)其注冊(cè)商標(biāo)權(quán)的保護(hù)。 根據(jù)我國(guó)商標(biāo)法第四十四條的規(guī)定，有自行改變注冊(cè)商標(biāo)等非正當(dāng)使用行為的，“由商標(biāo)局責(zé)令限期改正或者撤銷其注冊(cè)商標(biāo)”。 由此可見(jiàn)，注冊(cè)商標(biāo)權(quán)人對(duì)注 冊(cè)商標(biāo)的使用是否正當(dāng)，是行政主管機(jī)關(guān)行使管理的一種權(quán)限，只要注冊(cè)商標(biāo)未

12、被撤銷，則并不影響對(duì)注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)的保護(hù)以及對(duì)侵權(quán)人侵權(quán)行為的認(rèn)定。 這 正是注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)“禁”與“行”的不一致性的表現(xiàn)。 本案B公司雖有自行改 變注冊(cè)商標(biāo)的使用行為，但其注冊(cè)商標(biāo)權(quán)依然存在，并不影響其對(duì)他人侵權(quán)行為 的制止。三、同一或類似商品的判斷標(biāo)準(zhǔn)。一般來(lái)講，在商標(biāo)侵權(quán)判定中對(duì)同一或類似商品進(jìn)行比較前，應(yīng)首先確定注冊(cè)商標(biāo)所核準(zhǔn)使用的商品或范疇，其次確定被控侵權(quán)商標(biāo)或標(biāo)識(shí)所使用的商品， 然后再將二者按一定的原則進(jìn)行比對(duì)。由于商標(biāo)注冊(cè)人在注冊(cè)商標(biāo)時(shí)往往不局限 于一種商品，而是在一類或多類商品上同時(shí)注冊(cè)，因此，應(yīng)針對(duì)個(gè)案的情況，選 擇與被控侵權(quán)行為相同或相關(guān)的注冊(cè)商品種類進(jìn)行比較。如果商標(biāo)專

13、用權(quán)人自己 也生產(chǎn)銷售了注冊(cè)商標(biāo)所核定使用商品類別中的商品，且該商品與被控侵權(quán)行為的商品密切相關(guān)，那么，也可直接對(duì)兩者生產(chǎn)銷售的商品進(jìn)行同一或類似比對(duì)。確定判斷同一或類似商品的標(biāo)準(zhǔn)，是對(duì)兩種商品進(jìn)行比對(duì)的關(guān)鍵。根據(jù)最高 人民法院解釋的規(guī)定，“人民法院依據(jù)商標(biāo)法第五十二條第 （一）項(xiàng)的規(guī)定， 認(rèn)定商品或者服務(wù)是否類似，應(yīng)當(dāng)以相關(guān)公眾對(duì)商品或者服務(wù)的一般認(rèn)識(shí)綜合判 斷；商標(biāo)注冊(cè)用商品和服務(wù)國(guó)際分類表、類似商品和服務(wù)區(qū)分表可以作為 判斷類似商品或者服務(wù)的參考”。由此可見(jiàn)，最高人民法院確立了商品相同或者 類似的主要評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)和參考標(biāo)準(zhǔn)。第一，相關(guān)公眾的一般認(rèn)知是判斷相同或類似商品的主要評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)?！跋嚓P(guān)公

14、眾”是指“與商標(biāo)所標(biāo)識(shí)的某類商品或者服務(wù)有關(guān)的消費(fèi)者和前述商品或者 服務(wù)的營(yíng)銷有密切關(guān)系的其他經(jīng)營(yíng)者”。雖然，現(xiàn)實(shí)生活中這樣的消費(fèi)者難以界 定，但以他們的觀點(diǎn)看問(wèn)題，是要求法官只能站在消費(fèi)者的立場(chǎng)上，以普通消費(fèi) 者的觀點(diǎn)來(lái)認(rèn)定商標(biāo)的近似性問(wèn)題。“如果以某一領(lǐng)域?qū)I(yè)人士的眼光和水準(zhǔn)來(lái) 審視、評(píng)判涉案商品是否構(gòu)成相同或者類似， 顯然是不顧客觀實(shí)際，盲目拔高評(píng) 判標(biāo)準(zhǔn)，會(huì)給商標(biāo)侵權(quán)者可乘之機(jī)以損害注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人和廣大消費(fèi)者的合法 利益” 4.“一般認(rèn)知”是指對(duì)商品的通常認(rèn)知和一般交易觀念，它源于一般生活常識(shí)和消費(fèi)習(xí)慣，不受限于商品本身的自然特性，不要求消費(fèi)者作細(xì)致的、施以 特別注意力的區(qū)分。第二，

15、商品的功能、用途、生產(chǎn)部門、銷售渠道、消費(fèi)對(duì)象等是判斷相同或 類似商品的客觀標(biāo)準(zhǔn)。由于相關(guān)公眾的一般認(rèn)知具有明顯的主觀色彩， 為縮小這 一 “模糊區(qū)”，最高人民法院結(jié)合司法實(shí)踐，對(duì)類似商品的判定確立了相對(duì)客觀 的標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)該標(biāo)準(zhǔn)，商品的功能、用途相同，并且具有共同的消費(fèi)對(duì)象、銷售 渠道的，一般認(rèn)定為類似商品。當(dāng)然，在根據(jù)功能、用途等五要素進(jìn)行判斷時(shí)， 仍然要以是否造成“混淆”為總的指導(dǎo)原則， 并且不要求五要素全部俱全。同時(shí)， 商品的原料、生產(chǎn)等因素，能夠明顯表明商品的來(lái)源，不會(huì)使消費(fèi)者產(chǎn)生誤認(rèn)的， 也不應(yīng)認(rèn)定為類似商品。第三，商標(biāo)注冊(cè)用商品和服務(wù)國(guó)際分類表、類似商品和服務(wù)區(qū)分表是 判斷相同或類

16、似商品的參考標(biāo)準(zhǔn)。 一般地說(shuō)，分類表和區(qū)分表最主要的功能是注 冊(cè)和管理用，是在商標(biāo)注冊(cè)時(shí)劃分類別，方便注冊(cè)審查與商標(biāo)行政管理，與商品 類似不盡一致。商標(biāo)法條約5第九條第（2）項(xiàng)也明確規(guī)定：屬于同一類別 或?qū)儆诓煌悇e的商品或服務(wù)（a）商品或服務(wù)不一定因商標(biāo)主管機(jī)關(guān)在其任何 注冊(cè)或公告中將它們列在尼斯分類的同一類別之下而視為類似。（b）商品或服務(wù)不一定因商標(biāo)主管機(jī)關(guān)在任何注冊(cè)或公告中將它們列在尼斯分類的不同類別之下而視為不類似。所以在判斷商品是否類似時(shí)，不能以此作為依據(jù)，僅可 以作為判斷商品類似的參考。由此可見(jiàn)，無(wú)論是商標(biāo)國(guó)際條約還是我國(guó)最高人民 法院解釋，對(duì)分類表和區(qū)分表在商標(biāo)侵權(quán)中的作用都是

17、一致認(rèn)識(shí)，即只能是 參考標(biāo)準(zhǔn)，而不是評(píng)判的依據(jù)。本案中，C公司生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品由制造醋產(chǎn)品的生產(chǎn)，主要成份是醋，并與 第30類的醋產(chǎn)品置于同種商品的位置進(jìn)行銷售，雖然國(guó)家商標(biāo)局于20XX年作出 過(guò)“含醋飲料”屬于第32類的批復(fù)，但該批復(fù)對(duì)“含醋飲料”的定義為“一種 添加了醋成分的不含酒精的飲料”，并未明確“醋”為該飲料的主要成份，因此， 不能據(jù)此就認(rèn)為C公司生產(chǎn)銷售的以醋為主要成份的產(chǎn)品屬于該批復(fù)中的“含 醋飲料”。同時(shí)，如前所述，“B公司在未有權(quán)威機(jī)構(gòu)明確認(rèn)定的情況下在其以 醋為主要成份的產(chǎn)品上使用第 30類注冊(cè)商標(biāo)并無(wú)不當(dāng)” 6,故本案也可對(duì)B公司 與C公司生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品直接進(jìn)行比對(duì)。而根據(jù)

18、查明的事實(shí)，B公司與C公司生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品銷售渠道完全相同，均被置于同種商品的位置進(jìn)行銷售，且主要配 方、醋酸度、功能用途、食用方法等也基本相同，無(wú)論是直接消費(fèi)涉案兩種商品 的相關(guān)公眾，還是與營(yíng)銷有密切關(guān)系的經(jīng)營(yíng)者，均認(rèn)為兩者屬于同種商品，相互 間存在特定，難以對(duì)其區(qū)分。故應(yīng)認(rèn)定為同一或類似商品。四、近似商標(biāo)或標(biāo)識(shí)的認(rèn)定。近似商標(biāo)或標(biāo)識(shí)的認(rèn)定，是商標(biāo)侵權(quán)判定不可或缺的重要環(huán)節(jié)。 只有同時(shí)具 備“商標(biāo)或標(biāo)識(shí)構(gòu)成近似”和“在同一或類似商品上使用”兩個(gè)條件，侵權(quán)才能成立。所謂近似商標(biāo)，是指被控侵權(quán)的商標(biāo)與原告的注冊(cè)商標(biāo)相比較，其文字的字形、讀音、含義或者圖形的構(gòu)圖及顏色，或者其各要素組合后的整體結(jié)構(gòu)相似， 或者其立體形狀、顏色組合近似，易使相關(guān)公眾對(duì)商品的來(lái)源產(chǎn)生誤認(rèn)或者認(rèn)為 其來(lái)源與原告注冊(cè)商標(biāo)的商品有特定的 7.判斷近似商標(biāo)或標(biāo)識(shí)，以“是否易造 成普通消費(fèi)者的誤認(rèn)”8為標(biāo)準(zhǔn)。具體方法為：1）以普通消費(fèi)者的立場(chǎng)、觀點(diǎn) 來(lái)認(rèn)定；2）采用隔離觀察、整體觀察和要部觀察的比較方法 9; 3）兼顧注冊(cè)商 標(biāo)的知名度。本案中，“貴妃”注冊(cè)商標(biāo)是純文字商標(biāo)，雖為橫排藝術(shù)體，但縱 排印刷體與其在發(fā)音、含義等要素方面完全相同， C公司在“某貴妃”上對(duì)“貴 妃”二字的突出使用，足以使消費(fèi)者產(chǎn)生誤認(rèn)，