要素省略發(fā)明的隱含限定特征

1、要素省略發(fā)明的隱含限定特征2015年1月，筆者在中國知識產(chǎn)權(quán)雜志上發(fā)表了專欄文章專利侵權(quán)判定方法在新穎性判斷中的適用一文，對筆者在審理北京市高級人民法院（2014）高行終字第1180號“用于碼分多址（CDMA）通信系統(tǒng)的自動功率控制系統(tǒng)”的發(fā)明專利權(quán)無效行政糾紛案中歸納的新穎性判斷方法進行了論述，認(rèn)為新穎性判斷應(yīng)當(dāng)進行正向比較而不能進行反向比較。有專家對該文的觀點提出了質(zhì)疑，認(rèn)為該文所提出的正向比較方法并不適用于省略發(fā)明的新穎性判斷。筆者認(rèn)為，這樣的觀點值得商榷，在理解要素省略發(fā)明的保護范圍時，應(yīng)當(dāng)注意其權(quán)利要求還隱含了這樣一個限定特征：發(fā)明人意圖省略的要素所對應(yīng)的技術(shù)特征是被明確排除在外的。

2、如果考慮了這樣一個隱含限定特征，正向比較方法同樣能夠適用于要素省略發(fā)明的新穎性判斷。正是基于對這個問題的思考，筆者認(rèn)為有必要較為系統(tǒng)地論述一下對要素省略發(fā)明的正確理解，并在此基礎(chǔ)上提示大家注意，應(yīng)當(dāng)全面理解要素省略發(fā)明，注意其權(quán)利要求中存在的隱含限定特征。一、實踐中可能存在的問題筆者在專利侵權(quán)判定方法在新穎性判斷中的適用一文中的核心觀點是：第一，專利侵權(quán)判定的方法和思路可以適用于專利新穎性判斷，如果現(xiàn)有技術(shù)方案落入訴爭技術(shù)方案的保護范圍，則訴爭技術(shù)方案不具備新穎性；第二，在進行新穎性判斷時，應(yīng)當(dāng)用訴爭技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)方案進行正向比較而不是反向比較，即訴爭技術(shù)方案相對于現(xiàn)有技術(shù)方案不存在的技術(shù)

3、特征，不能作為二者的區(qū)別特征來認(rèn)定訴爭技術(shù)方案具備新穎性：只有訴爭技術(shù)方案相對于現(xiàn)有技術(shù)方案多出來的技術(shù)特征，才能作為二者的區(qū)別特征，可以據(jù)此認(rèn)定訴爭技術(shù)方案具備新穎性。值得注意的是，由于專利創(chuàng)造性判斷一般適用的三步法需要認(rèn)定訴爭技術(shù)方案相對于最接近現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別技術(shù)特征，因此正向比較方法不僅僅適用于專利新穎性判斷，同樣適用于專利創(chuàng)造性判斷中的區(qū)別技術(shù)特征認(rèn)定。正向比較方法是否能夠普遍適用于新穎性判斷，確實值得討論。其中一個質(zhì)疑理由是，對于要素省略發(fā)明而言，其技術(shù)特征少于現(xiàn)有技術(shù)方案。假設(shè)省略發(fā)明的權(quán)利要求為A+BR,與省略要素對應(yīng)的特征是D,那么現(xiàn)有技術(shù)方案為A+B+C+D。如果按照正向比較

4、方法來判斷新穎性，由于要素省略發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)不存在區(qū)別技術(shù)特征D,那么應(yīng)當(dāng)認(rèn)定省略發(fā)明的保護范圍包括了現(xiàn)有技術(shù)方案，因此應(yīng)當(dāng)認(rèn)定省略發(fā)明不具備新穎性。顯然，這個僅僅因為要素省略發(fā)明的技術(shù)特征少于現(xiàn)有技術(shù)方案就認(rèn)為要素省略發(fā)明不具備新穎性的結(jié)論是錯誤的。質(zhì)疑者認(rèn)為，之所以得出這個錯誤結(jié)論，是因為正向比較方法不適用于要素省略發(fā)明的新穎性判斷。如果正向比較方法能夠普遍用于新穎性判斷，那么質(zhì)疑正向比較方法的上述觀點就應(yīng)當(dāng)有問題。上述質(zhì)疑觀點有什么問題呢？筆者認(rèn)為，上述觀點沒有完整地、準(zhǔn)確地理解要素省略發(fā)明的技術(shù)方案。二、如何正確理解要素省略發(fā)明要素省略發(fā)明源自于專利審查指南對專利創(chuàng)造性的相關(guān)規(guī)定。

5、專利審查指南2010第二部分第四章第4.6甘規(guī)定：“要素變更的發(fā)明，包括要素關(guān)系改變的發(fā)明、要素替代的發(fā)明和要素省略的發(fā)明?！钡?.6.3節(jié)規(guī)定：”要素省略的發(fā)明，是指省去已知產(chǎn)品或者方法中的某一項或多項要素的發(fā)明?！比绻l(fā)明省去一項或多項要素后其功能也相應(yīng)地消失，則該發(fā)明不具備創(chuàng)造性。如果發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)相比，發(fā)明省去一項或多項要素（例如，一項產(chǎn)品發(fā)明省去了一個或多個零、部件或者一項方法發(fā)明省去一步或多步工序）后，依然保持原有的全部功能，或者帶來預(yù)料不到的技術(shù)效果，則具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，該發(fā)明具備創(chuàng)造性。從我國專利審查指南的相關(guān)規(guī)定可以看出，要素省略發(fā)明的技術(shù)方案相對于現(xiàn)有技術(shù)方

6、案相比，省去了一項或多項要素，而且這樣的省略是發(fā)明人故意而為之，那么在省略發(fā)明的說明書中一定有相應(yīng)的記載，明確地表明要素省略發(fā)明的技術(shù)方案明確排除了與故意省略的要素對應(yīng)的一項或多項技術(shù)特征。假設(shè)現(xiàn)有技術(shù)方案是A+B+C+D,發(fā)明人故意省略了技術(shù)特征D,那么雖然表而上看要素省略發(fā)明的技術(shù)方案是A+B+C,但本領(lǐng)域技術(shù)人員在閱讀說明書后卻可以直接地、亳無疑義地確認(rèn)，要素省略發(fā)明還隱含了另外一個限定條件，即不包括技術(shù)特征D.正因為如此，在確定要素省略發(fā)明的保護范圍時，絕對不能忘記該技術(shù)方案是不包括有技術(shù)特征D的情形的，否則，在專利侵權(quán)糾紛中，按照全面覆蓋原則，就可能將技術(shù)方案A+B+C+D認(rèn)定為落入

7、要素省略發(fā)明的保護范圍。三、是否包含隱含限定特征由于要素省略發(fā)明的特點恰恰在于相對于現(xiàn)有技術(shù)省略了部分要素，因此本領(lǐng)域技術(shù)人員在說明書和權(quán)利要求書基礎(chǔ)之上可以直接地、亳無疑義地確定，要素省略發(fā)明的技術(shù)方案除了權(quán)利要求中記載的技術(shù)特征之外，還包含這樣一個技術(shù)特征，即該技術(shù)方案必定排除了被省略的那些要素所對應(yīng)的技術(shù)特征。這個沒有體現(xiàn)在權(quán)利要求書文字表述中的技術(shù)特征，就是所謂的隱含限定特征。正如筆者在2013年第12月的中國知識產(chǎn)權(quán)雜志的專欄文章隱含特征在權(quán)利要求解釋中的作用中所界定的那樣，隱含限定特征是指，權(quán)利要求中沒有文字表述予以限定，但本領(lǐng)域技術(shù)人員在閱讀說明書和權(quán)利要求書之后可以直接地、亳無

8、疑義地確定該權(quán)利要求隱含地具有的限定特征。在權(quán)利要求解釋中認(rèn)定是否存在隱含限定特征時，應(yīng)當(dāng)注意以下幾個方而：對技術(shù)方案的綜合理解原則是認(rèn)定隱含特征的理論基礎(chǔ)，本領(lǐng)域技術(shù)人員是認(rèn)定隱含限定特征的主體標(biāo)準(zhǔn)，直接地、毫無疑義的確定是認(rèn)定隱含限定特征的限制條件，激勵專利申請人清楚明確表述專利權(quán)保護范圍是認(rèn)定隱含限定特征的引導(dǎo)方向。我國專利審查指南也在多處規(guī)定，在理解和確定技術(shù)方案時應(yīng)當(dāng)考慮隱含限定特征。例如，在判斷是否具餡新穎性時，專利審查指南也規(guī)定，不要忽略對比文件中存在的隱含限定特征。專利審查指南2010第二部分第三章第3.2.1行規(guī)定，在判斷新穎性時，如果要求保護的發(fā)明或者實用新型與對比文件所公

9、開的技術(shù)內(nèi)容完全相同，或者僅僅是簡單的文字變換，則應(yīng)當(dāng)認(rèn)定該發(fā)明或者實用新型不具備新穎性。專利審查指南2010特別規(guī)定，上述相同的內(nèi)容應(yīng)該理解為包括可以從對比文件中直接地、亳無疑義地確定的技術(shù)內(nèi)容。筆者認(rèn)為，這個所謂的''可以從對比文件中直接地、亳無疑義地確定的技術(shù)內(nèi)容”即包括對比文件的技術(shù)方案中的隱含限定特征。住對要素省略發(fā)明進行新穎性判斷時，不僅僅應(yīng)當(dāng)考慮對比文件中的隱含限定特征，也應(yīng)當(dāng)考慮訴爭技術(shù)方案的隱含限定特征。前面的分析表明，由于要素省略發(fā)明的特點就在于相對于現(xiàn)有技術(shù)省略了部分要素，因此本領(lǐng)域技術(shù)人員在說明書和權(quán)利要求書基礎(chǔ)之上應(yīng)當(dāng)能夠直接地、亳無疑義地確定，要素省

10、略發(fā)明的技術(shù)方案除了權(quán)利要求中表述的技術(shù)特征之外，還包含這樣一個隱含限定特征，即該技術(shù)方案排除被省略的那些要素所對應(yīng)的技術(shù)特征。如果說要素省略發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)省略的要素對應(yīng)的技術(shù)特征是D,那么雖然要素省略發(fā)明的權(quán)利要求在文字表述上的技術(shù)方案是A+BR,本領(lǐng)域技術(shù)人員在看到該權(quán)利要求時，卻應(yīng)當(dāng)明白，該權(quán)利要求的完整表述應(yīng)當(dāng)是A+B+C+D',這個技術(shù)特征D的意思就是，該技術(shù)方案已經(jīng)排除了技術(shù)特征D,不能將技術(shù)方案A+B+C+D納入該要素省略發(fā)明的保護范圍之中。四、隱含限定特征有何作用在正確理解了要素省略發(fā)明的技術(shù)方案包括了隱含限定特征D'之后，才可以正確地對要素省略發(fā)明的保護范

11、圍作出準(zhǔn)確認(rèn)定。這將會對要素省略發(fā)明的專利侵權(quán)判定、新穎性判斷和創(chuàng)造性判斷產(chǎn)生重要的影響。在專利侵權(quán)糾紛中，在對要素省略發(fā)明的技術(shù)方案A+B+C的保護范圍進行確定時，如果考慮到了省略發(fā)明的隱含限定特征D',則會更加完整和準(zhǔn)確地理解要素省略發(fā)明的保護范闈為AtB+C+D'。如果被控侵權(quán)產(chǎn)品或方法的技術(shù)方案是A+B+C+D,則可以基于被控侵權(quán)技術(shù)方案不具備技術(shù)特征D',而按照全而覆蓋原則認(rèn)定被控侵權(quán)技術(shù)方案沒有落入要素省略發(fā)明的保護范圍。在新穎性判斷糾紛中，在對要素省略發(fā)明的技術(shù)方案A+B+C和現(xiàn)有技術(shù)方案A+B+C+D進行新穎性判斷時，如果認(rèn)識到要素省略發(fā)明的完整技術(shù)方案

12、應(yīng)當(dāng)表示為A+B+C+D',按照正向比較方法，不會誤認(rèn)為要素省略發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)方案具有更少的技術(shù)特征，也不會誤認(rèn)為要素省略發(fā)明的保護范圍包括現(xiàn)有技術(shù)方案進而認(rèn)為要素省略發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)方案不具備新穎性。在創(chuàng)造性判斷糾紛中，按照三步法，在認(rèn)定要素省略發(fā)明相對于現(xiàn)有技術(shù)方案是否存在區(qū)別技術(shù)特征時，正向比較方法仍然適用，因為要素省略發(fā)明的完整技術(shù)方案不是A+B+C,而是A+B+C+D',一旦考慮了D'以后，要素省略發(fā)明具有的隱含限定特征D'很有可能相對于現(xiàn)有技術(shù)方案而言構(gòu)成一個重要的區(qū)別技術(shù)特征，這個對技術(shù)方案具有實質(zhì)性限定作用的區(qū)別技術(shù)特征的存在，可能會影響到要素省略發(fā)明是否具備創(chuàng)造性的判斷結(jié)論。五、小結(jié)前面的分析表明，在專利授權(quán)確權(quán)行政糾紛或?qū)＠謾?quán)糾紛的處理過程中，對技術(shù)方案的理解應(yīng)當(dāng)是綜合的、全面的，應(yīng)當(dāng)站在本領(lǐng)域技術(shù)人員的角度來理解，無論是對于訴爭專利或?qū)＠暾埖募夹g(shù)方案還是對比文件中的技術(shù)方案，都應(yīng).當(dāng)以真正地理解和掌握相關(guān)技術(shù)內(nèi)容為前提，否則就容易受到相關(guān)文字表述的限制，對相關(guān)技術(shù)方案文字表述的機械解讀可能導(dǎo)致對技術(shù)方案的理解偏差。前面的分析還表明，準(zhǔn)確把握住隱含限定特征在有的時候?qū)φ_理解相關(guān)技術(shù)方案從而正確進行專利侵權(quán)判定或?qū)＠麢?quán)有效性判斷具有重要影響，