關(guān)于無效程序中修改權(quán)利要求若干問題的研究

1、關(guān)于無效程序中修改權(quán)利要求若干問題的研究 劉國偉 一、 概述根據(jù)專利法第56條的規(guī)定，發(fā)明或者實用新型專利權(quán)的保護范圍以其權(quán)利要求的內(nèi)容為準。因此，權(quán)利要求書是用來確定專利保護范圍的法律性文件。對權(quán)利要求的修改，在不同的階段，有著不同的具體要求。在專利申請的審查過程中，權(quán)利要求的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，這是由于先申請原則的限制， 不允許申請人利用修改將申請日以后的技術(shù)內(nèi)容補充進來。在專利授權(quán)后，一旦進入專利無效程序，對權(quán)利要求的修改便受到了更大的限制，根據(jù)專利法實施細則第68條和審查指南的有關(guān)規(guī)定，此時只能修改權(quán)利要求書，而且，權(quán)利要求書的修改方式也受到

2、限定。為什么在無效程序中，對權(quán)利要求的修改進行如此嚴格的 限制？如何理解權(quán)利要求書修改方式的限定原則？對此，業(yè)界尚有不同的理解和做法。本文旨在對無效程序中修改權(quán)利要求若干問題進行初步的研究，以求拋磚引 玉，希望引起這方面研究的爭鳴和深入探索。二、 關(guān)于原專利的保護范圍專利法實施細則第68條規(guī)定：在無效宣告請求的審查過程中，發(fā)明或者實用新型專利權(quán)人可以修改其權(quán)利要求書，但是不得擴大原專利的保護范圍。該條的第二款進一步限定專利權(quán)人不得修改說明書和附圖，也就是說，專利權(quán)人在無效程序中只允許修改權(quán)利要求書。這條規(guī)定實際上是無效程序中權(quán)利要求書的修改原則，其核心是：這種修改不得擴大原專利的保護范圍。審查

3、指南第四部分第三章.規(guī)定了無效程序中權(quán)利要求書修改的原則：（）不得改變原權(quán)利要求的主題名稱；（）與授權(quán)的權(quán)利要求書相比，不得擴大原專利的保護范圍；（）不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍；（）一般不得增加未包含在授權(quán)的權(quán)利要求書中的技術(shù)特征。其中的“與授權(quán)的權(quán)利要求書相比，不得擴大原專利的保護范圍”應該是最核心、最本質(zhì)的內(nèi)容。如果允許改變原權(quán)利要求的主題名稱，就會涉及權(quán)利要求的技術(shù)特征的改變，則通常會導致改變原專利的保護范圍，這種改變也是一種廣義上的“擴大原專利的保護范圍”；同樣，即使沒有超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，也可能出現(xiàn)擴大原專利的保護范圍的情形，例如將原來只在說明書中記載的技

4、術(shù)特征搬到權(quán)利要求中構(gòu)成新的 權(quán)利要求；所以，修改后的新權(quán)利要求，一般不得增加未包含在授權(quán)的權(quán)利要求書中的技術(shù)特征，也就是把原說明書中的技術(shù)特征搬到新權(quán)利要求中也是不允許的。依據(jù)上述的理解，要正確地界定“原專利的保護范圍”，實質(zhì)上只保留審查指南所給出的原則中的“與授權(quán)的權(quán)利要求書相比，不得擴大原專利的保護范圍”這一 條就行了。實踐中，恰恰是因為存在對“原專利的保護范圍”有各種不同的理解，給審查和司法實踐帶來了混亂，其中比較典型的觀點認為“原專利的保護范圍”就 等于原權(quán)利要求書中獨立權(quán)利要求的范圍。這種理解背離了審查指南的本意，是一種片面的理解。筆者認為，正確的理解應當是，“原專利的保護范圍”是

5、由授 權(quán)的權(quán)利要求書中的全部權(quán)利要求所決定的；所以，審查指南給出的必要前提是“與授權(quán)的權(quán)利要求書相比”，而不是僅僅以獨立權(quán)利要求相比。換句話說，授 權(quán)的權(quán)利要求書與獨立權(quán)利要求不能直接劃等號。 毋須諱言，獨立權(quán)利要求的保護范圍是最寬的，從屬權(quán)利要求的保護范圍必然落入其所從屬的獨立權(quán)利要求之中。因而，有人據(jù)此認為，權(quán)利要求書的保護范圍就 等于獨立權(quán)利要求的范圍，也就是“原專利的保護范圍”。我們稍加分析就可以看出這種觀點的邏輯錯誤。專利法實施細則第條指出：“權(quán)利要求書應當有獨立 權(quán)利要求，也可以有從屬權(quán)利要求”?？梢姀臋?quán)利要求書的構(gòu)成上，它必須包括獨立權(quán)利要求，還可以有從屬權(quán)利要求。從屬權(quán)利要求在

6、權(quán)利要求書中不是必須的， 但并不意味著權(quán)利要求書中只能含有獨立權(quán)利要求。當權(quán)利要求書中只存在獨立權(quán)利要求時，才能認為“原專利的保護范圍”就是原權(quán)利要求書中獨立權(quán)利要求的范 圍?？梢?，這是一種特殊情況。 既然通常的權(quán)利要求書中，既包括獨立權(quán)利要求，也含有從屬權(quán)利要求，那么“原專利的保護范圍”與原權(quán)利要求書的關(guān)系是怎樣的呢？換句話說，既然獨立權(quán)利 要求的保護范圍是最寬的，從屬權(quán)利要求的保護范圍必然落入其所從屬的獨立權(quán)利要求之中，那么從屬權(quán)利要求對“原專利的保護范圍”有何影響？如果按照上述觀 點推下去，必然得出：從屬權(quán)利要求被淹沒在獨立權(quán)利要求之中了，從屬權(quán)利要求對“原專利的保護范圍”沒有任何實質(zhì)影

7、響。既然如此，審查指南的表述就應 該改成“與授權(quán)的獨立權(quán)利要求相比，不得擴大原專利的保護范圍”，不是更加直截了當嗎？通過對下圖的分析，我們可以對何謂“原專利的保護范圍”得出準確 地結(jié)論。圖 從圖可以看出，權(quán)利要求、都位于權(quán)利要求的范圍內(nèi)，由此認為權(quán)利要求的保護范圍最大是毫無疑問的。但是，如果認為“原專利的保護范圍”就是原 權(quán)利要求書中獨立權(quán)利要求的范圍，就會出現(xiàn)新的問題，當獨立權(quán)利要求被無效掉的情況下，權(quán)利要求、都位于權(quán)利要求的范圍內(nèi)，就會得出權(quán)利要求和 權(quán)利要求也必然被無效的結(jié)論，這個結(jié)論顯然是錯誤的。 筆者認為，在這種情況下，需要特別注意的是，權(quán)利要求和權(quán)利要求之間的地帶，才是獨立權(quán)利要求

8、真正被無效掉的范圍，也就是圖上最大的圈不存在了， 但是另外兩個圈還存在。這樣，才能說明權(quán)利要求所確定的保護范圍仍然存在。由此可以推出“原專利的保護范圍”的正確結(jié)論，即：“原專利的保護范圍”是由 權(quán)利要求書的所有權(quán)項確定的，而不是僅僅由權(quán)利要求書的獨立權(quán)利要求確定的。進一步說，權(quán)利要求書確定的范圍是由權(quán)利要求書中的每一項權(quán)利要求分別確定 的，每一項權(quán)利要求都代表著一定的范圍，“原專利的保護范圍”就是每一項權(quán)利要求所確定的一組范圍并按照一定邏輯關(guān)系的集合。而不是單單指的是獨立權(quán)利要 求所代表的最大的保護范圍。在正確界定“原專利的保護范圍”之后，我們才能更好地理解權(quán)利要求書的作用，以及權(quán)利要求書中獨

9、立權(quán)利要求和從屬權(quán)利要求的關(guān)系，進而真正理解無效程序中對權(quán)利要求書的修改進行限制的道理。從上面圖1的分析看出，權(quán)利要求所代表的范圍似乎就是權(quán)利要求和權(quán)利要求之間的地帶，也就是一個一個封閉的帶狀的圓的范圍，但并沒有反映出其代表的最大保護范圍。這顯然是圖1表達上的局限造成的。根據(jù)上述分析，權(quán)利要求書確定的范圍是由權(quán)利要求書中1的每一項權(quán)利要求分別確定的，我們不妨對圖1加以改造，使之對應每一項權(quán)利要求所確定的范圍，就不會出現(xiàn)誤解了。圖 圖2僅僅是為了本文敘述方便給出的權(quán)利要求的圖示形式的一種表達，實際上這樣的圖示形式根據(jù)個案的不同，還可以有多種表達形式，但是并不影響本文的分析 結(jié)論。由圖可以看出，權(quán)

10、利要求書所確定的范圍，是其每一項權(quán)利要求分別確定的圓的集合，而獨立權(quán)利要求對應這個集合中的最大的圓。當獨立權(quán)利要求被無效掉后，權(quán)利要求和權(quán)利要求所在的圓仍存在，當然這兩個權(quán)利要求也要經(jīng)受起無效程序中的審查。因此，在無效程序中，如何修改權(quán)利要求書使 得其不擴大原專利的保護范圍？審查指南給出的比較基準是與“授權(quán)的權(quán)利要求書”相比，也就是要考慮如圖所示的全部圓的集合，而不是單純與獨立權(quán)利要 求對應的最大的圓相比。 圖給出的是由三個權(quán)利要求構(gòu)成的權(quán)利要求書的圖，在權(quán)利要求所在圓和權(quán)利要求之間所在圓之間，顯然還存在著一個以上的圓的可能性，也就是理論上還 存在若干介于兩個權(quán)利要求之間的權(quán)利要求的可能。如果

11、在無效程序中，是否允許通過修改權(quán)利要求書，找出這樣一個或一個以上的小于權(quán)利要求但是大于權(quán)利要 求的權(quán)利要求呢？換句話說，這樣的修改是否屬于擴大原專利的保護范圍？這正是本文的下面一節(jié)所要討論的問題。三、 關(guān)于權(quán)利要求書修改的具體方式的分析審 查指南對無效程序中權(quán)利要求書修改方式規(guī)定為“權(quán)利要求的刪除、合并和技術(shù)方案的刪除”三種形式，并分別給出了三種形式的解釋。筆者認為，無效程序中權(quán) 利要求書修改的基本原則是“與授權(quán)的權(quán)利要求書相比，不得擴大原專利的保護范圍”。這一基本原則要貫穿到上述三種具體的修改方式中。即按照上述修改方式, 修改后的新的權(quán)利要求絕對不能違反修改的基本原則。更進一步說，如果按照上

12、述具體修改方式進行修改，所得出的新的權(quán)利要求就一定會符合上述關(guān)于修改的基本 原則；那么，對上述關(guān)于權(quán)利要求書修改的具體方式進行深入細致的分析，總結(jié)出具有規(guī)律性的結(jié)論，就有著十分重要的實踐意義，因此筆者試圖找出上述三種修改 方式的一些規(guī)律。（1） 關(guān)于權(quán)利要求的合并兩項或者兩項以上從屬于同一獨立權(quán)利要求的權(quán)利要求時的合并定理審 查指南第四部分第三章第5.4節(jié)規(guī)定：“權(quán)利要求的合并是指兩項或者兩項以上從屬于同一獨立權(quán)利要求的權(quán)利要求的合并，此時將所合并的技術(shù)特征組合在一 起，形成了新的權(quán)利要求。該新的權(quán)利要求應當包含被合并的權(quán)利要求中的全部技術(shù)特征。” 下面通過舉例來分析具體的修改方式。例如：權(quán)利

13、要求1:一種產(chǎn)品，其特征在于：包括特征A和B。權(quán)利要求2:根據(jù)權(quán)利要求1所述的產(chǎn)品，其特征在于，還包括：特征C。權(quán)利要求3:根據(jù)權(quán)利要求1所述的產(chǎn)品，其特征在于，還包括：特征D。根 據(jù)上述關(guān)于合并的規(guī)定，所述合并是指兩項或者兩項以上從屬于同一獨立權(quán)利要求的權(quán)利要求的合并，換句話說，合并是僅指從屬權(quán)利要求之間的合并，并且，每個 從屬權(quán)利要求都要從屬于同一獨立權(quán)利要求。本例中，符合上述條件的有權(quán)利要求2和3，合并后，新的權(quán)利要求應當包含被合并的權(quán)利要求中的所有技術(shù)特征。即 應該包含了A、B、C、D。但 是，這樣的合并會帶來一個值得注意的現(xiàn)象，即這種合并后產(chǎn)生的技術(shù)方案，有可能在原說明書中沒有記載，

14、盡管合并后的權(quán)利要求沒有超出原專利的保護范圍，但 實際上已經(jīng)超出了原始公開的范圍；退一步說，即使在原始說明書中有記載，但是申請人在當時沒有寫入權(quán)利要求書中要求保護，也屬于申請人在審查階段放棄的權(quán) 利要求。此時，申請人通過無效程序?qū)⑵浞艞壍臋?quán)利要求又找回來了，這顯然是對社會公眾的不利益。上 面的分析提出了一組重要的概念：即“原始公開的范圍”和“原專利的保護范圍”是兩個是不同的概念，不能劃等號。其關(guān)系為：“原專利的保護范圍”只能小于等 于“原始公開的范圍”，但超出“原始公開的范圍”不見得一定會超出“原專利的保護范圍”，比如，對原說明書中進行改寫，增加了新的但不超出原權(quán)利要求書中 任意一個權(quán)利要求范

15、圍的技術(shù)方案。但這個新的技術(shù)方案顯然超出“原始公開的范圍”，從而違反了先申請原則。所以，權(quán)利要求的修改應該限制為既不能超出“原 始公開的范圍”又不能超出“原專利的保護范圍”，才是唯一的解決途徑。更進一步，如果將“原專利的保護范圍”明確定義為前面圖2確定的范圍，則超出“原始 公開的范圍”就一定會超出“原專利的保護范圍”，這樣只限定對權(quán)利要求的修改不超出“原始公開的范圍”就足夠了。待合并的權(quán)利要求之間有從屬關(guān)系時的合并定理上述的權(quán)利要求2和3分別直接從屬于同一獨立權(quán)利要求1，權(quán)利要求2和3兩者之間并沒有從屬關(guān)系，如果兩個要合并的權(quán)利要求之間有從屬關(guān)系，情況又會怎樣？不妨繼續(xù)上面的例子：權(quán)利要求4:

16、根據(jù)權(quán)利要求3所述的產(chǎn)品，其特征在于，還包括：特征E。如果我們將權(quán)利要求4和3合并，它們當然屬于“從屬于同一獨立權(quán)利要求的權(quán)利要求的合并”，就會發(fā)現(xiàn)十分有趣的現(xiàn)象。權(quán)利要求3的全部技術(shù)特征為：A+B+C；權(quán)利要求4的全部技術(shù)特征為：A+B+C+D；兩者相加后，去掉重復的技術(shù)特征后，新的權(quán)利要求的全部特征仍然為：A+B+C+D；也就是說，將4和3合并，由于兩者之間具有從屬關(guān)系，合并后的結(jié)果仍然是權(quán)利要求4本身。由此，我們可以推出這樣的定理：有從屬關(guān)系的權(quán)利要求之間進行合并，合并后的新的權(quán)利要求就等于被合并的權(quán)利要求中那個最小的權(quán)利要求。我們來驗證一下上述定理的正確性，不妨突破一下審查指南的規(guī)定，

17、將上述權(quán)利要求2直接與權(quán)利要求1進行合并，這兩個權(quán)利要求之間具有直接從屬關(guān)系，而且，權(quán)利要求1還是獨立權(quán)利要求，其合并的結(jié)果，仍然是等于原權(quán)利要求2。進一步地，我們將權(quán)利要求4與權(quán)利要求1、進行合并，權(quán)利要求4直接從屬權(quán)利要求，間接從屬于權(quán)利要求1，其結(jié)果是將權(quán)利要求1、刪除，仍然為權(quán)利要求4本身?？偨Y(jié)上述例子，我們可以得出這樣兩個定理：定理1：如果兩個或者兩個以上的沒有從屬關(guān)系的從屬權(quán)利要求進行合并，則合并后所得出的新權(quán)利要求具有被合并的所有權(quán)利要求的全部技術(shù)特征，即其保護范圍一定小于其中任意一個被合并的權(quán)利要求。（這種合并屬于原始放棄的內(nèi)容,不能被接受）。定理2：如果兩個或者兩個以上的具有

18、直接或者間接從屬關(guān)系的權(quán)利要求進行合并，則不論其中是否有獨立權(quán)利要求，合并后所得出的新權(quán)利要求等于被合并的權(quán)利要求中那個最小的權(quán)利要求。當然，我們還可以得出第三個定理，其道理是顯而易見的。定理3：兩個或者兩個以上的獨立權(quán)利要求，不能合并。（2）關(guān)于權(quán)利要求的刪除    不言而喻，權(quán)利要求的刪除是指從權(quán)利要求書中直接去掉某項或者某些項權(quán)利要求。從上面的圖2來看，就是將代表某個權(quán)利要求的圓去掉，根據(jù)專利法原理，刪除 的權(quán)利要求視為自始即不存在。在無效程序中，如果專利權(quán)人主動刪除某些權(quán)利要求，就視為專利權(quán)人認可了請求人針對這些權(quán)利要求的無效請求，從而可以免去請 求人對宣

19、告所述刪除的權(quán)利要求無效的這些主張的舉證責任。    但是，關(guān)于權(quán)利要求的刪除卻與權(quán)利要求的合并有著十分緊密和天然的關(guān)系，卻鮮見研究。筆者引用上述合并中的定理2，發(fā)現(xiàn)該定理2仍然適用權(quán)利要求的刪除； 例如，上述的例子中，如果權(quán)利要求2直接與權(quán)利要求1進行合并，所得出的新權(quán)利要求等于合并前的權(quán)利要求中那個最小的權(quán)利要求，即就等于權(quán)利要求2。這實 際上就是將權(quán)利要求1刪除了。在圖2中，就是權(quán)利要求1所代表的圓圈不復存在了。同理，上述例子中的權(quán)利要求4與權(quán)利要求1進行合并，其結(jié)果就等于直接將 權(quán)利要求1、都刪除。因此，可以認為，權(quán)利要求的刪除，其實質(zhì)上是權(quán)利要求的合并；

20、所以，廣義的權(quán)利要求的合并，就包含了權(quán)利要求的刪除。這樣，上述的定理2就出現(xiàn)了另一種表達，即可表達出合并與刪除之間的關(guān)系：定理2：如果兩個或者兩個以上的具有從屬關(guān)系的權(quán)利要求進行合并，則不論其中是否有獨立權(quán)利要求，合并后只保留被合并的各個權(quán)利要求中那個最小的權(quán)利要求，被合并的其他的權(quán)利要求均被刪除掉。（3） 關(guān)于技術(shù)方案的刪除審 查指南所指的技術(shù)方案的刪除，是從同一權(quán)利要求中并列的兩種以上的技術(shù)方案中刪除一種或者一種以上的技術(shù)方案；這其實就是指引用多項權(quán)利要求后所形成的 從屬權(quán)利要求，筆者認為，可以將其分解還原成單項引用關(guān)系，從而可以徑直適用上述諸定理，所以，其刪除原理本質(zhì)上與上面討論的原則一

21、致。本文在此不作進一 步分析。四、 從一個具體的案例看無效程序中權(quán)利要求的修改2001年8月14日，請求人針對名稱為“多節(jié)式自動開收傘”的實用新型專利（專利號為94211963.0）向?qū)＠麖蛯徫瘑T會提出無效宣告請求。    在專利復審委員會進行口頭審理時，專利權(quán)人當庭提交了新修改的權(quán)利要求書，聲稱將原權(quán)利要求1與原權(quán)利要求5、6合并，同時聲明沒有對其他內(nèi)容進行修改。為了便于讀者理解，現(xiàn)將原權(quán)利要求書進行適當簡化,用技術(shù)特征表示：權(quán)利要求1： 其全部特征記作A; 權(quán)利要求2（引用權(quán)1）：特征記作A+B；權(quán)利要求3（引用權(quán)1）：特征記作A+C；權(quán)利要求4（引用權(quán)3）：

22、特征記作A+C+D；權(quán)利要求5（引用權(quán)4）：特征記作A+C+D+E；權(quán)利要求6（引用權(quán)5）：特征記作A+C+D+E+F； 其中，每一個從屬權(quán)利要求里的增加的附加技術(shù)特征用斜體表示。如果專利權(quán)人將原權(quán)利要求1與原權(quán)利要求5、6合并，因為三個權(quán)利要求之間有從屬關(guān)系，則可以適用上述定理2；如果專利權(quán)人按照上述定理進行合并，很方便地得出：合并后新的權(quán)利要求就等于權(quán)利要求6，也就是等于將原權(quán)利要求1和5都刪除，即新權(quán)利要求為：A+C+D+E+F。    但是專利權(quán)人的所謂合并是將權(quán)利要求1的全部特征保留后，再加上原權(quán)利要求5的附加特征E，原權(quán)利要求6的附加特征F。

23、即形成的新權(quán)利要求為：A+E+F。    本案中，專利復審委員會在其作出的第4328號無效宣告請求審查決定中認為，專利權(quán)人將原權(quán)利要求5、6的全部技術(shù)特征與原權(quán)利要求1合并，構(gòu)成了一個原 權(quán)利要求書中所不包括的新的技術(shù)方案，并形成了新的權(quán)利要求。這個結(jié)論十分正確，但是該決定又認為：新的權(quán)利要求沒有超出原權(quán)利要求1所限定的保護范圍， 因此，專利權(quán)人的上述修改完全符合專利法實施細則第68條以及審查指南關(guān)于在無效宣告程序中以合并的方式對權(quán)利要求書進行修改的規(guī)定。    根據(jù)上面的分析，我們可以清楚地看出，盡管專利權(quán)人的所謂合并后的新權(quán)利要求

24、為A+E+F，卻仍認為是將原權(quán)利要求5、6的全部技術(shù)特征與原權(quán)利要求1合 并，這實際上只是原權(quán)利要求1與原權(quán)利要求5、6的附加技術(shù)特征的合并。而且，專利復審委員會認定原權(quán)利要求1所限定的保護范圍就是原專利的保護范圍。 于是，問題的爭議就出來了，第一個問題是：專利權(quán)人的這種修改方式是否符合審查指南關(guān)于修改具體形式的規(guī)定？第二個問題是：這種修改方式是否超出原權(quán)利要求的范圍？對第一個問題，筆者的回答是否定的，因為專利權(quán)人的這種合并，并不是將原權(quán)利要求5、6的全部技術(shù)特征與原權(quán)利要求1合并，而丟棄了原權(quán)利要求3的附加特征C和原權(quán)利要求4的附加特征D；不符合審查指南關(guān)于合并后應包括合并前的全部技術(shù)特征的規(guī)定，這樣的修改應當不予允許。對第二個問題，就不能簡單地回答了。這又可以分成兩種觀點：一種觀點認為，這種修改方式?jīng)]有超出原專利的保護范圍，它實際上是認為沒有超出原權(quán)利要求1的保護范圍；但是本案例中，根據(jù)專利權(quán)人的主動合并的行為本身來看，專利權(quán)人實際上是放棄了原權(quán)利要求1-4，因此應該認為專利權(quán)人默許了原權(quán)利要求1-4自始即不存在。其修改無論如何不能大于原權(quán)利要求5，或者他直接就保留原權(quán)利要求5就行了，而其實際的修改顯然不倫不類，與原權(quán)利要求5不好直接比較保護范圍。這種做法如果成立，其弊端是：今后申請人撰寫權(quán)利要