如何有效答復發(fā)明專利審查意見通知書

1、如何有效答復發(fā)明專利審查意見通知書Coca-cola standardization office【ZZ5AB-ZZSYT-ZZ2C-ZZ682T-ZZT18】如 何 有 效 答 復 發(fā) 明 專 利 審 查 意 見 通 知 書在發(fā)明專利申請過程中，審查員將根據(jù)申請人提交的申請文件對專利申請文件進行初步審查和實質(zhì)審查，其目的主要是審查申請人提交的申請文件是否符合專利法及其實施細則的規(guī)定。在發(fā)現(xiàn)存在可以補正的缺陷時，審查員通知申請人以補正的方式消除缺陷，使其符合公布的條 件；在發(fā)現(xiàn)存在不可克服的缺陷時，審查員作出審查意見書，指明缺陷的性質(zhì)，并通過駁回的方式盡早結束審批程序，另外還要確定發(fā)明專利申請

2、是否應當授予專利權，特別是確定其是否符合專利法有關“新穎性、創(chuàng)造性和實用性”的規(guī)定。在這個必經(jīng)過程中，申請人可能會多次收到審查意見書，對審查意見書的答復將直接影響到專利申請的過程及結果。為了使申請人早日順利取得 發(fā) 明 專 利 權 , 在 答 復 審 查 意 見 通 知 書 時 應 注 意 的 以 下 幾 個 問 題 ：先看一個例子：在申請?zhí)枮?xxxxxxxxxxxx 的專利申請審查過程中，審查員在一通中指出權利要求 1 中所述的步驟存在不清楚的問題。申請人在一通答復時，在說明書中添加了一些說明性的文字，而這些并不能從原始文件中直接推導出來，因此導致修改超出范圍，不符合專利法第三 十三條第一

3、款的規(guī)定。在二通中，審查員指出超范圍的問題，要求申請人刪除超出范圍的內(nèi)容。 結果，在答復二通時，申請人僅僅在意見陳述書中說明將所修改的一部分說明書內(nèi)容還原為原說 明書內(nèi)容， 而未提交替換頁。審查員只有發(fā)了三通， 發(fā)明人的申請才最終得以授權。我們來分析一下本案審查過程中都存在哪些問題：首先是，申請人在一通中沒有更好地理解審查員的意圖。審查員指出權利要求中存在不清楚的問題，申請人只要針對問題所在修改權利要求很容易就可以克服該缺陷，而申請人卻以為是說明書中描述不清楚，因此對說明書作了進一步的修改和解釋，而未對權利要求進行修改。因而不僅沒有克服權利要求的缺陷，致使修改超范 圍。在二通答復中，申請人雖然

4、認為應該刪除超出范圍的內(nèi)容，卻沒有提交替換頁，而只是將 說明書內(nèi)容還原為原說明書內(nèi)容。而根據(jù)專利法實施細則第五十二條的規(guī)定，除審查員依職權修 改明顯錯誤的情況外，不論采用什么方式提出修改意見，都必須以申請人正式提交的書面修改文 件為依據(jù)。只在意見陳述中說明是不行的。從上面例子中我們可以看到，在答復審查意見陳述和修改時會時常出現(xiàn)一些問題，了解在答復審 查意見的注意事項十分必要。第一，針對專利法第二十六條第四款問題的答復：該問題主要包括權利要求概括范圍 過寬、說明書中沒有記載、與說明書中記載的不一致。對于概括范圍過寬的問題，往往出現(xiàn)在說明書中只有一個實施實例，而在權利要求中卻使 用上位、功能性或概

5、括性的語言概括了一個比較寬的保護范圍。如果申請人能夠提出證據(jù)，說明 所屬技術領域的技術人員在說明書給出情報的基礎上，能夠容易地將發(fā)明或者實用新型擴展到權 利 要 求 的 保 護 范 圍 也 是 可 以 的 。 否 則 就 不 會 被 審 查 員 接 受 。對于說明書中沒有記載以及與說明書不一致的情況，在產(chǎn)品權利要求中尤其容易出現(xiàn)這樣 的問題，經(jīng)常是權利要求中的一個部件在說明書中沒有記載或者權利要求中是一個部件而說明書 中是多個部件，或者權利要求中是兩個部件而說明書中只有一個部件與之對應。這種情況下除非 是申請人指出說明書中什么地方有記載或者刪除沒有記載的內(nèi)容，或者修改使得權利要求與說明 書描述

6、一致，否則是無法說服審查員的。有時候申請人在意見陳述和修改時，將指出不符合專利法第二十六條第四款的權利要求補入說明書中，以使該權利要求得到說明書的支持，這經(jīng)常也不能被接受。因為原始說明書中沒有公開這樣的方案，即使補入也僅僅只是形式上的支持而已，可能不能滿足實質(zhì)性的支持要求。第 二 ， 針 對 專 利 法 第 二 十 二 條 第 二 、 三 款 問 題 的 答 復 ：對于新穎性，申請人需要仔細考察對比文件是否確實與本申請的權利要求相同，有時候?qū)彶閱T的理解也會有偏差或者有的區(qū)別點沒有注意到。（但是需要說明的是，對于技術特征的理 解，審查員和申請人并不十分相同。因為有時候權利要求中使用的是上位的概念

7、，包含了很多內(nèi)容，而對比文件使用的是下位的概念，因此申請人對此要多加注意?；蛘呤巧暾埲嗽谡f明書的基礎上把權利要求理解在一個較窄的范圍內(nèi)，而實際上權利要求本身并沒有相應的限定。如果申請人沒有意識到這一點而與審查員作辯解， 并且堅持不改， 那么可能會導致申請駁回）而對于創(chuàng)造性，不僅要注意對比文件的技術特征是否確實與本申請的權利要求的相同，還 要注意其中所用的公知常識是否確實是公知的，多個對比文件以及對比文件與公知常識的結合是 否 顯 而 易 見 ， 一 般 反 駁 時 通 常 就 在 這 些 地 方 。需要注意的是，申請人常常在辯駁的時候會說明本發(fā)明與對比文件有何不同，忽略了不同 點 在 權 利

8、要 求 中 的 體 現(xiàn) 。 如 果 是 這 樣 ， 審 查 員 就 不 會 接 受 。第 三 ， 針 對 專 利 法 第 二 十 一 條 第 二 款 問 題 的 答 復 ：這種問題申請人需要注意的是，審查員所認為缺少的這些特征是否確實是本發(fā)明所必需的 還是可選的，或者認為部分必要。由于申請人是該發(fā)明的締造人，他對發(fā)明創(chuàng)造有著更加透徹的 理解， 審查員難免存在理解有偏頗之處。因此， 申請人在答復意見時是有爭辯余地的。第四， 針對實施細則 第二十條第一 款問題的答復：在答復這一條意見時容易出現(xiàn)的問題就是，申請人在意見答復中陳述，說明書哪一部分中有清楚的記載，因此權利要求是清楚的。但是這種陳述往往是

9、不會被接受的，因為說明書中有清楚記載并不等于權利要求中就不需要清楚記載。我們希望看到權利要求本身所要求保護的技術方 案是一個清楚完整并且本領域普通技術人員可實現(xiàn)的方案。因此，對于這一條意見的答復，一般 情況下就是將其修改清楚。第五，應注意的其他事項審查員針對權利要求提出問題后，在答復時應注意針對權利要求進行修改，不要去修改說 明書。說明書中除了適應性修改之外最好不要對說明書進行修改，以便避免出現(xiàn)修改超出范圍的 問題。提交意見陳述及替換頁時，注意一定要在替換頁上修改。有時會出現(xiàn)在意見陳述或者修改對照頁上說明有修改，但是正式的替換頁上沒有修改的情況，或者是告知讓審查員修改。在提交替換頁時，應是對原始文件或者中間文件的替換，按照原始文件或者中間文件的頁 碼順序編號，不要按照公開文本替換和編頁碼。在提交修改的附圖時，如果其中修改的附圖中有指定的摘要附圖，應該相應地同時提交一 份新的摘要附圖。以上幾種問題，其中前四條中有很多情況下都是要求申請人縮小權利要求保護范圍的，而這種情況下如果申請人不據(jù)理力爭的話，