從一起案例看定牌加工企業(yè)商標侵權的防范問題

1、從一起案例看定牌加工企業(yè)商標侵權的防范問題知識產(chǎn)權部 曲延興律師近年來，中國進出口貿(mào)易得到了迅猛發(fā)展。 2008 年，中國進出口總值將近 2.8 萬億美元。 隨著經(jīng)濟的全球化以及中國“世界工廠”地位的確立，充足的勞動力市場和低廉的原材料成 本，吸引著世界各國商人從中國訂購產(chǎn)品外銷。國內(nèi)越來越多的企業(yè)從事定牌加工及相關出 口業(yè)務。然而，由于企業(yè)缺少知識產(chǎn)權保護意識和侵權風險意識，容易出現(xiàn)受外商欺騙或者 疏忽而生產(chǎn)和出口侵權貨物的情況，貼牌加工貿(mào)易中產(chǎn)生的大量商標侵權爭議已經(jīng)成為一個 不容忽視的現(xiàn)實問題。下面就筆者最近處理的一起商標侵權案例談談定牌加工的概念、定牌 加工常見的商標侵權問題及主要表現(xiàn)

2、形式、定牌加工發(fā)生商標侵權的原因、從事定牌加工貿(mào) 易業(yè)務的企業(yè)如何防范商標侵權。一、據(jù)以研究的案例2008年 1月 8日，根據(jù)商標權人的舉報，山東省龍口市工商局一舉在該市石良鎮(zhèn)東埠村 查獲XXX食品有限公司從事“SeaZone”定牌加工的商標侵權案。經(jīng)調(diào)查，“SeaZone”商標, 是葛 XX 申請注冊在干海產(chǎn)品上的注冊商標。經(jīng)對 XXX 食品有限公司車間及倉庫的檢查， 查出印有“ SeaZone”商標標識的外包裝箱 8080個、外包裝833400個，已加工好的產(chǎn)品經(jīng) 營額達 36500 元。 XXX 食品有限公司生產(chǎn)的涉案產(chǎn)品是根據(jù)俄羅斯一公司的要求加工并只銷 往俄羅斯，不在國內(nèi)銷售。XXX

3、食品有限公司的上述行為均未取得“ SeaZone”商標所有權 人葛 XX 的授權許可。最終，該市工商局認定 XXX 食品有限公司的行為侵犯了“ SeaZone” 注冊商標的專用權， 并作出了相應的處罰決定。 本案查處的是涉及定牌加工的商標侵權問題。二、定牌加工的概念國際貿(mào)易的定牌加工（又稱為 OEM，是英文Original Equipment Manufature的縮寫）是加工貿(mào)易的一種形式，它是指在來料加工和來樣加工業(yè)務中，由境外委托方提供原料或者樣品（樣式）、商標（一般是已注冊的商標 ），境內(nèi)企業(yè)負責組織生產(chǎn)加工，并將加工后的產(chǎn)品再貼上境外委托方提供的商標或品牌全部返還給委托方，加工方不對

4、加工后的貼牌產(chǎn)品進行銷售，委托方根據(jù)約定向加工方支付加工費的經(jīng)營活動。在這種貿(mào)易方式下，由于常常使用國外客戶提供的商標或品牌，如果企業(yè)缺少商標權保護意識，就會出現(xiàn)侵犯他人商標權的現(xiàn) 象，需要承擔民事責任、行政責任，嚴重者還會承擔刑事責任，給企業(yè)造成巨大經(jīng)濟損失。三、定牌加工商標侵權的主要表現(xiàn)形式近年來，以定牌加工為主的加工貿(mào)易一直占據(jù)著中國對外貿(mào)易的“半壁江山” ，同時，由 定牌加工引發(fā)的商標侵權案件也在不斷增多，目前定牌加工中的商標侵權主要表現(xiàn)為以下幾 種情形：1、國內(nèi)加工企業(yè)在定牌加工合同規(guī)定的數(shù)量、范圍之外，自行生產(chǎn)加工帶有國外委托企 業(yè)注冊商標的商品并進行銷售。有的時候，委托方一方面不

5、但繼續(xù)要求貼牌生產(chǎn)企業(yè)生產(chǎn)貼 牌產(chǎn)品自行銷售，同時又委托貼牌生產(chǎn)企業(yè)銷售貼牌產(chǎn)品，雙方另行簽訂委托銷售合同。在 委托方允許貼牌生產(chǎn)企業(yè)銷售貼牌產(chǎn)品時，雙方又形成了新的生產(chǎn)和銷售的關系，貼牌生產(chǎn) 企業(yè)應當在許可的范圍和銷售數(shù)量內(nèi)進行，否則不但構成違約，還會構成商標侵權。如果沒 有經(jīng)過許可擅自銷售貼牌產(chǎn)品，則構成了商標侵權。2、國外企業(yè)在沒有取得注冊商標專用權的情況下， 委托國內(nèi)企業(yè)定牌生產(chǎn)加工侵權產(chǎn)品， 侵犯其他商標注冊人的注冊商標專用權。在這種情況下，貼牌加工的企業(yè)如果缺乏自我保護 意識，未作到合理審查義務，沒有要求委托方提供商標所有權證書或商標使用權相關證明， 勢必存在侵犯商標權的極大風險，

6、卷入假冒他人商標生產(chǎn)商品的侵權行為中。如果委托方的 行為構成侵權，那么貼牌加工的企業(yè)是要承擔連帶賠償責任的。3、國外企業(yè)僅在其本國享有注冊商標專用權，并未在中國申請注冊該商標，而國內(nèi)其他 企業(yè)或個人在中國已經(jīng)對該商標進行了注冊。此時國外企業(yè)若委托國內(nèi)企業(yè)定牌加工，也會 涉及商標侵權問題。本文涉及的案例即是如此。四、定牌加工發(fā)生商標侵權的原因1、經(jīng)濟利益誘導。定牌加工的企業(yè)一般都從事勞動密集型產(chǎn)品的生產(chǎn)，長期以來一直依 靠低價取得市場份額， 隨著市場競爭越來越激烈， 企業(yè)出口越來越困難， 利潤空間越來越小， 在這種情況下，必然導致許多定牌加工企業(yè)經(jīng)營者急功近利，為了招攬生意，不管委托方的帖牌是否

7、合法，只要有訂單就行。在實際操作中，很多中、小企業(yè)由于缺乏大額資金和專有 技術，都是依靠這種侵犯他人知識產(chǎn)權的貼牌生產(chǎn)而生存的。2、定牌加工企業(yè)法律意識淡薄。 一些定牌加工企業(yè)認為， 自己是根據(jù)委托替他人加工的， 加工好的產(chǎn)品也是如數(shù)返還委托方，自己沒有銷售，只是賺取一定的加工費，如果發(fā)生商標 侵權，責任也應由委托方負責；一些定牌加工企業(yè)認為，自己只是受他人委托加工，又不是 自己造假銷售，只要有授權書，自己就不構成侵權；還有一些定牌加工企業(yè)認為只要在定牌 加工合同中約定“如果委托方委托生產(chǎn)的產(chǎn)品有任何法律問題，由委托方承擔全部責任，加 工方不負任何法律責任” ，這樣，自己就可以不再承擔商標侵權

8、的法律責任；還有的定牌加 工企業(yè)明知手續(xù)不全，但心存僥幸，只要有業(yè)務訂單，不管什么注冊商標都敢接，怕跑了生 意。由于定牌加工企業(yè)大都缺乏法律意識和自我保護意識，大部分企業(yè)沒有建立對委托方主 體資格和商標所有權合法性的審查程序，常常憑外商的傳真訂單和商標樣式就組織加工生 產(chǎn)。特別是通過外貿(mào)公司接受定牌生產(chǎn)的企業(yè)， 由于外貿(mào)公司往往不主動提供相關證明文件， 合法性審查無從談起。有的企業(yè)雖然與委托方簽訂定牌加工合同，但合同內(nèi)容不完整，缺乏 商標權保護條款，一旦發(fā)生商標侵權糾紛，定牌加工生產(chǎn)企業(yè)因承擔商標侵權責任造成損失 在所難免。五、定牌加工企業(yè)防范商標侵權的措施 為了避免定牌加工企業(yè)知識產(chǎn)權侵權糾紛，防范定牌加工所引起的商標侵權，在定牌加 工商標使用中應注意以下幾點。1、認真審核委托方定牌加工產(chǎn)品商標的權利證明。 在審核商標權利的證明時應著重審查 委托方在產(chǎn)品最終到達地是否擁有該商標的使用權，審查涉及商標是否在中國注冊并仍在有 效期間，審查委托方是否具有授權的權力和授權行為是否受中國法律保護。一般情況下應要 求委托方提供其商標、牌號情況的相關資料，如系他人的注冊