走出出口專利申請中的誤區(qū)2016

1、走出出口專利申請中的誤區(qū)走出出口專利申請中的誤區(qū)國內(nèi)代理在出口申請中的作用國內(nèi)代理在出口申請中的作用北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司李可李可概 述v1. 困難專業(yè)v2. 意外經(jīng)驗v3. 費用信賴v4. 程序可靠一. 困難專業(yè)v典型案例： 某企業(yè)直接申請美國專利的慘痛經(jīng)歷s原因：低估出口專利申請中的困難一. 困難專業(yè)v美國專利局的最終審查意見(Final OA)一. 困難專業(yè)v集佳的專利代理數(shù)據(jù) 美國專利申請量：超過1500件 歐洲專利申請量：1100件 PCT公開量：3500件(至2012年3月)(PCT檢索網(wǎng)站：/pctdb/en/

2、)v集佳: 出口專利部 2010年4月成立一. 困難專業(yè)中國涉外專利代理機構代理PCT申請公開量統(tǒng)計表（截至2012年1月6日）排名事務所年度合計2006年2007年2008年2009年2010年2011年事務所成立至今占有率1北京集佳知識產(chǎn)權代理有限公司 227 570 769 743 488 446 3,409 7.54%2北京安信方達知識產(chǎn)權代理有限公司 23 127 148 266 726 949 2,283 5.05%3北京德琦知識產(chǎn)權代理有限公司 393 437 559 152 126 105 2,131 4.72%4北京康信知識產(chǎn)權代理有限責任公司 6 47 216 272 53

3、0 414 1,541 3.41%5中國國際貿(mào)易促進委員會-專利商標事務所 92 67 79 55 81 136 1,168 2.58%6中國專利代理（香港）有限公司 85 105 150 106 104 142 1,088 2.41%7北京同立鈞成知識產(chǎn)權代理有限公司 44 40 101 262 276 310 1,072 2.37%8北京三友知識產(chǎn)權代理有限公司 60 64 63 127 283 179 886 1.96%9北京凱特來知識產(chǎn)權代理有限公司 1 223 181 164 161 72 802 1.77%10廣東三環(huán)知識產(chǎn)權律師事務所 60 75 129 240 102 124

4、785 1.74%11金杜律師事務所 29 53 73 107 133 226 778 1.72%12北京中博世達專利商標代理有限公司 2 7 63 244 255 201 774 1.71%13北京同達信恒知識產(chǎn)權代理有限公司 2 195 244 67 92 137 741 1.64%14柳沈知識產(chǎn)權律師事務所 41 38 53 85 97 150 671 1.48%15永新專利商標代理有限公司 47 38 48 53 41 84 648 1.43%16上海專利商標事務所 52 91 112 131 110 132 646 1.43%17深圳市順天達專利商標代理有限公司 28 63 70 6

5、1 135 166 567 1.25%一. 困難專業(yè)排名事務所年度合計2006年2007年2008年2009年2010年2011年事務所成立至今占有率18北京紀凱知識產(chǎn)權代理有限公司 71 77 57 40 23 31 495 1.10%19北京鼎力知識產(chǎn)權代理公司 - 1 62 371 - 1 435 0.96%20北京三高永信知識產(chǎn)權代理公司 7 7 54 155 71 61 356 0.79%21中原信達知識產(chǎn)權代理有限責任公司 26 30 35 15 16 42 350 0.77%22中咨律師事務所 33 10 5 73 39 94 324 0.72%23北京律誠同業(yè)知識產(chǎn)權代理有限公

6、司 65 70 23 25 30 30 297 0.66%24廣東華進律師事務所 28 43 64 36 43 29 274 0.61%25北京金信立方知識產(chǎn)權代理有限公司 23 28 48 37 32 52 263 0.58%26隆天國際知識產(chǎn)權代理有限公司 11 9 21 34 22 27 207 0.46%27北京天昊聯(lián)合知識產(chǎn)權代理有限公司 15 29 28 37 18 - 130 0.29%28北京邦信陽專利商標代理有限公司 8 7 23 8 21 27 130 0.29%29北京銀龍知識產(chǎn)權代理有限公司 - 23 12 13 12 18 78 0.17%30北京東方億思知識產(chǎn)權代理

7、有限責任公司 2 3 2 7 6 - 35 0.08%31北京琳達劉知識產(chǎn)權代理事務所 5 3 8 7 3 5 33 0.07%32中科知識產(chǎn)權代理有限公司 1 3 2 1 2 16 0.04%33北京銘碩知識產(chǎn)權代理有限公司 - - - 3 3 4 10 0.02%合計 23,423 51.83%總PCT申請公開量： 45,190 二. 意外經(jīng)驗v典型案例 集佳代理古巴專利經(jīng)歷的曲折v冷門國家專利申請存在的風險 部分國家尚未建立專利制度，如卡塔爾 部分國家專利體系、管理不完善，如巴西、 委內(nèi)瑞拉（委內(nèi)瑞拉必須在申請同時提交經(jīng)過認證的委托書，否則申請將不被受理）二. 意外經(jīng)驗v經(jīng)驗豐富的國內(nèi)專

8、業(yè)代理機構 各式各樣的經(jīng)驗教訓 各國專利申請中的多年經(jīng)驗 擁有一批長期合作的優(yōu)質(zhì)國外事務所三. 費用信賴v誤區(qū)：授權專利即是好專利？v慎選包干價 包干價的危害和隱患v經(jīng)驗豐富的國內(nèi)專業(yè)代理機構 爭取合理的權利保護范圍 做好案子的方方面面三. 費用信賴v國外申請費用的變動因素 專利說明書及權利要求的篇幅 專利申請的復雜度 代理機構的收費標準 不定項目v專利代理人職業(yè)道德和執(zhí)業(yè)紀律四. 程序可靠v 誤區(qū)：對程序的重要性和復雜性認識不足v 專利申請程序的復雜性和重要性美國的信息披露聲明(IDS) （）申請人的披露義務申請人有義務隨時向USPTO提交IDS（信息披露聲明），主要為披露申請人或其他相關人

9、員可獲知的對其專利可能有實質(zhì)性影響的資料只要還有權利要求在被審查，此義務就存在。四. 程序可靠美國的信息披露聲明(IDS)（）需提交的相關資料現(xiàn)有技術、同族專利檢索報告、相關審查意見和其中引用的參考文獻等列舉所有的專利、專利申請、文獻、及其它要專利局考慮的資料信息（如審查報告，授權通知書）。除了美國專利和美國專利申請之外的其它文件都要附一份影印本 信息揭露書里的每一個非英文的文件都應該附有簡要的說明解釋文件的內(nèi)涵，如果有英文翻譯，應該要交一份翻譯本。四. 程序可靠美國的信息披露聲明(IDS)（ ）提交聲明的時間IDS自申請日起三個月內(nèi)，或在第一次審查意見發(fā)出之前提交，USPTO不收取費用提交時

10、限超出申請日起三個月或在第一次審查意見發(fā)出之后，但在發(fā)出最后一次審查意見、授予通知或其它終止程序的行為發(fā)生之前提交，應提交一份聲明或支付費用，USPTO將考慮提交的IDS 在上述時限之后，在支付授權費用之日或之前提交，提交一份聲明并支付費用， USPTO將考慮提交的IDS 。四. 程序可靠美國的信息披露聲明(IDS)（ ）聲明的內(nèi)容要求 在IDS中表明：所有信息均是在最近3個月以內(nèi)其它國家專利局審查相關申請案時找到的現(xiàn)有技術文獻或信息不是其它國家專利局審查相關申請案時找到的現(xiàn)有技術文獻，但是相對于所有有揭露義務的人來說，這些文獻都是最近3個月以內(nèi)才知道的。 “有義務的人”：列出的發(fā)明人；律師或

11、代理人；實質(zhì)上參與的人或與發(fā)明人、受讓人、具有轉(zhuǎn)讓義務的人相關的人。四. 程序可靠美國的信息披露聲明(IDS)（ ）披露不完全的嚴重后果導致整個專利不能實施甚至可能被判支付對方律師費一種對專利侵權的積極抗辯印度的信息披露要求 （）主要涉及國外同族申請信息的披露 （）披露義務貫穿從申請到授權的整個期間四. 程序可靠印度的信息披露要求 （）具體要求提交申請的同時或之后一段時間如果某個專利申請人正在就相同或?qū)嵸|(zhì)相同的發(fā)明在印度以外的國家進行專利申請，或者據(jù)其所知，該申請正在由其要求的或者從其處獲得權利的其他人處理，該申請人應該在申請的同時或者在印度專利局長允許的規(guī)定期限內(nèi)（一般為申請日起3個月內(nèi)）提

12、交：（1）一份陳述（a statement），列明該國外申請的詳細信息，以及（2）一份承諾（an undertaking），保證以下內(nèi)容：直到印度專利授權為止，該申請人都將會在規(guī)定時間內(nèi)（一般為專利申請日起3個月內(nèi)）根據(jù)前款要求，以書面形式不時地告知印度專利局長：該申請人在提交前款所述陳述之后在印度以外國家提交的、相同或?qū)嵸|(zhì)相同發(fā)明的其他每個申請的詳細信息。 國家名稱、申請日或?qū)嶋H進入國家日、申請?zhí)枴⒐_日、公開號（如有）、授權日、專利號、放棄日期（如有）。 四. 程序可靠印度的信息披露要求 （）具體要求 提交專利申請之后到申請被授權或者被駁回從申請人提交印度專利申請之后一直到被授予專利權或者

13、被駁回，其間的任何時候，印度專利局長還可以要求申請人提交在印度以外國家申請的相關處理信息，比如審查意見等。根據(jù)細則第十二條，申請人需要在規(guī)定時間內(nèi)（一般為印度專利局長通知申請人之日起的3個月內(nèi)）提交如下材料： （1）如存在有關發(fā)明的新穎性和專利性的異議，需要提交該異議的相關信息；以及 （2）其他任何印度專利局長可能要求提供的詳細信息，包括被核準的申請的權利要求。 與前面的陳述書和承諾書不同，以上為不必然要提交的材料，只有印度專利局長有要求，申請人才需要提交。四. 程序可靠v 除了美國和印度有這種信息披露要求之外，歐洲、印尼、伊朗、巴勒斯坦專利申請都可能會涉及到這種信息披露v 建議：同族聯(lián)案申請由一家代理機構統(tǒng)一進行系統(tǒng)管理與存檔四. 程序可靠v集佳的流程管理：可靠性 兩套獨立并行的流程監(jiān)控系統(tǒng) 為專利業(yè)務特設的流程團隊v集佳的外所管理：長期動態(tài)考察 國外事務所的素質(zhì)要求 國外事務