馬佰剛律師解讀《商標(biāo)法》

1、馬佰剛律師解讀商標(biāo)法修訂草案征求意見(jiàn)稿熱點(diǎn)問(wèn)題我國(guó)現(xiàn)行商標(biāo)法于 1982 年 8 月 23 日制定， 1993 年 2 月和 2001 年 10 月進(jìn)行了兩次修訂。 2003 年，工商總局正式啟動(dòng)商標(biāo)法第三次修訂，今年 9 月 2 日，國(guó)務(wù)院法制辦公布了商標(biāo)法修訂草案征求意見(jiàn)稿（以下簡(jiǎn)稱征求意見(jiàn)稿 ），公開(kāi)征求社會(huì)各界意見(jiàn)。本次商標(biāo)法修訂主要為了解決商標(biāo)確權(quán)程序繁瑣、 商標(biāo)注冊(cè)周期長(zhǎng)； 惡意搶注、異議濫用；商標(biāo)侵權(quán)處罰力度不夠等方面的問(wèn)題。同時(shí)將聲音商標(biāo)納入可注冊(cè)商標(biāo)范圍，明確馳名商標(biāo)的被動(dòng)認(rèn)定原則， 加強(qiáng)對(duì)商標(biāo)代理機(jī)構(gòu)管理的管理等。本次商標(biāo)法修改立足于當(dāng)前經(jīng)濟(jì)社會(huì)中有關(guān)商標(biāo)的確權(quán)與保護(hù)亟待解

2、決的問(wèn)題，引起了廣泛社會(huì)反響。 下面筆者就本次商標(biāo)法修改的幾個(gè)熱點(diǎn)問(wèn)題，談一下粗淺的認(rèn)識(shí)。1、加大了對(duì)商標(biāo)侵權(quán)行為的打擊力度。征求意見(jiàn)稿 對(duì)現(xiàn)行商標(biāo)法規(guī)定的侵權(quán)賠償責(zé)任進(jìn)行了重大修改， 加重了處罰力度。首先，本次修改擴(kuò)大了商標(biāo)專用權(quán)保護(hù)范圍。 征求意見(jiàn)稿將原來(lái)規(guī)定在商標(biāo)法實(shí)施條例中的侵權(quán)行為，如：在同一種或者類(lèi)似商品上，將與他人注冊(cè)商標(biāo)相同或者近似的標(biāo)志作為商品名稱或者商品裝潢使用， 誤導(dǎo)公眾的； 以及故意為侵犯他人商標(biāo)專用權(quán)行為提供倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸、郵寄、隱匿等便利條件的等，本次修改以直接列舉的方式規(guī)定在商標(biāo)法 中，對(duì)這兩類(lèi)爭(zhēng)議較多的侵權(quán)行為的認(rèn)定更加明確。征求意見(jiàn)稿 規(guī)定，將他人馳名商標(biāo)作為企業(yè)

3、名稱中的字號(hào)使用的侵權(quán)行為，可以要求責(zé)令停止使用該企業(yè)名稱或者責(zé)令辦理企業(yè)名稱變更登記。 雖然本條規(guī)定是為了解決馳名商標(biāo)與企業(yè)名稱沖突問(wèn)題， 但也為解決企業(yè)名稱權(quán)與普通商標(biāo)權(quán)沖突問(wèn)題提供了具體的可操作方式。 也就是說(shuō)，如果企業(yè)字號(hào)侵犯普通商標(biāo)權(quán)，法院也可以判令停止使用企業(yè)名稱或者責(zé)令辦理企業(yè)名稱變更登記。 解決了目前存在雖然可認(rèn)定使用企業(yè)字號(hào)侵犯了商標(biāo)權(quán)， 但法院卻不能直接判令企業(yè)停止使用或變更企業(yè)字號(hào)的尷尬問(wèn)題。本次商標(biāo)法修改， 加大了侵權(quán)行政處罰力度和損害賠償責(zé)任。 征求意見(jiàn)稿規(guī)定，工商部門(mén)查處商標(biāo)侵權(quán)時(shí)， 對(duì) 5 年內(nèi)兩次以上侵權(quán)的加重處罰； 法定賠償上限由現(xiàn)有的 50 萬(wàn)元以下提高到

4、100 萬(wàn)元以下。加大商標(biāo)侵權(quán)懲罰力度，有利于維護(hù)商標(biāo)權(quán)人的合法權(quán)益。同時(shí)，我們還應(yīng)注意到，征求意見(jiàn)稿第六十六條規(guī)定， “注冊(cè)商標(biāo)專用權(quán)人請(qǐng)求賠償時(shí)，應(yīng)當(dāng)提供此前三年內(nèi)使用該注冊(cè)商標(biāo)的證據(jù)和其他相關(guān)證據(jù)。 ”。根據(jù)這一規(guī)定，注冊(cè)商標(biāo)被侵權(quán)時(shí)， 商標(biāo)權(quán)人如果請(qǐng)求賠償， 還符合在被侵權(quán)前三年內(nèi)使用該商標(biāo)的條件， 而且使用強(qiáng)度也是核算賠償額的重要依據(jù)。 此項(xiàng)規(guī)定也與制止“惡意搶注”或“注而不用”的修改宗旨相一致。本次修改還明確商標(biāo)的使用方式。規(guī)定： “本法所稱商標(biāo)的使用，是指為生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)目的將商標(biāo)用于商品、商品包裝或者容器以及商品交易文書(shū)上， 或者將商標(biāo)用于廣告宣傳、 展覽以及其他商業(yè)活動(dòng)中，足以使

5、相關(guān)公眾認(rèn)為其作為商標(biāo)使用的行為。 ”這一規(guī)定構(gòu)成了在商標(biāo)行政管理、 商標(biāo)侵權(quán)損害計(jì)算以及撤銷(xiāo)連續(xù)三年未使用商標(biāo)等程序中，對(duì)于商標(biāo)使用行為認(rèn)定的法律依據(jù)。2、擴(kuò)大了惡意搶注商標(biāo)的制止范圍。據(jù)中國(guó)商標(biāo)戰(zhàn)略發(fā)展年度報(bào)告 （2010 年）， 2009 年，商標(biāo)局共受理商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng) 83.05 萬(wàn)件，同比增長(zhǎng) 18.96%，超過(guò)歷史最高水平 2006 年的 6.42 萬(wàn)件。隨著商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)數(shù)量的增長(zhǎng)， 商標(biāo)搶注行為也越來(lái)嚴(yán)重， 商標(biāo)搶注糾紛接連不斷。對(duì)此，征求意見(jiàn)稿在現(xiàn)行商標(biāo)法的基礎(chǔ)上，擴(kuò)大了惡意搶注商標(biāo)的制止范圍。方案二規(guī)定： 申請(qǐng)商標(biāo)在相同或者類(lèi)似商品上與他人在中國(guó)在先使用的商標(biāo)相同或者近似，申請(qǐng)

6、人因與該他人間具有合同、業(yè)務(wù)往來(lái)、 地域關(guān)系或者其他關(guān)系而明知該他人商標(biāo)存在的，不予注冊(cè)。 而現(xiàn)有商標(biāo)法只是禁止搶注 “他人使用并有一定影響的商標(biāo)” 。同時(shí)，方案二還規(guī)定，“申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)是抄襲他人在不相同或者不相類(lèi)似商品上有較強(qiáng)顯著性且具有一定影響的注冊(cè)商標(biāo)， 容易導(dǎo)致混淆的，不予注冊(cè)。 ”現(xiàn)有商標(biāo)法對(duì)跨類(lèi)搶注的禁止僅限于對(duì)馳名商標(biāo)的搶注。對(duì)于這一規(guī)定，筆者認(rèn)為，對(duì)于“惡意”認(rèn)定范圍過(guò)大，鼓勵(lì)市場(chǎng)主體更加怠于申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)，容易造成商標(biāo)管理和保護(hù)混亂。 征求意見(jiàn)稿通過(guò)列舉的方式，開(kāi)放式規(guī)定只要是在明知他人商標(biāo)存在的情況下， 申請(qǐng)注冊(cè)商標(biāo)均視為惡意注冊(cè)，特別是把地域關(guān)系明確列為應(yīng)知他人商標(biāo)， 對(duì)

7、使用未注冊(cè)商標(biāo)的保護(hù)范圍顯然過(guò)大，實(shí)踐中也難以操作。首先是地域關(guān)系是生產(chǎn)企業(yè)所在地的地域關(guān)系，還是產(chǎn)品銷(xiāo)售范圍的地域關(guān)系； 地域關(guān)系是根據(jù)行政區(qū)劃確定， 還是根據(jù)企業(yè)影響的自然區(qū)域確定等等， 這些問(wèn)題在實(shí)踐中均難以準(zhǔn)確把握。 而在不相同或者不相類(lèi)似商品上申請(qǐng)認(rèn)定商標(biāo)的制止范圍，擴(kuò)大到了與未注冊(cè)馳名商標(biāo)等同的高度，保護(hù)強(qiáng)度顯然過(guò)高。 所以，筆者認(rèn)為還是現(xiàn)行商標(biāo)法對(duì)惡意的確定依據(jù)更為科學(xué)合理，也更具可操作性。本次修改的商標(biāo)法第十一條對(duì)商標(biāo) “后發(fā)顯著性”（或“獲得性顯著性”）問(wèn)題做了修改。現(xiàn)行商標(biāo)法規(guī)定，對(duì)于僅有本商品通用名稱、圖形、型號(hào)的標(biāo)志，如果經(jīng)過(guò)使用取得顯著特征，并便于識(shí)別，可以作為商標(biāo)注

8、冊(cè)。本次修改取消了這一規(guī)定，也就是說(shuō)，本商品通用名稱、圖形、型號(hào)已成為絕對(duì)禁止注冊(cè)為商標(biāo)的標(biāo)志。第十條也直接將 “帶有欺騙性， 容易使公眾對(duì)商品的質(zhì)量或者產(chǎn)地等特點(diǎn)產(chǎn)生誤認(rèn)的”標(biāo)志列為禁止作為商標(biāo)使用的標(biāo)志。3、取消商標(biāo)異議復(fù)審程序目前我國(guó)注冊(cè)商標(biāo)的周期長(zhǎng)很大程度上與異議程序設(shè)置相關(guān)，特別一些企業(yè)因商標(biāo)被惡意異議遲遲不能拿到注冊(cè)證。征求意見(jiàn)稿取消了異議復(fù)審程序，規(guī)定：對(duì)初步審定、予以公告的商標(biāo)提出異議的，如果商標(biāo)局做出準(zhǔn)予注冊(cè)的決定，即發(fā)給被異議人商標(biāo)注冊(cè)證，并予以公告。如果異議人不服的，可以向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)請(qǐng)求撤銷(xiāo)該注冊(cè)商標(biāo)。也就是說(shuō)，如果商標(biāo)局認(rèn)為異議不成立，便核準(zhǔn)注冊(cè)。而異議人如果不服，

9、 可通過(guò)評(píng)審程序， 對(duì)已經(jīng)注冊(cè)的商標(biāo)提出撤銷(xiāo)申請(qǐng)。這點(diǎn)是商標(biāo)法的又一次突破性修改，會(huì)引起商標(biāo)確權(quán)程序的重大變化。征求意見(jiàn)稿明確異議人必須是在先權(quán)利人或者利害關(guān)系人，而異議理由也限于申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)違反商標(biāo)法第十三條、第十五條、第十六條、第三十一條、第三十三條、第三十四條規(guī)定。 這一規(guī)定，符合制止惡意異議的修改宗旨，將在很大程度上遏制惡意異議，保證了商標(biāo)申請(qǐng)人的合法利益。本次修改增加了商標(biāo)申請(qǐng)審查過(guò)程中的說(shuō)明、 修正環(huán)節(jié)和商標(biāo)局可撤銷(xiāo)初審公告商標(biāo)的規(guī)定。 上述規(guī)定可進(jìn)一步提供商標(biāo)注冊(cè)審查質(zhì)量， 便于注冊(cè)人或商標(biāo)局修正商標(biāo)注冊(cè)審查期間的錯(cuò)誤。4、明確馳名商標(biāo)被動(dòng)認(rèn)定原則征求意見(jiàn)稿規(guī)定：馳名商標(biāo)應(yīng)當(dāng)在

10、商標(biāo)注冊(cè)、評(píng)審、管理等行政處理程序和商標(biāo)民事糾紛訴訟程序中，根據(jù)案件當(dāng)事人的請(qǐng)求進(jìn)行認(rèn)定。這一規(guī)定明確了“馳名商標(biāo)”被動(dòng)原則。這也是本次商標(biāo)法修改一個(gè)亮點(diǎn)。但意見(jiàn)稿沒(méi)有明確馳名商標(biāo)認(rèn)定的“個(gè)案處理原則” 。也就是說(shuō)，馳名商標(biāo)仍會(huì)被異化為商業(yè)廣告宣傳資本。5、把具有可區(qū)別性的聲音納入可注冊(cè)為商標(biāo)范圍。把聲音納入注冊(cè)商標(biāo)范圍是一種創(chuàng)新，從傳統(tǒng)意義上的“可視商標(biāo)”發(fā)展到“可聽(tīng)商標(biāo)”。目前，聲音商標(biāo)在美國(guó)、法國(guó)、澳大利亞、土耳其和俄羅斯等許多國(guó)家也得以廣泛注冊(cè)。 但如何確定聲音商標(biāo)的顯著性及可區(qū)別性、與其他在先合法權(quán)利的沖突與界定， 以及如何確定兩聲音商標(biāo)的相同或近似性等問(wèn)題，仍需在實(shí)踐中進(jìn)一步探討和

11、完善。本次修改還將加強(qiáng)對(duì)商標(biāo)代理組織的管理進(jìn)行專門(mén)規(guī)定， 解決目前商標(biāo)代理組織良莠不齊，欺騙和損害申請(qǐng)人利益的事件大量出現(xiàn)的問(wèn)題。規(guī)定：商標(biāo)代理組織應(yīng)當(dāng)遵守法律、 行政法規(guī)，按照被代理人的委托辦理商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)或者其他商標(biāo)事宜，不得損害被代理人的利益。 工商行政管理部門(mén)應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)對(duì)商標(biāo)代理組織的監(jiān)督管理。 根據(jù)這一規(guī)定，工商部門(mén)可能會(huì)對(duì)目前業(yè)務(wù)水平低、嚴(yán)重?fù)p害申請(qǐng)人利益的商標(biāo)代理組織進(jìn)行清理和整頓。北京安峰律師事務(wù)所律師馬佰剛2011 年 9 月 8 日出師表兩漢：諸葛亮先帝創(chuàng)業(yè)未半而中道崩殂，今天下三分，益州疲弊，此誠(chéng)危急存亡之秋也。然侍衛(wèi)之臣不懈于內(nèi)，忠志之士忘身于外者，蓋追先帝之殊遇，欲報(bào)之

12、于陛下也。誠(chéng)宜開(kāi)張圣聽(tīng)，以光先帝遺德，恢弘志士之氣，不宜妄自菲薄，引喻失義，以塞忠諫之路也。宮中府中，俱為一體；陟罰臧否，不宜異同。若有作奸犯科及為忠善者，宜付有司論其刑賞，以昭陛下平明之理；不宜偏私，使內(nèi)外異法也。侍中、侍郎郭攸之、費(fèi)祎、董允等，此皆良實(shí)，志慮忠純，是以先帝簡(jiǎn)拔以遺陛下：愚以為宮中之事，事無(wú)大小，悉以咨之，然后施行，必能裨補(bǔ)闕漏，有所廣益。將軍向?qū)?，性行淑均，曉暢軍事，試用于昔日，先帝稱之曰愚以為營(yíng)中之事，悉以咨之，必能使行陣和睦，優(yōu)劣得所?！澳?”，是以眾議舉寵為督：親賢臣， 遠(yuǎn)小人， 此先漢所以興隆也； 親小人， 遠(yuǎn)賢臣， 此后漢所以傾頹也。 先帝在時(shí)，每與臣論此事， 未嘗不嘆息痛恨于桓、 靈也。 侍中、尚書(shū)、 長(zhǎng)史、 參軍，此悉貞良死節(jié)之臣，愿陛下親之、信之，則漢室之隆，可計(jì)日而待也。臣本布衣，躬耕于南陽(yáng)，茍全性命于亂世，不求聞達(dá)于諸侯。先帝不以臣卑鄙，猥自枉屈，三顧臣于草廬之中，咨臣以當(dāng)世之事，由是感激，遂許先帝以驅(qū)馳。后值傾覆，受任于敗軍之際，奉命于危難之間，爾來(lái)二十有一年矣。先帝知臣謹(jǐn)慎，故臨崩寄臣以大事也。受命以來(lái)，夙夜憂嘆，恐托付不效，以