發(fā)明的可專利性

發(fā)明的可專利性一一實(shí)用性?案例分析【案情介紹】1原告謝呈合不服專利復(fù)審委于2005年5月10日作出的6245號決定，認(rèn)為申請?zhí)枮?1108833.8、名稱為“曲軸連桿法利用磁能”的發(fā)明專利申請不具備實(shí)用性，依照《中華人民共和國專利法》第二十二條第四款的規(guī)定，決定維持國家知識產(chǎn)權(quán)局于2003年10月24日對本申請作出的駁回決定，向北京市第一中級人民法院提起行政訴訟。專利復(fù)審委員會維持駁回決定的理由是:根據(jù)說明書的記載，該申請的技術(shù)方案是：“先用兩相同的方形（或其它形）永磁體，兩邊裝上小滑輪，連同連桿曲軸一起由滑輪和軸承支撐在支架上，使兩相同永磁體磁通量最大，磁力線最密的正面同極相向，中間平行插入一平面稍大于兩永磁體平面的軟鐵片，或其它易磁化的材料，使兩永磁體平面與軟鐵片平面保持在既平行而距離又相等，最接近而又不接觸的位置，曲軸一端裝上飛輪。這時(shí)，快速抽出軟鐵片，兩同極相向的永磁體在相斥力的作用下同時(shí)向相反方向移動，通過連桿推動曲軸轉(zhuǎn)到180度，同時(shí)也產(chǎn)生了所需要利用的動力，當(dāng)又快速將軟鐵片插回兩永磁體中間，曲軸借助飛輪的慣性沖過上止點(diǎn)繞過180度轉(zhuǎn)到360度，又回到原來的位置，當(dāng)曲軸借助飛輪的慣性沖過下止點(diǎn)時(shí)，如果又把軟鐵片抽出，兩永磁體又同時(shí)移開，這樣周而復(fù)始，兩永磁體就不停地運(yùn)動，從而不斷產(chǎn)生所需要利用的動力。支架、連桿用非磁性材料制作?！敝x呈合在復(fù)審請求書和復(fù)審意見陳述書中聲稱能量守恒定律對該發(fā)明是不適用的;本發(fā)明可以不停地運(yùn)動，不斷輸出能量。專利復(fù)審委認(rèn)為這種效果是無法實(shí)現(xiàn)的。首先，整個(gè)系統(tǒng)中存在各種摩擦力、阻力，謝呈合在復(fù)審意見陳述書中對此也予以承認(rèn)；其次，鐵片在抽插時(shí)需要外力對其做功；最后，本裝置僅能起到的效果是轉(zhuǎn)化和傳輸能量，而無法創(chuàng)造新的能量。本申請圖示中的鐵片恰好處于插入動作完成、抽出動作還未開始的特殊時(shí)刻和位置，在這一完全對稱位置的鐵片上的合力確實(shí)為零；只要鐵片一旦偏移此對稱位置，合力就不為零。為了將鐵片抽出或插入，必然要向鐵片施加一個(gè)力；抽出或插入鐵片需經(jīng)過一段位移，力與位移的乘積也不為零。謝呈合實(shí)際上也承認(rèn)抽出鐵片和插入鐵片需要外力的作用，但混淆了力與功的概念。謝呈合給出的試驗(yàn)數(shù)據(jù)是在沒有考慮外力做功的情況下得出的，根據(jù)這些數(shù)據(jù)所作出的結(jié)論是錯誤的。專利復(fù)審委認(rèn)為該申請違反了量守恒定律，在沒有外力對鐵片做功的情況下該系統(tǒng)無法運(yùn)轉(zhuǎn)，更無法輸出能量，可見該申請聲稱的效果不可能實(shí)現(xiàn)，因此該申請不具備《專利法》第二十二條第四款規(guī)定的實(shí)用性，不能被授予專利權(quán)?！颈景干婕暗闹R點(diǎn)】實(shí)用性的判斷標(biāo)準(zhǔn)【與本案有關(guān)的現(xiàn)行法規(guī)定】1.《中華人民共和國專利法》第22條第1款：授予專利權(quán)的發(fā)明和實(shí)用新型，應(yīng)當(dāng)具1案例來源：北大法意，/Case/Case_Display.asp?RID=99239&KeyWord，2009年5月20日最后一次訪問。備新穎性、創(chuàng)造性和實(shí)用性。第4款規(guī)定：實(shí)用性，是指該發(fā)明或者實(shí)用新型能夠制造或者使用，并且能夠產(chǎn)生積極效果。2.我國《專利審查指南》第二部分第五章第2節(jié)第（1）項(xiàng)規(guī)定：實(shí)用性，是指發(fā)明或者實(shí)用新型申請的主題必須能夠在產(chǎn)業(yè)上制造或者使用，并且能夠產(chǎn)生積極效果?！井?dāng)事人的意見及理由】原告謝呈合訴稱，因?yàn)槠溆?001年3月7日申請的“曲軸連桿法利用磁能”發(fā)明專利被國知局駁回，遂于2003年12月2日向?qū)＠麖?fù)審委提出復(fù)審請求。專利復(fù)審委以要控制好鐵片剛好位于兩磁體中間需要外力、要使兩磁體接近和鐵片插入過程需要外力做功、抽插鐵片過程總功不為零為由認(rèn)為本申請不具有實(shí)用性，依據(jù)專利法第二十二條第四款作出復(fù)審決定駁回復(fù)審請求，維持國知局的決定，這是不正確的，同時(shí)也違反了專利法第二十一條第一款的規(guī)定。本申請的技術(shù)方案既不需要輸入能量，又能不停地運(yùn)動而輸出能量，永磁體還能保留較強(qiáng)的磁性不易消失。顯然，這些客觀事實(shí)及自然現(xiàn)象并不支持能量守恒定律，但主觀應(yīng)服從客觀，雖然本申請確系永動機(jī)，不受能量守恒定律的約束，但仍具有實(shí)用性。故被告認(rèn)為本申請不具有實(shí)用性與事實(shí)不符，所以6245號決定錯誤，請求法院依法予以撤銷。被告專利復(fù)審委辯稱，6245號決定中已經(jīng)詳細(xì)指出整個(gè)系統(tǒng)中存在各種摩擦力、阻力，謝呈合在復(fù)審意見陳述書中對此也予以承認(rèn)；鐵片在抽插時(shí)需要外力做功，本申請僅能起到轉(zhuǎn)化和傳輸能量的效果，無法創(chuàng)造新的能量。本申請違反了能量守恒定律，其聲稱的效果不可能實(shí)現(xiàn)，因此本申請不具備專利法第二十二條第四款規(guī)定的實(shí)用性，不能被授予專利權(quán)。綜上所述，請求法院駁回謝呈合的訴訟請求，維持6245號決定?！痉ㄔ旱呐袥Q結(jié)果及理由】北京市第一中級人民法院認(rèn)為，專利法第二十二條第四款規(guī)定的發(fā)明的實(shí)用性是指該發(fā)明能夠制造或者使用，并且能夠產(chǎn)生積極效果?！秾彶橹改稀返诙糠值谖逭?.2.2節(jié)中明確指出那些違背能量守恒定律的發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請的主題，必然是不具備實(shí)用性的。本申請?jiān)谄湔f明書中描述，兩個(gè)永磁體中間鐵片的抽插只需消耗微小的能量，周而復(fù)始，兩永磁體就不停運(yùn)動，從而不斷產(chǎn)生所需利用的動力；而且，謝呈合自認(rèn)本申請的技術(shù)方案既不需要輸入能量，又能不停地運(yùn)動而輸出能量，亦自認(rèn)本申請系永動機(jī)、違背能量守恒定律。故北京市第一中級人民法院認(rèn)為本申請的主題違背了能量守恒定律，從而必然是不具有實(shí)用性的。6245號決定關(guān)于本申請不具備實(shí)用性的認(rèn)定是正確的。此外，謝呈合還主張專利復(fù)審委作出6245號決定違反專利法第二十一條第一款的規(guī)定，但鑒于其未指出專利復(fù)審委除對于本申請實(shí)用性認(rèn)定以外，還有哪些不客觀、不公正、不準(zhǔn)確、不及時(shí)的依法處理本申請相關(guān)事宜的具體行政行為。因此，謝呈合的上述主張法院不予支持，維持復(fù)審決定?！驹u析】本案判決是正確的。其主要涉及實(shí)用性的判斷標(biāo)準(zhǔn)問題。實(shí)用性，及產(chǎn)業(yè)或工業(yè)實(shí)用性，是授予專利的積極條件之一，我國專利法第22條第4款規(guī)定：實(shí)用性，是指該發(fā)明或者實(shí)用新型能夠制造或者使用，并且能夠產(chǎn)生積極效果。如果專利申請的是一種產(chǎn)品，那么該產(chǎn)品必須在產(chǎn)業(yè)中能夠制造，并且能夠解決技術(shù)問題；如果申請涉及的是一種方法，那么該方法必須在產(chǎn)業(yè)中能夠使用，并且能夠解決技術(shù)問題。在產(chǎn)業(yè)上能夠制造或使用的技術(shù)方案，是指符合自然法則、具有技術(shù)特征的任何可實(shí)施的技術(shù)方案。2實(shí)用性的判斷標(biāo)準(zhǔn)可從以下方面加以衡量：可實(shí)施性可實(shí)施性是指所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員不需要創(chuàng)造性勞動就能夠?qū)嵤┰摪l(fā)明，如果是一種產(chǎn)品應(yīng)當(dāng)能夠制造，是一種方法應(yīng)能夠使用。依專利審查指南第二部分第五章2審查基準(zhǔn)：專利法第二十二條第四款所說的'能夠制造或使用”是指發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案具有在產(chǎn)業(yè)中被制造或使用的可能性。滿足實(shí)用性要求的技術(shù)方案不能違背自然規(guī)律并且應(yīng)當(dāng)具有再現(xiàn)性。因此，違背自然規(guī)律的發(fā)明是不能實(shí)施的，不具有技術(shù)性，本案中申請的主題確實(shí)違背了能量守恒定律，是不能實(shí)施的，從而必然不具備實(shí)用性?？蓪?shí)施性的另一層含義則是要求發(fā)明具備再現(xiàn)性，專利審查指南第二部分第五章3.2.1指出，再現(xiàn)性是指所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員，根據(jù)公開的技術(shù)內(nèi)容，能夠重復(fù)實(shí)施專利申請中為解決技術(shù)問題所采用的技術(shù)方案。這種重復(fù)實(shí)施不得依賴任何隨機(jī)因素，并且實(shí)施結(jié)果應(yīng)該是相同的，具有實(shí)用性的發(fā)明應(yīng)當(dāng)具有再現(xiàn)性。利用獨(dú)一無二的自然條件的產(chǎn)品屬于不具備再現(xiàn)性的情形。本案中謝呈合實(shí)際上也承認(rèn)抽出鐵片和插入鐵片需要外力的作用，但混淆了力與功的概念。謝呈合給出的試驗(yàn)數(shù)據(jù)是在沒有考慮外力做功的情況下得出的，實(shí)質(zhì)上是利用特定的自然條件建造的不可移動的唯一產(chǎn)品，該申請違反了量守恒定律，在沒有外力對鐵片做功的情況下該系統(tǒng)無法運(yùn)轉(zhuǎn)，更無法輸出能量，無法創(chuàng)造新的能量，可見該申請聲稱的效果不可能實(shí)現(xiàn)，不具有可再現(xiàn)性，無法重復(fù)實(shí)施，不能滿足技術(shù)性的要求。有益性即申請專利的技術(shù)方案應(yīng)當(dāng)能夠產(chǎn)生預(yù)期的積極效果。能夠產(chǎn)生積極效果，是指發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請?jiān)谔岢錾暾堉?，其產(chǎn)生的經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和社會的效果是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員可以預(yù)料到的。這些效果應(yīng)當(dāng)是積極的和有益的。3明顯無益、脫離社會需要、嚴(yán)重污染環(huán)境、嚴(yán)重浪費(fèi)能源或者資源、損害人體健康的技術(shù)方案不具有專利法意義上的實(shí)用性。關(guān)于“積極效果”，是我國專利法中所獨(dú)有的，其合理性是值得懷疑的。發(fā)明或者實(shí)用新型的技術(shù)方案必須是技術(shù)性的，必須有技術(shù)效果，這一個(gè)要求各國專利法都一致，但這個(gè)技術(shù)效果的要求只是有無的問題，而不應(yīng)是多與少或積極或消極的問題，實(shí)用性只是要求技術(shù)方案具有技術(shù)性，并不要求技術(shù)方案要具有經(jīng)濟(jì)效果，更不應(yīng)該要具有積極的經(jīng)濟(jì)效果。4正如日本學(xué)者吉藤幸朔先生指出的：“所謂能夠利用于產(chǎn)業(yè)之中，并不意味著可以取得經(jīng)濟(jì)上的利益。能否取得經(jīng)濟(jì)利益，主要是根據(jù)經(jīng)濟(jì)和社會各種條件而定，未必就直接與發(fā)明的質(zhì)量即技術(shù)價(jià)值有關(guān)?！?科學(xué)必須尊重和承認(rèn)事實(shí)，發(fā)明創(chuàng)造是人類利用自然規(guī)律所得到的智力成果，這種自然規(guī)律不一定是已知科學(xué)原理、定律，也包括人們在自然界中根據(jù)經(jīng)驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的，獲得發(fā)明專利2見審查指南（2006年修訂本）第二部分第五章第2節(jié)第（4）項(xiàng)。3見審查指南（2006年修訂本）第二部分第五章第2節(jié)第（5）項(xiàng)。4張曉都：《專利實(shí)質(zhì)條件》，法律出版社2002年版，第11頁。5（日）吉藤幸朔：《專利法概論》，宋永林、魏啟譯，專利文獻(xiàn)出版社1990年版，第90頁，轉(zhuǎn)引自陳宗波、李曉秋、姚兵兵等：《專利法體系化判解研究》，武漢大學(xué)出版社2008年7月版，第111頁。并不需要發(fā)明人完全清楚其中的科學(xué)原理，發(fā)明人獲得專利權(quán)與發(fā)明創(chuàng)造得來的方式與過程無關(guān)。世此實(shí)質(zhì)上，本案中只要謝呈合能夠用事實(shí)證明，不論本申請的技術(shù)方案是否符合能量守恒定律，如果該申請方案仍能達(dá)到目的，法院也將