2010年草魚商標案的啟示

2010年草魚商標案的啟示

商標共存是一個重要的法律問題，但其在理論和立法上沒有引起充分關(guān)注。直到2010年的(法國)拉科斯特股份有限公司與(新加坡)鱷魚國際機構(gòu)私人有限公司、上海東方鱷魚服飾有限公司北京分公司侵犯商標專用權(quán)糾紛案,最高人民法院最終判決兩近似“鱷魚圖形”商標可以合法共存后一、規(guī)范商標共存制度在我國,商標共存算是一個比較新的法律問題,正因如此,關(guān)于其概念學界還沒有形成統(tǒng)一的認識。目前代表性的觀點有以下三種:一是“商標共存是不同的市場主體在符合法律規(guī)定的情況下,對相同或近似商標進行使用而不存在混淆可能性的情形”(1)主體層面:商標共存中的各個商標由不同的市場主體擁有或使用。如果共存的各個商標乃由同一市場主體擁有或使用,彼此之間當然不會產(chǎn)生法律糾紛,各商標當然可以共存,類似的情形有聯(lián)合商標和防御商標。(2)行為層面:商標共存是使用于相同或類似商品(服務(wù))之上的相同或類似商標的共存。對于非馳名商標而言,在不相同或不相類似商品(服務(wù))之上使用相同或類似商標的,以及在相同或類似商品(服務(wù))之上使用不相同或不相類似商標的,各商標之間一般可以和平共存。而只有當在相同或類似商品(服務(wù))上使用相同或類似商標之時,依據(jù)國際通行的商標混淆理論(雖然我國并非如此),“使得商標相同或近似與商標侵權(quán)之間存在著一段距離,而這段距離恰恰是商標合法共存的空間”。(3)結(jié)果層面:商標共存不致產(chǎn)生混淆、不正當競爭或壟斷等損害社會公共利益的情形。首先,《TRIPs》協(xié)定以及絕大多數(shù)國家的商標法都明確規(guī)定,以是否可能導致消費者發(fā)生混淆作為商標侵權(quán)的判斷標準其次,商標權(quán)作為私權(quán),權(quán)利人可以在法律允許的范圍內(nèi)進行處置,如通過簽訂協(xié)議與他人達成商標共存,從而形成協(xié)定的商標共存。這種情況下,作為市場主體的各商標擁有者或使用者,有可能通過協(xié)議“損害其他經(jīng)營者的合法權(quán)益,擾亂社會經(jīng)濟秩序”或形成壟斷、濫用市場支配地位以及具有或者可能具有排除、限制競爭效果的經(jīng)營者集中,從而分別構(gòu)成我國的不正當競爭或壟斷行為,致使損害社會公共利益。因此,并不能僅僅以不造成混淆作為商標共存(尤其是協(xié)定的商標共存)的充分要件,而應(yīng)同時考慮到不正當競爭和壟斷行為。二、商標共生-充分(一)法人實體的視野1.商標權(quán)的私權(quán)屬性需要明確的是商標共存解決的其實是商標權(quán)沖突問題。商標權(quán)作為一種私權(quán),私法的意思自治理念貫穿其中。一旦兩個或多個作為私權(quán)的注冊商標權(quán)之間或未注冊商標的使用權(quán)2.我國的商標權(quán)之侵權(quán)判斷標準不協(xié)調(diào),也不必然導致混淆權(quán)利的本質(zhì)其實是權(quán)益,而權(quán)利的行使一般都有一定界限,但當因各種原因使得不同權(quán)利沖突時,“不論是具有位階關(guān)系的權(quán)利沖突,還是不具有位階關(guān)系的權(quán)利沖突,在多數(shù)情況下,相互沖突的權(quán)利是可以并存的。相互沖突的權(quán)利之間存在非此即彼的沖突的情況只是少數(shù)特例”?？梢?權(quán)利沖突的解決辦法不能僅為否定一方而肯定他方,完全還有兩者合法并存的空間,只不過可能需同時附加相應(yīng)的限制條件而已。商標法上的權(quán)利沖突當然也不例外。正如上文所述,我國的商標侵權(quán)判斷標準為“雙重近似”,而非“混淆”。那么問題也就出現(xiàn)了,雙重近似并不必然導致混淆,更不必然推出侵權(quán)行為的成立。所以,當使用在相同或近似商品(服務(wù))上的相同或近似商標沖突時,不能采用“慣性思維”———撤銷一方或者判定一方侵權(quán)———來處理問題,而可否嘗試以“雙贏”為理念,在不損害他人合法權(quán)益及社會國家公共利益的前提下,取得商標沖突的“和諧”共存。正如有學者指出的,“如果不是絕對必須,盡量不要在相互沖突的權(quán)利之間作出取舍”。(二)經(jīng)濟學的視野1.知識產(chǎn)權(quán)的私權(quán)屬性該學說認為,“只要他使任何東西脫離自然所提供的和那個東西的所處的狀態(tài),他就已經(jīng)滲進他的勞動,在這上面參與他自己的某些東西,因而使它成為他的財產(chǎn)”。知識產(chǎn)權(quán)從其本質(zhì)上而言是私權(quán),這無論在國際條約還是各國的知識產(chǎn)權(quán)立法上都得到了認可。雖然在我國,商標權(quán)的產(chǎn)生采取注冊主義,但“知識產(chǎn)權(quán)的私權(quán)性取決于知識財產(chǎn)私人占有的基本品性,權(quán)利的國家授予性并不能說明權(quán)利本體的公權(quán)意義”。2.資源的稀有性“社會并不是均衡化的……社會中的現(xiàn)有資源總是處于匱乏的狀態(tài)?！?三)注冊時未取得相同或近似的商標眾所周知,法律是理性的,它應(yīng)該保護“善意者”———即承擔了一個社會人所應(yīng)承擔的合理、理性義務(wù)的個體。法律不應(yīng)對社會人要求過高,這樣過于苛刻,也不能無任何要求,否則容易放縱違法行為。只有這樣,法律才是公正的。商標共存中,對于那些惡意搶注行為當然不應(yīng)保護,但對于善意第三人的利益卻不得不予以考慮。在商標共存中,第三人的善意可以出現(xiàn)在以下情形:第一,他人未注冊而僅使用某一商標,第三人善意的在相同或近似的商品(服務(wù))上使用了相同或近似的商標;第二,他人是某一商標的注冊商標權(quán)人,第三人善意的在相同或近似的商品(服務(wù))上使用了相同或近似的商標;第三,他人注冊了某一商標,第三人善意的在相同或近似的商品(服務(wù))上申請注冊相同或近似的商標,且最終獲得核準注冊。針對第一種情形,由于兩商標都未注冊,當兩商標發(fā)生沖突時誰也無權(quán)阻止對方使用。雙方可以協(xié)商解決兩者商標的共同使用問題,如若協(xié)商成功,兩未注冊商標在不損害他人利益、社會公共利益的前提下可以共存。在第二種情形中,由于商標的知名度是一個逐漸培育發(fā)展的過程,某一商標已被注冊后,那么他人在該商標注冊之前或者剛注冊且知名度有限的情況下,與其在相同或近似商品(服務(wù))使用相同或近似商標的可能性完全存在。當雙方商標相遇時,商標權(quán)人定會主張其權(quán)利。此時,如若對善意人(尤其是具有先用權(quán)的善意人)無“搭便車”、“傍名牌”故意的主觀狀態(tài)不予考慮,實乃與公平正義觀念不符,也難以讓人信服,易造成人們對法律公正信仰的喪失。而第三種情形,因為工商機關(guān)檢索系統(tǒng)的機械性,加之工作人員的個人判斷具有一定程度的主觀性,導致后申請人的商標得以注冊。工商機關(guān)作為行政機關(guān),其當然適用行政法上的信賴利益保護原則。作為善意的第三人,其注冊商標在經(jīng)過了商標法規(guī)定的五年撤銷期后,理應(yīng)得到認可和保護,從而與他人之前已經(jīng)注冊的商標得以合法共存。三、商標共生(一)中國國際1.當雙方商標未明確共存時我國采取商標注冊主義,即只有申請并經(jīng)核準注冊的商標才享有商標專用權(quán),但同時不否定對未注冊商標的使用。如上文所述,我國在商標侵權(quán)上采“雙重近似”標準第一,申請注冊人不是“以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標”。三十一條所稱有一定影響,是指在一定地域范圍內(nèi)的影響。如果在該地域范圍外,申請人善意的在相同或近似商品(服務(wù))上注冊了與他人商標(已經(jīng)使用并有一定影響)相同或近似的商標,雖然商標法第四十一條第三款規(guī)定了五年的撤銷期,但如果先使用人沒有在該期間內(nèi)向商評委申請裁定。此時,假如雙方商標一直沒有相遇,商標共存的現(xiàn)象便已實質(zhì)發(fā)生并延續(xù)了下去。即使雙方商標相遇后,一個是已經(jīng)有一定影響的先使用人的商標先用權(quán),而另一個是注冊商標權(quán);一個在先,一個在后;一個非法定,一個法定;一個已小有商譽,一個可能還未商業(yè)使用,且兩者的所有人都無惡意。這種情況下,如果簡單的依照商標法第五十二條第一項的規(guī)定判定一方侵權(quán),顯然不合情理。第二,申請注冊人是“以不正當手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標”,按理說在先使用人可以依據(jù)商標法四十一條第二款的規(guī)定申請撤銷該注冊商標,但如果五年期限已經(jīng)過去,當兩商標相遇時,又應(yīng)怎樣處理?與上述情況相同的是,一個是已經(jīng)有一定影響的先使用人的商標先用權(quán),而另一個是注冊商標權(quán);一個在先,一個在后;一個非法定,一個法定;一個已小有商譽,一個可能還未商業(yè)使用。但不同的是,注冊商標權(quán)系以不正當手段搶先注冊取得,其所有人的主觀狀態(tài)在法律上應(yīng)受到非難。該情況下,如果還一味的保護注冊商標權(quán),實乃有變相鼓勵第三人惡意搶注他人商標(已經(jīng)使用并有一定影響)之嫌。可見我國法律制度層面的不完善,恰恰為商標共存提供了可能性空間。而也正是由于法律制度的不完善,以及判定商標侵權(quán)的混淆標準未在我國確立,導致司法實踐層面對商標共存出現(xiàn)了不同的態(tài)度。2.訴訟之前,雙方對于商標共存的認定具有破這里的“消極”指的是對商標共存持否定態(tài)度。典型案例主要為原告北京恒升遠東電子計算機集團(以下簡稱恒升集團)訴被告北京市恒生科技發(fā)展公司(以下簡稱恒生公司)、北京市金恒生科技發(fā)展有限公司(以下簡稱金恒生公司)侵犯商標專用權(quán)及不正當競爭糾紛案在“恒升”與“恒生”案中,被告恒升公司的商標已經(jīng)合法注冊,且經(jīng)過較長時間的商業(yè)使用積累了一定的商譽。一審法院判決被告應(yīng)立即停止侵權(quán),其實就是否定了“恒升”與“恒生”兩商標共存的可能。這無疑是對被告之前的投入成本及所積累商譽的一種打擊。而令人欣慰的是,在二審法院的主持下,雙方達成了調(diào)解協(xié)議,主要內(nèi)容為恒生公司與金恒生公司會采取積極措施避免相關(guān)消費者對其與恒升集團產(chǎn)品來源的混淆和誤認,且恒升集團對恒升公司注冊的“ASCEND恒生”、“恒生”商標的合法性不持異議,即最終雙方商標在附加必要條件的前提下得以合法共存(2)積極層面這里的“積極”指的是對商標共存持肯定態(tài)度。典型的案件有天津狗不理集團有限公司與濟南市大觀園商場天豐園飯店侵犯商標權(quán)糾紛上訴案在長安汽車公司、江南機器公司與商評委商標爭議裁定的糾紛中,商評委在其裁定書中認為長安汽車公司雖然在先將“奧拓”商標注冊,但考慮到長安汽車公司與江南機器公司都長期使用“奧拓”商標的歷史事實,任何一方在取得“奧拓”商標專用權(quán)后,都不應(yīng)排斥原共存者的正當合理使用,且這一認定得到了一審法院的維持。雖然最終二審法院認為該認定不屬于案件的爭議范圍,但商評委和一審法院對“奧拓”商標可以共存的態(tài)度顯而易見。而在最為典型的拉科斯特公司與鱷魚國際公司、上海東方鱷魚公司侵犯商標專用權(quán)糾紛案中,雙方當事人的部分商標標志相似且使用于近似的商品(服務(wù))之上,如果機械的按照我國的雙重近似標準判斷,則顯然構(gòu)成侵權(quán)。但正如法院所言,“僅僅比對標識本身的近似性是不夠的,還必須綜合考量鱷魚國際公司的主觀意圖、雙方共存和使用的歷史與現(xiàn)狀等因素,結(jié)合相關(guān)市場實際,進行公平合理的判斷”。(二)我國構(gòu)建商標共存制度的必要性通過以上對我國法律制度及司法實踐層面的論述,可以發(fā)現(xiàn),商標共存在我國并非從來沒有,也并非無法實現(xiàn)。正是因為法律制度的不完善及司法實踐判決結(jié)果的“不盡人意”,才說明了在我國構(gòu)建商標共存制度的必要性。那么國外在類似問題上究竟是怎么做的呢?1.無效注冊商標的法律效果英國規(guī)定如果在先商標所有人或其他在先權(quán)利人知道并默許了某個注冊商標連續(xù)使用超過5年,則該所有人或權(quán)利人再也無權(quán)基于其在先商標權(quán)或其他權(quán)利來申請宣告該注冊商標無效,也無權(quán)反對注冊商標在已使用的商品或服務(wù)上繼續(xù)使用,但如果該商標是惡意注冊的則不受上述5年限制。2.注冊條件以商業(yè)為前提對于美國商標法中的商標共存,學者曾陳明汝稱為并行使用。美國蘭哈姆法第2條(d)款規(guī)定:“當專利局長認為,二以上之人,就商標使用之方式或地點或其有關(guān)之商品在限制條件下繼續(xù)地使用并不構(gòu)成混淆、誤認或欺蒙者,其已為商業(yè)上之合法并行使用,得準予同時注冊(concurrentregistrations)”。又1988年商標修正法于同條款增訂商標注冊申請人或商標權(quán)人得同意并行注冊,即使新使用人之使用并未先于其申請日。不僅如此,如果美國法院認為兩個以上之人均可使用相同或近似的商標時,也可以準許同時注冊,不過需由專利局長確定相應(yīng)的附加條件與限制。3.注冊商標專用權(quán)人使用,在一定程度上限制了商標共存制度的適用芬蘭的商標法規(guī)定,商標的在先使用人未在合理的時間內(nèi)采取行動組織他人使用其商標,而后來的使用人已通過使用取得了信譽,那就存在著對該商標雙方均擁有且使用的權(quán)利。當然,這樣的使用方式會被限制,或以一種特殊方式表現(xiàn),而且會被限制在某一地區(qū)使用。可見商標共存的現(xiàn)象在國外并不罕見,在國際化的大趨勢下,作為積極改革開放的我