《專利法》中抵觸申請判斷標(biāo)準(zhǔn)的探討

一、我國抵觸申請的相關(guān)規(guī)定及其立法目的根據(jù)《中華人民共和國專利法》（以下簡稱《專利法》）第二十二條第二款的規(guī)定，判斷一項(xiàng)發(fā)明或者實(shí)用新型是否具備新穎性，要判斷是否有抵觸申請存在［1］。在抵觸申請審查中，要對比在先申請的全文，包括權(quán)利要求書、說明書及其附圖。當(dāng)請求保護(hù)的發(fā)明或者實(shí)用新型與抵觸申請的區(qū)別僅僅是慣用手段的置換時(shí)，基本采用新穎性的評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，判斷該發(fā)明或?qū)嵱眯滦褪欠窬哂行路f性［2］。因?yàn)榈钟|申請會損害專利申請的新穎性，所以抵觸申請采用的是新穎性的判斷準(zhǔn)則。《專利法》規(guī)定抵觸申請的目的，在于避免對任何單位或者個(gè)人就同樣的發(fā)明或?qū)嵱眯滦椭貜?fù)授予專利權(quán)。如果對申請日不同但內(nèi)容相同的兩份申請都授予專利權(quán)，就會導(dǎo)致對同樣的發(fā)明創(chuàng)造重復(fù)授予專利權(quán)的結(jié)果，這不符合禁止重復(fù)授權(quán)的原則。規(guī)定存在抵觸申請的發(fā)明或者實(shí)用新型專利申請不具備新穎性，不能授予專利權(quán)，是落實(shí)禁止重復(fù)授權(quán)原則的重要舉措［3］。在國家知識產(chǎn)權(quán)局的審查實(shí)踐中，也是按照上述立法目的進(jìn)行審查的，例如14029復(fù)審決定認(rèn)為：《專利法》第二十二條第二款設(shè)置的抵觸申請的目的在于防止重復(fù)授權(quán)［4］。二、美國抵觸申請的相關(guān)規(guī)定美國對抵觸申請是通過禁止重復(fù)授權(quán)原則來處理。美國在2013年3月16日以后實(shí)行的專利制度是發(fā)明人先申請制［5］。如果兩件或兩件以上專利、或?qū)＠暾埐淮嬖谙嗤氖茏屓?、或發(fā)明人則不通過禁止重復(fù)授權(quán)原則處理，而是通過抵觸程序處理，確定誰是在先申請的發(fā)明人，或者在先專利或?qū)＠暾埞_的情況下可以通過新穎性處理。美國禁止重復(fù)授權(quán)原則是針對權(quán)利要求提出的。之所以不重復(fù)授予專利權(quán)，是因?yàn)閷τ谕瑯拥陌l(fā)明，相同或共同的申請人或受讓人已經(jīng)具有一項(xiàng)專利，或者相同或共同的申請人或受讓人所要求保護(hù)的發(fā)明是已經(jīng)獲得的專利中要求保護(hù)的發(fā)明的顯而易見的變形。美國確定了兩種重復(fù)授權(quán)的類型。第一種是在兩個(gè)專利具有相同的保護(hù)范圍的權(quán)利要求時(shí)發(fā)生，稱為“相同發(fā)明重復(fù)授權(quán)”。美國《35U．S．C．101專利目標(biāo)適格性審查指南》規(guī)定：“任何人如果發(fā)明或發(fā)現(xiàn)了任何新的且有用的方法、機(jī)器、制造品或物質(zhì)的組分，或其任何新的且有用的改進(jìn)，就可以獲得一項(xiàng)專利。”其中的“一項(xiàng)”被解釋為專利權(quán)人就一項(xiàng)特定發(fā)明僅能獲得一件專利。因此，不允許同樣的發(fā)明得到兩件專利權(quán)。判斷是否構(gòu)成同樣發(fā)明的一個(gè)可靠的測試為：有沒有這樣的例子，其落入一個(gè)權(quán)利要求的范圍內(nèi)，而沒有落入另一個(gè)權(quán)利要求的范圍？或者，有沒有這樣的例子，其能字面意義上地破壞一個(gè)權(quán)利要求，而不會字面意義上地破壞另一個(gè)權(quán)利要求？如果有這樣的例子，則這兩個(gè)權(quán)利要求不構(gòu)成同樣的發(fā)明。如果侵犯后一專利的權(quán)利要求必定會侵權(quán)前一專利的權(quán)利要求，法院就判定后一專利為重復(fù)授權(quán)［6］。這個(gè)原則也稱為法定重復(fù)授權(quán)。從上述規(guī)定來看，美國法定重復(fù)授權(quán)要求的是權(quán)利要求保護(hù)范圍相同，這一點(diǎn)與我國《專利法》規(guī)定的同日申請的重復(fù)授權(quán)的審查標(biāo)準(zhǔn)相同。第二種重復(fù)授權(quán)的情形是在兩個(gè)專利請求保護(hù)的發(fā)明不是完全相同時(shí)發(fā)生。當(dāng)兩個(gè)專利請求保護(hù)的不是完全相同的發(fā)明，彼此之間存在明顯區(qū)別時(shí)，后一專利將因所謂的“顯而易見型重復(fù)授權(quán)”而無效。和相同發(fā)明重復(fù)授權(quán)不同，法官可以引用現(xiàn)有技術(shù)參考資料和前一專利的權(quán)利要求結(jié)合來確定后一專利要求保護(hù)的權(quán)利要求對本領(lǐng)域技術(shù)人員來說是顯而易見的。因?yàn)椤睹绹鴮＠ā窙]有哪些條款涉及顯而易見型重復(fù)授權(quán)，因此法院稱該原則為非法定重復(fù)授權(quán)［6］。“顯而易見形式”的重復(fù)授權(quán)指專利申請的權(quán)利要求限定的發(fā)明是同一申請人的專利要求保護(hù)的發(fā)明的顯而易見的變化形式，或者所要求保護(hù)的主體沒有達(dá)到授予專利權(quán)所要求的不同。此類問題可以通過兩步來判斷。第一步，解釋在先專利或?qū)＠暾埮c在后專利或?qū)＠暾埖臋?quán)利要求，確定不同；第二步，確定兩個(gè)權(quán)利要求之間的差別是否可以使權(quán)利要求保護(hù)的發(fā)明具有“可以授予專利權(quán)的不同”。專利公開的內(nèi)容在重復(fù)授權(quán)分析中不能用作現(xiàn)有技術(shù)，但是其可以用于解釋權(quán)利要求的含義。顯而易見形式的重復(fù)授權(quán)的判斷方法類似于創(chuàng)造性中非顯而易見性（參見美國《35U．S．C．101專利目標(biāo)適格性審查指南》）的判斷。不同之處在于，作為重復(fù)授權(quán)反對意見基礎(chǔ)的專利的公開內(nèi)容不能視為現(xiàn)有技術(shù)。另外，重復(fù)授權(quán)中顯而易見的判斷不要求“改進(jìn)現(xiàn)有技術(shù)的動機(jī)”和“審查證明非顯而易見性的客觀標(biāo)準(zhǔn)”。從上述規(guī)定來看，美國非法定重復(fù)授權(quán)引入了創(chuàng)造性的顯而易見的標(biāo)準(zhǔn)，法官還可以引用現(xiàn)有技術(shù)參考資料和在先專利的權(quán)利要求結(jié)合來對比在后申請。三、日本抵觸申請的相關(guān)規(guī)定《日本專利法》第二十九條之二為關(guān)于專利抵觸申請的相關(guān)規(guī)定：專利申請涉及的發(fā)明，與在該專利申請前申請而在該專利申請后公開的發(fā)明和新型同樣的不拘前條第一項(xiàng)規(guī)定如何，不得授予該發(fā)明以特許。但當(dāng)該特許申請的申請人與另一特許申請或?qū)嵱眯滦蜕暾埲藢偻蝗藭r(shí)不在此限。通過上述規(guī)定可以看出，日本抵觸申請?jiān)瓌t僅適用于不同的申請人，即申請人屬同一人時(shí)不在此限內(nèi)，只能用以避免不同申請人之間的先后申請?jiān)斐芍貜?fù)授權(quán)。審查標(biāo)準(zhǔn)中，判斷的對象是兩件申請的權(quán)利要求。對于申請日不同的兩個(gè)以上專利申請是否屬于同樣的發(fā)明創(chuàng)造，采用類似新穎性的判斷原則：如果先后申請的權(quán)利要求有區(qū)別，但符合下列三種情況（實(shí)質(zhì)為同一內(nèi)容），則為同樣的發(fā)明創(chuàng)造：一是區(qū)別在于公知常識。在后申請的發(fā)明特定事項(xiàng)，與在先申請的發(fā)明特定事項(xiàng)的眾所周知技術(shù)、慣用技術(shù)的附加、刪除、轉(zhuǎn)換等處理相同，而且沒有產(chǎn)生任何新效果。二是區(qū)別在于上下位概念。兩個(gè)發(fā)明創(chuàng)造的區(qū)別僅在于在后申請是包括了在先申請下位概念的上位概念。三是兩個(gè)發(fā)明創(chuàng)造在單一的范疇內(nèi)沒有任何顯示上的差異。對于在先發(fā)明申請或在后發(fā)明申請的發(fā)明包含的特定事項(xiàng)，具有兩個(gè)以上的選擇時(shí)：一是在在先發(fā)明申請的要求項(xiàng)中關(guān)于對發(fā)明包含的特定事項(xiàng)，具有形式上或事實(shí)上的多項(xiàng)選擇時(shí)，必須僅對該多項(xiàng)選擇中的一項(xiàng)特定事項(xiàng)進(jìn)行選擇，并與假設(shè)的發(fā)明和在后發(fā)明申請進(jìn)行對比，如果此時(shí)發(fā)明的特定事項(xiàng)未存在不同點(diǎn)，或是雖然具有不同點(diǎn)，但實(shí)質(zhì)上為同一內(nèi)容時(shí)，兩者為同一內(nèi)容的發(fā)明；二是在后發(fā)明申請的要求項(xiàng)關(guān)于對發(fā)明包含的特定事項(xiàng)，具有形式上或事實(shí)上的多項(xiàng)選擇時(shí)，必須僅對該多項(xiàng)選擇中的一項(xiàng)特定事項(xiàng)進(jìn)行選擇，并與假設(shè)的發(fā)明和在先發(fā)明申請進(jìn)行對比，如果此時(shí)發(fā)明的特定事項(xiàng)未存在不同點(diǎn)，或是雖然具有不同點(diǎn)，但實(shí)質(zhì)上為同一內(nèi)容時(shí)，兩者為同一內(nèi)容的發(fā)明。從上述規(guī)定來看，日本的抵觸申請的審查和我國的審查標(biāo)準(zhǔn)具有很多相同之處，例如涉及在先申請和在后申請的上下位概念等。但是日本的抵觸申請審查也引入了創(chuàng)造性的公知常識的標(biāo)準(zhǔn)。如果在后申請的發(fā)明特定事項(xiàng)，與在先申請的發(fā)明特定事項(xiàng)的眾所周知技術(shù)、慣用技術(shù)的附加、刪除、轉(zhuǎn)換等處理相同，而且沒有產(chǎn)生任何新效果，則在后申請不能授予專利權(quán)。審查員可以引用公知常識和前一專利的權(quán)利要求結(jié)合來對比在后申請的權(quán)利要求。四、抵觸申請審查標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整的必要性通過上述分析，美國在抵觸申請的審查中采用了創(chuàng)造性的顯而易見的標(biāo)準(zhǔn)，法官還可以引用現(xiàn)有技術(shù)參考資料和前一專利的權(quán)利要求結(jié)合來對比。日本在抵觸申請的審查中采用了創(chuàng)造性的公知常識的標(biāo)準(zhǔn)，審查員可以引用公知常識和前一專利的權(quán)利要求結(jié)合來對比。我國目前的抵觸申請的審查標(biāo)準(zhǔn)采用新穎性標(biāo)準(zhǔn)，因此不能采用創(chuàng)造性中的顯而易見性和公知常識。目前的審查標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致只有簡單變化的在后申請也可以獲得授權(quán)，例如簡單地增加或者替換一些公知常識也能獲得授權(quán)。筆者認(rèn)為，為解決這一問題，有必要對我國目前的抵觸申請的審查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行調(diào)整，借鑒美國或者日本的顯而易見標(biāo)準(zhǔn)。具體原因有以下五個(gè)方面：（一）《專利法》的基本原則《專利法》的一個(gè)基本原則就是公開換保護(hù)原則。即，專利申請人只有向社會公開了相關(guān)技術(shù)方案，國家才會授予其對該項(xiàng)技術(shù)一定時(shí)間的壟斷權(quán)?！肮_”體現(xiàn)了社會創(chuàng)新對于技術(shù)信息的需求，因此，立法者設(shè)定了專利的授權(quán)條件，以確保公開技術(shù)信息的含金量?！氨Ｗo(hù)”體現(xiàn)了專利制度中對技術(shù)創(chuàng)新者的激勵(lì)機(jī)制，確保創(chuàng)新者通過一定時(shí)期對專利技術(shù)的壟斷來實(shí)現(xiàn)預(yù)期的收益。專利制度必須保障那些解決了其他技術(shù)人員無法解決的問題的人獲得專利權(quán)，否則專利制度就失去了意義［7］。我國通過在先申請制來鼓勵(lì)大家將自己的技術(shù)方案盡快公開來獲得保護(hù)。申請日就是申請人可以向國家表明自己要向社會貢獻(xiàn)出自己的技術(shù)方案的時(shí)間，在后申請的申請人因?yàn)樯暾埲赵诤?，因此社會不需要在后申請的技術(shù)方案，因?yàn)樵谙壬暾埲艘呀?jīng)在先向社會做出貢獻(xiàn)了，在后申請人的貢獻(xiàn)就沒有任何意義了。因此，從對社會的貢獻(xiàn)角度來看，引入美國或者日本的相關(guān)創(chuàng)造性的標(biāo)準(zhǔn)也具有一定的借鑒意義。（二）《專利法》的立法宗旨根據(jù)《專利法》第一條規(guī)定：為了保護(hù)專利權(quán)人的合法權(quán)益，鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造，推動發(fā)明創(chuàng)造的應(yīng)用，提高創(chuàng)新能力，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展，制定本法?！氨Ｗo(hù)專利權(quán)人的合法權(quán)益”是《專利法》的核心，是實(shí)現(xiàn)本條規(guī)定的其他四條宗旨的基礎(chǔ)。如果不能“保護(hù)專利權(quán)人的合法權(quán)益”，則無法實(shí)現(xiàn)“鼓勵(lì)發(fā)明創(chuàng)造，推動發(fā)明創(chuàng)造的應(yīng)用，提高創(chuàng)新能力，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展”。在先申請屬于在先申請人首先提出，如果在后申請人將在先申請的申請經(jīng)過簡單的變換獲得專利權(quán)，則對社會也沒有做出實(shí)質(zhì)的貢獻(xiàn)，也沒有實(shí)質(zhì)增加社會技術(shù)財(cái)富。此時(shí)就可能出現(xiàn)在先申請人侵犯在后申請人的專利權(quán)的情況。這樣，在先申請人先向社會貢獻(xiàn)技術(shù)方案但是卻侵犯相對于在先申請沒有對社會增加實(shí)質(zhì)技術(shù)財(cái)富的在后申請的專利權(quán)，這對在先申請的申請人不公平，也違反了在先申請?jiān)瓌t。（三）專利申請的技術(shù)貢獻(xiàn)根據(jù)《專利法》第一條規(guī)定可知，其立法的的最終目的是提高創(chuàng)新能力，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。提高創(chuàng)新能力、促進(jìn)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展是通過將自己的發(fā)明創(chuàng)造向社會公開實(shí)現(xiàn)的。在先申請制下，先向政府提出公開的意向的就是先對創(chuàng)新能力提高、科學(xué)技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展有幫助的人，后向政府提出的，如果和前面的相比沒有做出貢獻(xiàn)，則自然后提出的不允許獲得授權(quán)。所以為了保證專利申請盡快獲得授權(quán)，就要求研究人員盡快向政府提出申請的請求，以盡早提高創(chuàng)新能力，促進(jìn)科學(xué)技術(shù)進(jìn)步和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展。因此從專利法最終的立法目的來說，對于在后的沒有做出貢獻(xiàn)的申請也不允許獲得授權(quán)。（四）抵觸申請的創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)我國的抵觸申請也有類似創(chuàng)造性的判斷標(biāo)準(zhǔn)。根據(jù)《專利審查指南（2010）》第二部分第三章第3．2．3節(jié)的規(guī)定，如果要求保護(hù)的發(fā)明或者實(shí)用新型與對比文件的區(qū)別僅僅是所屬技術(shù)領(lǐng)域的慣用手段的直接置換，則該發(fā)明或者實(shí)用新型不具備新穎性。例如，對比文件公開了采用螺釘固定的裝置，而要求保護(hù)的發(fā)明或者實(shí)用新型僅將該裝置的螺釘固定方式改換為螺栓固定方式，則該發(fā)明或者實(shí)用新型不具備新穎性。上述慣用手段置換的判斷方式也適用于抵觸申請?！秾彶椴僮饕?guī)程·實(shí)質(zhì)審查分冊》第三章中規(guī)定：當(dāng)要求保護(hù)的發(fā)明與抵觸申請的區(qū)別僅僅是慣用手段置換時(shí)，應(yīng)當(dāng)用新穎性標(biāo)準(zhǔn)評價(jià)。當(dāng)要求保護(hù)的發(fā)明與現(xiàn)有技術(shù)的區(qū)別僅僅是慣用手段置換時(shí)，應(yīng)當(dāng)用創(chuàng)造性標(biāo)準(zhǔn)評價(jià)［8］。通過上述規(guī)定可以看出，慣用手段置換僅僅用于評述抵觸申請的新穎性，其他情況下則作為創(chuàng)造性評述。實(shí)際上，從新穎性的規(guī)定來看，當(dāng)技術(shù)方案的區(qū)別是慣用手段置換時(shí)，技術(shù)方案應(yīng)當(dāng)具有新穎性。因?yàn)榧夹g(shù)方案沒有完全被對比文件公開，但是這樣的技術(shù)方案因?yàn)閷Ρ绢I(lǐng)域技術(shù)人員來說是很容易想到的，因此不具有創(chuàng)造性。因此，目前的抵觸申請的審查標(biāo)準(zhǔn)中的慣用手段置換其實(shí)也是創(chuàng)造性中顯而易見的情況。因此我國的抵觸申請的特殊情況其實(shí)也是采取類似創(chuàng)造性的判斷標(biāo)準(zhǔn)。（五）減少非正常專利申請對抵觸申請引入創(chuàng)造性的評判標(biāo)準(zhǔn)也能進(jìn)一步打擊不以創(chuàng)新為目的的非正常專利申請。目前，一些申請人通過將自己在先的沒有公開的申請?jiān)黾右恍┕ＷR性的改變（例如改變技術(shù)領(lǐng)域、替換相應(yīng)的特征）來增加專利申請數(shù)量。在先專利滿足授權(quán)條件下，按照目前的審查標(biāo)準(zhǔn)，在后申請的多個(gè)專利也必然獲得授權(quán)。但是實(shí)際上，在后申請并沒有給社會做出貢獻(xiàn)，反而占有了大量的行政資源。如果引入創(chuàng)造性的審查標(biāo)準(zhǔn)，可以使得在后的申請難以獲得授權(quán)，這樣使得申請人不會采取這種方式進(jìn)行大量的專利申請，從而不減少非正常申請的數(shù)量。五、抵觸申請審查標(biāo)準(zhǔn)的探討通過上述分析，筆者認(rèn)為，對抵觸申請，可以借鑒美國和日本的做法，對審查標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整。第一，引入創(chuàng)造性審查標(biāo)準(zhǔn)。本領(lǐng)域技術(shù)人員閱讀在先申請文件后不需要?jiǎng)?chuàng)造性的勞動就能想到的技術(shù)方案都應(yīng)該作為在后申請的抵觸申請，在后申請人有理由和證據(jù)的除外。所謂理由和證據(jù)，可以包括在后申請取得了本領(lǐng)域技術(shù)人員在先申請的基礎(chǔ)上預(yù)料不到的技術(shù)效果。第二，適當(dāng)結(jié)合公知常識等內(nèi)容。在抵觸申請的評價(jià)中，依然采用單獨(dú)對比原則，即不能結(jié)合其他對比文件來評述在后申請。但是，可以結(jié)合本領(lǐng)域的公知常識、本領(lǐng)域技術(shù)人員合乎邏輯的推理等來評述在后申請。第三，重點(diǎn)考慮對社會的技術(shù)貢獻(xiàn)。要從本領(lǐng)域技術(shù)人員角度重點(diǎn)考慮在后申請與在先申請相比對社會做出的技術(shù)貢獻(xiàn)。對于與在先申請的技術(shù)貢獻(xiàn)實(shí)質(zhì)上相同的情況，即相對于在先申請對社會沒有做出創(chuàng)造性貢獻(xiàn)的情況下，在先申請構(gòu)成在后申請的抵觸申請。例如，如果在后申請?jiān)黾拥募夹g(shù)特征沒有相應(yīng)的技術(shù)效果，或者是為了回避在先申請做的改變，在先申請構(gòu)成在后申請的抵觸申請。具體到下述五種情形，建議采用如下標(biāo)準(zhǔn)：一是技術(shù)特征的增加。如果在后申請僅是以在先申請為基礎(chǔ)增加了本領(lǐng)域公知的技術(shù)手段，則在先申請構(gòu)成在后申請的抵觸申請。例如