知識產權訴訟應對與策略

各位朋友、各位同行：

早晨好知識產權訴訟應對與策略第1頁

知識產權訴訟應對及其策略同濟大學知識產權學院大成律師事務所上海分所陶鑫良年9月16日中國知識產權研究會知識產權訴訟應對與策略第2頁

“科學技術是一個強有力工具，怎樣利用它，終究是給人類帶來幸福，還是帶來災難，全取決于人類自己?！?/p>

————愛因斯坦“科學技術是不會有罪過，有罪過只是那些濫用科學技術成就人們?！?/p>

————約翰居里知識產權訴訟應對與策略第3頁

★套用愛因斯坦上述句式：

“知識產權是一個強有力工具，怎樣利用它，終究是給中國帶來幸福，還是帶來災難，全取決于中國自己?！?/p>

★套用約翰居里上述句式：

“知識產權是不會有罪過，有罪過只是那些濫用或者誤用知識產權人們?！?/p>

知識產權訴訟應對與策略第4頁

過去，技術先進性世界自由競賽今天，世界知識產權壟斷性強權競爭知識產權訴訟應對與策略第5頁

當今世界，國家關鍵競爭力越來越表現(xiàn)為對智力資源和智慧結果培育、配置、調控能力，表現(xiàn)為對知識產權擁有、利用能力?！薄\濤世界未來競爭就是知識產權競爭,

———溫家寶知識產權訴訟應對與策略第6頁

中國及其企業(yè)發(fā)展躲不開知識產權！

中國及其企業(yè)發(fā)展

離不開知識產權！知識產權訴訟應對與策略第7頁國家知識產權戰(zhàn)略方針：激勵創(chuàng)造、有效運用、（源頭）（目）依法保護、科學管理。（手段）（基礎）

知識產權訴訟應對與策略第8頁激勵創(chuàng)造（源頭）依法保護有效運用（手段）（目）科學管理（基礎）

知識產權訴訟應對與策略第9頁

一、國內外知識產權形勢與知識產權訴訟二、若干商業(yè)秘密訴訟案例及其訴訟策略三、若干著作權益訴訟案例及其訴訟策略四、若干商標權益訴訟案例及其訴訟策略五、若干專利權益訴訟案例及其訴訟策略

知識產權訴訟應對與策略第10頁

近年來跨國企業(yè)等一直在中國就關鍵技術與著名品牌成批量、多層次地申請專利和注冊商標，埋雷拉網，筑壘布陣。為打壓其競爭對手和爭奪其市場份額，跨國企業(yè)等現(xiàn)在就很輕易憑其手中強勢知識產權在中國發(fā)起知識產權侵權指控乃至于侵權訴訟。涉外知識產權糾紛已經進入暴發(fā)期與高發(fā)期，并可能連續(xù)若干年頭。國內市場經濟推進和知識產權凸顯，也引發(fā)了更多正當與不正當知識產權糾紛與訴訟。

涉外知識產權訴訟與糾紛，已經大軍壓境，兵臨城下；本土知識產權糾紛與訴訟，已經風起四野，遍地開花。

知識產權訴訟應對與策略第11頁

我國年—20知識產權訴訟情況統(tǒng)計年度（年）民事訴訟數量（件）刑事訴訟數量（件）行政訴訟數量（件）受理（一、二、再審）審結受理（一審）受理780071624099271686013744126953567165831645333505751421914056227714361787717395268410012440617395332610743062636509366020721997－－－－166408145096387知識產權訴訟應對與策略第12頁

當前我國知識產權形勢：內多侵權，外遇強權，既涉濫用，又遇壟斷。我國當前知識產權應對：勇反侵權，公序良俗；奮抗強權，保企衛(wèi)國；既反壟斷，競爭公平；又反濫用，市場公正。

知識產權訴訟應對與策略第13頁

知識產權制度建設雙重擔務：——反侵權、反盜版、反仿冒；——反壟斷、反濫用、反暴利。

知識產權訴訟應對與策略第14頁

一、國內外知識產權形勢與知識產權訴訟

1、當代國內外知識產權保護形勢特征2、知識產權是市場競爭工具和刀具3、知識產權訴訟案“海上冰山”現(xiàn)象知識產權訴訟應對與策略第15頁

1、當代國內外知識產權保護形勢特征

歷史風景線：

科技進步超速化；經貿活動全球化；知識信息產權化；游戲規(guī)則國際化。

知識產權訴訟應對與策略第16頁

時代高壓線：

知識產權保護范圍擴大化；知識產權保護標準國際化；知識產權保護水平高度化；知識產權保護功效工具化。

知識產權訴訟應對與策略第17頁發(fā)展生命線：

關鍵技術是根；著名品牌是神；無形資產是本；知識產權是魂。

知識產權訴訟應對與策略第18頁鑒于各自利益所在和利益驅動，知識產權在當代世界上已經成為國家與國家、企業(yè)與企業(yè)之間最主要競爭伎倆和博弈工具。占有科學技術高地與擁有知識產權優(yōu)勢發(fā)達國家及其企業(yè)包含跨國企業(yè)，往往要求更高程度保護知識產權以鞏固與發(fā)展其既得利益；相對位于科學技術低谷與處于知識產權弱勢發(fā)展中國家及其企業(yè)，經常要求較低程度知識產權保護水平以利其發(fā)展；經貿活動全球化形勢又呼應建立強有力知識產權國際規(guī)則。綜合國力是國際知識產權談判桌上最具影響力原因，由此產生了當前更多地滿足了發(fā)達國家及其企業(yè)要求國際保護規(guī)則。

知識產權訴訟應對與策略第19頁當代世界各國知識產權制度與政策含有越來越濃厚工具主義和功利取向。不論是發(fā)達國家還是發(fā)展中國家，每個國家知識產權制度建設及其法律制訂、政策設計，首先立足于本國國家利益，多是在順應國際規(guī)則之剛性架構之下，利用其相對有限空間來最大程度地主動維護本國及本國企業(yè)利益。既要遵照知識產權國際規(guī)則，順應世界時尚，更要適應當前本國科技、經濟、文化與社會基本形勢，最優(yōu)化地維護和強化本國及本國企業(yè)利益。知識產權訴訟應對與策略第20頁近慮遠憂，外壓內因，當前中國所面臨知識產權形勢十分復雜與嚴峻。建設與完善知識產權制度不但是中國推行入世承諾和優(yōu)化投資環(huán)境基本方針和重大舉措，更是中國激勵自主創(chuàng)新和推進市場經濟深層需求和長期有效機制。從國家利益和本國企業(yè)利益出發(fā)，當前中國知識產權制度建設重點之一就是提升國家和企業(yè)知識產權運作和經營水平。知識產權訴訟應對與策略第21頁

企業(yè)應該主動主動經營知識產權，第一應該不停增強知識產權意識、認識和知識；第二應該主動健全知識產權經營管理之機制、體制與規(guī)制；第三應該不停提升知識產權創(chuàng)造質量與數量；第四應該善于借助與運作知識產權行業(yè)資源和社會資源。第五應該為政府運作知識產權提供談判資源與案例素材。國家及各級政府應該在制度建設和公共政策設計與改進方面，在立法與執(zhí)法方面優(yōu)先為本國及本國企業(yè)利益運作知識產權，尤其是建立良好知識產權優(yōu)化決議機制和快速反應機制。

知識產權訴訟應對與策略第22頁激勵創(chuàng)造（源頭）依法保護有效運用（手段）（目）科學管理（基礎）

知識產權訴訟應對與策略第23頁知識產權利用：包含政府運作和企業(yè)經營；各國在制度和執(zhí)法安排層面上為本國及企業(yè)運作知識產權；企業(yè)在市場及貿易運行層面上為本企業(yè)經營知識產權。

知識產權訴訟應對與策略第24頁把知識產權從神壇上請下來：打破知識產權神秘化，打破知識產權神奇化，打破知識產權神圣化。知識產權訴訟應對與策略第25頁

知識產權利用標準：

全方面尊重他人知識產權，正當躲避相關知識產權，努力創(chuàng)造自主知識產權，有機整合全部知識產權。

知識產權訴訟應對與策略第26頁

知識產權利用最優(yōu)化

=優(yōu)選引進必要知識產權成就+正當化解遭遇知識產權糾紛+全方面利用沒有知識產權信息+奮力創(chuàng)新自主知識產權結果

=“合理對價站上巨人肩膀”

+“努力打出最好擦邊球＋考究合理沖撞”+“集聚更多無償知識資源”+“引燃自己最大暴發(fā)力”

知識產權訴訟應對與策略第27頁

我國知識產權立法已經基本完備，但從與時俱進和拾遺補缺兩方面，依然需要不停完善；我國知識產權執(zhí)法已經連續(xù)強化，但從嚴厲打擊侵權和合理遏制濫用兩方面，依然需要繼續(xù)加強；我國知識產權普法已經廣泛開展，不過從提升國民素質和建設社會氣氛兩方面，依然需要深入推進。知識產權訴訟應對與策略第28頁

當前我國知識產權制度建設微弱步驟：一、企事業(yè)單位及其行業(yè)整合知識產權綜合素質和經營管理能力亟待全方面提升。二、各級政府知識產權優(yōu)化決議體制和快速反應機制尚待深入加強。三、尊重知識產權權益和反對知識產權濫用并舉知識產權文化需大力培育營造。知識產權訴訟應對與策略第29頁

2、知識產權是市場競爭工具和刀具—知識產權是工具和刀具，—知識產權不是道具和玩具，—知識產權也不是神具和佛具。

知識產權訴訟應對與策略第30頁

———“知識產權是工具”：知識產權在當代世界上已經或者正在成為國家與國家、企業(yè)與企業(yè)之間最主要競爭伎倆和博弈武器。各國或者各個企業(yè)“關鍵競爭力越來越表現(xiàn)為對智力資源和智慧結果培育、配置、調控能力，表現(xiàn)為對知識產權擁有、利用能力。”而且知識產權問題日益國家化、政治化、外交化、國際化。知識產權在當代已不但僅是一個普適性制度規(guī)范，更是世界各國及各國企業(yè)最主要乃至最主要經營資源和發(fā)展工具知識產權訴訟應對與策略第31頁———“知識產權是刀具”：市場競爭披上了知識產權“時裝”，已經深入延伸至談判桌與法庭，關鍵企業(yè)之間越來越愛拿知識產權“說事”和舉起知識產權“大刀”興訟，而且醉翁之意不在酒，圖是商業(yè)利益和市場份額。面對一場海外或國內知識產權糾紛及訴訟，打還是和？進還是退？這么打還是那樣打？要從經營角度去整體思索與最優(yōu)化決議。知識產權糾紛和訴訟本質，也是一個知識產權特定經營風險發(fā)覺、預測、評定、決議、實施及其調整過程。知識產權訴訟應對與策略第32頁

———“知識產權不是道具和玩具”：是指知識產權不能僅僅作為“指標工程”和“政績工程”泡沫化道具，不要只成為“銀樣蠟槍頭”和“稻草人”似玩具。我們企業(yè)乃至于我們國家，應該快速深入從知識產權數量戰(zhàn)略向知識產權質量戰(zhàn)略轉型，精心培育和鑄造我國舉足輕重關鍵專利和其它關鍵知識產權，建立和提升企業(yè)、園區(qū)與國家關鍵競爭力。知識產權訴訟應對與策略第33頁

———“知識產權也不是神具和佛具”：對知識產權不要奉若神明，頂禮膜拜，而應利用自如，應該深入將知識產權從神壇上請下來，深入打破知識產權神秘性、神圣性和神奇性。除了對于那些顯著違反基本商業(yè)道德，有意違反老實信用“帝王標準”惡意知識產權侵權行為，應給予嚴厲法律制裁和強烈道德訓斥外，對于那些在正常運作知識產權中可能發(fā)生知識產權侵權行為，除了依法追究其法律責任和經濟責任外，恐怕不宜給予過多道德審判。應該允許正?！安吝吳颉毙袨楹驼敗昂侠頉_撞”行為，而打出最好“擦邊球”和最正確利用“合理沖撞”，恰恰就是企業(yè)知識產權經營行為最優(yōu)化表現(xiàn)。知識產權訴訟應對與策略第34頁

3、知識產權訴訟“海上冰山”現(xiàn)象

企業(yè)之間挑起知識產權糾紛甚至于開啟知識產權訴訟，往往是醉翁之意不在酒，在知識產權糾紛或訴訟后面隱藏著商業(yè)利益乃至于國家利益。知識產權糾紛以及訴訟普通只是顯露在海平面上冰山一角，與其聯(lián)體是隱藏在海平面之下巨大冰山基礎，即商業(yè)利益和市場份額。

知識產權訴訟應對與策略第35頁

知識產權是浮在市場經濟洋面上冰山一角，與其連接是海平面之下巨大市場份額和商業(yè)利益冰山基礎。

在知識產權領域法庭往往是市場競爭延伸，訴訟經常是商業(yè)博弈別名。知識產權訴訟應對與策略第36頁

多位教授指出：當我國企業(yè)同時具備以下原因時，就極有可能被相關跨國企業(yè)或者國外企業(yè)在中國本土、或者在其母國、或者在其它相關國家推上知識產權侵權被告席：1、我國企業(yè)或其產品屬于主流產業(yè)、高新技術、朝陽產業(yè)。2、我國企業(yè)市場份額及其成長已經或者潛在威脅到相關跨國企業(yè)或者國外企業(yè)。3、我國企業(yè)沒有起碼能夠據以反抗或者達成交叉許可專利與其它知識產權貯備。

知識產權訴訟應對與策略第37頁

企業(yè)知識產權訴訟總體戰(zhàn)略標準：

——商業(yè)利益是最大利益，訴訟目標是最大設計機會損失是最大損失，資源浪費是最大浪費，淹沒成本忽略不計。

知識產權訴訟應對與策略第38頁

企業(yè)知識產權訴訟應對策略：

尋找最適當代理團體確定最合理訴訟目標制訂最優(yōu)化應對方案排除最可能競爭對手采取最得當訴訟技巧推進全方位訴訟策略

知識產權訴訟應對與策略第39頁

二、若干商業(yè)秘密訴訟案例及其訴訟策略知識產權訴訟應對與策略第40頁

1、杰事杰Vs日之升群案所引出問題———侵犯商業(yè)秘密案件中原告起訴時機選擇？———侵犯商業(yè)秘密案件中原告權利證據提存？

———侵犯商業(yè)秘密訴訟案件中證據保全作用？

———侵犯商業(yè)秘密行為與合理競業(yè)禁止關系？———侵犯商業(yè)秘密案與相關權屬案程序銜接？

知識產權訴訟應對與策略第41頁

2、MSA企業(yè)Vs環(huán)宇廠一案引出問題

———商業(yè)秘密案件審理中“二次披露”風險？

———

本事域技術人員“輕易取得”與技術秘密？

———原告舉證責任中“權利、相同、接觸”？

知識產權訴訟應對與策略第42頁

3、博達企業(yè)Vs深誼企業(yè)案引出問題———侵犯商業(yè)秘密后續(xù)技術秘密權利處罰？

———

著作權侵權與侵犯商業(yè)秘密案由選擇？

———商業(yè)秘密案件審理中證據變造之防范？———侵犯技術秘密行為及其證據技術判定？

知識產權訴訟應對與策略第43頁

4、門普來Vs邦捷系列案件引出問題（1）門普來企業(yè)Vs邦捷企業(yè)商業(yè)秘密民事侵權案（2）門普來企業(yè)Vs邦捷企業(yè)商業(yè)秘密刑事犯罪案（3）門普來企業(yè)Vs邦捷企業(yè)專利申請權屬糾紛案

知識產權訴訟應對與策略第44頁

———商業(yè)秘密刑案證據能否轉為民事訴訟證據？

———侵犯商業(yè)秘密損失計算及其立案量刑適用？

———擅將他人商業(yè)秘密申請專利權民事責任？

———商業(yè)秘密刑案、民事賠償案與專利案關系？

———企業(yè)接納跳槽而取得商業(yè)秘密法律責任？

知識產權訴訟應對與策略第45頁

三、若干著作權益訴訟案例及其訴訟策略

知識產權訴訟應對與策略第46頁

1、微軟訴上海三菱電梯軟件最終用戶侵權案

——怎樣選拔最需要代理律師？——怎樣制訂最優(yōu)化應訴方案？——怎樣制造最適合和解氣候？——怎樣確定最合宜媒體政策？

知識產權訴訟應對與策略第47頁

2、“FOXTOWN”著作權與不正當競爭訴訟案

（1）怎樣開拓國外證據信息資源？（2）怎樣開發(fā)著作權登記舉證資源？（3）怎樣主動利用公證取證資源？（4）怎樣統(tǒng)籌糾紛處理多元路徑？

知識產權訴訟應對與策略第48頁

3、迪比特訴摩托羅拉PCB著作權侵權案（1）怎樣制造素材進行“訴訟對沖”？（2）怎樣開發(fā)廣告資源“借船出海”？（3）怎樣依據需要而推延訴訟周期？

知識產權訴訟應對與策略第49頁

四、若干商業(yè)標識訴訟案例及其訴訟策略

知識產權訴訟應對與策略第50頁

1、“蒙牛乳業(yè)”與“蒙牛酒業(yè)”訴訟案

（1）怎樣尋找最需要律師組合？（2）怎樣制訂最優(yōu)化實施方案？（3）怎樣排除最可能競爭對手？（4）怎樣借助教授資源指導支持？（5）怎樣委托中介資源調查取證？

知識產權訴訟應對與策略第51頁

2、“娃哈哈”與“達能”商標確權仲裁案

（1）怎樣制訂最優(yōu)化總體方案？（2）怎樣選擇最有利突破步驟？（3）怎樣開掘最適合法律資源？

知識產權訴訟應對與策略第52頁

娃哈哈與達能系列商標協(xié)議糾紛案：

娃哈哈掌門人宗慶后達能“中國候”范易謀

知識產權訴訟應對與策略第53頁

五份娃哈哈系列商標協(xié)議

1、娃哈哈中外合資企業(yè)協(xié)議

2、娃哈哈商標權轉讓協(xié)議3、娃哈哈商標許可使用協(xié)議（全本）4、娃哈哈商標許可使用協(xié)議（簡本）

5、娃哈哈商標許可使用補充協(xié)議

知識產權訴訟應對與策略第54頁

——娃哈哈商標權轉讓協(xié)議法律狀態(tài)？

（1）依然有效并應該繼續(xù)推行（2）已經因解除而終止（3）成立但還未生效效力待定（4）已經為許可使用協(xié)議所替換

知識產權訴訟應對與策略第55頁

2、碧純延中訴延中碧純商標商號權利沖突案（1）法定代表人和公章誰代表單位？（2）應對策略基本分析和合理騰挪？（3）尋找最優(yōu)化和解時機和條件？知識產權訴訟應對與策略第56頁

3、中外“FOXTOWN”品牌不正當競爭案（1）怎樣制訂最優(yōu)化總體方案？（2）怎樣選擇最有利突破步驟？（3）怎樣開掘最適合法律資源？

知識產權訴訟應對與策略第57頁

五、若干專利權益訴訟案例及其訴訟策略

知識產權訴訟應對與策略第58頁

1、勝獅與中集集裝箱漏水器專利之爭取

（1）聚合專利資源進行訴訟對沖？（2）提起無效宣告延長訴訟周期？（3）利用循環(huán)訴訟制造和解時機？

知識產權訴訟應對與策略第59頁瓦工堡、中集VS勝獅“漏水器創(chuàng)造專利”系列案件主流程

瓦工堡VS勝獅：“漏水器創(chuàng)造專利”（滬二中民五知初字第169號）中集VS勝獅：“漏水器創(chuàng)造專利”（滬二中民五知初字第254號）202月勝獅VS中集：“壁板創(chuàng)造專利”(2004滬二中民五知初字第23號)年1月19日，裁定中止審理(2004滬二中民五知初字第254號)勝獅申請專利無效宣告（詳細情況見下列圖★）年9月18日，裁定合并審理(2004滬二中民五知初字第254號)年2月14日民事調解書(2003滬二中民五知初字第169號)瓦工堡、中集與勝獅達成三方調解協(xié)議年1月19日，裁定中止審理(2004滬二中民五知初字第23號)年6月26日，裁定勝獅撤訴(2004滬二中民五知初字第23號)中集申請專利無效宣告“集裝箱壁板連接結構”（ZL96104636.8）專利宣告無效知識產權訴訟應對與策略第60頁。

瓦工堡VS勝獅年7月28日，專復委宣告專利權部分無效無效宣告決定書(第6301號)年2月14日民事調解書(2003滬二中民五知初字第169號)年6月20日，行政一審維持行政判決書(2004一中行初字第956號)2012月20日，行政二審改判行政判決書(2005高行終字第386號)年3月23日，專復委重新宣告部分專利權無效(第8187號)2012月17日，行政一審維持行政判決書(2006一中行政初字第967號)2010月15日，行政二審維判行政判決書(2007高行終字第352號)年1月4日