乳制品公司知識產(chǎn)權(quán)方案

乳制品公司

知識產(chǎn)權(quán)方案

XX集團有限公司

目錄

一、研發(fā)環(huán)節(jié)的知識產(chǎn)權(quán)管理.........................................3

二、知識產(chǎn)權(quán)交易的營銷管理........................................10

三、知識產(chǎn)權(quán)保護管理..............................................27

四、知識產(chǎn)權(quán)布局管理..............................................52

五、知識產(chǎn)權(quán)投資的成本控制.......................................78

六、知識產(chǎn)權(quán)資產(chǎn)標引與分級.......................................81

七、項目簡介.......................................................93

八、產(chǎn)業(yè)環(huán)境分析..................................................97

九、我國人均乳制品消費金額逐步提高，與海外國家相比仍存差距......98

十、必要性分析....................................................99

十一、SWOT分析說明..............................................99

十二、項目風險分析...............................................110

十三、項目風險對策...............................................112

十四、人力資源配置分析...........................................114

勞動定員一覽表....................................................115

十五、發(fā)展規(guī)劃分析...............................................116

一、研發(fā)環(huán)節(jié)的知識產(chǎn)權(quán)管理

（一）技術(shù)研發(fā)與專利管理

1、專利權(quán)屬管理

一般而言，作為職務成果的專利申請權(quán)與專利權(quán)都歸屬于雇用單

位，此點為法律所明確。企業(yè)無須與員工特別約定，也可依法律之規(guī)

定，直接取得這些職務成果的知識產(chǎn)權(quán)。

但是，企業(yè)應當在員工新進的崗前培訓或職業(yè)手冊中，特別告訴

員工職務成果歸單位所有的事實。因為員工并非法律人士，未必了解

這些規(guī)定。企業(yè)履行告知義務后，能讓員工明確職務成果的法律歸屬,

以避免因不知法律規(guī)定而擅自處置的情形發(fā)生。此外，這種告知義務,

也表明企業(yè)對權(quán)利歸屬的重視程度，以警示員工不要惡意處置職務成

果，否則會帶來相應的法律責任。

從專利糾紛的角度，確定專利權(quán)歸屬這個問題不容忽視。專利權(quán)

糾紛可分為“權(quán)屬糾紛”“合同糾紛”和“侵權(quán)糾紛”等，而有些

“侵權(quán)糾紛”案件的審理，首先面臨的也是權(quán)屬的確定問題。也就是

說，專利的權(quán)屬不確定，侵權(quán)也就無法確定。盡管我國現(xiàn)行專利法上

對權(quán)屬問題有所規(guī)定，但仍不夠清晰，這也是實踐中經(jīng)常發(fā)生權(quán)屬爭

端的一個重要原因。如果能夠通過合同在有關(guān)當事人之間明確約定專

利權(quán)的歸屬，則會減少此類糾紛發(fā)生的機會，從而避免不必要的訴訟

及花費。

如果企業(yè)要避免與員工就職務成果發(fā)生爭執(zhí)，只是簡單的引用法

律聲明職務成果歸企業(yè)所有，并不能解決問題，因為員工會對什么是

職務成果提出疑問。比如，在工作之余，主要利用單位物質(zhì)技術(shù)條件

開發(fā)的技術(shù)，員工可能認為這并不是企業(yè)交給自己的任務，也不是在

上班期間做出的，只是順便利用了一下企業(yè)的場所、設備等物質(zhì)條件

而已，應該歸自己所有。在這種情況下，爭議就會發(fā)生，不僅耗費精

力，而且影響企業(yè)員工的情緒。企業(yè)想最大限度地維護自己的利益可

以在合同中對職務成果作出明確的定義，對什么時間、什么情況下發(fā)

明創(chuàng)造屬于職務成果，進行合理的界定。

在與專利權(quán)相關(guān)的員工管理中，除了明確約定職務成果的歸屬外,

還應當約定員工必須為所開發(fā)的職務成果的專利申請等事項，提供便

利和必要的文件。以避免員工跳槽后對企業(yè)的知識產(chǎn)權(quán)事宜再也置之

不理。

2、專利申請評估

法律為技術(shù)成果的保護，提供了專利、商業(yè)秘密等多樣化的選擇。

作為法律賦予的一種壟斷權(quán)，專利雖然享有獨占的優(yōu)勢，但也存在固

有的一些不足之處。有時采用商業(yè)秘密，更準確地說是采用技術(shù)秘密

來保護技術(shù)成果，可能更有意義。從發(fā)明創(chuàng)造保護的角度，比較專利

與商業(yè)秘密，實質(zhì)上是比較專利與技術(shù)秘密。

專利與技術(shù)秘密存在較大的差異，而且因其差異而各具優(yōu)劣。所

以，盡管專利制度已經(jīng)施行多年，但專利保護并不能取代技術(shù)秘密，

兩者相輔相成，有時還互為依靠。企業(yè)在選擇保護發(fā)明創(chuàng)造的權(quán)利形

式時，需要斟酌各自取得方式、成本支出、保護時間、權(quán)利范圍等因

素，來綜合衡量專利與技術(shù)秘密的優(yōu)劣。

3、專利回避設計

“回避設計”是技術(shù)創(chuàng)新過程中一種常見的技術(shù)開發(fā)策略，即通

過設計一種不同于受專利保護的新方案，來規(guī)避該項專利權(quán)。本質(zhì)上,

專利權(quán)本身并不能回避，但是技術(shù)研發(fā)人員可以采用不同于受專利權(quán)

保護的技術(shù)方案的新的設計，從而避開他人某項具體專利權(quán)的保護范

圍。通過回避設計進行后續(xù)開發(fā)，可以在市場競爭中有效避免他人專

利的牽制，獲得自主經(jīng)營的空間。

對他人的專利進行回避設計，首先需要確定擬回避專利的保護范

圍大小。通過分析其權(quán)利要求書，結(jié)合專利說明書知相關(guān)審查過程中

的往來文件，確認該權(quán)利要求字面的真實含義，以及其等同物的范圍。

將前述分析得到的專利保護范圍大小作為對比基準，來檢驗將來回避

設計的方案是否包括擬回避專利的所有必要技術(shù)特征，根據(jù)全面覆蓋

原則、等同原則和多余指定原則的規(guī)則，換一個角度來看，如果回避

設計的方案存在以下情形，則不構(gòu)成專利侵權(quán)。

4、專利獎酬的激勵

我國《專利法》第16條規(guī)定：“被授予專利權(quán)的單位應當對職務

發(fā)明創(chuàng)造的發(fā)明人或者設計人給予獎勵；發(fā)明創(chuàng)造專利實施后，根據(jù)

其推廣應用的范圍和取得的經(jīng)濟效益，對發(fā)明人或者設計人給予合理

的報酬?！笨梢?，雇用單位在取得職務成果之專利權(quán)后，應給予員工

相當?shù)莫剟罨蜻m當?shù)膱蟪辍?/p>

在激勵發(fā)明創(chuàng)新方面，通常采用獎酬制度，特別是企業(yè)準備追求

專利數(shù)量的積累時，就必須要鼓勵技術(shù)人員做出發(fā)明。很多知名企業(yè)

都設計有合理的獎酬制度，使技術(shù)人員有從事發(fā)明創(chuàng)造的誘因。

（1）發(fā)明人或設計人的獎酬

在實務上，對作為發(fā)明人或設計人的員工，主要有三種典型的發(fā)

明或?qū)＠劤晷问剑?/p>

①專利申請獎金

當發(fā)明創(chuàng)造通過企業(yè)內(nèi)部評審且完成對外申請文件時，企業(yè)即給

予發(fā)明人或設計人專利申請獎金。由此可鼓勵員工盡力提供或協(xié)助公

司注備專利申請文件。因為專利的申請授權(quán)往往需要2—3年，若一個

工程師提出方案，3年以后才拿到獎金，誘因不高，故在專利申請時獎

勵，可以讓發(fā)明人或設計人得到立即的誘因。

當然，專利申請不等于真正取得專利權(quán)，為防止員工提出質(zhì)量低

劣的技術(shù)方案，企業(yè)應當完善內(nèi)部的發(fā)明評審制度c而且這部分獎金

是固定金額，不應太高，否則企業(yè)會面臨較大的成本負擔。

②專利取得獎金

等到專利獲得主管部門的授權(quán)，并獲得專利證書后，再發(fā)給發(fā)明

人或設計人專利取得獎金。這部分獎金是固定金額，也不應太高，畢

竟專利尚未實施。有的企業(yè)還會在此階段另外再頒發(fā)獎牌，或于公布

欄公布該專利證書，讓發(fā)明人或設計人獲得無形的榮譽感，也可以營

造激勵員工發(fā)明創(chuàng)造的氛圍。

前兩種獎金一般采用定額計算，大約在數(shù)千元到數(shù)萬元不等，視

企業(yè)財力及對發(fā)明創(chuàng)造的重視程度而定。

③專利運用獎酬

有的企業(yè)在發(fā)明創(chuàng)造運用于對外授權(quán)或銷售產(chǎn)品上有明顯貢獻時,

也會再須給發(fā)明人或設計人專利運用獎金。此種獎酬一般是依據(jù)專利

運用帶給企業(yè)利潤一定的比例計算。

當然，獎酬的形式不能只限于物質(zhì)。非金錢的鼓勵，比如職位晉

升、出國訪問、獎牌發(fā)放有時更能激勵員工的士氣，使員工在企業(yè)內(nèi)

部感受到溫情的人性關(guān)懷和較大的發(fā)展機會。

(2)其他相關(guān)員工的獎勵

在發(fā)放專利獎酬時，除了要關(guān)注發(fā)明人或設計人的獎酬問題，還

要關(guān)注其他與該專利相關(guān)的員工獎酬問題。因為，那些參與了發(fā)明創(chuàng)

造工作，但未能認定為合作發(fā)明者的人可能會滿腔怒火，那些在促進

發(fā)明創(chuàng)造商業(yè)化的過程中做了很多工作的人則心懷嫉妒，甚至導致整

個團隊四分五裂。所以，對于促進專利實施轉(zhuǎn)化等工作的其他員工，

也要給予獎酬和鼓勵。

2007年4月施行的《上海市發(fā)明創(chuàng)造的權(quán)利歸屬與職務獎酬實施

辦法》第13條第2款即鼓勵這樣的做法；“被授予專利權(quán)的單位在專

利權(quán)有效期限內(nèi)，實施、許可他人實施、轉(zhuǎn)讓其職務發(fā)明創(chuàng)造后，單

位應當對發(fā)明創(chuàng)造的轉(zhuǎn)化做出突出貢獻的人員給予獎勵?！?/p>

(二)整合商標注冊與產(chǎn)品開發(fā)

1、商標規(guī)劃介入產(chǎn)品開發(fā)

商標注冊申請啟動的最佳時機在哪里？在實務上，一枚商標從注

冊申請到核準注冊，往往需要一年左右的時間°因此，一般最安全的

做法是在產(chǎn)品開發(fā)階段即應進行商標申請工作，以使產(chǎn)品上市時即能

使用取得注冊的商標。

企業(yè)應當整合商標注冊與產(chǎn)品開發(fā)，不要等產(chǎn)品設計成熟，準備

上市時，才想到設計或選取商標，才想到著手進行商標注冊。如果你

在產(chǎn)品研發(fā)之時，或者在新產(chǎn)品開發(fā)方案制作之時，就意識到商標注

冊的問題，那么等產(chǎn)品上市時，注冊商標可能已經(jīng)拿到手中了。

更重要的是，如果提前做好商標注冊的工作，可以避免他人（尤

其是職業(yè)注標人或競爭對手）惡意的商標異議，防止商機被迫拖延。

根據(jù)商標法，商標從申請到注冊，要經(jīng)過一系列的程序，包括提出申

請、形式審查、初審公告、實質(zhì)審查、核準注冊、注冊公告等環(huán)節(jié)，

其中又可能蔓生出限期補正、駁回申請、異議、復審，甚至行政訴訟

等程序?？赡茏钃跎虡俗缘漠愖h程序就埋伏在初步審定公告后的這

一環(huán)節(jié)。

2、新產(chǎn)品的商標儲備

截至2018年底，我國國內(nèi)有效商標注冊量（不含國外在華注冊和

馬德里注冊）達到1804.9萬件。“大數(shù)據(jù)”的背后不僅顯示了中國商

標申請量的快速增長，也暗示了商標申請注冊的障礙越來越多。

如果你等到新產(chǎn)品快要上市時，才去設計新的商標，恐怕有些

“為時已晚"，小心折騰到產(chǎn)品都上市了，公司還沒有找到可以申請

注冊的心儀商標。雖然現(xiàn)在商標局已經(jīng)大大提高了商標審查的效率，

并且2014年5月實施的新商標法也為商標審查設置了審查時限，但是,

提前進行商標設計才能更好地配合公司的產(chǎn)品上市，無論如何，從商

標申請到核準注冊，都需要不少時間。因此，在新產(chǎn)品立項開發(fā)后，

埋頭于創(chuàng)新的同時，不要忘記同步啟動商標設計。

事實上，即使還沒有具體的新產(chǎn)品立項，也應提前進行適當?shù)厣?/p>

標儲備或布局。既然在數(shù)以百萬計的商標申請叢林中，設計與選擇心

儀商標的空間越來越小，難度越來越大，那么，更要提前規(guī)劃，根據(jù)

公司自身的業(yè)務范圍、產(chǎn)品定位、品牌屬性、產(chǎn)品特質(zhì)、發(fā)展趨勢等,

有針對性地不斷“研發(fā)”新商標，并提交商標注冊申請。尤其是對于

那些不喜歡使用單一品牌名稱的公司，商標“研發(fā)”更應當作日常事

務，常抓不懈。

商標儲備與防御商標、聯(lián)合商標的注冊具有不完全相同的目標。

防御商標主要是防止他人在不相同或不相類似的商品上注冊相同商標,

聯(lián)合商標是防止他人在相同或類似的商品上注冊近似商標，本質(zhì)上都

是以防御他人使用為目的，而商標儲備則是基于商業(yè)持續(xù)性發(fā)展的考

慮。

二、知識產(chǎn)權(quán)交易的營銷管理

（一）知識產(chǎn)權(quán)營銷的流程管理

傳統(tǒng)的、法律意義上的知識產(chǎn)權(quán)在今天已經(jīng)成為一種創(chuàng)造利潤的

資源。事實上，產(chǎn)品和技術(shù)的創(chuàng)新不是目的，知識產(chǎn)權(quán)的申請授權(quán)也

不是目的，只有當知識產(chǎn)權(quán)能夠為公司帶來實際利潤的時候，知識產(chǎn)

權(quán)才是有用的資源。

有的大公司累積了數(shù)量不菲的專利，但并非每一件專利都為公司

所利用實施。這些擱置不用的專利，如果不是因應策略上的需要，則

不但不能給公司帶來利潤，反而還讓公司背負了沉重的專利維護費用。

而另有一些企業(yè)固于自己的力量，無法有效從事專利的產(chǎn)業(yè)化工作，

因此，需要開展有效的專利營銷，把專利優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為商業(yè)價值。當然

也有一些經(jīng)營專利的公司，本來就是以售賣專利為其生存基礎對他們

而言，專利營銷是關(guān)乎企業(yè)生存發(fā)展的重要議題。

考慮到不同類型的知識產(chǎn)權(quán)有較大的差異性，這里主要以更受關(guān)

注的專利運營為例，介紹專利營銷的流程管理。專利營銷的流程與方

案在實踐中各有不同的表現(xiàn)，并沒有統(tǒng)一的路徑可供依賴，有些專利

交易甚至是基于偶然的因素而達成，并沒有經(jīng)過營銷的程序。以下茲

從專利權(quán)利人的角度，簡要闡述專利營銷的基本流程。

1、明確營銷目標

通過適當?shù)膶＠麪I銷，專利提供方與接受方都可以獲得不同的期

望，達到各自的目標。比如，專利提供方可以期待通過專利授權(quán)收取

許可費，降低專利儲備的支出。而專利接受方則可以期待把獲得的技

術(shù)轉(zhuǎn)換為商業(yè)利益。1997年，美國德州儀器公司斥資3.95億美元買下

了阿馬提通訊公司，其目標就是阿馬提公司的數(shù)字用戶線路（DSL）技

術(shù)，這項技術(shù)大大加快了電話線傳輸數(shù)據(jù)的速度。德州儀器購買這個

專利組合后，就在當時年60億的ADSL調(diào)制解調(diào)器市場開辟了一番新

天地。

無論如何，在對外營銷自己的專利時，必須清楚地了解自己的目

標，并確保這些專利營銷的目標與企業(yè)的經(jīng)營目標知發(fā)展戰(zhàn)略保持一

致。否則，可能引起嚴重的后果。

綜合參考我國臺灣地區(qū)劉尚志教授、袁建中先生，以及日本發(fā)明

協(xié)會的研究，專利買賣雙方的目標基本可以歸納如下；

當然，專利買賣并不是有利無弊，有時各方也會產(chǎn)生機會成本。

比如，對專利許可人而言，可能制造不必要的競爭對手。發(fā)放許可證

的結(jié)果，可能在原來沒有競爭者的地區(qū)或領(lǐng)域制造出新的競爭對手來。

因為大多數(shù)許可證都是發(fā)放給具有相類似業(yè)務的公司，于是，即使是

看起來沒有什么直接關(guān)系的許可證，從長遠看也可能對專利提供方形

成一定的競爭。所以，在發(fā)放許可證時，需要考慮許可證對專利提供

方目前的經(jīng)營有什么影響和價值等因素6鑒于發(fā)放許可證而造成競爭

者的可能性，有的公司甚至轉(zhuǎn)而采取合資經(jīng)營等方式來代替單純的技

術(shù)許可。

所以，在專利營銷時不僅要考慮到對自己有利的一面，還要考慮

到對自己不利的一面。因此，在開展專利營銷時，需要時刻牢記，專

利營銷對企業(yè)目前的經(jīng)營有什么影響和價值？只有時時記住這些問題

的答案，并對此有明確的認識，才能實現(xiàn)專利營銷的真正目標。

2、確定營銷標的

企業(yè)可以把哪些專利售賣出去？通常而言，大多是核心市場的非

核心技術(shù)、非核心市場的核心技術(shù)，或者非核心市場的非核心技術(shù)。

至于核心市場的核心技術(shù)，往往對自己經(jīng)營的影響甚巨，除非自己難

以實施，或者無力耕耘市場，一般不會輕易售出。當然，有的企業(yè)基

于某些考慮，也可能把個別核心市場的專利售賣出去。

確定營銷的目標專利之后，還要從法律上對其進行初步的評估。

比如，這個技術(shù)是否真的獲得了專利，或者已經(jīng)提出專利申請？專利

權(quán)是否仍然有效？專利的法律狀態(tài)是否穩(wěn)定？是否存在侵權(quán)的嫌疑？

企業(yè)如果有能力和余力，從法律上分析自己專利保護程度的強弱,

是否滿足專利授權(quán)的要求，是否存在無效的可能性，對企業(yè)的專利營

銷是大有神益的。尤其是對于實用新型專利和外觀設計專利而言，由

于在取得授權(quán)時，并沒有經(jīng)過實質(zhì)審查，因此，買方有可能擔心該專

利被無效的可能性。專利權(quán)人可以委托相應的專業(yè)機構(gòu)，出具相關(guān)的

專利檢索報告，證明專利滿足授權(quán)條件，這樣可以大大增強買方的信

心Q

在實踐中，有的買方在完全了解了賣方的專利技術(shù)后，也主動向

專利管理部門提請專利無效，以達到免除專利授權(quán)許可費的目的。所

以，作為技術(shù)提供方，企業(yè)一開始就要有預防專利被無效的準備，而

營銷前的專利自查，無疑可以給自己充分的準備，當發(fā)現(xiàn)缺陷時，馬

上采取措施。

對于出口的專利技術(shù)，還要調(diào)查自己的專利在出口目標地是否有

效，或者同樣的技術(shù)是否在出口目標地被他人申請為專利。因為專利

具有地域性，也許在中國是自己的專利，在美國就是別人的專利了。

所以技術(shù)出口要檢索，防止出口技術(shù)引起專利侵權(quán)C

3、定義目標客戶

誰是真正的客戶？這個問題有時并非是顯而易見的。準確定義目

標客戶是專利營銷成功的關(guān)鍵。企業(yè)一般通過各種媒介，包括各種廣

告、信件等去影響其可能的客戶，如果目標客戶定義不準或出現(xiàn)錯誤,

會使得很多營銷活動無法取得應有的效果。只有找準了目標客戶群，

企業(yè)才能針對性地制定專利營銷方案。

實踐中，影響專利交易的因素有很多，列舉了買方所具備的可能

影響專利交易的一些因素。在專利營銷時，對專利買方進行評估是非

常重要的事情，因為買方的狀況如何，直接影響到專利交易特別是專

利授權(quán)的后續(xù)效果。通常，對于專利授權(quán)的許可費多設有銷售提成或

利澗提成的條款，如果買方?jīng)]有能力成功地將專利商品化，也沒有能

力讓專利產(chǎn)品具有競爭力，那么賣方的提成利益無疑是空中樓閣。

在評估一個企業(yè)是不是自己營銷的目標客戶時，可以對其提出幾

個關(guān)鍵的問題：

(1)該專利是否切合買方的需求？

待售的專利應當與買方當時的事業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略相契合，否則專利技

術(shù)不可能得到良好的商業(yè)經(jīng)營。即使在達成專利授權(quán)合同后，也不要

忽略持續(xù)與買方保持聯(lián)系，以了解買方的事業(yè)目標是否發(fā)生改變。理

想的情況，是專利交易的雙方都將自己的需求清楚地表達出來。當買

方提出清楚明白的策略目標時，營銷人員可以將專利技術(shù)的優(yōu)勢清楚

地條例出來，供其參考斟酌。確定專利與需求兩者有緊密的結(jié)合后，

再考慮審查下一個問題。

(2)買方實施專利的時間范圍？

如果2018年簽訂專利授權(quán)合同，但直到2022年，買方都沒有將

該專利應用至旗下現(xiàn)有產(chǎn)品或新開發(fā)產(chǎn)品的計劃，那么這項專利授權(quán)

可能達不到預期的目標，特別是在提成支付許可費的情形下。由于一

些公司購買專利，不是為了產(chǎn)業(yè)化實施，而是出于戰(zhàn)略性擱置，因此,

關(guān)注買方實施專利的具體時間計劃，對于保障賣方的利益相當重要。

(3)買方是否有預算發(fā)展該專利？

從紙面上的專利到產(chǎn)業(yè)化的應用，往往尚有一段距離，有時需要

較大的資金來完善專利的技術(shù)方案或發(fā)展相關(guān)的配套技術(shù)。另外，生

產(chǎn)設施的配備、營銷力量的投入等等，都需要資金的支持。因此，買

方有多少預算來發(fā)展專利，關(guān)乎專利產(chǎn)業(yè)化的成功C

選擇一個正確的目標客戶至關(guān)重要，因為專利的最終商品化取決

于客戶的努力，而非專利技術(shù)是否先進之類的因素c大多數(shù)專利其實

都是處于早期的階段，需要買方經(jīng)過多年持續(xù)不斷的精力與投資，才

能將專利轉(zhuǎn)換為可以成功滲透入最終市場的產(chǎn)品，尤其是在醫(yī)藥產(chǎn)業(yè),

專利商品化的過程非常漫長而且多變。而多數(shù)專利權(quán)人都相當倚重許

可費的收入，只有與正確的授權(quán)對象合作時，才可能實現(xiàn)預期的收入。

4、開展營銷活動

(1)撰寫專利介紹

對專利相關(guān)的信息進行適當?shù)呐?，讓潛在的買方有所了解，才

有就專利交易進行溝通的可能°這里的專利介紹不同于專利申請文件,

后者是為取得專利權(quán)而面向?qū)＠肿珜懙奈募?，更強調(diào)法律性。而專

利介紹是為進行專利交易而面向潛在客戶撰寫的文件，更強調(diào)商業(yè)性。

專利介紹并不需要詳細說明專利的技術(shù)特性和實施方案，但應該

包含足夠引發(fā)閱讀者興趣，并可能給其帶來利益的信息。簡單講，專

利介紹就是一種廣告形式，除了簡潔有力的技術(shù)說明外，需要更多地

描述專利相比現(xiàn)有技術(shù)帶來的技術(shù)優(yōu)勢和商業(yè)價值C不過，專利介紹

不宜太長，否則會令人厭倦。如果客戶感興趣，在簽署保密協(xié)議后，

可以向其提供更詳細的資訊包括簡短的市場概述、技術(shù)領(lǐng)域、技術(shù)

背景、發(fā)明人背景、專利狀態(tài)、技術(shù)細節(jié)等信息。

(2)擬定交易形式

專利交易的形式存在多種形態(tài)，典型的如專利轉(zhuǎn)讓、專利許可和

專利入股，此外，還有交叉許可等情形。企業(yè)對于專利期待以什么方

式加以交易，最好有一個初步的考量，盡管隨著交易談判的進展，專

利交易的形式或許發(fā)生改變。

(3)拓展專利營銷渠道

找到自己的目標客戶群之后，就要利用各種可能的營銷渠道，讓

目標客戶接觸到專利交易的信息。常見的一些渠道包括：與潛在客戶

個別接觸、參加技術(shù)交易市場或展覽會、通過專利代理商尋找買家、

借助交易網(wǎng)站營銷、尋找專利侵權(quán)人談判或討論授權(quán)事宜等。

(4)保持商業(yè)秘密控制

盡管專利的說明書等申請文件已經(jīng)由國家知識產(chǎn)權(quán)局向社會公開

了，但伴隨著專利的營銷活動，仍然存在一些不可披露的商業(yè)秘密。

比如，專利實施過程中的一些技術(shù)參數(shù)、設備規(guī)格、適應環(huán)境等資訊,

可能并沒有披露在專利申請文件中。在專利營銷時只需要撰寫技術(shù)摘

要，無須詳細說明，特別是不要泄露其中的技術(shù)秘密。在營銷過程中,

客戶可能需要獲得更多的信息，如果涉及商業(yè)秘密，則應當要求客戶

在接觸之前先行簽署保密協(xié)議。

專利營銷是一個復雜的過程，充滿了情勢的變更，穿插著策略的

運用；不僅牽涉到許多細節(jié)的處理，更需要一定經(jīng)驗的累積，才能有

效地達成營銷的目的。企業(yè)營銷人員需要根據(jù)專利的特質(zhì)、市場的前

景、客戶的需要等因素，靈活制訂專利營銷的方案，增加交易成功的

幾率。

(二)知識產(chǎn)權(quán)營銷的策略運用

知識產(chǎn)權(quán)營銷的策略手段繁多，方法靈活，比如欲擒故縱策略：

故意放縱侵權(quán)行為，等待侵權(quán)人形成市場規(guī)模，或者嚴重依賴知識產(chǎn)

權(quán)之時，再伺機出擊，迫使簽署許可合同。下面主要從專利權(quán)的營銷

策略出發(fā)進行簡要介紹。

h權(quán)利組合策略

(1)專利與專利的組合

主要是指兩項以上專利相互搭配，共同利用或授權(quán)，以放大單個

專利的力量，獲得更大的整體收益。比如，企業(yè)內(nèi)部不同級別的專利,

在授權(quán)之時可以相互搭配組合。通常，具有互補作用或改進關(guān)系的兩

項專利，最適宜組合利用。

丹麥的利昂制藥公司在某些治療皮膚病的藥品上使用了這種專利

組合方法。該公司所生產(chǎn)的達力士軟膏，專利保護期還有3到4年，

然而這種藥是穩(wěn)步治療牛皮癬的推薦藥品，于是利昂制藥公司就研制

了第二種藥品一Daivobet,用于治療牛皮癖所引發(fā)的急性病癥。這兩

種藥在療法上互補，而后者的專利權(quán)還有17年。利昂制藥公司把這兩

種藥品搭配到一起推薦給醫(yī)生和病人，用于治療同一種疾病，這樣就

保證了在Daivobet的專利有效期內(nèi)銷售達力士藥膏同樣能獲得收益。

專利組合的目標是整合企業(yè)內(nèi)部的專利資源，提升專利的附加價

值。特別是個別專利因為受限于各種因素，不易單獨實施或授權(quán)，只

有與其他專利配合使用或組合授權(quán)，才能發(fā)揮最大的效用。

(2)專利與技術(shù)秘密搭配

專利申請將導致公開自己的技術(shù)內(nèi)容，盡管可以獲得強勢的法律

保護，但也更容易刺激競爭對手的模仿和侵權(quán)行為c尤其值得警惕的

是，如果專利申請公開后，最終沒有獲得專利授權(quán)，那么企業(yè)就兩手

空空地公開了自己的技術(shù)內(nèi)容，無異于贈送競爭對手一項技術(shù)成果。

因此，為了防止他人利用專利說明書公開的技術(shù)內(nèi)容進行仿冒，

企業(yè)可以僅對技術(shù)的基本輪廓申請專利保護（但需滿足專利的授權(quán)要

求），而將技術(shù)核心內(nèi)容或影響產(chǎn)品質(zhì)量的關(guān)鍵技術(shù)作為技術(shù)秘密保

留起來不予申請，或在撰寫說明書時巧妙隱藏。此即專利保護與技術(shù)

秘密相搭配的策略。

比如，專利說明書中只列出體現(xiàn)發(fā)明者目的的最基本的技術(shù)內(nèi)容,

而將影響技術(shù)效果的工藝、較佳或最佳條件、優(yōu)選配方等作為技術(shù)秘

密保留下來。這樣，即使他人按說明書進行仿制，但由于質(zhì)量和效果

達不到最佳，在市場上也難以真正形成對原有技術(shù)的競爭力。專利保

護與技術(shù)秘密相搭配，可以有效防止企業(yè)在主動參與或被動卷入專利

競賽時，過度暴露自己技術(shù)所帶來的一些負面影響C

企業(yè)在專利之外還保留有技術(shù)秘密，一方面可以更大程度地保障

企業(yè)在技術(shù)實施的壟斷利益，另一方面也可以更好地促進專利的授權(quán)。

比如，在專利授權(quán)的同時，可以把技術(shù)秘密作為優(yōu)惠條件進行附贈，

或者在專利授權(quán)之外，額外再收取一筆技術(shù)秘密的許可費。當然，技

術(shù)秘密也可以作為吸引他人購買專利授權(quán)的籌碼。

知識產(chǎn)權(quán)的組合搭配還包括專利與商標、專利與著作權(quán)等，這里

不再討論。但必須提醒的是，把知識產(chǎn)權(quán)搭配授權(quán)，需要滿足合規(guī)性,

謹防遭遇反壟斷審查或不正當競爭之訴。

2、孵化經(jīng)營策略

對于新生的專利，特別是具有開創(chuàng)意義的專利或?qū)＠M合，其技

術(shù)應用價值和商業(yè)開發(fā)價值尚未獲得市場檢驗，或者技術(shù)本身并不成

熟，商業(yè)開發(fā)的風險比較高，而市場前景又難以預測。因此，大多數(shù)

企業(yè)都不太愿意冒險去實施它。面對這種狀況，有的企業(yè)就著眼于長

期的技術(shù)轉(zhuǎn)移，并不急于把這些新生的或者不太成熟的專利推向市場,

而是針對這些專利進行包裝設計，進一步投資開發(fā)或升級，甚至以專

利為基礎，成立科技企業(yè)進行孵化，開始產(chǎn)業(yè)化的道路，等到專利商

業(yè)化成功之時，再對外授權(quán)專利，甚至連同企業(yè)一并出售，以提高專

利移轉(zhuǎn)的成功率。

被譽為知識產(chǎn)權(quán)專賣店的高通公司，在發(fā)展CDMA的最初階段，盡

管擁有為數(shù)不少的專利和標準，但誰都不愿意冒著巨大的風險來做

CD-MA,向高通公司交納知識產(chǎn)權(quán)許可費以制造CDMA設備。運營商感

興趣的不是高通公司提交給標準化組織的那幾張紙，而是他們什么時

候能夠用成熟的商用CDMA設備來鋪設網(wǎng)絡，而且這些設備最好是摩托

羅拉、愛立信、朗訊等通信巨頭生產(chǎn)制造的，這樣用著才讓人放心。

因此，作為一個技術(shù)公司，高通公司盡管當時首先想到的贏利模

式是收取知識產(chǎn)權(quán)許可費，但是，為了生存，這個原本想靠賣技術(shù)和

標注賺錢的公司成立了自己的手機部、基站部，自己生產(chǎn)制造起CDMA

的全套設備。

果然，后來隨著CDMA產(chǎn)品和市場的逐漸成熟，隨著高通公司向運

營商供貨，那些原來和高通公司糾纏在官司中的公司逐個選擇了與高

通公司庭外和解，簽訂了知識產(chǎn)權(quán)協(xié)議。到現(xiàn)在，全球已經(jīng)有100多

家公司簽訂了這樣的協(xié)議，使用高通公司的專利來生產(chǎn)制造設備。接

下來，高通公司放棄了制造業(yè)，專注于研發(fā)和知識產(chǎn)權(quán)授權(quán)，將手機

部賣給了日本京瓷，將基站部賣給了愛立信，成為了令人羨慕的知識

產(chǎn)權(quán)專賣店。

3、市場細分策略

市場細分策略實質(zhì)上是對專利使用的領(lǐng)域進行細分，然后在不同

的領(lǐng)域分開進行專利授權(quán)。比如，專利權(quán)人可能具有在一個領(lǐng)域中實

施該項專利的能力，例如診斷上的應用，但是沒有能力在另一個領(lǐng)域

實施該項專利，例如治療上的應用。專利權(quán)人可以自己繼續(xù)在診斷應

用領(lǐng)域中實施該項專利，還可以把該項專利授予一個商業(yè)伙伴在治療

領(lǐng)域中實施。通過將專利授權(quán)給另一個人在另一個領(lǐng)域中實施，專利

權(quán)人開辟了從另一個領(lǐng)域中獲得收入來源的途徑。

很多專利的應用范圍很廣泛，例如，一項專利的應用范圍可以分

為“人類應用”“植物應用”和“獸醫(yī)應用”，甚至在人類應用領(lǐng)域

中還可以進一步細分，例如：診斷、治療疫苗、預防接種疫苗等。如

果專利權(quán)人限制使用許可的特定領(lǐng)域，可以使專利權(quán)人獲得：

(1)保留在一些應用領(lǐng)域?qū)嵤＠臋?quán)利；

(2)將其保留的應用領(lǐng)域的使用許可再授予第三人。

例如，對于專利權(quán)人來說，可以：

?將人類應用領(lǐng)域的第一份獨占使用許可授予被許可人甲；

?將植物應用領(lǐng)域的第二份獨占使用許可授予被許可人乙；

?將獸醫(yī)應用領(lǐng)域的第三份獨占使用許可授予被許可人丙。

這樣，通過將不同領(lǐng)域的使用許可分別授予不同的被許可人，專

利權(quán)人可以從專利商業(yè)化中獲得最大的預期利益。而且，專利權(quán)人可

以借此選擇哪個被許可人適合哪個領(lǐng)域的專利實施，通過綜合考慮某

一被許可人獨特的專門技術(shù)、市場地位、現(xiàn)有產(chǎn)品范圍以及市場營銷

和分銷網(wǎng)絡，從而決定在最適合的領(lǐng)域授予其專利許可。

如此一來，專利權(quán)人還能保留在自己有能力領(lǐng)域中實施專利的權(quán)

利，例如在診斷應用領(lǐng)域；而在自己沒有資源、能力或市場網(wǎng)絡的實

施領(lǐng)域，例如除診斷應用以外的其他所有人類應用領(lǐng)域，授予他人開

文。

當然，從地域范圍的角度，專利還可以通過區(qū)分若干不同的地理

范圍，來發(fā)放獨占的專利許可。比如，同一專利在東北三省發(fā)放一個

獨自許可，在江浙滬發(fā)放一個獨占許可。不過，由于商品的流動性非

常強，很難通過專利許可來分割國內(nèi)市場，因此，這種在同一國內(nèi)市

場上區(qū)分地域授權(quán)的做法，難以被客戶所接受。不過，把不同的國家

分成不同的地域，分開進行專利許可在很多時候是可行的，而且

也容易被接受。但一些具有全球營銷網(wǎng)絡和市場眼光的企業(yè)，往往會

要求全球范圍或多個國家范圍的專利授權(quán)。

4、訴訟威脅策略

些專利權(quán)人發(fā)動專利侵權(quán)訴訟，目的就是為了發(fā)放專利許可。專

利授權(quán)的許可方式，簡單地講有“胡蘿卜型許可”和“大棒型許可”。

“胡蘿卜型許可”是通過技術(shù)市場或廣告銷售等途徑進行專利授權(quán)許

可。而“大棒型許可”是把專利授權(quán)給侵權(quán)的廠商，這種許可方式則

總是訴諸法律的、不友好的或帶有進攻性的。因為沒有人會愿意自愿

拿出支票問你想要收取多少專利費，所以提起侵權(quán)訴訟就成為兜售專

利許可的一種特別方式。@

因此，有的企業(yè)通過監(jiān)視侵權(quán)人，來發(fā)現(xiàn)授權(quán)機會。事實上，無

論侵權(quán)人是無意侵犯，還是有意侵權(quán)，都清楚地表明他需要這個專利。

既然如此，擁有專利的企業(yè)通過訴訟或訴訟威脅等手段，強迫侵權(quán)人

付費購買專利許可，當然更有成功的希望。目前，已經(jīng)有一些公司專

門通過訴訟或訴訟威脅來收取專利許可費，并以此作為公司的主要利

潤夾源。

需要注意的是，有的企業(yè)借助專利侵權(quán)訴訟的威脅，可能會迫使

一些未侵權(quán)的企業(yè)接受許可，以避免更大的麻煩。因為被指控的企業(yè)

懼怕無休止的訴訟程序，不負責任的新聞報道，或者為了避免高昂的

律師費和巨額賠償?shù)脑V訟風險，往往愿意和權(quán)利人達成和解，接受其

權(quán)利許可及一些苛刻條件。

2002年2月28日，思科公司的副總裁羅伯特?巴爾在美國聯(lián)邦貿(mào)

易委員會的一次會議上指出；“訴訟的高昂花費使他們（指知識產(chǎn)權(quán)

權(quán)利人一一筆者注）得益，因為他們可以提出少于訴訟花費的許可費,

寄希望于人們付錢，即使對方?jīng)]有侵權(quán)，但是由于懼怕昂貴的訴訟有

可能不得不妥協(xié)”但這種濫用專利的行為，很可能構(gòu)成不正當競爭或

觸犯反壟斷法。

5、專利聯(lián)營策略

專利聯(lián)營是基于產(chǎn)業(yè)利用的目的，將若干企業(yè)擁有的相關(guān)專利集

中起來進行組合，各企業(yè)內(nèi)部之間相互交叉許可，但統(tǒng)一對外發(fā)放許

可。

MPEG—2技術(shù)標準的專利聯(lián)營模式即其表現(xiàn)。MPEG—2標準的核心

技術(shù)來源于十多家高校和企業(yè)的專利技術(shù)，其中包括著名的飛利浦、

索尼、東芝、富士通、佳能等跨國公司，以及美國加州大學等Q為此,

MPEG-2建立了一個專利聯(lián)營性質(zhì)的專利組合，匯集各國394個“必要

的發(fā)明專利以這些專利技術(shù)為依托，構(gòu)建了MPEG—2標準的完備

技術(shù)體系，并通過一個專門的機構(gòu)MPEGLA來負責MPEG-2標準核心技

術(shù)的對外許可工作。

企業(yè)之間組建專利聯(lián)盟，從事專利聯(lián)營，通過若干專利技術(shù)的捆

綁，發(fā)放一攬子許可，可以放大單個專利或單個企業(yè)的影響，獲得更

多的授權(quán)機會，更廣的授權(quán)對象以及更強的談判地位，從而產(chǎn)生更大

的經(jīng)濟收益，甚至具有操縱市場和左右價格的力量C

目前，大公司之間基于共同壟斷市場，對外排擠其他競爭對手的

市場進入，或共同壓榨其他競爭對手的經(jīng)濟收益等原因，相互搭配專

利，從事專利聯(lián)營，建立技術(shù)標準的現(xiàn)象，已經(jīng)屢見不鮮，這一方面

值得我國企業(yè)借鑒學習，另一方面也要對此保持警惕。

6、引證分析策略

世界上每天有新的專利文獻出版，每件專利都引用了一些其他相

關(guān)專利或公開信息。與此相似，專利也被其他專利、圖書和期刊文獻

引用。以引證為基礎的專利研究叫做專利引證分析，它是按照科學論

文引證聯(lián)系的方式探尋專利間的聯(lián)系。專利引證分析的中心意思是；

當一件專利被引用（如10次、20次或更多次），那么，這項專利很可

能包含一種重要的技術(shù)發(fā)展趨勢，很多后來的專利是在其基礎上研究

出來的。

專利引證分析還可以為尋找授權(quán)對象服務。專利被引證的次數(shù)越

多，表明其基礎作用越強。如果他人的專利引證了你的專利，那么其

專利作為改進專利或外圍專利，在產(chǎn)業(yè)化實施時極可能依賴于你的專

利技術(shù)，并需要取得你的授權(quán)。事實上，他人可能正在侵權(quán)利用你的

專利，認真分析這些專利引證者的專利實施情況，或許有可能找出潛

在的授權(quán)對象。

三、知識產(chǎn)權(quán)保護管理

（一）知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)監(jiān)控

及時發(fā)現(xiàn)知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為，并及時有效的打擊，是企業(yè)知識產(chǎn)

權(quán)得以可持續(xù)發(fā)展的保障。那么，如何發(fā)現(xiàn)他人的知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為

呢？各個企業(yè)當然有不同的做法，這里只能提供一些基本的思路供參

考。

1、建立監(jiān)視侵權(quán)的隊伍

一些具有規(guī)模的企業(yè)都建立有專門負責打擊侵權(quán)的體制，甚至有

專業(yè)的打假隊伍。有的企業(yè)專門安排了負責打假的人員，有的企業(yè)則

訓練營銷人員參與打假，有的企業(yè)甚至聘請專門的中介機構(gòu)，如商業(yè)

調(diào)查公司或者律師事務所，提供專業(yè)的調(diào)查侵權(quán)的服務。

對于肩負打假重任的人員，無論是外聘的還是內(nèi)部的，都應當對

其進行適當?shù)拇蚣倥嘤?，比如了解知識產(chǎn)權(quán)的基本知識，如何初步判

斷侵權(quán)行為，如何固定侵權(quán)的證據(jù)。如果連知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)知識都不了

解的人，很難想象他會出色地完成任務。也許他會持續(xù)不斷地匯報上

來一堆并不需要的信息，或者做出了打草驚蛇的舉動，妨礙了公司策

略性的打假計劃。

2、掌握發(fā)現(xiàn)侵權(quán)的渠道

發(fā)現(xiàn)知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)的渠道有很多，企業(yè)可以透過各種渠道監(jiān)視和

收集侵權(quán)線索，比如通過展覽會、產(chǎn)品廣告、客戶調(diào)查、消費者投訴、

知識產(chǎn)權(quán)引證分析、知識產(chǎn)權(quán)授權(quán)公告監(jiān)控、競爭對手監(jiān)視、侵權(quán)舉

報獎勵等。多數(shù)情況下，企業(yè)主要是借助自己的營銷網(wǎng)絡來發(fā)現(xiàn)、識

別知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為。

有的發(fā)現(xiàn)侵權(quán)的渠道是比較主動的監(jiān)視行為，有的則是比較被動

的發(fā)現(xiàn)過程。從保護知識產(chǎn)權(quán)的角度，企業(yè)不能只是消極地發(fā)現(xiàn)侵權(quán),

等到市場上假貨已經(jīng)泛濫成災時，才驚醒過來，如果那時市場已經(jīng)被

假貨搞得烏煙瘴氣，喪失了基本的商品信譽，消費者可能會拒絕購買

這個品牌的商品，不管它是真貨還是假貨。此時此刻，你打擊侵權(quán)的

最佳時機可能已經(jīng)錯過了，因此，主動出擊，把侵權(quán)活動扼殺在搖籃

中，當然是最好的選擇。

3、選擇制止侵權(quán)的途徑

發(fā)現(xiàn)了知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為，如何去制止它？法律為權(quán)利人提供了

許多的選擇和路線。不過，每一種選擇都有其利弊得失，也各有其技

巧策略，企業(yè)需要謹慎地做出決定。以下是常見的制止侵權(quán)的途徑。

（1）自行制止侵權(quán)行為

作為一種可能的路線選擇，自行制止知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)只是一種私力

救濟的方式。發(fā)現(xiàn)侵權(quán)的企業(yè)可以讓律師或法務人員發(fā)函警告侵權(quán)人,

希望對方立即停止生產(chǎn)、銷售，并回收市場上的侵權(quán)產(chǎn)品，并威脅如

果不停止侵權(quán)，權(quán)利人將采取相應的法律行動。

如果為了避免陷入不必要的訴訟大戰(zhàn)中，或者為了消除不知情的

非惡意侵權(quán)（如經(jīng)銷商的善意銷售行為），企業(yè)采取向侵權(quán)人寄發(fā)簡

單的警告函的方式，可以將無心的善意侵權(quán)快速平息下去，以提高維

權(quán)效率、減少維權(quán)成本，縮小侵權(quán)所帶來的損失和負面影響。

但要注意的是，寄發(fā)警告函之前必須切實做好訴訟前的調(diào)查取證

工作，否則被告收到侵權(quán)警告后，可能立即有所防御，導致不易取證,

甚至轉(zhuǎn)移證據(jù)。侵權(quán)警告函的寫法可以根據(jù)不同情況而采取靈活的處

理，口氣可以強硬，也可以緩和。以專利警告函為例，一般應寫明以

下內(nèi)容

?專利權(quán)人的專利號，專利的主要權(quán)項內(nèi)容；

?對方產(chǎn)品或方法侵害了該專利權(quán)，希望對方中止或禁止某種侵

權(quán)行為；

?希望對方在何時就此作出答復；

?如果對方不作答復，專利權(quán)人可能采取的措施。

（2）請求行政機關(guān)的查處

依據(jù)專利法、商標法、著作權(quán)法等知識產(chǎn)權(quán)法，企業(yè)發(fā)現(xiàn)有知識

產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為時，可以向相關(guān)知識產(chǎn)權(quán)行政機關(guān)投訴，請求行政機關(guān)

查處知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)行為。比如，發(fā)現(xiàn)專利侵權(quán)行為，可以請求當?shù)貙?/p>

利主管部門（地方知識產(chǎn)權(quán)局）查處侵權(quán)行為。

（3）采取海關(guān)保護的措施

很多侵犯知識產(chǎn)權(quán)的產(chǎn)品都會通過海關(guān)進出，如果侵權(quán)商品出口,

則會影響權(quán)利人的海外市場；如果侵權(quán)商品進口，則會影響權(quán)利人的

國內(nèi)市場。但很多企業(yè)往往忽視了采取海關(guān)保護知識產(chǎn)權(quán)的措施，失

去了在海關(guān)控制侵權(quán)商品進出口的機會。知識產(chǎn)權(quán)海關(guān)保護的模式有

兩種：

一是依申請保護。指知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人發(fā)現(xiàn)侵權(quán)嫌疑貨物即將進出

口后向海關(guān)提出申請，海關(guān)根據(jù)權(quán)利人的申請扣留侵權(quán)嫌疑貨物。依

申請保護模式又被稱為“被動保護”模式，因為在這一模式下，海關(guān)

不會主動采取制止侵權(quán)嫌疑貨物進出口的措施。

二是依職權(quán)保護。指海關(guān)在對進出口貨物的監(jiān)管過程中，若發(fā)現(xiàn)

進出口貨物涉嫌侵犯已在海關(guān)總署備案的知識產(chǎn)權(quán)的，將主動采取扣

留和調(diào)查處理措施。由于在依職權(quán)保護模式下，海關(guān)有權(quán)主動采取制

止侵權(quán)貨物進出口的措施，因此這一模式又被稱作“主動保護”模式。

應當注意的是，依職權(quán)保護模式僅適用于權(quán)利人事先將其知識產(chǎn)權(quán)向

海關(guān)總署備案的情形。

(4)啟動訴訟的司法程序

訴訟是處理知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)最為激烈的方式，也是對侵權(quán)人最有震

懾力的手段。由知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)而引發(fā)的訴訟主要有兩種：一種是民事

訴訟，由權(quán)利人提起；一種是刑事訴訟，由公安機關(guān)立案偵查，并由

檢察機關(guān)提起公訴。

(二)知識產(chǎn)權(quán)訴訟攻擊

1、明確提起侵權(quán)訴訟的目標

在發(fā)動知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟之前，企業(yè)應當明確自己提起訴訟的目

的為何？比如，是為了增加市場份額，還是爭取許可使用費？并需要

評估自己的這些目標能否通過知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟得以達成。下面我們

簡單介紹一些常見的知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟目的

(1)獲得侵權(quán)賠償。有的企業(yè)發(fā)動知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟，其基本目

的是獲得可觀的侵權(quán)賠償。

(2)驅(qū)逐不正當競爭。有的企業(yè)發(fā)動知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟，并不在

意能否拿到賠償，關(guān)鍵是要借機打擊競爭對手，消除無序的仿冒競爭。

(3)爭奪市場份額。有的企業(yè)發(fā)動知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟，是為了將

競爭對手擠出市場，獨占天下。

(4)發(fā)放知識產(chǎn)權(quán)許可。有的企業(yè)進行知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟或以訴

訟相威脅，只是迫使對方屈服，接受知識產(chǎn)權(quán)許可C

(5)消耗被告資源。知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟會給被告造成或大或小的

干擾，并消耗其時間成本、經(jīng)濟資源。尤其是海外知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟,

動輒上百萬美金的律師費，讓一些中小企業(yè)膽戰(zhàn)心驚，疲意不堪，在

經(jīng)濟上難以招架。

(6)損害被告形象。知識產(chǎn)權(quán)糾紛現(xiàn)已成為媒體報道的重點，被

告可能因此深受其害，不僅有損長期樹立的商業(yè)形象，而且可能動搖

客戶的信心。

(7)借機廣告宣傳。發(fā)動知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟的企業(yè)，有時經(jīng)過巧

妙運作，能夠從媒體的報道中獲益良多，至少借機作了廣告宣傳。

(8)實現(xiàn)商業(yè)合作。有的企業(yè)利用知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)指控，逼迫被告

與其開展合作，并接受其不公平的條件。

(9)震懾侵權(quán)人。侵權(quán)訴訟是一個強烈的信號，可以給已有的或

潛在的侵權(quán)人施加壓力，有效減少自己的維權(quán)成本C

知識產(chǎn)權(quán)訴訟的商業(yè)目的非常復雜，除了上述一些商業(yè)目的外，

知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人還可能根據(jù)具體的個別化的商業(yè)考慮，發(fā)動知識產(chǎn)權(quán)

侵權(quán)訴訟。作為原告，企業(yè)應當考慮金錢和時間的預算，應當對訴訟

的成本與收益進行理性分析，不要盲目行動。企業(yè)必須自問：訴訟目

標到底是什么？訴訟策略是否與其目標一致？采取這些訴訟手段必須

支付哪些額外的成本？它可以產(chǎn)生什么樣的利益？

2、確定侵權(quán)訴訟的被告

從侵權(quán)人的角度，大致有制造者、銷售者、使用者、進口者等類

型，同時存在這些侵權(quán)人時，企業(yè)作為權(quán)利人應該向誰主張權(quán)利？是

全線出擊還是各個擊破？

如果權(quán)利人并不想拉長戰(zhàn)線，分散力量，可以針對這些侵權(quán)人，

估算其侵權(quán)行為對權(quán)利人利益損害的程度，從而排出知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴

訟的優(yōu)先順序，伺機而動，逐個出擊。比如，在多個侵權(quán)人之間，選

擇最有賠償能力的被告，或者最需要打擊的競爭對手，或者著名的跨

國公司，作為自己優(yōu)先考慮的訴訟對象。

不過，需要提醒的是，選擇大公司打官司固然比較容易獲得賠償,

也容易聲名鵲起，但這些大公司在專利訴訟中的反擊能力，往往也非

常強大，也有實力和財力來進行訴訟對抗。因此，有時候選擇一些弱

小的被告，反而容易旗開得勝，并可確立打擊知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)的勝訴先

例，以影響后續(xù)的侵權(quán)訴訟案件。

3、收集侵權(quán)證據(jù)

在發(fā)現(xiàn)侵權(quán)活動時，收集固定證據(jù)的方式有很多。通常，在知識

產(chǎn)權(quán)訴訟中，證據(jù)的收集主要有以下渠道：

(1)自己努力收集證據(jù)

訴訟中的絕大多數(shù)證據(jù)是由當事人(或其律師)自己收集的。比

如購買侵權(quán)產(chǎn)品，并索取正式的發(fā)票。有些企業(yè)除了聘請律師協(xié)助處

理侵權(quán)事宜外，還會聘請一些專業(yè)的調(diào)查公司去收集證據(jù)。

(2)證據(jù)保全公證

目前，通過公證機關(guān)對侵權(quán)行為采取證據(jù)保全措施，在訴訟中被

運用得越來越普遍。因為公證證據(jù)的證明力和有效性高于未公證的證

據(jù)，除非有相反證據(jù)，法院一般都會認定公證證據(jù)的有效性。

(3)利用行政查處搜集證據(jù)

通過行政機關(guān)的行政查處，可以獲得權(quán)利人不便獲得的證據(jù)，比

如一些合同、賬簿、侵權(quán)數(shù)量等材料。另外，行政機關(guān)做出的侵權(quán)處

理決定，本身就是證明侵權(quán)行為的可靠證據(jù)。

(4)申請海關(guān)調(diào)查取證

權(quán)利人可請求海關(guān)實施知識產(chǎn)權(quán)保護。權(quán)利人如發(fā)現(xiàn)侵權(quán)嫌疑貨

物即將進出口的，可以向貨物進出境地海關(guān)提出扣留侵權(quán)嫌疑貨物的

申請，借助海關(guān)對被扣留的侵權(quán)嫌疑貨物是否侵犯知識產(chǎn)權(quán)所進行的

調(diào)查及認定來保留相關(guān)證據(jù)。

(5)請求法院保全或調(diào)取證據(jù)

根據(jù)我國《民事訴訟法》，如果企業(yè)向法院起訴后，認為證據(jù)可

能滅失或者以后難以取得，可以向法院申請保全證據(jù)。另外，當事人

及其代理人因客觀原因不能自行取得的證據(jù)，或者人民法院認為審理

案件需要的證據(jù)，人民法院應當調(diào)查收集。申請法院調(diào)取的證據(jù)通常

分為三類：第一，保全被控侵權(quán)產(chǎn)品：第二，調(diào)查被控侵權(quán)單位的財

務賬冊，以便確定賠償額：第三，調(diào)取被控侵權(quán)人存在侵權(quán)的證據(jù)。

我國《專利法》《商標法》《著作權(quán)法》《關(guān)于訴前停止侵犯專

利權(quán)行為適用法律問題的若干規(guī)定》《關(guān)于訴前停止侵犯注冊商標專

用權(quán)行為和保全證據(jù)適用法律問題的解釋》及《關(guān)于審理著作權(quán)民事

糾紛案件適用法律若干問題的解釋》等法律和司法解釋，規(guī)定了在專

利權(quán)、商標權(quán)、著作權(quán)侵權(quán)案件中，均可以申請訴前證據(jù)保全。

4、確定訴訟的管轄法院

按照法律的規(guī)定，權(quán)利人提起訴訟，既可以選擇被告住所地人民

法院，也可以選擇侵權(quán)行為地人民法院，而侵權(quán)行為地又包括侵權(quán)行

為實施地和侵權(quán)結(jié)果發(fā)生地。不要以為在哪里打官司效果都一樣，選

擇一個有利的訴訟地點，也是訴訟成功的一個重要因素。一個有利的

訴訟地點，主要表現(xiàn)在以下幾個方面：

(1)地點便利的考慮。如果企業(yè)把遠在千里之外的被告拉到本地

或自己方便的地方訴訟，不僅出庭方便，文書傳遞方便，而且可以節(jié)

省很多外地訴訟的差旅費用支出。

(2)法院因素的考慮。法院的傾向、審判水平、辦事效率及其法

官的素質(zhì)對訴訟的發(fā)展和結(jié)果都很重要。有的律師會通過研究以往的

案例，找出不同法院對待某類案件的態(tài)度，從而選擇有利于自己的法

院進行訴訟。

(3)地方保護的考慮。特別是被告在當?shù)厥羌{稅大戶時，在那里

訴訟就更容易受到地方保護主義的阻力。

選擇一個有利的訴訟的地點以及管轄法院，已經(jīng)成為權(quán)利人的一

種訴訟策略。在實踐中，由于被告住所地是固定不變的，因此選擇不

同的侵權(quán)行為地，成為改變管轄地的一個很好的策略。很多企業(yè)在律

師的幫助下，通過對侵權(quán)行為的調(diào)查和取證，都愿意選擇向非被告住

所地的侵權(quán)行為地法院，特別是向原告所在地法院起訴，以減少案件

受到的外界干擾。

當然，訴訟地點的選擇并不隨心所欲，必須合乎法律的規(guī)定。以

專利侵權(quán)訴訟為例，根據(jù)最高人民法院《關(guān)于審理專利糾紛案件適用

法律問題的若干規(guī)定》（法釋[2001]21號），訴訟地點的選擇應當符

合以下規(guī)則：①從地域管轄的角度，針對專利侵權(quán)行為，應當?shù)角謾?quán)

行為地或者被告住所地的人民法院起訴。②從級別管轄的角度，專利

侵權(quán)糾紛的第一審案件，應當?shù)礁魇?、自治區(qū)、直轄市人民政府所在

地的中級人民法院和最高人民法院指定的中級人民法院起訴。

5、確定訴訟的事由

很多時候，原告多個知識產(chǎn)權(quán)受到侵犯，這時就需要考慮采用哪

一個或哪一些知識產(chǎn)權(quán)來發(fā)起訴訟攻擊了。把所有被侵權(quán)的知識產(chǎn)權(quán)

都拿去訴訟，雖然可以保證更多的勝訴機會，但因為涉及知識產(chǎn)權(quán)較

多，也會拖延整個訴訟的處理時間。如果企業(yè)不是為了獲得更多的賠

償，而是為了盡快把侵權(quán)人趕出市場，就不必如此大動干戈，只需在

能夠一舉消滅對方侵權(quán)產(chǎn)品的前提下，拿出最可靠的知識產(chǎn)權(quán)，在盡

可能短的時間內(nèi)，攻擊對方最明確的侵權(quán)行為，即可達到事半功倍的

效昊。

有時，在同一對象上存在多種知識產(chǎn)權(quán)保護，此時也需要考慮以

何種知識產(chǎn)權(quán)提起訴訟最為合適。比如一件商標除了商標權(quán)外，還可

以享受到多種知識產(chǎn)權(quán)的保護。如果商標是一件獨創(chuàng)的作品，可以得

到著作權(quán)的保護；商標是未注冊的知名商標，可以主張知名商標的特

有名稱保護；商標使用引起不正當競爭的，還可以告對方不正當競爭。

選擇或采取不同的訴訟理由，作為一種訴訟策略有時還可以打破

案件的僵局。比如，在一個商標案件中，原告起訴被告的商標使用侵

犯了自己的商標權(quán)，但是在訴訟中發(fā)現(xiàn)被告已經(jīng)先行進行了商標注冊,

根據(jù)商標注冊的申請在先原則，此時原告明顯處于不利的狀態(tài)。然而

仔細分析，被告注冊的這個商標是一個圖形商標，而這個圖形商標的

版權(quán)恰恰是屬于原告的。如果原告主張被告侵犯版權(quán)，可能比起訴侵

犯商標權(quán)，更具有威懾性和勝訴希望，并可能因此奪回自己的商標，

此即以侵犯版權(quán)之訴“圍燹救趙”，支援商標侵權(quán)之訴。

6、把握訴訟的時機

時機的選擇，在不同的案件中是不一樣的，但基本的原則是不可

倉促行事。有的權(quán)利人往往一發(fā)現(xiàn)有侵權(quán)行為出現(xiàn)，便立即提起侵權(quán)

訴訟，而在訴訟中又常常因為證據(jù)不足，或自己的知識產(chǎn)權(quán)存在瑕疵,

或?qū)Ψ礁静磺謾?quán)，給自己造成被動，以至釀成更大損失。因此，起

訴一定要慎重，要選擇好時機。

在許多情況下，侵權(quán)產(chǎn)品的出現(xiàn)可能并不會影響到知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利

人的經(jīng)濟效益，此時，權(quán)利人不必急于提起訴訟，而應當把訴訟前的

準備工作盡量做充分。當然，要防止起訴時超過3年訴訟時效。

如果權(quán)利人有勝訴的把握，又擔心侵權(quán)人會因提起訴訟而轉(zhuǎn)產(chǎn)、

改行、毀滅證據(jù)、藏匿財產(chǎn)，可以在起訴前或起訴時，向法院提出采

取保全措施的申請，以有利于案件審結(jié)后判決的執(zhí)行。

當然，在選擇訴訟時機的問題上，還有很多策略性的考慮。比如,

出于更大收益的考慮，有的企業(yè)發(fā)現(xiàn)侵權(quán)人后，并不急于起訴而是放

水養(yǎng)魚，靜觀其成。等到這些侵權(quán)企業(yè)發(fā)展到較大規(guī)模后，才發(fā)起訴

訟，收網(wǎng)捕魚，不僅給侵權(quán)企業(yè)以沉重打擊，而且也能獲得更多賠償。

此外，有的企業(yè)等到被告企業(yè)準備上市之前，才發(fā)動知識產(chǎn)權(quán)侵

權(quán)訴訟，干擾其融資計劃；有的企業(yè)挑選在影響較大的展覽會開幕前,

向被告企業(yè)發(fā)起知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟，干擾被告的客戶與其下單簽約。

凡此種種，不勝枚舉。

（三）知識產(chǎn)權(quán)訴訟防御

1、檢查程序上能否提H異議

（1）能否提出主體資格異議

在知識產(chǎn)權(quán)訴訟中，友侵權(quán)行為有起訴權(quán)的僅限于特定的權(quán)利人。

有權(quán)提起知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟的主體包括兩類，一類是知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人,

另一類是知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)糾紛中的利害關(guān)系人。利害關(guān)系人的范圍，主

要包括知識產(chǎn)權(quán)許可合同的被許可人、合法繼承人等?！蹲罡呷嗣穹?/p>

院關(guān)于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》(法釋

[2002]32號)第4條規(guī)定，此處的利害關(guān)系人，包括注冊商標使用許

可合同的被許可人、注冊商標財產(chǎn)權(quán)利的合法繼承人等。在發(fā)生注冊

商標專用權(quán)被侵害時，獨占使用許可合同的被許可人可以向人民法院

提起訴訟；排他使用許可合同的被許可人可以和商標注冊人共同起訴,

也可以在商標注冊人不起訴的情況下，自行提起訴訟；普通使用許可

合同的被許可人經(jīng)商標注冊人明確授權(quán)，可以提起訴訟。

在知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟中，作為被告一方，如果發(fā)現(xiàn)原告的主體資

格并不適格，應當提出主體資格異議，比如商標普通使用許可合同的

被許可人未得到商標注冊人的明確授權(quán)，可以提出異議，從而在程序

上消滅對方的起訴權(quán)。當然，被告也可以提出充分的證據(jù)，證明自己

不是適格的被告，從而脫離訴訟的糾纏。

(2)能否提出管轄權(quán)異議

知識產(chǎn)權(quán)糾紛不是任何法院都可以受理。知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)案件的級

別管轄都比較嚴格，專利糾紛第一審案件，由各省、自治區(qū)、直轄市

人民政府所在地的中級人民法院和最高人民法院指定的中級人民法院

管轄。商標、著作權(quán)等民事糾紛第一審案件，一般由中級以上人民法

院管轄，但各高級人民法院可以根據(jù)本轄區(qū)的實際情況確定若干基層

人民法院管轄。比如上海浦東新區(qū)、徐匯區(qū)、普陀區(qū)和楊浦區(qū)人民法

院就有權(quán)受理除專利侵權(quán)以外的商標侵權(quán)、著作權(quán)侵權(quán)等知識產(chǎn)權(quán)侵

權(quán)一審案件。被告應當審查原告起訴的法院是否滿足知識產(chǎn)權(quán)案件級

別管轄的規(guī)定。

此外，被告更要關(guān)注原告起訴的法院在地域管轄上是否有權(quán)受理

此案。比如，根據(jù)《關(guān)于審理商標案件有關(guān)管轄和法律適用范圍問題

的解釋》第6條的規(guī)定，因侵犯注冊商標專用權(quán)行為提起的民事訴訟,

由商標侵權(quán)行為的實施地、侵權(quán)商品的儲藏地或者查封扣押地、被告

住所地人民法院管轄。根據(jù)《關(guān)于審理著作權(quán)民事糾紛案件適用法律

若干問題的解釋》第4條的規(guī)定，因侵犯著作權(quán)行為提起的民事訴訟,

由著作權(quán)侵權(quán)行為的實施地、侵權(quán)復制品儲藏地或者查封扣押地、被

告住所地人民法院管轄。被告要根據(jù)這些法律規(guī)定，審查受理知識產(chǎn)

權(quán)侵權(quán)的法院是不是適格的法院。比如，在商標侵權(quán)訴訟中，可以審

查該法院所在地是不是商標侵權(quán)行為的實施地、商標侵權(quán)商品的儲藏

地或者查封扣押地、商標侵權(quán)被告住所地的人民法院。

如果受理原告起訴的人民法院不屬于有權(quán)管轄此案的法院，被告

應當及時在答辯中提出管轄異議。提出管轄異議，一方面可以避免對

方利用管轄法院，進行地方保護主義；另一方面改變管轄法院，有可

能會減少自己的訴訟成本，并提高對方訴訟成本；此外，有些被告在

訴訟過程中提出管轄異議，是為了拖延訴訟時間，以做好充分的應訴

準備或者另有其他打算。

(3)能否提出證據(jù)異議

在某種程度上講，打官司就是打證據(jù)。證據(jù)是指能夠證明民事案

件真實情況的各種事實，也是法院認定有爭議的案件事實的根據(jù)。作

為證據(jù)應當滿足“三性”的要求；合法性、相關(guān)性和真實性。合法性,

指證據(jù)必須符合法律規(guī)定的條件，不為法律所禁止，才能夠作為訴訟

證據(jù)。比如，證據(jù)的收集要合法，不能以非法的手段收集證據(jù)等；而

相關(guān)性，是指證據(jù)對特定的案件事實有證明作用和價值；真實性則是

指證據(jù)必須要符合案件的事實情況，不是偽造的。

證據(jù)對于一場訴訟的成敗，起著十分關(guān)鍵的作用。如果能夠否定

原告的證據(jù)，不但可能降低知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)的程度，或者降低侵權(quán)賠償

的數(shù)額，而且甚至可能贏得不侵權(quán)的勝利。被告在知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟

中，要仔細分析研究原告所提供的證據(jù)，檢視其是否具有合法性、真

實性和相關(guān)性，并積極開展于己有利的證據(jù)搜集工作，做到知己知彼,

心中有數(shù)，以便進行有的放矢的質(zhì)證。

此外，還可以審查原告的主張是否已過訴訟時效°如果超過訴訟

時效的抗辯理由成立，對方的侵權(quán)指控將會被法院駁回，被告企業(yè)因

此可以免除承擔侵權(quán)賠償?shù)呢熑巍?/p>

2、尋找知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)抗辯的理由

發(fā)生知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)糾紛后，被告的企業(yè)要善于綜合運用法律上的

各種侵權(quán)抗辯事由。有的時候，一些侵權(quán)抗辯事由的運用，對于糾紛

的解決具有四兩撥千斤的作用。侵權(quán)抗辯的事由很多，比如，商標侵

權(quán)的抗辯事由包括商標已經(jīng)失效的抗辯（如注冊商標沒有續(xù)展、已被

撤銷等）、不構(gòu)成商標侵權(quán)的抗辯（如主張商標不近似、商品不類似、

不會產(chǎn)生混淆等）、在先使用的抗辯、正當使用（合理使用）的抗辯

等；著作權(quán)侵權(quán)的抗辯事由包括獨立創(chuàng)作、權(quán)利用盡、合理使用、法

定許可等抗辯。下面著重介紹常見的專利侵權(quán)抗辯事由。

——專利權(quán)已經(jīng)失效的抗辯。如果原告的專利權(quán)已經(jīng)超過專利保

護期而終止、已經(jīng)因未按規(guī)定繳納年費被終止、已經(jīng)被書面聲明放棄、

已經(jīng)被專利復審委員會宣告無效的，那么原告的專利權(quán)已經(jīng)失效，不

再具有法律效力。

——未落入保護范圍的抗辯。如果運用全面覆蓋原則比較原告專

利（發(fā)明與實用新型）與被告涉嫌侵權(quán)物，發(fā)現(xiàn)涉嫌侵權(quán)物（產(chǎn)品或

方法）缺少原告的專利權(quán)利要求中記載的技術(shù)特征，或者涉嫌侵權(quán)物

的技術(shù)特征與原告專利的技術(shù)特征相比，有一項或者一項以上的技術(shù)

特在存在本質(zhì)區(qū)別（排除等同原則的適用）；或者通過對比分析，發(fā)

現(xiàn)被告侵權(quán)產(chǎn)品的外觀與原告外觀設計專利（以表示在專利申請文件

中的圖片或者照片中的該產(chǎn)品的外觀設計為準）不相同或也不近似那

么枝據(jù)專利法的規(guī)定，被告的產(chǎn)品未落入原告的專利保護范圍，可以

據(jù)此主張不侵權(quán)。

——禁止反悔原則的抗辯。作為被告的企業(yè)，可以通過國家知識

產(chǎn)權(quán)局了解專利權(quán)人原始的專利申請檔案，包括申請過程中審查員的

審查意見通知書、專利申請人的陳述意見書、專利申請人對專利申請

所作修改前的文本及修改的原因等，這樣才有可能判斷專利權(quán)人是否

違背了禁止反悔原則。

——現(xiàn)有技術(shù)或設計的抗辯。《專利法》第62條明確規(guī)定，在專

利侵權(quán)糾紛中，被控侵權(quán)人有證據(jù)證明其實施的技術(shù)或者設計屬于現(xiàn)

有技術(shù)或者現(xiàn)有設計的，不構(gòu)成侵犯專利權(quán)。所謂現(xiàn)有技術(shù)或設計是

指專利申請日以前在國內(nèi)外為公眾所知的技術(shù)或設計。

——專利權(quán)用盡的抗辯。所謂專利權(quán)用盡，是指享有專利保護的

產(chǎn)品，由專利權(quán)人或其授權(quán)的人（合稱權(quán)利人）首次銷售或通過其他

方式轉(zhuǎn)移給他人以后，權(quán)利人即無權(quán)干涉該產(chǎn)品的使用和流通。換言

之，權(quán)利人已經(jīng)用盡了相關(guān)專利權(quán)，不能再度行使c《專利法》第63

條第1款明確規(guī)定，“專利權(quán)人制造、進口或者經(jīng)專利權(quán)人許可而制

造、進口的專利產(chǎn)品或者依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品售出后，使用、

許諾銷售或者銷售該產(chǎn)品的“，不視為侵犯專利權(quán)c

——在先使用權(quán)的抗辯。我國《專利法》第63條第1款明確規(guī)定

了在先使用權(quán)的存在：“在專利申請日前已經(jīng)制造相同產(chǎn)品、使用相

同方法或者已經(jīng)作好制造、使用的必要準備，并且僅在原有范圍內(nèi)繼

續(xù)制造、使用的“，不視為侵犯專利權(quán)。對依據(jù)在先使用權(quán)產(chǎn)生的產(chǎn)

品的銷售行為，也不視為侵犯專利權(quán)。

——臨時過境的抗辯。我國《專利法》第63條第1款明確規(guī)定，

“臨時通過中國領(lǐng)陸、領(lǐng)水、領(lǐng)空的外國運輸工具，依照其所屬國同

中國簽訂的協(xié)議或者共同參加的國際條約，或者依照互惠原則，為運

輸工具自身需要而在其裝置和設備中使用有關(guān)專利的”，不視為侵犯

專利權(quán)。

——科研和實驗使用的抗辯。我國《專利法》第63條第1款明確

規(guī)定，”專為科學研究和實驗而使用有關(guān)專利的“，不視為侵犯專利

權(quán)。由于此種情形并非為了生產(chǎn)經(jīng)營，不僅無損于專利權(quán)人的利益還

可以借此促進科學技術(shù)的發(fā)展和進步，因此專利法并不加以限制。

——藥品和醫(yī)療器械審批的抗辯°根據(jù)《專利法》第69條第5項

明確規(guī)定，”為提供行政審批所需要的信息，制造、使用、進口專利

藥品或者專利醫(yī)療器械的，以及專門為其制造、進口專利藥品或者專

利醫(yī)療器械的”，不視為侵犯專利權(quán)。該規(guī)定主要是為專利期滿后的

藥品和醫(yī)療器械的仿制者提供專利侵權(quán)的豁免，使其可以在藥品和醫(yī)

療器械的專利期滿前，通過制造、使用、進口該專利藥品或者專利醫(yī)

療器械，提供行政審批所需要的信息，完成上市前的審批手續(xù)，使仿

制的藥品和醫(yī)療器械可以在其專利期滿后迅速上市C

——無知侵權(quán)的抗辯。所謂無知侵權(quán)，是指當事人沒有合理的理

由，知道其行為侵犯了他人的專利權(quán)。我國《專利法》第63條第2款

規(guī)定：“為生產(chǎn)經(jīng)營目的使用或者銷售不知道是未經(jīng)專利權(quán)人許可而

制造并售出的專利產(chǎn)品或者依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品，能證明其

產(chǎn)品合法來源的，不承擔賠償責任。”可見，在專利法上，無知侵權(quán)

只是不承擔賠償責任，對于停止侵權(quán)等民事責任，仍然需要承擔。

3、反擊對方的侵權(quán)指控

當企業(yè)被別人告上法庭時，在傳統(tǒng)上都會給外界產(chǎn)生負面的聯(lián)想,

因為一般人都對被告有著一種先入為主的負面印象c因此，很多企業(yè)

總是不太愿意一直坐在被告的位置上，它們需要反攻，發(fā)起針對原告

(或指控人)的挑戰(zhàn)，反擊對方的知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)指控，其目的除了扭

轉(zhuǎn)被動的局面外，有時是為了打壓對方咄咄逼人的氣勢，甚至迫使其

坐到談判桌前，促成雙方的和解談判。

(1)請求無效知識產(chǎn)權(quán)

在專利、商標等知識產(chǎn)權(quán)的授權(quán)程序中，由于審查人員的工作經(jīng)

驗、認識水平不同，對有關(guān)法規(guī)理解、掌握不同，加之在文檔檢索上

有時不可避免地會出現(xiàn)漏檢，同時，在專利授權(quán)、商標注冊的判斷基

準上又存在著客觀上的不確定性，因此，一些不符合法律規(guī)定的發(fā)明

創(chuàng)造、商業(yè)標志也能夠獲得專利權(quán)和商標權(quán)。特別是我國專利法對實

用新型和外觀設計的專利申請實行形式審查制，因此，有大量的不符

合專利法規(guī)定的實用新型和外觀設計專利申請也獲得了專利權(quán)。既然

如此，在知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟中，作為被告的企業(yè)，認為原告的知識產(chǎn)

權(quán)不符合法律規(guī)定的授權(quán)條件，可以通過法定程序請求宣告專利權(quán)或

注冊商標無效。

(2)請求確認不侵犯知識產(chǎn)權(quán)

在最高人民法院頒布的《民事案件案由規(guī)定》(法發(fā)[2008]11號)

中，確認不侵犯專利權(quán)糾紛、確認不侵犯注冊商標專用權(quán)糾紛、確認

不侵犯著作權(quán)糾紛已經(jīng)作為獨立的民事案由列入其中。在現(xiàn)實世界里,

有些權(quán)利人四處散發(fā)知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)的警告函，威懾競爭對手及其客戶,

但并不打算與之走上法庭，或者通過其他途徑，辯明知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)的

是非，協(xié)商解決爭議的辦法°如此一來，受到侵權(quán)警告但又無辜的企

業(yè)卻背上了侵權(quán)的黑鍋，并且無處爭辯是非，陷入被動的境地，不僅

商業(yè)信譽嚴重受損，而且大量客戶因擔心侵權(quán)問題紛紛流失。為了變

被動為主動，受到侵權(quán)警告的企業(yè)提起訴訟，請求確認，不侵犯知識

產(chǎn)權(quán)訴訟，便成為脫離侵權(quán)這個泥潭的重要法寶。

通常，在滿足下列條件的情形下，企業(yè)針對權(quán)利人提出確認不侵

犯知識產(chǎn)權(quán)之訴，比較容易被法院所接受：①企業(yè)已經(jīng)受到權(quán)利人實

際的侵權(quán)威脅。比如，權(quán)利人已經(jīng)向企業(yè)發(fā)出了明確的侵權(quán)警告，已

經(jīng)向企業(yè)的客戶或者合作伙伴等發(fā)出知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)警告，已經(jīng)針對企

業(yè)的產(chǎn)品開展了侵權(quán)舉報或行政查處，等等。否則，如果企業(yè)沒有受

到實際的知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)威脅，則確認不侵犯知識產(chǎn)權(quán)之訴沒有成立的

基礎。②權(quán)利人在合理的期限內(nèi)，一直遲延向法院起訴。③受到知識

產(chǎn)權(quán)侵權(quán)威脅的企業(yè)，因此而受到經(jīng)濟損失或信譽損害。

(3)起訴原告侵犯知識產(chǎn)權(quán)

對于擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的被告而言，如果發(fā)現(xiàn)指控自己侵犯知識

產(chǎn)權(quán)的原告，其產(chǎn)品也有侵害自己專利權(quán)、商標權(quán)、著作權(quán)等知識產(chǎn)

權(quán)的問題時，可以迅速向原告提出知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)指控，通過知識產(chǎn)權(quán)

反擊對方，達到互相制衡的目標。不過，盡管起訴原告侵犯自己的知

識產(chǎn)權(quán)也具有相當強大的威懾力，對改善侵權(quán)的負面形象助益甚巨，

但是，向原告發(fā)起知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)訴訟時，不能盲目知沖動，應當有根

有據(jù)，否則，不僅達不到預定的目的，反倒浪費自己的時間和金錢。

(4)提出不正當競爭之訴

有的企業(yè)發(fā)動知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)指控乃至訴訟，可能是無中生有，或

別有深意，根本目的不在于贏得訴訟，而在于打壓競爭對手，比如把

已經(jīng)無效的專利拿來指控競爭對手，或者毫無根據(jù)地散播被告侵權(quán)成

立的信息，借此打擊被告。此時，被告可以向原告提起不正當競

爭之訴，以消除自己因被控侵權(quán)帶來的不良形象，挽回自己的商業(yè)信

譽。

(5)起訴對方構(gòu)成壟斷行為

我國《反壟斷法》第55條特別提到：“經(jīng)營者濫用知識產(chǎn)權(quán)，排

除、限制競爭的行為，適用本法。”事實上，反壘斷法的許多條款都

可以適用于知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域。比如，《反壘斷法》第13條規(guī)定：“禁止

具有競爭關(guān)系的經(jīng)營者達成下列壟斷協(xié)議：限制購買新技術(shù)、新設備

或者限制開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品”，該條可以禁止專利權(quán)人限制被許可

人購買新技術(shù)、新設備或者限制開發(fā)新技術(shù)、新產(chǎn)品，諸如此類，茲

不詳述。

因此，企業(yè)如果認為知識產(chǎn)權(quán)權(quán)利人利用侵權(quán)指控或侵權(quán)訴訟強

迫、威脅自己簽訂或接受不公平的協(xié)議、條件，或者從事其他限制競

爭的活動，構(gòu)成壟斷行為的，可以援引《反壟斷法》等法律的規(guī)定，

向?qū)Ψ教崞饓艛嘀V。

(6)提出不利于對方的其他訴訟或請求

考慮到反擊對方知識產(chǎn)權(quán)