淺談馳名商標(biāo)之淡化與反淡化

1、淺談馳名商標(biāo)之淡化與反淡化 一、馳名商標(biāo)概述 馳名商標(biāo)是指經(jīng)過長(zhǎng)期使用，在市場(chǎng)上享有較高聲譽(yù)，為相關(guān)公眾所熟知，并經(jīng)一定程序認(rèn)定的商標(biāo)。自巴黎公約首次引入馳名商標(biāo)的概念后，對(duì)馳名商標(biāo)進(jìn)行特殊法律保護(hù)已成為世界立法趨勢(shì)。 巴黎公約規(guī)定：凡系被成員國認(rèn)定為馳名商標(biāo)的標(biāo)識(shí)，一是禁止他人搶先注冊(cè)，二是禁止他人使用與之相同或近似的標(biāo)識(shí)。trips更進(jìn)一步規(guī)定：1，將巴黎公約的特殊保護(hù)延及馳名的服務(wù)商標(biāo)；2，把保護(hù)范圍擴(kuò)大到禁止在不類似的商品或服務(wù)上使用與馳名商標(biāo)相同或近似的標(biāo)識(shí)；3，對(duì)如何認(rèn)定馳名商標(biāo)作了原則性的簡(jiǎn)單規(guī)定。 就各國的立法實(shí)踐而言，對(duì)馳名商標(biāo)的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)不盡相同，通常是根據(jù)具體的商標(biāo)的宣傳范

2、圍，相關(guān)領(lǐng)域公眾知曉程度，標(biāo)識(shí)商品促銷范圍和國家經(jīng)濟(jì)利益等因素綜合認(rèn)定。從國際條約保護(hù)馳名商標(biāo)的初衷來看，馳名商標(biāo)的認(rèn)定與馳名商標(biāo)的保護(hù)是緊密聯(lián)系在一起的。 二、馳名商標(biāo)的保護(hù)模式 對(duì)商標(biāo)的保護(hù)主要有相對(duì)保護(hù)主義和絕對(duì)保護(hù)主義兩種模式。 前者是指禁止他人將與馳名商標(biāo)相同或近似的商標(biāo)在與商標(biāo)所有權(quán)人相同或近似的行業(yè)中注冊(cè)或使用，至于在非類似商品上使用相同或近似的商標(biāo)則是被允許的，巴黎公約采取的即是相對(duì)保護(hù)主義。 后者則是指禁止他人在任何行業(yè)，包括在與馳名商標(biāo)商品不同或不相類似的行業(yè)中進(jìn)行注冊(cè)和使用與馳名商標(biāo)相同或近似的商標(biāo)，trips協(xié)議采取的即是擴(kuò)張式的絕對(duì)保護(hù)主義。 在簡(jiǎn)單經(jīng)濟(jì)形式下，由于特

3、定商標(biāo)所指向的商品較為單一，因此商標(biāo)與特定商品之間的聯(lián)系較為緊密。隨著社會(huì)的發(fā)展，一個(gè)有價(jià)值的馳名商標(biāo)已被越來越多地運(yùn)用到不同種類的商品上，而這些商品之間在類別屬性上可能完全不同，從而發(fā)生了商標(biāo)與商品類別聯(lián)系的相對(duì)弱化和商標(biāo)與商品生產(chǎn)者的相對(duì)分離。如不對(duì)馳名商標(biāo)進(jìn)行跨類別保護(hù)而任由他人注冊(cè)，即使商品差異明顯，公眾仍會(huì)在新商品與信譽(yù)卓著的馳名商標(biāo)權(quán)人之間建立聯(lián)系，認(rèn)為該商品可能是馳名商標(biāo)權(quán)人的新商品，或者該商品與馳名商標(biāo)權(quán)人之間存在某種法律上、組織上或業(yè)務(wù)上的關(guān)聯(lián)，從而引起消費(fèi)者的誤購。在商品飛速發(fā)展的今天，相對(duì)保護(hù)主義已不能完善保護(hù)公眾和馳名商標(biāo)所有權(quán)人的利益。 有鑒于此，為了切實(shí)防止馳名商標(biāo)

4、的聲譽(yù)、識(shí)別性和顯著性特征及廣告價(jià)值受到不當(dāng)利用的損害，許多國家對(duì)馳名商標(biāo)實(shí)行了絕對(duì)保護(hù)主義，即禁止在任何商品上使用與馳名商標(biāo)相同或近似的商標(biāo)。 trips協(xié)議第16條第3款規(guī)定：巴黎公約1967年文本，原則上適用于與馳名商標(biāo)所標(biāo)識(shí)的商品或服務(wù)不類似的商品或服務(wù)，只要在不類似的商品或服務(wù)上使用該商標(biāo)即會(huì)暗示該商品或服務(wù)與馳名商標(biāo)上存在某種聯(lián)系，使馳名商標(biāo)所有人的利益可能因此受損。 三、馳名商標(biāo)的淡化 對(duì)商標(biāo)權(quán)的保護(hù)，主要有兩大理論：一為混淆理論，一為淡化理論。 傳統(tǒng)的商標(biāo)保護(hù)主要針對(duì)商標(biāo)的區(qū)別功能設(shè)計(jì)的，其理論依據(jù)為混淆理論。概言之，為確保商標(biāo)所具有的可辨識(shí)、確認(rèn)和區(qū)別于不同商品或服務(wù)的顯著性

5、特征，避免混淆、欺騙和訛誤，法律賦予在先使用人或注冊(cè)人一種獨(dú)占權(quán)，即禁止任何人未經(jīng)權(quán)利人許可而使用可能在消費(fèi)者中造成混淆的相同或相似的商標(biāo)。可見，在傳統(tǒng)商標(biāo)保護(hù)觀念中，制止“混淆的可能”是商標(biāo)保護(hù)的核心問題。 隨著社會(huì)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展和商業(yè)化程度的不斷提高，馳名商標(biāo)所蘊(yùn)涵的巨大商業(yè)價(jià)值日益為人們所矚目。與普通商標(biāo)相比，馳名商標(biāo)所承載的意義和內(nèi)涵已超出了一般的商標(biāo)權(quán)能，而更進(jìn)一步象征著產(chǎn)品質(zhì)量和企業(yè)信用，蘊(yùn)涵了一種更具價(jià)值的商業(yè)資產(chǎn)商譽(yù)。馳名商標(biāo)權(quán)利人利用其卓越的商譽(yù)引導(dǎo)著購買力，而不單是利用商標(biāo)去區(qū)分不同的產(chǎn)品和生產(chǎn)者。 當(dāng)商標(biāo)的作用超出了避免混淆這一功能時(shí)，那么，顯然混淆這個(gè)因素并不能覆蓋一切，而

6、其他一些因素就變得同等重要或更重要了。于是，在混淆理論的基礎(chǔ)上，進(jìn)而發(fā)展出淡化理論。 商標(biāo)淡化（dilution），也稱商標(biāo)稀釋，是商標(biāo)侵權(quán)理論之一。“淡化”一詞，依據(jù)美國聯(lián)邦商標(biāo)反淡化法，是指“不管馳名商標(biāo)權(quán)利人與他人之間是否存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系，或者存在混淆、誤解或欺騙的可能性，減少、削弱馳名商標(biāo)對(duì)其商品或服務(wù)的識(shí)別性和顯著性能力的行為”。在我國，有學(xué)者認(rèn)為，“淡化是指沖淡或者逐漸減弱消費(fèi)者或者公眾將商標(biāo)與特定的商業(yè)來源之間聯(lián)系起來的能力。”并認(rèn)為商標(biāo)淡化的主要理論依據(jù)是，許多市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)者都有利用他人著名商標(biāo)的欲望，知名度搞的商標(biāo)應(yīng)當(dāng)受到防止他人利用其獨(dú)有識(shí)別性的特別保護(hù)。 1927年，富蘭克斯凱特

7、在哈佛法學(xué)評(píng)論上撰文首次提出商標(biāo)淡化理論。他認(rèn)為，商標(biāo)權(quán)人不僅應(yīng)當(dāng)禁止他人將他的商標(biāo)使用于相互競(jìng)爭(zhēng)的商品上，而且應(yīng)當(dāng)禁止使用在非競(jìng)爭(zhēng)的商品上。他指出：商標(biāo)的真正作用，不是區(qū)別商品經(jīng)營(yíng)者，而是在滿意程度方面區(qū)別不同的商品，從而促進(jìn)消費(fèi)者的不斷購買。從商標(biāo)的基本功能出發(fā)，在商標(biāo)被使用在非競(jìng)爭(zhēng)商品時(shí)，其在滿意程度方面對(duì)不同商品的區(qū)別作用就會(huì)受到削弱和淡化。商標(biāo)越是顯著或獨(dú)特，給公眾的印象就越深，就是應(yīng)當(dāng)限制他人在非競(jìng)爭(zhēng)商品或服務(wù)上使用。 此后，美國律師協(xié)會(huì)知識(shí)產(chǎn)權(quán)分會(huì)主席湯姆斯e史密斯對(duì)斯凱特的理論作了進(jìn)一步的闡述和發(fā)展。他說：“如果法院容許或者放任勞斯萊斯餐館、勞斯萊斯自助餐廳、勞斯萊斯褲子、勞斯

8、萊斯糖果存在的話，那么不出十年，勞斯萊斯商標(biāo)的所有人將不再擁有這個(gè)世界馳名商標(biāo)?！?按照斯凱特的理論，馳名商標(biāo)淡化效應(yīng)的產(chǎn)生是因?yàn)榉菣?quán)利人借助馳名商標(biāo)在公眾心目中的良好形象，將馳名商標(biāo)用在非競(jìng)爭(zhēng)商品上，從而逐漸削弱或降低了該馳名商標(biāo)的身價(jià)，即該馳名商標(biāo)所具有的信譽(yù)。商標(biāo)標(biāo)記越是具有顯著特點(diǎn)或者唯一性，它在公眾心目中的印象就越深，就越是需要加倍保護(hù)，以防止該馳名商標(biāo)與其特定商品之間的聯(lián)系被削弱或消失。 在實(shí)踐中，商標(biāo)淡化有著多種多樣的操作方式，比如： 1將他人的馳名商標(biāo)仍作為商標(biāo)使用，只是使用在不相同、不相似的商品或服務(wù)上。例如，將家用電器“西門子”商標(biāo)作為自己生產(chǎn)的家具的商標(biāo)。 2.將他人的馳

9、名商標(biāo)作為自己企業(yè)名稱的組成部分。例如將“海爾”商標(biāo)用作自己餐館的名稱。 3.將他人的馳名商標(biāo)作為域名使用。例如將手表商標(biāo)“omega”搶注為自己的域名（）。 4.將他人的馳名商標(biāo)作為商品的裝潢使用。 5.將他人的馳名商標(biāo)作為商品或服務(wù)的通用名稱使用。例如將“柯達(dá)”解釋為“膠卷，是照相用的一種感光材料”，或“膠卷，又名柯達(dá)，”這種解釋行為也是對(duì)商標(biāo)的淡化。如果“柯達(dá)”商標(biāo)所有人置之不理，經(jīng)過一段時(shí)間后，人們就會(huì)柯達(dá)就是膠卷，膠卷就是柯達(dá)。這樣，柯達(dá)就成了膠卷類商品的通用名稱，它作為商標(biāo)所具有的顯著性、識(shí)別性就不復(fù)存在了。公眾所熟知的吉普(jeep)、阿司匹林(aspirin)、氟利昂(freo

10、n)等本來都是國外的注冊(cè)商品，由于使用和管理不當(dāng)以及保護(hù)不周，演變成了同類產(chǎn)品的通用名稱，從而失去了商標(biāo)的標(biāo)識(shí)功能。 美國聯(lián)邦商標(biāo)反淡化法實(shí)施以前，聯(lián)邦第二上訴法院通過1994年至1996年的案例，認(rèn)定了商標(biāo)淡化包括下列侵權(quán)行為：(1)模糊，即指由于他人在非類似的商品上未經(jīng)授權(quán)的使用，使某一商標(biāo)的商品銷售力和商標(biāo)價(jià)值減少或削弱；(2)失色，即由于侵權(quán)者相關(guān)的質(zhì)量，或不利的、丑化的行為描述某一商標(biāo)，可能對(duì)他人商品引起的負(fù)效應(yīng)影響的情形；(3)貶低，即以不當(dāng)改變，或貶損的方式來描述某商標(biāo)的情形。 我國多數(shù)學(xué)者認(rèn)為，馳名商標(biāo)的淡化主要有兩種表現(xiàn)形式：沖淡和污損。所謂沖淡是無權(quán)使用人將相同或相似的商標(biāo)

11、用在與馳名商標(biāo)不同類的商品上，從而使該商標(biāo)與其商品間的特定聯(lián)系弱化的行為；所謂污損，是指無權(quán)使用人將相同或相似的商標(biāo)用于對(duì)該馳名商標(biāo)的良好信譽(yù)會(huì)產(chǎn)生貶低、玷污作用的不同類商品上的行為。 也有學(xué)者認(rèn)為淡化指的是在三個(gè)方面對(duì)馳名商標(biāo)的損害。一是以一定方式丑化有關(guān)馳名商標(biāo)；二是以一定方式暗化有關(guān)馳名商標(biāo)；三是以間接的曲解方式使消費(fèi)者將商標(biāo)誤解為有關(guān)商品普通名稱。 綜合而言，可以將淡化的形式概括如下： 1、弱化 弱化是一種典型的淡化形式，也稱暗化，是指將他人具有一定知名度的商標(biāo)使用在不相同、不相似的商品或服務(wù)上，從而削弱了該商標(biāo)與它原來所標(biāo)識(shí)的商品或服務(wù)之間的聯(lián)系，削弱了該商標(biāo)的顯著性和識(shí)別性，進(jìn)而對(duì)

12、該商標(biāo)所承載的商譽(yù)造成損失的行為。弱化對(duì)商標(biāo)的識(shí)別性、顯著性的損害是嚴(yán)重的，它可以稀釋商標(biāo)的識(shí)別性、顯著性，甚至使之完全消失，進(jìn)而給該商標(biāo)所承載的商譽(yù)，帶來毀滅性打擊。 弱化首先是對(duì)識(shí)別性的削弱和降低。任何人未經(jīng)許可，將他人具有一定知名度的商標(biāo)使用在不相同、不相似的商品或服務(wù)上，都會(huì)降低其識(shí)別性。但消費(fèi)者被提及該商標(biāo)時(shí)，可能首先想到的就不再是原來的商品或服務(wù)，或者不僅是原來的商品或服務(wù)，甚至消費(fèi)者根本就不再想到商品或服務(wù)，而是商標(biāo)淡化行為人的商品或服務(wù)。無疑，這對(duì)商標(biāo)的識(shí)別性來說，是一個(gè)沉重的打擊。 弱化也是對(duì)商標(biāo)顯著性的削弱和降低。商標(biāo)的顯著性是商標(biāo)區(qū)別于其他商業(yè)標(biāo)記的特性。具有一定知名度的

13、商標(biāo)，它本身應(yīng)該是具有很強(qiáng)的顯著性，能夠非常明顯和迅速地將它自身與其他標(biāo)志區(qū)分開來。但是，商標(biāo)淡化行為相同或相似商標(biāo)使用在不同的商品或服務(wù)上，使被該商標(biāo)與其他商業(yè)標(biāo)記的區(qū)別力大大降低，從而損害了其顯著性。 當(dāng)然，不管弱化的使商標(biāo)的顯著性還是識(shí)別性，最終影響的都是該商標(biāo)所承載的商譽(yù)。因?yàn)樯虡?biāo)是商譽(yù)的載體，任何對(duì)商標(biāo)大損害，最終都表現(xiàn)為對(duì)該商標(biāo)所承載的商譽(yù)的損害。 2、玷污 即指將他人具有一定知名度的商標(biāo)使用在對(duì)該商標(biāo)的良好信譽(yù)會(huì)產(chǎn)生貶低、污損作用的商品或服務(wù)上的行為。玷污他人商標(biāo)，是對(duì)他人商標(biāo)的歪曲、損毀性使用，不僅降低了該商標(biāo)的價(jià)值，甚至還對(duì)這種價(jià)值進(jìn)行了污損。由于玷污也是一種損害商標(biāo)商譽(yù)的行

14、為，所以玷污包含在淡化行為內(nèi)，也是比較公認(rèn)的看法。而且，在商標(biāo)淡化領(lǐng)域，玷污行為比弱化行為的危害性更大，后果也更為嚴(yán)重。 3、退化 退化是指由于商標(biāo)使用不當(dāng)，商標(biāo)演變?yōu)樯唐返耐ㄓ妹Q而失去識(shí)別功能。退化無疑是商標(biāo)淡化中最嚴(yán)重的一種。退化一旦發(fā)生，商標(biāo)將徹底喪失識(shí)別性，不再具有區(qū)別功能，成為了商品的通用名稱。 四、反淡化保護(hù) 基于對(duì)馳名商標(biāo)淡化的不斷認(rèn)識(shí)，且伴隨著馳名商標(biāo)淡化的嚴(yán)重，各國都逐步展開立法為馳名商標(biāo)提供反淡化保護(hù)。具體有以下模式： 1、制定專門的反淡化法保護(hù)馳名商標(biāo) 美國是采取這一保護(hù)模式的典型代表。 1995年，為了防止淡化降低“公眾心目中代表唯一、獨(dú)特的商標(biāo)形象”，以保護(hù)“商標(biāo)的

15、廣告價(jià)值”，美國國會(huì)通過了全美統(tǒng)一的聯(lián)邦商標(biāo)反淡化法，從而為馳名商標(biāo)的所有人提供全國性的統(tǒng)一有效的反淡化保護(hù)。 美國反淡化法在商標(biāo)保護(hù)中增加了一個(gè)新的訴訟依據(jù)，這不同于傳統(tǒng)的商標(biāo)侵權(quán)的訴訟依據(jù)。商標(biāo)侵權(quán)的判定標(biāo)準(zhǔn)是混淆、欺騙和誤導(dǎo)的可能性，而商標(biāo)淡化的判定標(biāo)準(zhǔn)是，未經(jīng)授權(quán)而對(duì)他人馳名商標(biāo)的使用減低了公眾對(duì)該商標(biāo)指示商品和服務(wù)的唯一性和特別性的感受。很明顯，美國的反淡化法是依據(jù)“商業(yè)信譽(yù)損害”的可能性和馳名商標(biāo)顯著性的淡化的可能性提供法律救濟(jì)的。而且，由于反淡化法的適用不要求具有競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系或混淆可能的存在，這更有利于商標(biāo)權(quán)人行使訴權(quán)。 2、通過反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法保護(hù) 有些國家適用反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法來保護(hù)馳

16、名商標(biāo)免于被淡化。如希臘反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法第1條規(guī)定：“禁止使用馳名商標(biāo)于不同商品上以利用馳名商標(biāo)信譽(yù)沖淡其顯著性”。有的國家盡管在反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法中沒有明確規(guī)定禁止商標(biāo)淡化行為，但有關(guān)商標(biāo)淡化訴訟中，適用不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)訴訟。 3、通過商標(biāo)保護(hù)或歸入馳名商標(biāo)保護(hù)范圍之內(nèi) 大陸法系國家多數(shù)采用這種方式。1991年法國知識(shí)產(chǎn)權(quán)法典第七卷商標(biāo)法部分第l.713-5條中即規(guī)定：在不類似的商品或服務(wù)上使用馳名商標(biāo)給商標(biāo)所有人造成損失或者構(gòu)成對(duì)該商標(biāo)不當(dāng)使用的，侵害人應(yīng)當(dāng)承擔(dān)民事責(zé)任。 德國1995年商標(biāo)和其他標(biāo)志保護(hù)法第14條中也規(guī)定：未經(jīng)商標(biāo)權(quán)利人同意應(yīng)禁止第三方在商業(yè)活動(dòng)中，在與受保護(hù)的商標(biāo)所使用的不相近似的

17、商品或服務(wù)上，使用與該商標(biāo)相同或近似的任何標(biāo)志。 4、在司法判例中適用反淡化保護(hù) 有些國家在立法上沒有明確規(guī)定馳名商標(biāo)的反淡化內(nèi)容，但是在司法實(shí)踐中，他們一般是適用民法上的侵權(quán)賠償之債來保護(hù)馳名商標(biāo)所有人的利益的，即通過司法判例來適用反淡化保護(hù)。 我國對(duì)馳名商標(biāo)保護(hù)的法律中沒有“淡化”的提法，但就相關(guān)法律規(guī)定的實(shí)質(zhì)來說，屬于反淡化保護(hù)。2001年商標(biāo)法修訂后增加了對(duì)馳名商標(biāo)保護(hù)的規(guī)定，尤其重要的是對(duì)已注冊(cè)的馳名商標(biāo)進(jìn)行跨類別的保護(hù)。第13條規(guī)定：“就不相同或者補(bǔ)相類似商品申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)是復(fù)制、摹仿、翻譯他人已經(jīng)在中國注冊(cè)的馳名商標(biāo)，誤導(dǎo)公眾，制式該馳名商標(biāo)注冊(cè)人的利益可能受到損害的，不予注冊(cè)并

18、不能使用?！?但需要指出的是，這一規(guī)定并不意味著我國法律已經(jīng)為馳名商標(biāo)提供了有效的反淡化保護(hù)。商標(biāo)法只禁止將與馳名商標(biāo)相同或相似的商標(biāo)使用在不相同或不相似的商品上的行為，然而對(duì)馳名商標(biāo)的淡化有多種形式，如將馳名商標(biāo)用作企業(yè)名稱、域名，這些行為同樣毀減損馳名商標(biāo)的標(biāo)識(shí)能力，使馳名商標(biāo)注冊(cè)人的利益受到損害，目前法律對(duì)此則沒有進(jìn)行規(guī)范。 需要指出的是，認(rèn)定商標(biāo)淡化行為應(yīng)當(dāng)注意把握以下幾點(diǎn)： 1、淡化行為是專門針對(duì)已注冊(cè)的馳名商標(biāo)的。 淡化行為人的一個(gè)主要目的就是搭便車，利用馳名商標(biāo)的信譽(yù)推銷自己的產(chǎn)品，而普通商標(biāo)并不具備這一利用價(jià)值。認(rèn)定淡化行為以馳名商標(biāo)為限，既能有效地保護(hù)商標(biāo)權(quán)人的權(quán)利，也沒有過

19、分地限制他人選用標(biāo)識(shí)的自由，是正確解決權(quán)利沖突的平衡點(diǎn)。商標(biāo)法將馳名商標(biāo)區(qū)分為已注冊(cè)與未注冊(cè)，而給予不同的保護(hù)。反淡化保護(hù)只是針對(duì)已經(jīng)注冊(cè)的馳名商標(biāo)的，而對(duì)于未在中國注冊(cè)的馳名商標(biāo)只禁止在相同或者類似商品上注冊(cè)和使用。這體現(xiàn)了商標(biāo)法重在保護(hù)注冊(cè)商標(biāo)的原則。 2、淡化是在不同類商品上使用與馳名商標(biāo)相同或近似的標(biāo)識(shí)。 如果是在相同或近似的商品上使用與馳名商標(biāo)相同或近似的標(biāo)識(shí)則應(yīng)按照一般的商標(biāo)侵權(quán)處理。同時(shí)還需要對(duì)淡化人使用的標(biāo)記是否與馳名商標(biāo)相似進(jìn)行判斷。 3、并不是所有在非同類產(chǎn)品上使用與馳名商標(biāo)相同或近似標(biāo)識(shí)的情況都屬于淡化。 當(dāng)一項(xiàng)商標(biāo)還未成為馳名商標(biāo)之前，也許存在一些與其相同或相似的商標(biāo)使用在其它類別的商品上。而在該商標(biāo)馳名之后，原來已存在的那些商標(biāo)并不構(gòu)成淡化。 4、認(rèn)定淡化行為時(shí)并不需要考慮行為人的主觀心理狀態(tài)。 不論其出于善意或惡意，是故意還是過失，都不影響淡化的成立。但是行為人的主觀心理狀態(tài)會(huì)影響其承擔(dān)責(zé)任的方式和范圍。一般說來，行為人如果故意實(shí)施淡化行為則承