專利權信托相關法律問題研究

1、專利權信托相關法律問題研究 自從我國專利法實施以來，專利轉(zhuǎn)化率低一直是困擾專利權人的一大難題。其主要原因有三：一是專利質(zhì)量差。我國的專利近幾年雖然數(shù)量大幅上升，但發(fā)明專利不多，而在發(fā)明專利中，又多是某個方面的創(chuàng)新專利，或是外圍專利，一旦轉(zhuǎn)化這類成果，要么有很多困難難以克服，要么容易侵犯到別人的核心專利。二是傳統(tǒng)的專利轉(zhuǎn)化模式單一。傳統(tǒng)的專利轉(zhuǎn)化模式主要有兩種：一種是專利權許可使用或轉(zhuǎn)讓，另一種是專利權出資入股。這兩種模式都存在著一定的局限性。三是信息不對稱和交易成本高。專利權許可使用或轉(zhuǎn)讓的前提是必須在市場中找到愿意接受該專利的受讓方，且許多專利權人缺少足夠的資金來維持專利權以及缺乏必要的財產(chǎn)

2、管理經(jīng)驗而知道將專利權作價出資。因此，導致許多專利被放棄或束之高閣。在國外，專利的申請者和實施者主要是企業(yè)，因此，專利成果和企業(yè)的生產(chǎn)密切相關，實施轉(zhuǎn)化的渠道暢通。而我國從總體上看，產(chǎn)業(yè)部門與研究部門的溝通仍存在較大的問題，科研立項仍以高校、研究所等研究機構為主，導致專利成果遠離市場，不能直接轉(zhuǎn)化為生產(chǎn)力。信托作為一種以資產(chǎn)為核心，以信用為基礎，以權利主體與利益主體相分離為特點的現(xiàn)代財產(chǎn)管理制度，是一種財產(chǎn)轉(zhuǎn)移及管理的巧妙設計，具有風險隔離、權益重置的功能以及高度靈活的運作空間，可以創(chuàng)造出多種多樣的管理方式和信托產(chǎn)品。在目前的法律框架下，僅有信托制度是唯一可以連接和溝通資本市場、貨幣市場和產(chǎn)業(yè)

3、市場的制度。專利權人無疑可以借助信托制度將專利權轉(zhuǎn)移給受托人(通常是信托公司)，由其實施經(jīng)營管理，將知識資本、貨幣資本和產(chǎn)業(yè)資本結合起來，實現(xiàn)專利的商品化、產(chǎn)業(yè)化和市場化，而專利權人自己則可以坐享收益。專利權的“可信托性”信托財產(chǎn)是受托人因承諾信托而取得的，并為受益人的利益而管理或處分的財產(chǎn)，它是信托法律關系的核心。根據(jù)我國信托法第2條對信托的定義以及第7條第2款的規(guī)定，信托財產(chǎn)包括財產(chǎn)權。專利權作為財產(chǎn)權的一種，具有成為信托財產(chǎn)的可能性，但由于專利權自身的特殊性，究竟哪些專利權適合作為信托財產(chǎn)，或者說作為信托財產(chǎn)的專利權需要具備什么條件，則須進一步分析。1、具有可靠的經(jīng)濟價值信托財產(chǎn)首先是一

4、種財產(chǎn)權，即能用金錢衡量其價值的權利。一種無法確定價值的財產(chǎn)權是無法作為信托財產(chǎn)的。因此，專利權要想成為信托財產(chǎn)首先須能對其價值進行評估。在英美等西方發(fā)達國家的實踐中，專利權的價值可以由專利侵權訴訟中賠償金的數(shù)量、專利轉(zhuǎn)讓的市場價格和作為借債的擔保等方式來確定。理論上也提出了一些較有效的專利評估方法，如成本法、市場價值法、經(jīng)濟評估法等。不論采取哪種方法，專利權的價值是可以具體確定的。但在實踐中，“專利”自身的狀況不僅對其價值的評估產(chǎn)生影響，更是信托公司是否受托要考慮的重要因素。具體來說，有以下幾個方面：(1)有關“專利”是待批準的“專利申請”還是已批準的專利？“專利申請案”中的權利，也是一種知

5、識產(chǎn)權，也可以轉(zhuǎn)讓或許可，因此也存在評估其價值的問題。但申請案有批準和駁回兩種可能，因此，價值是完全不同的。受托人必須弄清該權利是“專利申請案”中的權利，還是已獲批準的專利權。(2)有關專利屬于哪一類專利？由于我國專利法規(guī)定了三種專利，其中的外觀設計專利和實用新型專利是不需要經(jīng)過實質(zhì)審查的，其很可能在日后因不符合授予專利權的實質(zhì)條件，而被宣告無效，從而導致專利權視為自始不存在。專利權信托的效力自然會受到一定影響。而發(fā)明專利經(jīng)過了實質(zhì)審查，在日后被宣告無效的可能性相比前者要小得多。因此，受托人應該根據(jù)專利的不同類型來判定其是否適合作為信托財產(chǎn)。(3)專利權距離保護期屆滿的時日。由于專利保護期不能

6、續(xù)展，一旦期限屆滿，則該專利技術即進入公有領域，不再受專利法保護。更重要的是專利轉(zhuǎn)化需要一定的時間。如果專利保護期只剩下兩三年，則在這有限的時間內(nèi)，受托人一般很難實現(xiàn)專利轉(zhuǎn)化，即使轉(zhuǎn)化，其收益大于開發(fā)成本、申請成本、年費成本等成本總和的可能性也較小，這樣就容易損害委托人的利益，無法達到信托的目的。因此，受托人應根據(jù)專利的不同類型以及距離期限屆滿的時日來判定該專利權是否適合作為信托財產(chǎn)。(4)專利技術或產(chǎn)品被更先進的技術或產(chǎn)品取代的可能性。如果發(fā)現(xiàn)兩三年后將有更加先進的產(chǎn)品面世，則即使目前的專利尚有10年以上的保護期，該期限也只剩下法律上的意義，因其已失去了市場開發(fā)的價值。因此，受托人在注意專利

7、權保護期的同時，更要仔細研究其實際的市場應用價值。2、限于積極財產(chǎn)所謂“限于積極財產(chǎn)”是指不得以作為債務或存在瑕疵的財產(chǎn)來設立信托。一般來說，財產(chǎn)瑕疵包括自然瑕疵和法律瑕疵。法律瑕疵是指當事人對財產(chǎn)的取得、占有或移轉(zhuǎn)欠缺權利方面的依據(jù)。專利權作為一種特殊的權利，其取得、占有的狀況對于受托人來說，也是需要考慮的因素，具體包括以下幾點：(1)專利產(chǎn)權關系是否明確？專利權既可由一人單獨所有，也可由兩人以上共同所有。在前一情況下，專利權人可以依法自由行使權利，例如同信托公司簽訂專利權信托合同，將其專利權設立信托。而在后一情況下，為了照顧全體共有人的利益，專利權的享有和行使會受到一些限制。此情形又要分兩

8、種情況考慮：(a)如果是共同共有，則全體共有人中的任何一個人處分該專利權都必須取得其他人的同意，否則構成無權處分行為。若某人出于自益的目的未經(jīng)其他人同意擅自將某專利權設立信托，則很可能導致該信托無效。(b)如果是按份共有，則專利權共有人將自己所持份額轉(zhuǎn)讓時，應先征得其他共有人的同意，其他共有人在同等條件下有優(yōu)先受讓的權利。專利權信托實際上也是一種權利移轉(zhuǎn)，受托人會因此取得法律上的所有權，故其行為同樣要得到其他人的同意，否則會出現(xiàn)與第一種情況類似的法律后果。(2)專利權上是否設立了法律負擔？如果某專利權在設立信托之前已經(jīng)作為某債權的標的物或者設立了質(zhì)押，則該專利權不適宜作為信托財產(chǎn)。我國信托法第

9、17條規(guī)定，設立信托前債權人已對該信托財產(chǎn)享有優(yōu)先受償?shù)臋嗬?，并依法行使該權利的，對信托財產(chǎn)可以強制執(zhí)行。在此情形下，作為信托財產(chǎn)的專利權則不存在，專利權信托也自然無法成立。(3)專利權是否正牽涉在其他專利糾紛中？這實際上是一個兜底的要求。如果某專利權正被牽涉到侵權訴訟或無效訴訟，則該專利權很可能被控侵權或者宣告無效而視為自始不存在。因此，這樣的專利權也不適合作為信托財產(chǎn)。3、須合法存在關于合法性，根據(jù)信托法第14條的規(guī)定，不能以法律、行政法規(guī)禁止流通的財產(chǎn)，法律、行政法規(guī)限制流通且依法未經(jīng)有關主管部門批準的財產(chǎn)(因為經(jīng)過有關主管部門批準的財產(chǎn)可以作為信托財產(chǎn))，以及其他信托法規(guī)定的不得設立信

10、托的財產(chǎn)來設立信托。因此，如果某專利是國家禁止市場化或者對其轉(zhuǎn)化會損害社會公共利益的，則不能作為信托財產(chǎn)。所謂存在，是指該專利權必須真實，而不是虛假的。綜上所述，受托人在選擇適合的專利權作為信托財產(chǎn)時應綜合考慮該專利權是否合法存在、產(chǎn)權關系是否明確、有無質(zhì)押、是否牽涉其他糾紛、是否具有一定期限的專利有效期等等，而且，一般來說，發(fā)明專利比外觀設計專利和實用新型專利，已批準的專利比正在申請中的專利具有更可靠的經(jīng)濟價值、更穩(wěn)定的權利狀態(tài)。專利權信托的效力1、專利權信托的成立和生效“專利權信托”是以專利權作為信托財產(chǎn)的信托，因此信托成立和生效的要件完全適用于專利權信托，但有兩點仍需要注意：一方面，須具

11、備開展專利信托業(yè)務的資格；另一方面，須辦理信托登記。根據(jù)我國信托法第10條規(guī)定：“設立信托，對于信托財產(chǎn)，有關法律、行政法規(guī)規(guī)定應當辦理登記手續(xù)的，應當依法辦理信托登記。未依照前款規(guī)定辦理信托登記的，應當補辦登記手續(xù)；不補辦的，該信托不產(chǎn)生效力?！倍罁?jù)專利法第10條第2款的規(guī)定：“轉(zhuǎn)讓專利申請權或者專利權的，當事人應當訂立書面合同，并向國務院專利行政部門登記，由國務院專利行政部門予以公告。專利申請權或者專利權的轉(zhuǎn)讓自登記之日起生效?！币虼耍瑢＠麢嘣谝妻D(zhuǎn)給受托人時需要辦理轉(zhuǎn)移登記，同時要辦理信托登記，否則，該專利權信托無效。2、幾種特殊情況對專利權信托效力的影響(1)專利權存在權利瑕疵。在信托

12、實踐中，極有可能出現(xiàn)這樣的情形：某惡意委托人對某項專利權的取得或占有存在權利瑕疵，但該占有人出于某種自益動機，將該專利權信托于善意的受托人，使其或他人獲得不正當?shù)睦?，從而侵害了真正的權利人的權益。這是由于信托財產(chǎn)具有獨立性，信托一經(jīng)成立，除法律規(guī)定的情形外，任何人不得對信托財產(chǎn)強制執(zhí)行。因此，在這種情況下，真正的專利權人無法主張自己的權利。為了公平起見，大陸法系國家信托法中規(guī)定了“信托財產(chǎn)占有瑕疵承繼則”，即受托人關于信托財產(chǎn)之占有，承繼委托人占有之瑕疵。按照這一規(guī)則，委托人通過設立信托而移轉(zhuǎn)專利權，即便受托人出于善意而接受該信托財產(chǎn)，其占有仍屬于瑕疵占有，真正的專利權人依法既可以向委托人要

13、求賠償損失，也可以直接向受托人要求返還財產(chǎn)。因此，如果專利權存在瑕疵，而真正的專利權人要求受托人返還專利權，則會導致已有效成立的專利權信托無法成立。如果其只是要求委托人賠償損失或者事后追認委托人的處分權，則該信托可以繼續(xù)有效。我國信托法沒有規(guī)定這樣的規(guī)則，但其對無效信托的規(guī)定較嚴格。按照信托法第11條第(三)項的規(guī)定，委托人以非法財產(chǎn)或者本法規(guī)定不得設立信托的財產(chǎn)設立的信托無效。因此，真正的專利權人只能以委托人占有的是非法財產(chǎn)為由而要求該信托無效。(2)專利權終止。依據(jù)專利法第43條的規(guī)定，除了專利權期限屆滿，專利權終止的原因還有兩個：一是沒有按照規(guī)定繳納年費；二是專利權人以書面聲明放棄專利權

14、。年費是為維持專利權的有效存在而繳納的，所以不按照規(guī)定繳納年費的，專利權自應終止，但是不具有追溯的效力。因此，在專利權信托有效成立以后，如果在信托期間，專利權因未繳納年費而終止，則專利權終止之日以前的信托仍然是有效的。在實踐中，通常是委托人與信托公司簽訂專利權信托合同，規(guī)定由信托公司繳納年費，因此，如果合同履行順利，則一般不會出現(xiàn)交不起年費而使專利權終止的情形；專利權人可以書面聲明通知專利局放棄其專利權，如果在放棄其專利權以前，已經(jīng)與他人訂立了專利權信托合同，是否可以聲明放棄專利權呢？其實按照傳統(tǒng)的信托制度，信托一經(jīng)設立，委托人就基本退出信托關系，而由受托人承擔起為受益人利益處理信托事務的權利

15、和義務。在這種情況下，專利權已經(jīng)全部移轉(zhuǎn)給受托人，委托人即專利權人是無權再聲明放棄專利權的。而我國信托法卻將委托人作為信托當事人的重要一方面而專列一節(jié)進行規(guī)定。立法者這樣規(guī)定主要考慮的是在信托關系中受托人處于中心地位的情況下，重視委托人的存在，賦予其一定的監(jiān)督權利，以平衡信托當事人之間的權利關系和保障信托目的的實現(xiàn)。因此，無論是從傳統(tǒng)的信托制度還是從我國信托法立法的初衷來看，委托人似乎都無權單方面聲明放棄專利權。即使要行使，也應由受托人行使，畢竟專利權也是由受托人來維持的。倘若真的放棄了專利權，在該聲明到達專利局之日以前的專利權信托仍然有效。(3)專利權被宣告無效。依據(jù)我國專利法第45條規(guī)定：

16、“自國務院專利行政部門公告授予專利權之日起，任何單位或者個人認為該專利權的授予不符合本法有關規(guī)定的，可以請求專利復審委員會宣告該專利權無效。”而且，第47條第1款規(guī)定：“宣告無效的專利權視為自始即不存在。”那么，宣告專利權無效的決定對已經(jīng)履行的專利權信托合同是否有追溯力，法律沒有作出明確規(guī)定。根據(jù)專利法第47條第2款的規(guī)定，宣告專利權無效的決定對已經(jīng)履行的專利實施許可合同和專利權轉(zhuǎn)讓合同，不具有追溯力。但是因?qū)＠麢嗳说膼阂饨o他人造成的損失，應當給予賠償。筆者認為可以借鑒此規(guī)定，即在專利權信托合同履行期間，專利權被宣告無效的，合同應停止履行，受益人不再取得專利轉(zhuǎn)化的收益，而受托人依合同取得宣告無

17、效前應當獲得的報酬；如果合同履行完畢后，專利權被宣告無效的，宣告無效的決定不具有追溯力。對于賠償損失的問題，則只有在專利權人是惡意的情形下才適用。在實踐中，專利權被宣告無效的理由大多是技術性的，一般專利權人并沒有明知其專利權會被宣告無效而設立信托取得收益的主觀惡意，而且專利權人在很多情況下是勢單力薄的自然人或小的非法人團體，專利權被宣告無效而無法轉(zhuǎn)化為現(xiàn)實的收益并不是他們所期望的。因此，如果出現(xiàn)專利權全部或部分無效的情況，專利權人與信托公司可以通過調(diào)解和協(xié)商，而不是一味地要求委托人對信托公司進行賠償。專利權信托登記的完善盡管我國規(guī)定了像專利權這樣的特殊財產(chǎn)必須進行信托登記，但對專利權信托登記的

18、主體、程序和內(nèi)容都未作出具體明確的規(guī)定。筆者以為，專利權信托登記應從登記的主體和程序等方面來完善：1、登記申請人。從理論上說，專利權信托設立后，委托人原則上便退出信托關系，在遺囑信托的情形下，委托人更是已經(jīng)不存在。受益人在很多情形下也不適宜擔任申請人。因此，由受托人即信托公司作為登記申請人最為合適。2、登記機構。筆者認為，信托法沒有必要另行設立一套獨立的信托登記機構，只需援用現(xiàn)有的對知識產(chǎn)權進行登記或注冊的機構即可。因此，專利信托登記的機構應為國家知識產(chǎn)權局。3、登記程序。專利權信托登記的程序所面臨的主要問題是：與設立信托有關的專利權轉(zhuǎn)移登記與信托登記，是按一個程序合并進行，還是按兩個程序分開進行？由于我國對專利權轉(zhuǎn)移登記與信托登記規(guī)定了相同的法律效果，即如果依法應辦理而未辦理專利權轉(zhuǎn)移登記與信托登記，均發(fā)生信托無效的法律后果。因此，在實務上，為提高登記效率、降低成本，沒有必要分兩個程序辦理，完全可以合為一個程序進行。即在專利權人由委托人變更為受托人的同時，在受托人旁加注“作為信托受托人持有”之類的表述。這樣，當?shù)谌瞬?/p>