山寨行為侵犯商標(biāo)權(quán)可能性分析

1、山寨行為侵犯商標(biāo)權(quán)可能性分析    2012-1-31 2:03:05      作者：熊 英 施 璟   代寫論文    山寨行為是一種既對他人在先商標(biāo)進行模仿，又包含某種層次的創(chuàng)新行為。這種行為存在一定的侵權(quán)可能性。本文基于山寨行為的特點，結(jié)合實際案例，分析山寨行為侵犯商標(biāo)權(quán)的可能性，并提出規(guī)范山寨行為的相關(guān)對策。一、山寨行為侵犯商標(biāo)權(quán)的主要特點(一)通過藝術(shù)設(shè)計使得原本不相同的商標(biāo)構(gòu)成近似在商標(biāo)權(quán)領(lǐng)域，山寨商標(biāo)不是簡單地

2、對他人一般注冊商標(biāo)復(fù)制、模仿，而是通過模仿、復(fù)制有一定影響商標(biāo)的視覺元素、或內(nèi)在含義，達到山寨行為的目的。山寨行為對他人在先知名商標(biāo)的模仿、主要集中在對在先商標(biāo)視覺元素的模仿。這些山寨的商標(biāo)有的包含他人商標(biāo)中顯著的視覺元素，有的從整體上看和他人的商標(biāo)具有很強的相似性，雖然有的在讀音上，有的在外形上與他人的商標(biāo)有一定的差異，但是給人的第一印象就是他人商標(biāo)，使相關(guān)公眾不自覺地將山寨商標(biāo)與他人的商標(biāo)聯(lián)系。例如，有些山寨商標(biāo)通過圖形與文字的混合表達方式使得原本不近似的商標(biāo)構(gòu)成近似。如山寨產(chǎn)品洗衣粉“周佳”牌的設(shè)計，將“周佳”字形書寫得很長，而且兩個字靠得很近，“周佳”兩字進行藝術(shù)設(shè)計，與他人的注冊商標(biāo)

3、“雕”牌的外觀非常相似。(二)模仿他人有一定影響的商標(biāo)用在不同類的商品上根據(jù)商標(biāo)法的規(guī)定，將他人的注冊商標(biāo)用在相同或類似商品上的行為是侵犯他人商標(biāo)專用權(quán)的行為，如果用在不同類的商品上，一般情況下不構(gòu)成侵權(quán)。而對商標(biāo)權(quán)的跨類保護只涉及到“注冊馳名商標(biāo)”。如果山寨行為人將他人注冊馳名商標(biāo)模仿、復(fù)制用在相同、不同類的商品上都將構(gòu)成侵權(quán)。為了避免侵權(quán)訴訟，山寨行為人往往模仿、復(fù)制他人有一定影響的商標(biāo)用在不同類別的商品上。(三)模仿他人有一定影響的商標(biāo)作為企業(yè)名稱一般而言，企業(yè)名稱往往和該企業(yè)產(chǎn)品的商標(biāo)是一致的。但是。很多企業(yè)由于生產(chǎn)的產(chǎn)品需要細化的原因，往往采用另起商標(biāo)的辦法。而一些山寨行為正是利用商

4、標(biāo)與企業(yè)名稱的不同，將他人有一定影響的商標(biāo)登記為自己的名稱，然后突出使用企業(yè)名稱，給消費者造成混淆。近年來，“傍名牌”現(xiàn)象逐漸引起社會廣泛關(guān)注。總體上，商標(biāo)與企業(yè)名稱沖突主要表現(xiàn)為將與他人注冊商標(biāo)特別是知名商標(biāo)相同或者近似的文字登記為字號的。引起相關(guān)公眾對商標(biāo)注冊人與企業(yè)名稱所有人的誤認或者誤解，例如：“深圳市萬利達電子科技有限公司”以馳名商標(biāo)“萬利達”作為字號等等。(四)模仿他人有一定影響的商標(biāo)作為網(wǎng)絡(luò)域名目前，國內(nèi)外網(wǎng)絡(luò)商標(biāo)侵權(quán)行為大致可分為三種：一是網(wǎng)絡(luò)域名中包含他人注冊商標(biāo)的文字關(guān)鍵單詞、字母等。二是惡意搶注他人注冊商標(biāo)名稱作為自己的域名。三是在因特網(wǎng)頁上隨意使用他人的知名商標(biāo)、字號、

5、商品(服務(wù))名稱作為鏈接標(biāo)志，也成一種普遍現(xiàn)象。山寨域名行為往往是通過將他人注冊商標(biāo)或其將他人注冊商標(biāo)的拼音直接采用登記為自己的網(wǎng)絡(luò)域名。例如，將他人的“冰雪絨”商標(biāo)的拼音注冊的“bingxuerong·”域名，或者將他人的“雪豹”商標(biāo)注冊為“xuebao.cc”和“雪豹，公司”域名。最近，山寨域名行為更加隱蔽，往往將他人注冊商標(biāo)進行少許修改，進行域名注冊，而其注冊的域名往往與在線域名極為相似，很難辨別。例如，在山寨中國石化域名的案件中，山寨網(wǎng)址“·sin0Decec·”所指向的網(wǎng)頁被稱為：“中國石化電子商務(wù)網(wǎng)”，這與中石化股份公司和中石化集團公司的“中國石化物資

6、采購電子商務(wù)網(wǎng)站”的網(wǎng)址“·sinopecec·”和內(nèi)容近似。此外，隨著網(wǎng)絡(luò)搜索成為上網(wǎng)的主要途徑，在網(wǎng)絡(luò)中山寨他人商標(biāo)的行為中還存在比較隱形的行為，即網(wǎng)絡(luò)元標(biāo)記商標(biāo)行為，是指網(wǎng)站管理者將他的商標(biāo)埋置在自己的網(wǎng)頁源代碼中。雖然用戶不能在該網(wǎng)頁中直接看到他人的商標(biāo)。但當(dāng)用戶使用網(wǎng)上搜索引擎查找他人商標(biāo)時，該網(wǎng)頁就會位于搜索網(wǎng)頁的前面，因此具有非常高的隱蔽性，也被稱為隱形商標(biāo)侵權(quán)。二、山寨行為侵犯商標(biāo)權(quán)的判斷山寨行為人如果是模仿他人一般注冊商標(biāo)，用在相同或類似商品上，判斷該類山寨行為是否構(gòu)成侵權(quán)，則必須判斷模仿的“山寨商標(biāo)”與被模仿的注冊商標(biāo)是否相同或近似；如果模仿他人的商標(biāo)是

7、馳名商標(biāo)，無論是用在相同商品上還是不同類商品上，都將構(gòu)成侵權(quán)；而模仿他人的注冊商標(biāo)作為企業(yè)名稱或域名的山寨行為是否構(gòu)成侵權(quán)，則要看該類山寨行為的后果是否導(dǎo)致消費者的混淆。(一)商標(biāo)近似的判斷最高法院審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律問題的解釋第10條對判斷商標(biāo)的近似進行了原則的規(guī)定，主要涉及三個問題：1.判斷商標(biāo)近似的主體“相關(guān)公眾”應(yīng)當(dāng)理解為商標(biāo)使用中可能涉及的任何人，尤其是售前、售中及售后過程中的消費者、潛在消費者、使用者或操作者。在確定相關(guān)公眾時，應(yīng)當(dāng)考慮商品性質(zhì)、種類、價格等因素對其范圍及其注意程度的影響。不同的商品，考慮的相關(guān)公眾可能就不同。對于影響注意力的因素，例如美國法院在認定商標(biāo)近似

8、時還會同時考慮到消費者的素質(zhì)，認為消費者越成熟、商品或服務(wù)的價格越高，混淆越不可能。這樣的規(guī)定是對影響注意力的因素進行細化，是更加貼近于實際，并符合客觀事實的。2.判斷商標(biāo)近似的方法判斷商標(biāo)是否近似時，應(yīng)采取整體觀察與比對主要部分相結(jié)合的方法。整體觀察指的是對商標(biāo)的整體構(gòu)成、表現(xiàn)形式、外觀等進行觀察，看給人的整體視覺印象是否近似。即在判斷商標(biāo)是否近似時，應(yīng)讓一般消費者在不同時間不同地點進行隔離觀察，而不要在同一時間同一地點將比對商標(biāo)放在一起讓消費者加以辨認，因為這時一般消費者明顯會對商標(biāo)加以仔細觀察，即施以特別注意力，從而得到比對商標(biāo)既不相同也不近似的錯誤結(jié)論。3.判斷商標(biāo)近似的步驟和客觀因素

9、首先，判斷商標(biāo)近似必須考慮商標(biāo)指定使用的商品是否類似。一般來說，如果同一種或類似商品上的近似商標(biāo)，易產(chǎn)生造成相關(guān)公眾混淆誤認的后果。一般情況下，如果認定兩個商標(biāo)近似，將會產(chǎn)生混淆誤認的可能性，二者具有統(tǒng)一性。其次，判斷商標(biāo)近似還應(yīng)考慮受保護商標(biāo)的知名度。實際上，商標(biāo)的保護范圍好比電筒的光照范圍，電池的強度如同商標(biāo)的顯著性，電筒的高度如同商標(biāo)的知名度，電池越強，電筒越高，光照的范圍也就越亮和越大，商標(biāo)的保護范圍也應(yīng)該越強和越大。因此，在判斷一個商標(biāo)與有一定影響的商標(biāo)是否近似，條件應(yīng)更寬松一些為宜。(二)類似商品的判斷最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋第12條對類似商品的判

10、斷進行了規(guī)定，即判斷商品類似的主觀標(biāo)準(zhǔn)是“相關(guān)公眾對商品或者服務(wù)的一般認識”；判斷的方法是“綜合判斷”；判斷的參考依據(jù)是“分類表”、“區(qū)分表”。1.相關(guān)公眾的一般認識所謂相關(guān)公眾的一般認識，是指相關(guān)市場的一般消費者對商品或服務(wù)的通常認知。也就是說，日常關(guān)注、購買、使用涉案商品的一般消費者或者經(jīng)營者，憑日常生活、工作常識或者交易習(xí)慣等從事商品交易，不可或缺的常識性因素所形成的對商品或服務(wù)的認識構(gòu)成“相關(guān)公眾的一般認識”。2.判斷商品類似的綜合方法所謂綜合判斷，是指將相關(guān)公眾在個案中的一般認識，與商品交易中的具體情形，以及司法解釋規(guī)定的判斷商品類似的各要素結(jié)合在一起，從整體上進行考量。首先，判斷類

11、似商品的標(biāo)準(zhǔn)因素是多樣的。相關(guān)公眾雖然不會利用司法解釋列舉的全部因素去考量、認識有關(guān)商品，但是會在日常生活中使用到其中某些方面產(chǎn)生對有關(guān)商品的一般認識。其次。要將判斷類似商品的標(biāo)準(zhǔn)因素與“相關(guān)公眾的一般認識”結(jié)合起來，綜合判斷。3.判斷商品類似可參考的客觀依據(jù)在判斷商品類似時，有必要參考商品服務(wù)分類表的商品服務(wù)分類。類似商品和服務(wù)區(qū)分表是國家工商總局根據(jù)“尼斯分類”及其在我國的使用實踐，結(jié)合我國具體情況對商品和服務(wù)的類似群組及商品和服務(wù)的名稱進行翻譯、調(diào)整、增補和刪減而制定的。一般來說，判定類似商品的要素一般包括商品的功能、用途、生產(chǎn)部門、銷售渠道、消費對象等。同時，相關(guān)公眾一般認為這兩者與相

12、關(guān)對象存在特定的聯(lián)系、容易造成混淆的，也構(gòu)成類似商品或者服務(wù)。在實踐中，普通消費者觀念中的類似商品與“分類表”專業(yè)上的類似商品不一致的例子十分常見。因此，在判斷商品是否類似時，需要結(jié)合實情，不能僅僅以“分類表”和“區(qū)分表”為依據(jù)，僅可以將其作為判斷的參考。(三)企業(yè)名稱和域名混淆后果的判斷最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋第1條規(guī)定，將與他人注冊商標(biāo)相同或近似的文字作為企業(yè)的字號在相同或類似商品上提出使用，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認的，屬于侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為；將與他人注冊商標(biāo)相同或近似的文字注冊為域名，并且通過該域名進行相關(guān)商品交易的電子商務(wù)，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認的

13、，屬于侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)的行為。前者如：立邦涂料(中國)有限公司是中國內(nèi)地一家生產(chǎn)油漆的大型企業(yè)，是“立邦”馳名商標(biāo)的所有者。而立邦時時麗(江門)化工有限公司將“立邦”登記為企業(yè)名稱中的字號部分，并在相同產(chǎn)品中突出使用，注冊、使用域名、“·nipponpaint-jm”進行網(wǎng)絡(luò)宣傳。法院判令立邦時時麗(江門)化工有限公司變更企業(yè)字號，不得在其企業(yè)字號中使用“立邦”文字，注銷網(wǎng)站，停止侵權(quán)行為；并在相關(guān)媒體上公開賠禮道歉，消除影響。后者如：2009年7月24日，上海市第一中級人民法院對?？松梨诠镜仍V西安焱青科技發(fā)展有限公司侵犯商標(biāo)專用權(quán)及不正當(dāng)競爭糾紛一案作出判決，法院一審認定：被

14、告美國美孚公司、焱青公司共同注冊通用網(wǎng)址“美國美孚石油”以及被告焱青公司注冊域名“美國美孚石油，中國”和“美國美孚石油·”，并將上述通用網(wǎng)址和域名用于廣告宣傳等商業(yè)目的，侵犯了原告“美孚”的商標(biāo)專用權(quán)，構(gòu)成不正當(dāng)競爭。最終法院判決：被告美國美孚國際石油集團有限公司、西安焱青科技發(fā)展有限公司于本判決生效之日起十日內(nèi)注銷通用網(wǎng)址“美國美孚石油”和域名“美國美孚石油，中國”、“美國美孚石油·”。在判斷一個山寨行為是否通過“企業(yè)名稱”、“域名”侵犯他人商標(biāo)權(quán)時，不僅僅是看行為的表面，還要看行為的后果，即山寨行為是否“容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認”，這一要求以一般消費者的注意力來判斷。在判

15、斷是否混淆消費者注意的時候，山寨域名所使用的目的就成為應(yīng)考慮的因索之一，如果該域名和從事于在先商標(biāo)所使用的商品相同或類似的商品的時候，那么該山寨域名則很可能“容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認”。三、山寨行為侵犯商標(biāo)權(quán)的制度原因如果從商標(biāo)制度層面上尋找原因的話，我們認為“商標(biāo)近似和商品類似的判斷、馳名商標(biāo)的認定”存在一定的缺陷是商標(biāo)被山寨的主要原因。(一)商標(biāo)近似、商品類似判斷規(guī)則仍有待完善目前，我國商標(biāo)行政管理部門對于審查商標(biāo)近似、商品類似已經(jīng)頒布了商標(biāo)審查標(biāo)準(zhǔn)和商標(biāo)注冊用商品和服務(wù)國際分類表。雖然這兩個具體規(guī)范在審核商標(biāo)近似、商品類似的過程中起到了積極的作用。但是也存在規(guī)則過于僵化、審查過于專業(yè)。反而

16、忽視了作為一般大眾判斷商標(biāo)的標(biāo)準(zhǔn)，對市場上現(xiàn)存的近似商標(biāo)的判定缺少靈活性。因此，實踐中許多山寨行為人利用商標(biāo)圖形與文字通過機器進行分別審查的現(xiàn)狀，故意繞開商標(biāo)局所出臺的具體規(guī)定，制作與在先有一定知名度的商標(biāo)相近似商標(biāo)，選擇注冊在有一定關(guān)聯(lián)的卻跨商品分類中類別的商品，進行商標(biāo)注冊。而當(dāng)權(quán)利人發(fā)現(xiàn)這些近似商標(biāo)的時候，往往這些商標(biāo)已經(jīng)注冊，其維權(quán)的難度和成本將大幅提升，為此，我們應(yīng)當(dāng)完善商標(biāo)注冊審查制度中對商標(biāo)近似、商品類似審理的制度，從注冊審查開始對山寨他人商標(biāo)行為進行把關(guān)。(二)商標(biāo)權(quán)與企業(yè)名稱權(quán)、域名權(quán)之間規(guī)范不協(xié)調(diào)我國目前對于商標(biāo)、企業(yè)名稱和域名分屬不同的法律調(diào)整和行政管轄。由此導(dǎo)致這些不同

17、權(quán)利之間存在一定的沖突。正因為如此，使得他人在先有一定影響的商標(biāo)被核準(zhǔn)注冊為企業(yè)名稱、域名等其他形式的可用于標(biāo)識作用的權(quán)利領(lǐng)域。當(dāng)這些權(quán)利產(chǎn)生沖突以后，商標(biāo)權(quán)人要保護自己的商標(biāo)權(quán)，難度更大。然而，誠如前文所分析的那樣，山寨行為的基本特點是低成本、短時間。因此，在跨商標(biāo)領(lǐng)域保護在先有一定知名度的商標(biāo)，需要進一步完善在商標(biāo)權(quán)和其他權(quán)利之間的協(xié)調(diào)保護機制。例如，將某些特定的通過注冊網(wǎng)絡(luò)、企業(yè)名稱行為侵犯他人商標(biāo)權(quán)的行為規(guī)范到商標(biāo)法的保護中來，通過司法解釋將這些行為納入“給他人的注冊商標(biāo)專用權(quán)造成其他損害的”之列，使得在先商標(biāo)得到有效保護。四、解決山寨行為侵犯商標(biāo)權(quán)的對策山寨行為的泛濫，雖然不是由于我

18、國目前的商標(biāo)權(quán)制度引起，但是與我國目前商標(biāo)權(quán)保護制度的不健全具有一定的關(guān)系?？梢哉f，正確引導(dǎo)山寨行為的健康發(fā)展，是解決山寨行為與商標(biāo)權(quán)沖突的基本措施。(一)完善“商標(biāo)近似、商品類似”的判斷規(guī)則由于目前我國商標(biāo)審查主要通過計算機對在線商標(biāo)進行檢索，而計算機檢索圖形商標(biāo)的依據(jù)是商標(biāo)局在錄入商標(biāo)時對該商標(biāo)的描述。為此，我們建議在商標(biāo)審查中應(yīng)當(dāng)進一步完善組合商標(biāo)的近似審查標(biāo)準(zhǔn)。針對組合商標(biāo)中，圖形與文字之間存在相互轉(zhuǎn)換的可能性，商標(biāo)局在將圖形錄入系統(tǒng)時對圖形的描述應(yīng)當(dāng)靈活多樣。不能完全以申請人所描述的為準(zhǔn)。此外應(yīng)當(dāng)將圖形商標(biāo)中某些類似漢字，或可能成為漢字一部分的內(nèi)容，體現(xiàn)在商標(biāo)漢字部分的錄入和審查中，

19、以方便近似比對。只有這樣才能有效遏制通過將完全不同漢字藝術(shù)化設(shè)計與他人商標(biāo)構(gòu)成近似的行為。(二)完善商標(biāo)權(quán)與域名權(quán)制度的銜接造成商標(biāo)權(quán)和域名權(quán)在知識產(chǎn)權(quán)范圍內(nèi)沖突的根本原因主要是兩者的權(quán)利性質(zhì)和商務(wù)價值，當(dāng)然也有法律規(guī)定的不足。為此，我國也有學(xué)者建議完善商標(biāo)權(quán)制度與域名權(quán)制度之間的銜接。根據(jù)2001年7月17日頒布的最高人民法院關(guān)于審理涉及計算機網(wǎng)絡(luò)域名民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋，涉及商標(biāo)權(quán)與域名糾紛的案件，需要以下四個要件：(1)原告請求保護的民事權(quán)益合法有效：(2)被告域名或其主要部分構(gòu)成對原告馳名商標(biāo)的復(fù)制、模仿、翻譯或音譯：或者與原告的注冊商標(biāo)、域名等相同或近似，足以造成相關(guān)公

20、眾的誤認；(3)被告對該域名或其主要部分不享有權(quán)益，也無注冊、使用該域名的正當(dāng)理由；(4)被告對該域名的注冊、使用具有惡意。而且對侵權(quán)行為的性質(zhì)認定是：符合上述各項條件的，應(yīng)當(dāng)認定被告注冊、使用域名等行為構(gòu)成侵權(quán)或者不正當(dāng)競爭。而根據(jù)2002年10月12日頒布的最高人民法院關(guān)于審理商標(biāo)民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋規(guī)定，將與他人注冊商標(biāo)相同或者相近似的文字注冊為域名。并且通過該域名進行相關(guān)商品交易的電子商務(wù)，容易使相關(guān)公眾產(chǎn)生誤認的，屬于商標(biāo)法規(guī)定的給他人注冊商標(biāo)專用權(quán)造成損害的行為。首先。這兩個司法解釋對同一問題進行了不同的解釋，如何適用?依據(jù)新解釋優(yōu)于舊解釋的原則，后出的司法解釋有效。

21、但是。比較兩個司法解釋，后一個司法解釋并沒有完全覆蓋前一個司法解釋，而只是將前一個司法解釋中特別的情況進行了新規(guī)定。也就是說，對于將他人在先有一定知名度的注冊商標(biāo)相同或者相近似的文字注冊為域名并通過該域名進行相關(guān)商品電子商務(wù)的行為，構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)行為。而其他惡意對他人在先有一定知名度的注冊商標(biāo)相同或者相近似的文字注冊為域名的行為則構(gòu)成不正當(dāng)競爭行為。其次，相比較前一個司法解釋而言，在后的司法解釋在規(guī)定域名的描述中存在不完善之處，即在規(guī)定了他人注冊商標(biāo)相同或者相近似的文字進行注冊，事實上，域名的主流形式是用英文字符。相比之下，在先的司法解釋中，將相關(guān)域名規(guī)定為“對他人在先有一定知名度的商標(biāo)的復(fù)制、

22、模仿、翻譯或音譯”更為合理。而相比較在先司法解釋中“對該域名的注冊、使用具有惡意”的條件和在后司法解釋中“通過該域名進行相關(guān)商品交易的電子商務(wù)”的條件相比較，后者的條件更為苛刻。建議完善后制定的司法解釋，將保護范圍能夠擴大到在先司法解釋相同的范圍，這樣更為合理。(三)完善商標(biāo)權(quán)與企業(yè)名稱權(quán)制度的銜接1999年4月5日。國家工商局關(guān)于解決商標(biāo)與企業(yè)名稱中若干問題的意見和之后國家工商總局在頒布的企業(yè)名稱登記管理實施辦法(2004年修訂)中第41條對商標(biāo)權(quán)與域名企業(yè)名稱權(quán)的沖突只做出原則性規(guī)定，因此需要細化。對此，筆者建議應(yīng)當(dāng)分三種情況分別適用：(1)被告企業(yè)名稱所表明的經(jīng)營業(yè)務(wù)。與原告的知名商標(biāo)所標(biāo)識的商品不屬于相同或近似行業(yè)的，且原告商標(biāo)不能被認定為馳名商標(biāo)時。應(yīng)判令被告停止在相同或近似的商品上標(biāo)識含有原告商標(biāo)文