法學(xué)理論論文-淺論發(fā)明專利申請文件的修改

1、法學(xué)理論論文-淺論發(fā)明專利申請文件的修改論文關(guān)鍵詞發(fā)明專利申請文件修改說明書權(quán)利要求書審查 論文摘要專利法規(guī)定發(fā)明專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。專利法實(shí)施細(xì)則規(guī)定了發(fā)明專利申請文件的修改主體、時間、方式和修改不符合專利法要求的法律后果。審查指南對發(fā)明專利說明書和權(quán)利要求書的允許修改的范圍、具體途徑和修改方式規(guī)定得較為具體,具有可操作性,但是它屬于部門規(guī)章,法律效力較低,而且它主要規(guī)范專利審查員審查專利的程序。專利法及其實(shí)施細(xì)則可以吸收審查指南有關(guān)發(fā)明專利申請文件修改的規(guī)定,使發(fā)明專利申請文件的修改制度進(jìn)一步成熟、穩(wěn)定。 一有關(guān)專利申請文件修改的相關(guān)法律規(guī)定及其弊端

2、專利申請文件修改是指專利申請人向國家專利行政管理機(jī)關(guān)提出專利申請以后、專利批準(zhǔn)以前對專利文件中的有關(guān)技術(shù)方案、權(quán)利要求及其他問題予以修改的專利申請行為。專利申請人對申請文件修改的主要原因有:使專利申請技術(shù)方案更具專利三性;重新確定技術(shù)范圍;澄清擬解決的技術(shù)疑難問題;糾正表述錯誤等等。專利申請文件的修改分為:發(fā)明專利申請文件的修改、實(shí)用新型專利申請文件的修改和外觀設(shè)計(jì)申請文件的修改,其中發(fā)明專利申請的文件涉及修改法律問題較多且比較疑難。 專利法第三十三條:“申請人可以對其專利申請文件進(jìn)行修改,但是,對發(fā)明和實(shí)用新型專利申請文件的修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍,對外觀設(shè)計(jì)申請文件的修改

3、不得超出原圖片或者照片表示的范圍?！睂＠▽?shí)施細(xì)則第五十一條至第五十三條規(guī)定了專利申請文件修改的時間、主體、程序及其法律后果。國家知識產(chǎn)權(quán)局的審查指南第一部分4.4規(guī)定了專利申請文件修改的初步審查程序,第二部分5.2規(guī)定了專利申請文件修改的實(shí)質(zhì)審查程序。初看起來,我國對專利申請文件的修改的法律規(guī)則已經(jīng)制定了較為完備的法律體系,實(shí)則不然。主要弊端表現(xiàn)如下:專利法對此規(guī)定得太原則,操作性不強(qiáng),專利法實(shí)施細(xì)則的規(guī)定比專利法詳細(xì)一些,但依然規(guī)定得較為原則性,不具有可操作性,對專利申請人可以修改什么具體內(nèi)容仍然沒有規(guī)定;審查指南對專利申請人可以修改什么不可以修改什么規(guī)定得較為明確詳細(xì),但它是部門規(guī)章,是

4、專利審查的法律程序,法律效力比專利法及其實(shí)施細(xì)則低,況且是對專利審查設(shè)定的審查規(guī)則。一般專利申請人要充分理解其審查規(guī)則不是一件易事,然而專利申請人能否獲得專利關(guān)鍵乃是通過國家知識產(chǎn)權(quán)局的專利審查。因此,專利法及其實(shí)施細(xì)則對專利文件修改的規(guī)定應(yīng)進(jìn)一步具體化,可操作化,至少應(yīng)明確規(guī)定專利申請文件修改的范圍、程序、法律后果以及對之專利審查的規(guī)則、程序。 二發(fā)明專利修改的主體、時間、范圍及其存在的問題 根據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則第五十一條發(fā)明專利申請文件修改可以由申請人主動提出修改,國家專利行政部門也可以自行修改專利申請文件中文字和符號的明顯錯誤。另外,申請人在收到國務(wù)院專利行政部門發(fā)出審查意見書要求對專利申

5、請文件進(jìn)行修改的,按照通知書的要求對發(fā)明專利申請文件予以修改;這種修改通常稱為申請人的被動修改。由此可知,修改的主體有申請人和國務(wù)院專利行政部門兩個;申請人的修改有主動修改和被動修改兩種情形。根據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則第五十一條的規(guī)定,申請人主動提出修改的時間是:對發(fā)明專利提出實(shí)質(zhì)審查時和申請人受到國務(wù)院專利行政部門發(fā)出發(fā)明專利申請進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段的通知書三個月內(nèi)。這樣修改的時間規(guī)定表面看起來是確定的,實(shí)質(zhì)上只是原則性的規(guī)定,隨著各個具體的發(fā)明專利申請案的具體情況不同而不同。專利法第三十五條規(guī)定,發(fā)明專利申請人可以自申請日起三年內(nèi)隨時向國務(wù)院提出對其申請進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查;國務(wù)院專利行政部門認(rèn)為必要時也可以

6、對發(fā)明專利申請進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查。國務(wù)院專利行政部門會不會認(rèn)為有必要進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查?什么時候認(rèn)為有必要進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查?什么條件構(gòu)成有必要進(jìn)行實(shí)質(zhì)審查?有關(guān)這些問題專利法及其實(shí)施細(xì)則均沒有明確界定,給人一種不確定的答案。 除上述兩個時間外,發(fā)明專利申請人一般不能主動對其申請進(jìn)行修改。審查指南第一部分第一章4.4:“初步審查時,對申請人依據(jù)專利法實(shí)施細(xì)則第五十一條的規(guī)定在實(shí)質(zhì)審查請求的同時主動提出的修改不予審查”132?！叭欢?對于雖然其修改時機(jī)或方式不符合專利法實(shí)施細(xì)則第五十一條的規(guī)定,但其內(nèi)容與范圍滿足專利法第三十三條要求的修改,只要修改的文件消除原申請文件存在的缺陷,并且具有被授權(quán)的前景,這種修改就可

7、以被視為是經(jīng)審查員同意的、相當(dāng)于按照通知書要求進(jìn)行的修改,因而經(jīng)此修改的申請文件可以被接受。這樣處理有利于縮短審查程序”1128。審查指南例外規(guī)定說明申請人只要滿足以下兩個條件就可以在申請日至實(shí)質(zhì)審查以前對申請文件主動修改:一,修改后的文件消除了原申請文件存在不被授予專利權(quán)的缺陷;二,修改后的文件具有被授予專利權(quán)的前景。實(shí)際上,發(fā)明專利申請人向國務(wù)院專利行政部門申請專利的目的就是為了獲得專利授權(quán),而修改申請文件的目的也是為了消除申請文件存在的種種缺陷從而獲得專利授權(quán)?？梢哉f,這個例外規(guī)定范圍相當(dāng)廣泛,而且授予審查員的權(quán)限也相當(dāng)大。從專利審查實(shí)務(wù)操作的角度說,審查指南的上述規(guī)定修正了專利法實(shí)施細(xì)

8、則第五十一條第一款的規(guī)定,有越權(quán)立法之嫌,這種修正是否符合立法法的相關(guān)規(guī)定有待于商榷。 申請人根據(jù)國務(wù)院專利行政部門發(fā)出審查意見書對申請文件的被動修改,按專利法實(shí)施細(xì)則的規(guī)定來看,授予其可以修改的時間較長,次數(shù)也較多。在初步審查階段,審查員對發(fā)明專利申請文件會做出初步審查意見通知書。如果初審合格,申請的發(fā)明專利進(jìn)入實(shí)質(zhì)審查階段;如果初審不合格,審查員會在初步審查意見書中對申請文件存在不被授權(quán)的情況予以說明。申請人應(yīng)按照初步審查意見書予以修改使申請的發(fā)明專利達(dá)到被授權(quán)的前景。如果申請人的修改克服了原申請文件的缺陷,一般來說初審就會合格,專利進(jìn)入到實(shí)質(zhì)審查階段;相反,則會被駁回專利申請,從而結(jié)束專

9、利申請程序。在發(fā)明專利實(shí)質(zhì)審查階段,原則上,申請人應(yīng)按照審查員發(fā)出的審查意見書對專利申請文件予以修改,克服原申請文件不被授權(quán)的缺陷,使之達(dá)到被授予專利權(quán)的前景。實(shí)質(zhì)審查階段,申請人修改次數(shù)可以有多次,但審查員通過發(fā)出審查意見書指出專利申請存在不被授權(quán)的缺陷一般來說不超過兩次。如果第一次審查員明確指出以后,專利申請人不作出合理解釋或者按要求予以修改,消除不被授權(quán)的缺陷,專利申請將會被專利行政部門駁回;如果消除了缺陷,專利申請進(jìn)一步審查。如果發(fā)現(xiàn)有不被授權(quán)的情況,國務(wù)院專利行政部門一般會駁回專利申請。但在一些具體的專利審查中,審查員也還可以給予申請人的再次修改機(jī)會,這種情形在專利審查實(shí)務(wù)中比較少見

10、。 什么是不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍?專利法及其實(shí)施細(xì)則對此沒有明確界定,因此專利法再次修改時應(yīng)對此與以界定,以利于專利制度的進(jìn)一步完善。對此,學(xué)理上認(rèn)為:“所謂原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍是指在申請日所提交的說明書(包括附圖)和權(quán)利要求書所表達(dá)的內(nèi)容,以及本領(lǐng)域技術(shù)人員從說明書和權(quán)利要求書所表達(dá)的內(nèi)容中直接推導(dǎo)的內(nèi)容。修改不得超出原說明書和權(quán)利要求書記載的范圍,是指不得以增添、刪節(jié)或者替換等修改方式,導(dǎo)致修改后的申請文件中增加了原說明書和權(quán)利要求書沒有記載并且又不能從其中直接推導(dǎo)的內(nèi)容”2。 三發(fā)明專利說明書和權(quán)利要求書的修改 對發(fā)明專利申請文件的修改總的原則是不超出申請?zhí)岢鰰r

11、原來公開的范圍(原始公開)。按專利法第三十三條的規(guī)定,原來公開的范圍是原說明書(包括附圖)和權(quán)利要求書記載的范圍。根據(jù)知識產(chǎn)權(quán)局頒布的審查指南第二部分第八章5.2的規(guī)定,說明書的修改和權(quán)利要求書的修改有所不同?！皩τ谡f明書的修改,主要有兩種情況,一種是針對說明書本身存在的不符合專利法及其實(shí)施細(xì)則規(guī)定的缺陷作出的修改,另一種是根據(jù)修改后的權(quán)利要求書作出的適應(yīng)性修改,上述兩種修改只要不超出原說明書和權(quán)利要求書的記載,一般是允許的”1132。也就是說:說明書的修改決不能超出原始公開的范圍,不能增加新內(nèi)容?！吧暾埲送ㄟ^補(bǔ)充當(dāng)時現(xiàn)有技術(shù)資料,消除說明書中的含糊不清或者先后矛盾之處,或者解決說明書和權(quán)利要

12、求書之間的不一致,將原來在權(quán)利要求書記載的內(nèi)容補(bǔ)充進(jìn)說明書之中,都是允許的,但是以不超出原說明書(包括附圖)和權(quán)利要求書記載的范圍為限”3。 至于權(quán)利要求書的修改主要包括:“通過增加或變更獨(dú)立權(quán)利要求的技術(shù)結(jié)構(gòu),或者通過變更獨(dú)立權(quán)利要求的主題類型或主題名稱以及相應(yīng)技術(shù)特征,來改變該獨(dú)立權(quán)利要求保護(hù)的范圍;增加或者刪除一項(xiàng)或多項(xiàng)權(quán)利要求;修改獨(dú)立權(quán)利要求,使其相對于最接近的現(xiàn)有技術(shù)重新劃界;修改從屬權(quán)利要求的引用部分,改正其引用的關(guān)系,或者修改從屬權(quán)利的限定部分,以清楚地限定該從屬權(quán)利要求請求保護(hù)的范圍。對于上述修改,只要修改后的權(quán)利要求的技術(shù)方案以清楚記載在原說明書和權(quán)利要求書中,就應(yīng)該允許”

13、1130。這段話也就是說:權(quán)利要求書所請求保護(hù)的技術(shù)方案可以修改,但修改的技術(shù)方案不能超出原說明書和權(quán)利要求書所公開的范圍;權(quán)利要求書的主權(quán)利和從屬權(quán)利可以修改,但修改后請求的保護(hù)范圍不能超出原權(quán)利要求書所請求的保護(hù)范圍;修改權(quán)利要求書應(yīng)符合清楚、簡潔、明了和單一性的專利撰寫要求。 對發(fā)明專利說明書和權(quán)利要求書修改的具體途徑是:增加、改變和刪除。但是“作為一個原則,凡是對說明書(及其附圖)和權(quán)利要求書,作出不符合專利法第三十三條規(guī)定的修改,均是不允許的。具體地說,如果申請的內(nèi)容通過增加、改變和/或刪除其中的一部分,致使所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員看到的信息與原申請公開的信息不同,而且又不能從原申請公

14、開的信息中直接地、毫無疑異地導(dǎo)出,那么修改就是不允許”1134。發(fā)明專利申請文件修改的方式主要有:一種,除個別文字的修改或者刪除外,按照規(guī)定格式對說明書或者權(quán)利要求書的修改部分提交替換頁;另一種,對于申請文件中個別文字、標(biāo)記的修改或者增刪及對發(fā)明名稱或者摘要的明顯錯誤,審查員依職權(quán)直接在專利申請文件上予以修改,但審查員應(yīng)把修改的情況通知申請人。 四解決問題的思路 發(fā)明專利申請文件的修改涉及到專利申請能否得到國務(wù)院專利行政部門的批準(zhǔn),對專利申請人來說,其法律后果較為嚴(yán)重;另一方面,發(fā)明專利申請文件修改的規(guī)則也涉及到專利法律制度的宗旨在專利具體實(shí)務(wù)中能否得到貫徹實(shí)施,涉及到科技興國戰(zhàn)略的具體實(shí)施。

15、因此,專利法對之規(guī)定應(yīng)進(jìn)一步具體化、可操作化,把審查指南有關(guān)發(fā)明專利說明書和權(quán)利要求書的允許修改范圍、修改的具體途徑吸收到專利法或者專利法實(shí)施細(xì)則中,使之成為具有普遍約束的具體專利制度,而不僅僅是約束專利審查員的專利審查規(guī)則,因?yàn)樯暾埲艘@得專利必須通過審查員的專利審查。同時,專利法及專利法實(shí)施細(xì)則對專利申請文件修改的時間、程序、法律后果、修改的主體以及專利審查員對修改后的申請文件的審查程序應(yīng)進(jìn)一步具體化和可操作化,從而使專利申請文件修改的法律制度成為較為成熟、穩(wěn)定的專利法律制度。筆者認(rèn)為,對專利法第三十三條應(yīng)予以修改,在保留第一款的基礎(chǔ)上,增加第二款,內(nèi)容為“不得超出原說明書的記載范圍指不得超出原說明書內(nèi)容的記載范圍,特別是原說明書發(fā)明內(nèi)容的記載范圍。不得超出原權(quán)利要求書記載的范圍是指原權(quán)利要求書對要求保護(hù)的技術(shù)方案的記載范圍。專利申請人對專利文件進(jìn)行修改的次數(shù)不得超過兩次?！蓖瑫r對專利法實(shí)施細(xì)則第五十一條第四款增加一句:“國務(wù)院專利行政部門對文字和符號的自行修改不得引起專利內(nèi)容的實(shí)質(zhì)變化,尤其不得引起專利發(fā)