企業(yè)專利侵權之應對策略

1、.：.；企業(yè)專利侵權之應對戰(zhàn)略 從SigmaTel與珠海矩力專利糾紛案分析美國337條款 周興芳律師 福建名仕律師事務所 本文完成于2007年03月 任何一個企業(yè)，假設需求長期立足于社會，就必然涉及到知識產權問題，一個企業(yè)要想在更大程度上參與國際間的競爭，就必需更多地依托和運用知識產權來維護本人。作為中國最重要貿易同伴的美國，對我國企業(yè)慣用的手法是利用反傾銷訴訟等措施。近年來，隨著我國出口產品開場向技術密集型產品轉型，美國337條款曾經成為一種更嚴峻的打擊手段開場出現。SigmaTel與珠海炬力專利糾紛案就是一典型案例。 一、案件的根身手實2005年1月4日，SigmaTel向美國德州奧斯汀市

2、聯邦法院提起訴訟，狀告中國企業(yè)珠海炬力Actions Semiconductor進犯了有關便攜式MP3播放器用系統(tǒng)級芯片SOC控制器的數項專利分別是6279號專利、6366522號專利、6633187號專利，懇求法院制止那些運用珠海炬力主控芯片的MP3播放器出口到美國。3月14日，SigmaTel又向美國國際貿易委員會ITC提起訴訟，對珠海炬力進展贊揚，并停頓了在德州法院的訴訟。SigmaTel的訴訟懇求：一是懇求法庭制止那些運用了珠海炬力芯片的產品出口到美國；二是懇求法庭判決珠海炬力賠償經濟損失；三是懇求法庭制止珠海炬力在美國設計、制造和銷售侵權芯片；四是懇求ITC利用337條款對珠海炬力進

3、展其他制裁。訴訟狀中，SigmaTel的現實與理由是：SigmaTel之前已進展詳細調查并與炬力的技術進展對比發(fā)現炬力進犯SigmaTel的多項專利，進犯其有關便攜式MP3播放器用系統(tǒng)級芯片SOC控制器源維護，以及系統(tǒng)芯片啟動序列。雖然，炬力已向第三者支付了版權費，但并不包括半導體芯片的功能，因此，懇求判決公布排除令，并要求炬力賠償損失。4月13日，ITC發(fā)表了接受SigmaTel的337調查聲明，并要求炬力在20天內回應。 珠海炬力隨后作出了反響，其代理機構Finnegan Henderson律師事務所對上述SigmaTel專利進展調查，經過專利文獻、出版物、銷售圖冊等方式審查該專利能否具有

4、專利權，能否具備適用性、新穎性和發(fā)明性，專利權能否超越了有效期、能否運用了SigmaTel專利的全部技術要素。經調查，發(fā)現SigmaTel的6279號專利不具備懇求專利的條件，該當被撤銷，并提出了許多異議。SigmaTel由于害怕6279號專利被懇求宣告無效，于是向ITC懇求停頓并撤銷第6279號專利的侵權調查。12月ITC贊同了原告SigmaTel的懇求。 2006年3月21日早晨，美國國際貿易委員會主審法官作出初步判決，珠海炬力幾個數字芯片產品進犯了SigmaTel的6366522號專利和6633187號專利并建議作出排除令。隨后不久，做出救援措施的建議方案，提交ITC的委員審議。ITC將

5、在6月19日作出結局裁定。就結局裁定，美國總統(tǒng)擁有最終決議權，有權在60天內做出維持或者否決的決議。 二、所涉及的法律問題337條款337條款是美國1930年關稅法中的第337條。根據烏拉圭回合協議而修正的美國第337條的規(guī)定，假設任何進口活動存在不公平行為，并且對美國產業(yè)能夠呵斥抑制和壟斷，美國國際貿易委員會就可以應美國國內產業(yè)的懇求，進展調查。337條款的維護范圍包括在美國合法存在并可執(zhí)行的專利、版權、注冊商標以及電路模板設計集成電路布圖設計等。其目的就是以國內法為根據，用來反對進口貿易中的不公平競爭行為，特別是為了維護美國的知識產權的權益不受進犯，經過采取一方面制裁，以維護美國商業(yè)利益。

6、因此，337條款主要是針對進口貿易中不公平的競爭主要是知識產權侵權，采取的一種措施。337條款將美國進口中的不正當貿易分為兩類：一類是普通不正當貿易，指一切人、進口商或承銷商將產品進口到美國或進口后銷售過程中的不正當競爭行為。其構成必需滿足三個條件：一是有不正當行為，二是美國存在相關行業(yè)或該行業(yè)正在建立過程中，三是其損害到達一定程度；另一類是有關知識產權的不正當貿易，指一切人、進口商或承銷商向美國出口、銷售屬于進犯了美國法律維護的版權、專利權、商標權、集成電路布圖設計權和設計方案權的產品的行為。其構成條件：一是有關知識產權的不正當貿易行為，二是美國存在與該相關的行業(yè)或正在建立該行業(yè)。美國或外國

7、的受害人遇到不正當貿易時，可以采取雙重救援方式，可向ITC申訴，也可以向聯邦地域法院起訴。但懇求人向委員會懇求發(fā)起調查30日內，聯邦地域法院應被訴人懇求可中止案件審理。到ITC做出最后判決后再行審理，委員會的記錄可作為證據運用。下面引見337條款的調查程序。一起訴起訴方必需具備一定的條件。一是證明被訴方有不正當行為存在證明本人是合法的知識產權的擁有者或獨占運用者；進口產品有進犯上述知識產權的能夠；二是證明存在這樣的國內產業(yè)，同時必需證明該產業(yè)的產品正在被上述的知識產權所維護律師稱為“經濟要素規(guī)范和該產品對涉案的知識產權進展本質性的利用律師稱為“技術要素規(guī)范二受理作為準司法機構，ITC立案要求比

8、普通法院方式審理的要求更嚴厲。起訴方提交起訴書后，ITC將在30日內做出能否立案的決議，在此期間，ITC有權要求起訴方無限制地補充證據，以到達符合立案的要求ITC不受理的情況很少發(fā)生。ITC將申訴狀副本送達被告后，被告應在20日日內對每項指控作出書面回答。假設被告屆時不作出回答，也不參與聽證會，ITC可認定侵權現實成立并作出缺席判決。對于不需求證明國內工業(yè)損害的侵權案件，ITC在調查開場后90天內，可應申訴人的懇求，在后者交納保證金的前提下發(fā)出暫時排除進口令。三聽證程序在正式的聽證程序之前，也就是在立案后的1至2個月內，ITC會安排證據提示和實體審理的預備會議，而正式的聽證會將在立案后的7至8

9、個月，特殊情況下可以延伸。四初裁初裁程序由行政法官主持進展，普通是在立案后的9個月， 主審法官根據聽證會記錄及相關現實證據做出初判決議，并提交ICT委員會審議。五終裁ITC可對初判決議做維持、撤銷、修正的決議，也可要求行政審法官繼續(xù)審查。假設初裁經過，公布之后就成為終裁，有關調查也就終了。此外，337條款成認被訴方的反訴權，被訴方如反訴，該反訴將會移交到對同案有管轄權的地域法院審理。六上訴在ITC作出終裁的60天內，當事人可以向美國聯邦上訴法院上訴。假設判決生效，被訴產品將被驅逐和制止銷售。調查立案后的程序，審理普通不超越15個月，取證與聽證在3個月內完成。七制裁假設ITC最終做出侵權認定，可

10、以做出三種制裁措施：一是發(fā)布普遍排除令，美國海關可制止一切損害原告的同類產品進入美國，而不區(qū)別原產地或消費商，同時包括今后和目前尚未掌握的消費商和進口商；二是發(fā)布有限排除令，美國海關可制止被告消費的產品進入美國，同時適用被告如今和今后消費的侵權產品，此外，包括侵權產品的下游和上游產品；三是發(fā)布制止令，要求國內進口商停頓進口損害專利權的產品，不僅包括銷售行為，也包括市場開發(fā)、分銷、廣告宣傳等等行為，否那么被處以巨額罰款普通在排除令被證明無效時運用。三、應對337條款的戰(zhàn)略隨著中國企業(yè)國際化進程的加快，中國企業(yè)卷入國際知識產權糾紛是不可防止的。SigmaTel訴珠海炬力專利侵權案就是SigmaTe

11、l利用專利侵權指控并試圖阻止珠海炬力產品進入美國市場的典型案例。 事情遠非那么簡單，SigmaTel意在阻止一切中國企業(yè)的相關產品進入美國市場。據報道，SigmaTel的全球授權方案曾經在中國啟動，中國一切MP3 廠家未經 SigmaTel 授權消費銷售MP3 播放器，都將面臨專利侵權指控。如何應對國際知識產權糾紛、如何應對337條款？ 一躲避337條款首先是防止侵權。企業(yè)在對產品目的根本制定后，要搞清市場的競爭對手或潛在的競爭對手是誰；要搞清與本人出口產品相關的行業(yè)有哪些，特別是該當做一個專利檢索，確定能否有能夠涉及該產品的美國專利，或涉及該產品的制造方法的方法專利。同時，要查明產品利用了什

12、么先進技術，其中哪些還處于專利維護中，哪些曾經可以公開運用了。假設存在侵權的能夠性那么可以經過改換非專利方法來避開侵權，也可以交叉答應。也可以辯稱本人沒有進犯對方的專利，這是由于舉證責任在原告，原告必需抑制一系列妨礙才干立案。 其次是防止掉入專利圈套。無論開發(fā)還是仿制，切忌掉入專利圈套。那么，什么是“專利圈套呢？我們知道，專利權自懇求日起至該懇求公布前，這時懇求處于嚴密階段。這一階段對其權益的維護表如今對該發(fā)明專利懇求后同樣主題的懇求因與其相抵觸而將喪失新穎性，不能授予專利權。自該懇求公布至其授予專利權前這一階段是“暫時維護階段。在這期間，懇求人雖然不能對未經其允許實施其發(fā)明的人提起訴訟，予以

13、制止，但可以要求其支付適當的運用費。假設對方回絕付費，懇求人可以在獲得專利權之后行使提起訴訟的權益。這一階段懇求人只需有限的獨占權。許多企業(yè)為防止同行介入這個領域，就經過懇求專利“跑馬圈地。因此，我們要防止掉入圈套，假設本人走到前列，無妨“以其人之道還治其人之身。當然，專利產品經由第三方重新設計，即使它可以實現等同效果，但只需實現的方式有所不同，就不會被視為侵權。再次是利用進口商躲避風險。從詳細操作時，企業(yè)出口應對出口國的知識產權進展調查，防止侵權。應留意進口商能否擁有該產品的商標、專利、著作權等權益的證明文件。假設無，那么應思索法律風險，應在合同中訂立任何有關進犯知識產權的情況都應由該外商擔

14、任并賠償己方損失的條款或訂立仲裁條款。 最后，實施出口多元戰(zhàn)略以分散風險。實施多元化戰(zhàn)略，改善出口構造，努力提高產品科技含量和附加值，變“以價取勝為“以質取勝，提高出口效益，同時加強企業(yè)間的協作。在繼續(xù)加強對歐美、俄羅斯等重點市場以及日本、香港、東盟等周邊國家和地域市場的開辟的同時，真實加大對澳大利亞、南亞、巴西以及中東、非洲等新興市場的開辟力度，有步驟、有目的地開發(fā)市場，改動原有市場過于集中的戰(zhàn)略，以減少對單一市場的過度依賴，防止風險炬力公司在本案初裁公布之后就表示，由于美國市場占炬力營業(yè)收入的比重不到10%，因此對公司營運無艱苦影響。同時，要留意擴展內需，實行“兩條服走路的戰(zhàn)略。二利用33

15、7條款一是要加強學習，提高對337條款及整個美國貿易法的認識，美國是我國第一大出口市場，在我國對外貿易中占有重要的位置。而我國參與WTO后與美國等主要貿易成員的磨擦頻繁發(fā)生，貿易糾紛數量的添加和領域的擴展曾經成為我國經濟的艱苦問題。 二是合理利用337條款。加強對知識產權維護的認識，要建立本人有效的知識產權維護網，對本人研討開發(fā)的技術和產品要積極懇求專利包括在美國懇求專利。利用337條款懇求專利維護，從而維護本人產品的市場份額是美國公司的一種商業(yè)戰(zhàn)略。其實，“以子之矛攻子之盾，中國企業(yè)也可以這樣做。我國出口企業(yè)在美國擁有專利，不但可以利用337條款來維護本人的產品，而且也可以用來阻撓其他公司的

16、產品進入美國市場，包括美國海外企業(yè)的產品進入美國市場。日本企業(yè)曾經學會在美國利用337條款打擊其他國家的同行，而且正思索在本國引入與美國337條款類似的制度。 三應對337條款1、建立預警機制。建立預警機制是非常必要的，力求在短時間內做出應對方案。普通來說，跨國公司普通會在前期進展大量的調研活動，在廣播、報紙上進展，試探對方的反響，而后采取談判、發(fā)律師函等方式，最后才是訴訟。企業(yè)面臨專利訴訟問題，有兩個緣由：一是我們的開展曾經影響到了競爭對手的生存空間例如， SigmaTel占據了全球 70%以上的MP3播放器芯片市場，客戶包括創(chuàng)新、三星、戴爾、索尼、東芝、Gateway、富士通等，但是Sig

17、maTe在中國的市場不甚理想，其中珠海炬力在國內的市場占有率就達45%以上；二是我們曾經進犯了他人的知識產權。這是先兆問題。2、尋求和解。和解也是企業(yè)選擇處理問題的一條途徑。想要在專利訴訟中最終促成雙方的和解，就應該與對方開展談判時，應領先搞清對方的目的：假設對方的目的在于爭奪市場經過專利限制對方的消費規(guī)模，企業(yè)可以采用專利協作的方式，包括技術的交叉答應和專利互換的方式達成和解；假設對方是為了運用費，就應該把握好談判的時機。權益人既維護了專利權，又可以收取可觀的運用費，從而到達雙贏的效果。運用人經過支付運用費不僅免去了“侵權的惡名，為企業(yè)挽回了聲譽，又可以繼續(xù)運用權益人的專利獲取本人的利益。但

18、是達成和解是有條件的。一是適當的退讓或者優(yōu)惠條件，如消費工藝調整、優(yōu)惠的協作條件、支付專利運用費等；二是原告案件勝利的勝利率；三是被告能否有和解的砝碼如作為交叉答應的專利、證明原告專利無效的證據等。3、立刻應訴。千萬不要不理睬，也不要指望同樣被列為侵權人的其他公司來出面爭辯，該當立刻聯絡熟習此項業(yè)務的律師，自動面對挑戰(zhàn)。由于337調查程序為被告提供了適當的法律程序來維護其利益。只需被告應訴，原告必需抑制一系列妨礙才干勝訴。那么，如何應訴呢？第一，查明原告能否有專利權、專利權能否依然有效、在執(zhí)行中能否違反相關規(guī)定。一是證明原告能否有專利權。在市場中，有時會出現這種情況：由于一些緣由，有的企業(yè)產品

19、的開發(fā)方案曾經招標、招標了，曾經在公司的宣傳冊上宣傳了，甚至產品曾經出賣了，但技術方案還未懇求專利；二是證明專利無效。任何一個技術方案被授予專利權至少要滿足三個條件，即新穎性、發(fā)明性及適用性。其中，缺乏新穎性及發(fā)明性是質疑專利權有效性常用的方法。此外，權益要求書沒有以闡明書為根據、得不到闡明書的支持、緊縮對方權益要求書的解釋范圍，也是證明該專利無效的一種方正是由于炬力的律師在調查中發(fā)現6279號專利不具備懇求專利的條件，該當被撤銷，并提出了許多異議。SigmaTel才有能夠向ITC懇求停頓并撤銷第6279號專利的侵權調查。；三是證明該專利不具有執(zhí)行性，也是重要的抗辯點。企業(yè)可從懇求人的專利經過

20、欺詐獲得，存在“不公正行為，懇求人獲得專利后存在不當運用該專利的行為，違反了反壟斷法，以及在專利授權范圍以外實施專利等方面入手。第二，查明涉案專利在美國國內能否有產業(yè)，如廠房和設備的顯著投資，勞動力和資本的顯著利用，實施專利的本質性投資，包括工程設計、研發(fā)、技術答應等。第三，在對方存在有效專利并存在相關產業(yè)的情況下，證明本人沒有進犯對方專利。根據專利侵權判別的普通原那么，對于發(fā)明和適用新型文化，只需在權益要求書中的獨立權益要求的全部必要技術特征被覆蓋的利用，并且該利用行為具有消費運營目的才構成侵權。假設產品中的技術是經過本人獨立研發(fā)、反向工程等手段擁有一樣技術并不構成侵權。因此，此時被告假設舉

21、證證明其涉訴技術信息具有完全合法的來源，那么法院將認定為不侵權。在司法實際中，完好且有多個相關人員簽字的研發(fā)記錄，或足以證明技術信息來源合法的文件，是典型的有較高證明力的證據 4、提出反訴。假設被通知提出反訴，該反訴將會迅速移交對同案有管轄權的地域法院審理。相對于ITC行政救援手段的337調查，運用司法救援手更有利于被訴人維護本人的利益。但要留意兩點：一是應有侵權的現實，否那么不僅達不到促進和解的目的，又浪費本人的時間和金錢。二是不一定限于進犯專利權，反訴的地點也不限于對方起訴的法院。只需可以打擊對方的氣勢，使對方墮入被動的位置就根本到達本人的目的。三是根據現行337條款規(guī)定，要求“反訴不應遲延或影響本節(jié)之程序。在本案中，珠海炬力采取了兩方面的舉措：一是向ITC提出反訴；二是于