淺談外觀設計專利的許諾銷售問題

1、淺談外觀設計專利的許諾銷售問題浙江裕豐（寧波）律師事務所 李國旗律師【內容提要】外觀設計專利許諾銷售侵權行為是外觀設計專利侵權形式之一，其具備外觀設計專利侵權的所有要件，但又與生產(chǎn)、銷售侵權行為相區(qū)別。本文從外觀設計許諾銷售權的立法背景談起，分析了許諾銷售的法律適用、侵權判定，以及對不同情況下侵權數(shù)額的認定提出了自己的觀點?！娟P鍵詞】外觀設計 許諾銷售 賠償 侵權判定立法背景與歷史沿革2008年12月17日， HYPERLINK /181v.html 專利法第三次修改增加了外觀設計專利權人的許諾銷售權，2009年10月1日正式實施。至此，我國對于外觀設計專利的保護水平又上了一個新臺階，許諾銷售

2、權延伸到了外觀設計專利的保護領域，對外觀設計專利的保護達到甚至超越了國際水平。在國際條約中，世界貿易組織的與貿易有關的知識產(chǎn)權協(xié)議（以下簡稱TRIPS協(xié)議）第28條規(guī)定了專利權人的許諾銷售權。我國在加入世界貿易組織時，為了符合TRIPS協(xié)議的規(guī)定，2000年第二次修改 HYPERLINK /15w.html t _blank 專利法時，增加了任何單位或者個人未經(jīng)發(fā)明和實用新型專利權人許可，不得許諾銷售專利產(chǎn)品或者依照專利方法直接獲得的產(chǎn)品的規(guī)定。像大多數(shù)國家一樣，TRIPS協(xié)議把工業(yè)品外觀設計是單獨成章規(guī)定，而未包括在專利保護范圍之內，而對工業(yè)品外觀設計的保護，TRIPS協(xié)議并未包括許諾銷售權

3、。鑒于此，第二次修改專利法時，我國并沒有賦予外觀設計專利權人許諾銷售權。然而，雖然不斷有人質疑我國外觀設計專利的質量，但我國外觀設計專利數(shù)量早在2006年就已經(jīng)世界第一是不爭的事實。隨著我國專利外觀設計專利的“三增”現(xiàn)象日益突出，即每年申請量增加，絕對數(shù)量增加，侵權行為增加，第三次修改專利法增加了未經(jīng)外觀設計專利權人許可，不可許諾銷售外觀設計專利產(chǎn)品。目前，僅有美國規(guī)定了外觀設計專利權人享有許諾銷售權，不同的是，美國對外觀設計專利申請進行實質審查。二、offering for sale詞義辨析與法律適用許諾銷售對應的英文詞是offering for sale，該詞的直譯是“為了出售而提供（產(chǎn)品

4、的過程）”。在我國專利法使用“許諾銷售”一詞之前，已有多種翻譯，比如兜售、出售的要約、建議銷售、提供銷售等等。從英文的意思理解，offering for sale包括在銷售之前的所有過程；從合同訂立的階段分析，offering for sale 自然應包括要約和要約邀請兩個階段。由于沒有直接對應的詞，專利法造出來“許諾銷售”的概念以對應offering for sale。既然法律已經(jīng)明確，在適用上應當統(tǒng)一，尤其是在司法實踐中。然而，筆者發(fā)現(xiàn)，一直到現(xiàn)在，有的法律文書還在使用“要約銷售”概念。如某市中級法院判決，被告不得再生產(chǎn)、銷售、要約銷售侵犯原告外觀設計專利的產(chǎn)品。如果法律文書使用“要約銷售

5、”代替“許諾銷售”實際上縮小了專利權人的權利范圍，實質上等于沒有禁止侵權人以要約邀請的方式侵犯專利權。當然，也有學者認為，許諾銷售的范圍比要約加要約邀請的范圍還要大，還應包括已訂立合同，尚未實際生產(chǎn)銷售之前的階段，即承諾階段 王華 盧雪華：許諾銷售及其法律性質之相關探討，井岡山師范學院學報，2004年4月。但筆者認為，若侵權人已和他人訂立合同，合同即成立，合同當事人應當履行合同。履行合同的過程，包括為制造侵權產(chǎn)品準備圖紙的階段應當視為生產(chǎn)的一部分，因此，應當認定為生產(chǎn)。不過在確定侵權人賠償數(shù)額時可比照許諾銷售加重處罰。三、外觀設計許諾銷售的侵權判定許諾銷售常用的形式是通過傳統(tǒng)大眾媒體和網(wǎng)絡做廣

6、告，在商品展銷會、展覽會中參展，以及商場、商店中的櫥窗展示等。根據(jù)最高人民法院2001年的關于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定（以下簡稱規(guī)定）第24條規(guī)定，許諾銷售，是指以做廣告、在商店櫥窗中陳列或者在展銷會上展出等方式作出銷售商品的意思表示。雖然最高人民法院2010年又實施了關于審理侵犯專利權糾紛案件應用法律若干問題的解釋（以下簡稱解釋），但對外觀設計許諾銷售并未再行規(guī)定，因此，2001年規(guī)定的許諾銷售情形仍應有效。規(guī)定第24條用列舉式加概括式的立法形式規(guī)定了許諾銷售的侵權情形，雖然該條出臺的時候，專利法僅規(guī)定了實用新型和發(fā)明專利權人享有許諾銷售權，筆者認為，在新專利法實施后，該規(guī)定仍

7、適用于外觀設計的許諾銷售情形。判斷外觀設計是否侵權不同于專利和實用新型的判斷方法，后者是以權利要求書為準判斷是否落入保護范圍來認定。判斷外觀設計許諾銷售侵權與外觀設計侵權判定是一致的。1、外觀設計許諾銷售侵權認定的前提產(chǎn)品是相同或相近種類因考慮到不同類別的產(chǎn)品不具有可比性，因此被控侵權產(chǎn)品與專利產(chǎn)品相同或相近種類是外觀設計侵權的前提。雖然也有人對此提出質疑，并且根據(jù)專利法第五十九條第二款對于外觀設計專利的保護并沒有限定產(chǎn)品種類的前提的規(guī)定，認為外觀設計專利保護不應受產(chǎn)品類別的限制。 歐陽峰 劉宇暉 梁平：對外觀設計專利侵權判定標準的幾點質疑，電子知識產(chǎn)權，2007.3但目前實務界，無論司法還是

8、行政，產(chǎn)品種類相同或近似仍是判定的外觀設計侵權的前提。判定是否屬于同類產(chǎn)品在審判實踐中主要有三種觀點：一是采用專利局的授權標準，即單純按照國際外觀設計分類表作為依據(jù)；二是完全不考慮國際外觀設計分類表中有關產(chǎn)品分類的依據(jù)，而是依照產(chǎn)品的性能、用途、原料、形狀以及消費渠道等綜合因素來判斷；三是雖不以國際外觀設計分類表為依據(jù)，但加以參照，同時結合產(chǎn)品的功能、用途、原料、形狀以及消費渠道等綜合因素來考慮，但功能、用途仍是首要因素，其他的僅是參考因素。 周根才 高毅龍：外觀設計專利侵權判定若干問題，法律適用，2007年第5期事實上，目前我國行政機關（知識產(chǎn)權局）和司法機關基本上都采用第三種方式認定產(chǎn)品的

9、種類是否近似。根據(jù)解釋，認定產(chǎn)品種類是否相同或者相近應當根據(jù)外觀設計產(chǎn)品的用途，而確定產(chǎn)品的用途，可以參考外觀設計的簡要說明、國際外觀設計分類表、產(chǎn)品的功能以及產(chǎn)品銷售、實際使用的情況等因素。根據(jù)2010年版審查指南，在確定產(chǎn)品的種類時，可以參考產(chǎn)品的名稱、國際外觀設計分類以及產(chǎn)品銷售時的貨架分類位置，但是應當以產(chǎn)品的用途是否相同為準。相同種類產(chǎn)品是指用途完全相同的產(chǎn)品。需要注意的是，產(chǎn)品部分用途相同的情況下是否構成類似，根據(jù)審查指南，二者仍應屬于相近種類的產(chǎn)品。如帶的手表與手表都具有計時的用途，二者即屬于相似種類的產(chǎn)品。2、外觀設計許諾銷售侵權認定的主體一般消費者雖然是否侵權最終是由法院認定

10、，但是外觀設計是否構成相同或近似應當按照“一般消費者”的標準進行。雖然也有人提出外觀設計侵權不應當按照“一般消費者”的標準，而應當按照“相同技術領域的普通技術人員”。 同2但，目前實務中仍按照“一般消費者”的標準。解釋第十條，人民法院應當以外觀設計專利產(chǎn)品的一般消費者的知識水平和認知能力，判斷外觀設計是否相同或者近似。審查指南也規(guī)定，在判斷外觀設計與現(xiàn)有設計相同或近似時，“應當基于涉案專利產(chǎn)品的一般消費者的知識水平和認知能力進行評價。”雖然行政機關和審判機關都以“一般消費者”作為認定的主體，但對于“一般消費者”的標準卻有較多分歧，也“一直是審判實踐中的難點問題” 北京市高級人民法院知識產(chǎn)權庭：

11、審理外觀設計專利案件中的幾個問題，中國專利與商標，2009年第2期。需要明確的是，這里的“消費者”的概念不同于消費者權益保護法規(guī)定的“消費者”概念，后者是指“為生活消費需要購買、使用商品或者接受服務的個人”。而作為侵權判定的消費者，可能是最終消費者，也可能是中間制造商。而后者在消費者權益保護法上被稱為經(jīng)營者，和消費者相對立。因此，嚴格意義上講，使用“消費者”的概念是不準確的。況且，實踐中，在選擇“一般消費者”時，也經(jīng)常使用專家和相同領域的普通技術人員。筆者建議用“普通觀察者”代替“一般消費者”的概念。雖然也有人提出普通觀察者的概念 董紅海：中美外觀設計專利侵權判定比較，世界知識產(chǎn)權， 2005

12、第4期，但卻將其等同于一般消費者是不合適的。3、外觀設計相同或相似認定的標準照片或圖片，設計要點解釋第八條規(guī)定，在與外觀設計專利產(chǎn)品相同或者相近種類產(chǎn)品上，采用與授權外觀設計相同或者近似的外觀設計的，人民法院應當認定被訴侵權設計落入專利法第五十九條第二款規(guī)定的外觀設計專利權的保護范圍。專利法第五十九條第二款規(guī)定，外觀設計專利權的保護范圍以表示在圖片或者照片中的該產(chǎn)品的外觀設計為準，簡要說明可以用于解釋圖片或者照片所表示的該產(chǎn)品的外觀設計。根據(jù)解釋十一條的規(guī)定，是否構成侵權應當根據(jù)授權外觀設計、被訴侵權設計的設計特征，以外觀設計的整體視覺效果進行綜合判斷；對于主要由技術功能決定的設計特征以及對整

13、體視覺效果不產(chǎn)生影響的產(chǎn)品的材料、內部結構等特征，應當不予考慮。下列情形，通常對外觀設計的整體視覺效果更具有影響：（1）產(chǎn)品正常使用時容易被直接觀察到的部位相對于其他部位；（2）授權外觀設計區(qū)別于現(xiàn)有設計的設計特征相對于授權外觀設計的其他設計特征。被訴侵權設計與授權外觀設計在整體視覺效果上無差異的，人民法院應當認定兩者相同；在整體視覺效果上無實質性差異的，應當認定兩者近似。 根據(jù)審查指南，對比設計與涉案設計有以下情形的，則構成實質相同，即相近似：（） 其區(qū)別在于施以一般注意力不能察覺到的局部的細微差異，例如，百葉窗的外觀設計僅有具體葉片數(shù)不同；（） 其區(qū)別在于使用時不容易看到或者看不到的部位，

14、但有證據(jù)表明在不容易看到部位的特定設計對于一般消費者能夠產(chǎn)生引人矚目的視覺效果的情況除外；（） 其區(qū)別在于將某一設計要素整體置換為該類產(chǎn)品的慣常設計的相應設計要素，例如，將帶有圖案和色彩的餅干桶的形狀由正方體置換為長方體；（） 其區(qū)別在于將對比設計作為設計單元按照該種類產(chǎn)品的常規(guī)排列方式作重復排列或者將其排列的數(shù)量作增減變化，例如，將影院座椅成排重復排列或者將其成排座椅的數(shù)量作增減；（） 其區(qū)別在于互為鏡像對稱。 中華人民共和國知識產(chǎn)權局，專利審查指南（2010），知識產(chǎn)權出版社2010年1月，第400頁 需要注意的是，外觀設計許諾銷售侵權行為和銷售、生產(chǎn)侵權行為有一點是不同的。即，如果被控侵

15、權產(chǎn)品僅僅在樣本冊、網(wǎng)頁上許諾銷售產(chǎn)品，一般不能完全顯示產(chǎn)品的各個角度，這種情況下，筆者認為只要從許諾銷售圖片上展示的角度可以看出被控侵權產(chǎn)品與專利產(chǎn)品的圖片構成相同或相似即構成侵權，而無需要求和專利視圖數(shù)量相同或角度完全一致。被控侵權人很可能會辯稱，甚至拿出產(chǎn)品說明，其產(chǎn)品的其他角度視圖與專利產(chǎn)品不同，筆者認為，其之所以展示與專利產(chǎn)品相同或相似的視圖，正是因為該視圖對于購買者會產(chǎn)生實質的影響。根據(jù)筆者的經(jīng)驗，被控侵權人一般會以主視圖作為展示視圖。當然，如果被控侵權人展示的圖片和專利產(chǎn)品的設計要點相同或相似，則即使其他部分有細微區(qū)別，也應構成侵權。四、外觀設計專利許諾銷售侵權數(shù)額的賠償外觀設計

16、許諾銷售侵權的起訴一般有三種情況，一種是侵權人銷售、生產(chǎn)侵權產(chǎn)品，同時又有許諾銷售行為；一種是侵權人銷售或生產(chǎn)侵權產(chǎn)品，同時又有許諾銷售行為的；第三種是單獨的許諾銷售侵權行為。2009年10月1日以后，專利權人可以單獨以許諾銷售為由提起訴訟。首先應當明確的是，根據(jù)專利法第六十五條，即使侵權人僅進行了許諾銷售，專利權人沒有證據(jù)證明侵權人在進行銷售或生產(chǎn)，侵權人也應當進行賠償。但在對許諾銷售侵權賠償數(shù)額的計算標準上又存在較大爭議。根據(jù)目前的司法實踐，單獨起訴許諾銷售賠償金額很少，主要是以補償權利人的合理費用為基礎。筆者認為，應當視情況區(qū)別對待：第一種情況，侵權人之前并不知道涉案外觀設計已申請了專利權而進行了許諾銷售行為。由于市場的工業(yè)外觀設計非常多，而合理“借鑒”他人已有的成果又非常普遍，外觀設計保護的前提是獲得國家的授權，如果外觀設計未申請專利，侵權人的行為很可能不會被追究。因此，在這種情況下，侵權人的主觀惡意較小，若專利權人直接以許諾銷售侵權為由提起訴訟要求侵權人承擔賠償責任，在沒有證據(jù)證明權利人損失或侵權人獲益數(shù)額的前提下，法院可考慮以補償權利人合理費用為基礎。第二種情況，侵權人已經(jīng)知道了涉案外觀設計侵犯了他人的專利權，卻仍然進行許諾銷售行為。若權利人已經(jīng)通知侵權人的行為侵犯其專利權，侵