從一個專利申請案件看專利“創(chuàng)造性”的判斷方法及其運用

1、第 1 頁共 8 頁從一個專利申請案件看專利“制造性”的推斷方法及其運用 周世駿單位：浙江澤大律師事務(wù)所從一個專利申請案件看專利“制造性”的推斷方法及其運用的技術(shù)制造通常是在先有技術(shù)上增加一些東西，但并非一切穎、有用的東西都有取得專利保護的價值，構(gòu)成申請專利的技術(shù)解決方案必需是一種制造。為了鼓舞真正的制造，獲得專利權(quán)還需要具備特定的條件。制定有關(guān)制造的制造性標(biāo)準(zhǔn)，正是為了在一般性技術(shù)進步中識別真正的制造，將單純的技藝與制造性分開來。因此，我國專利法其次十二條第三款規(guī)定：“制造性，是指同申請日以前已有的技術(shù)相比，該制造有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，該有用型有實質(zhì)性特點和進步。”一、專利申請案件

2、實例中對制造性推斷的論述本文介紹的專利申請案件是申請人于 2022 年 7 月提交的一件制造專利申請，共有 6 項權(quán)利要求，主要公開了一種可以連續(xù)穿插編織軟質(zhì)緯絲和硬質(zhì)緯絲的編織機械。其技術(shù)方案的要點是，設(shè)有劍桿織機的機架和傳動機構(gòu)，在機架上固定有框架，框架一端安裝有龍頭，框架上面設(shè)有提花龍頭，龍頭通過拉繩與提花龍頭相聯(lián),提花龍頭下方設(shè)有提花中框，機架一側(cè)設(shè)有連桿,其下端部與傳動機構(gòu)相協(xié)作,其上端部與提花龍頭相聯(lián), 機架上安裝有跑道，跑道兩端安裝有梭子，梭子后部連接有履帶帶動梭子沿跑道運動， 跑道上安裝有假設(shè)干個進料器，進料器下部開設(shè)有進料槽，進料器前方設(shè)有分線板，機架一側(cè)設(shè)有送絲輪，機架一端

3、上安裝有接緯機構(gòu)，接緯機構(gòu)通過拉繩與龍頭相聯(lián)，機架前方設(shè)有一個放線架，機架一側(cè)設(shè)有一個緯絲架。依據(jù)原始的申請文件，中國國家學(xué)問產(chǎn)權(quán)局的專利審查員依據(jù)規(guī)定的步驟和范圍進行了審慎的檢索，找到一篇申請人于 2022 年 12 月提交的一件已公開的專利申請文件作為比照文件，并將其作為該申請案專利是否具有制造性的主要推斷依據(jù)。審查員提出審查意見并認(rèn)為：比照文件公開了一種提花編織機，并具體公開了以下技術(shù)特征：機架、傳動機構(gòu)、機架上固定有框架，框架上一端裝有提花龍頭，提花龍頭下方設(shè)置有提花框、機架一側(cè)設(shè)有連桿, 其下部與所述傳動機構(gòu)相協(xié)作,連桿上端與提花龍頭相連, 機架上安裝有跑道，跑道上安裝有進料器，進料

4、器前方設(shè)有分線板，機架旁設(shè)置送絲輪。申請文件的權(quán)利要求1 與比照文件所公開的技術(shù)內(nèi)容相比，其區(qū)分僅在于：跑道兩端安裝有能沿跑道運動的梭子、龍頭、接緯機構(gòu)及其安裝方式。然而，這種區(qū)分對所述技術(shù)領(lǐng)域的人員來說是顯而易見的，由于，正如制造人在說明書中所述的那樣，龍頭和接緯機構(gòu)為已有織機的常見構(gòu)件，該常見構(gòu)件在織機中的作用和在該制造中也就是竹麻編織機中的作用是一樣的，都是用于接緯，將該區(qū)分特征用于該制造對于本領(lǐng)域技術(shù)人員來說并不需要付出制造性的勞動，因此，權(quán)利要求1 所要求保護的技術(shù)方案不具備突出的實質(zhì)性特定和顯著的進步，因而不具備制造性?；谏鲜鲆庖姡瑢彶閱T在通知書中給出傾向性意見認(rèn)為，專利申請中沒

5、有可以被授予專利權(quán)的實質(zhì)性內(nèi)容，假設(shè)陳述理由不充分，申請將被駁回。收到通知書后，代理人對申請案件內(nèi)容、有關(guān)法規(guī)和專利審查規(guī)章進展了深入的理解，認(rèn)為該案申請的全部權(quán)利要求均具備制造性，并提出了充分翔實的辯論理由：一該案申請權(quán)利要求 1 中技術(shù)方案與相對于比照文件的區(qū)分特征分屬不同的技術(shù)領(lǐng)域。審查指南第一局部第四章1、正如該案申請說明書對制造的技術(shù)領(lǐng)域的描述，該案申請涉及一種編織機械， 特別涉及一種可穿插編織棉、毛、絲、麻、草繩等軟質(zhì)緯絲和竹條、竹絲等硬質(zhì)緯絲的竹麻編織機。據(jù)此，專利局將該案申請的 IPC 分類號定為 B27J1/02見該案申請公開說明書，其所屬大類為木材或類似材料的加工或保存；其

6、所屬小類為藤莖、軟木或類似材料的機械加工，這一分類是準(zhǔn)確的。依據(jù) IPC 分類，權(quán)利要求 1 區(qū)分特征中有關(guān)龍頭、接緯機構(gòu)等構(gòu)件應(yīng)屬 D03D 大類下織機的構(gòu)件。因此，從IPC 分類的角度看，該案申請權(quán)利要求 1 中技術(shù)方案與區(qū)分特征分屬不同的技術(shù)領(lǐng)域。2、權(quán)利要求 1 中技術(shù)方案涉及一種混合編織軟、硬質(zhì)緯絲的竹編織機械，該機械加工得到的一般是竹席、竹墊、竹窗簾等具有獨特應(yīng)用領(lǐng)域的產(chǎn)品。而有關(guān)區(qū)分特征中龍頭、接緯機構(gòu)等構(gòu)件在該案申請之前僅僅應(yīng)用于一般紡織工業(yè)，其相應(yīng)產(chǎn)品一般是布匹，該構(gòu)件的應(yīng)用領(lǐng)域與前者存在著重大差異。因此，相應(yīng)的加工機械屬于不同的兩個技術(shù)領(lǐng)域。二把握有關(guān)區(qū)分特征的技術(shù)人員和把

7、握竹制品編織工藝的技術(shù)人員不是同一領(lǐng)域的技術(shù)人員。審查指南其次局部第四章第 2.4 節(jié)將絲、線等軟性材質(zhì)編織成布匹，以及將竹條、竹絲等硬質(zhì)材料編織成席子、地墊等產(chǎn)品已有相當(dāng)悠久的歷史，甚至在史前考古記錄中也有記載。但是這兩類產(chǎn)品由于應(yīng)用的材質(zhì)存在物理性質(zhì)上的重大區(qū)分，導(dǎo)致其加工方法和改進程度始終存在著重大的差異，因而相應(yīng)從業(yè)人員所把握的技能也是具有相當(dāng)大的差異的。在遠古時代人類就已經(jīng)制造了織布的織機，到了近代工業(yè)時期，織機的技術(shù)更是日月異，如今電腦把握技術(shù)更是得到普遍應(yīng)用。但是，紡織工業(yè)織機技術(shù)的快速進展并未對竹編織技術(shù)的提高起到相應(yīng)的同步提升作用。這不僅是由于兩類產(chǎn)品有著截然不同的應(yīng)用領(lǐng)域，

8、更由于竹編織工藝所應(yīng)用的主要原材料竹片或竹絲長度有限、質(zhì)地堅硬， 決無可能在一般紡織機械上應(yīng)用。一般紡織工業(yè)從業(yè)人員決無可能去考慮如何在布匹中添加竹片或者竹絲以生產(chǎn)帶有竹片或竹絲的布匹，也不行能想方設(shè)法利用織布機械去編織竹席。因此，這一行業(yè)的從業(yè)人員所把握的技能對于提升竹編織工藝沒有任何幫助。由于原料材質(zhì)特性的限制，竹編織產(chǎn)品在相當(dāng)長時間里均是承受手工編制，本領(lǐng)域的技術(shù)人員也只是文化層次相對較低的竹編織手工業(yè)者。直至近些年，經(jīng)過竹編織行業(yè)技術(shù)人員的艱辛努力才制造了較為原始的竹編織機械，實現(xiàn)了竹制品編織過程的局部自動化，此時，本領(lǐng)域的技術(shù)人員演化成為把握初級機械加工技能的從業(yè)人員。 2022 年

9、，在該案申請人提出了一種提花編織機的制造制造即比照文件所示技術(shù)方案之后， 本領(lǐng)域的技術(shù)人員所把握的技能又?jǐn)U大至可以利用軟質(zhì)經(jīng)線在硬質(zhì)緯絲間的上下位置 變化加工多種圖案的竹編織產(chǎn)品。但此時，龍頭、接緯機構(gòu)等紡織行業(yè)織機的構(gòu)件仍不是竹編織行業(yè)的一般技術(shù)學(xué)問或現(xiàn)有技術(shù)，把握這些技術(shù)的仍只是紡織行業(yè)的技術(shù)人 員。由于把握區(qū)分技術(shù)特征的技術(shù)人員與本領(lǐng)域技術(shù)人員所把握的技能之間存在重大差異，因此兩個行業(yè)的技術(shù)人員不是同一領(lǐng)域的技術(shù)人員。在評判該案申請制造性的時候不能僅由于權(quán)利要求 1 與比照文件中技術(shù)方案同屬編織機械，就草率將兩者的技術(shù)領(lǐng)域和領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)人員等同對待，而是應(yīng)當(dāng)基于各自所把握的學(xué)問和技能進展

10、綜合評 價。三權(quán)利要求 1 中有關(guān)區(qū)分特征對于該案申請所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說并非顯而易見，理解和應(yīng)用它們需要做出制造性的勞動。審查指南其次局部第四章第 2.2節(jié)權(quán)利要求 1 中的區(qū)分技術(shù)特征的設(shè)計均有其特別意義，是實現(xiàn)制造目的必要技術(shù)特征，詳見權(quán)利要求 1 與比照文件的技術(shù)特征比對表。由于竹制品編織與一般紡織兩個行業(yè)之間存在著重大區(qū)分，行業(yè)之間的技術(shù)溝通也格外少，本領(lǐng)域技術(shù)人員與紡織行業(yè)的技術(shù)人員所把握的技能之間也存在著極大差 距。同時，由于加工原材料和最終產(chǎn)品之間存在重大特性差異，這導(dǎo)致在竹編織機械技術(shù)提升過程中，即便是對紡織行業(yè)織機所使用的構(gòu)件進展借鑒和參考，也需要本領(lǐng)域有關(guān)技術(shù)人員付

11、出相當(dāng)?shù)呐θダ斫?，同時還需要在制造制造過程中針對制造對象的技術(shù)特點做出相當(dāng)大的調(diào)整，而由此帶來的任何一點提升都需要他們付出艱辛的勞動。這一點，從該案申請與比照文件所示技術(shù)方案提出時間相隔 3 年之久即可看出。因此，有關(guān)區(qū)分特征對于該案申請所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員來說并非顯而易見，理解和應(yīng)用它們需要做出制造性的勞動，進展大量的爭辯和試驗，因此權(quán)利要求1 中技術(shù)方案具備突出的實質(zhì)性特點。例如，在將織機的龍頭和接緯機構(gòu)引入編織機的時候，必需要考慮到在軟性緯絲編入編織物后，如何適時地參加竹條、竹絲等硬質(zhì)緯絲。該申請案制造性地將安裝有梭子的跑道與進料器進展結(jié)合，這樣當(dāng)跑道運動到極點位置后，可以自送絲輪送

12、入硬質(zhì)緯絲并穿過進料器的進料槽，使硬質(zhì)緯絲被交編于經(jīng)線之間。而進料器則設(shè)計為可以隨跑道的運動做周期性搖擺，以實現(xiàn)軟硬質(zhì)緯絲相見的織品。這一制造性的技術(shù)特征是任何現(xiàn)有技術(shù)都不具備的，也不是本領(lǐng)域技術(shù)人員結(jié)合現(xiàn)有技術(shù)和比照文件可以顯而易見得到的。四權(quán)利要求 1 的技術(shù)方案抑制了現(xiàn)有技術(shù)存在的缺乏，為解決技術(shù)問題供給了完全不同的構(gòu)思，因而相對于現(xiàn)有技術(shù)而言具有顯著的進步。審查指南其次局部第四章第 2.2 節(jié)、第 3.22 節(jié)現(xiàn)有技術(shù)中的竹席、竹簾、竹墊編織機械只能單獨編織竹絲、竹條等硬質(zhì)緯絲材料。當(dāng)需要穿插編織棉、毛、絲、麻、草繩等軟質(zhì)緯絲和竹絲、竹條等硬質(zhì)緯絲時，現(xiàn)有的竹席、竹簾、竹墊編織機械需要

13、在織入一根硬質(zhì)緯絲后，臨時停頓編織機械的運轉(zhuǎn)， 然后依靠人手送入一根軟質(zhì)緯絲后開動編織機械才能完成一次軟、硬質(zhì)緯絲的穿插編 織。其缺乏之處在于：耗時、工作效率低、產(chǎn)量低、本錢高而且產(chǎn)品質(zhì)量不高，缺乏市場競爭力。權(quán)利要求 1 的技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)相比具有更好的技術(shù)效果。由于設(shè)有劍桿織機的機架、傳動機構(gòu)、龍頭和接緯機構(gòu)，協(xié)作設(shè)有提花龍頭、提花中框和進料器，故本制造可以實現(xiàn)由機械自動傳送軟質(zhì)緯絲，不需要停頓編織機械的運轉(zhuǎn)，連續(xù)的穿插編織棉、毛、絲、麻、草繩等軟質(zhì)緯絲和竹條、竹絲等硬質(zhì)緯絲，編織出具有各種圖案的產(chǎn)品， 極大的提高了工作效率，提高了產(chǎn)量，節(jié)約了產(chǎn)品本錢，而且編織出來的產(chǎn)品質(zhì)量高， 增加了

14、市場競爭力。同時，它也代表著竹制品編織技術(shù)的一種進展趨勢。五對權(quán)利要求 1 中技術(shù)方案進展推斷時，應(yīng)先明確所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員所把握的技能和進展學(xué)習(xí)、爭辯、開發(fā)的力量，不應(yīng)在了解了制造內(nèi)容之后才對制造的制造性做出估量偏低的推斷。審查指南其次局部第四章第 6.2 節(jié)六依據(jù)上述理由，該案申請的獨立權(quán)利要求1 與申請日以前已有的技術(shù)相比，具有突出的實質(zhì)性特點和顯著的進步，符合專利法第 22 條第 3 款關(guān)于制造性的規(guī)定。同時，由于權(quán)利要求 26 是對獨立權(quán)利要求 1 的進一步限制，因而也是符合專利法第22 條第 3 款有關(guān)制造性規(guī)定的。最終，審查員以通知書的形式告知全部承受代理人的辯論意見。一個看

15、似被判了死刑的制造專利申請案件通過代理人的努力又重獲得了生氣。二、專利制造性的推斷方法從上面對專利申請案件審查過程的介紹內(nèi)容可以看出，在對專利的制造性進展推斷時可主要從以下幾個方面著手：一確認(rèn)制造是否具有突出的實質(zhì)性特點或有用型是否具有實質(zhì)性特點。 推斷方法是將要求保護的制造內(nèi)容與現(xiàn)有技術(shù)相比，其技術(shù)方案是否顯而易見，通?？梢罁?jù)以下三個步驟進展：1、確定最接近的現(xiàn)有技術(shù)。最接近的現(xiàn)有技術(shù)，是指現(xiàn)有技術(shù)中與要求保護的制造或有用型最親熱相關(guān)的一個技術(shù)方案，它是推斷制造是否具有突出的實質(zhì)性特點或有用型是否具有實質(zhì)性特點的根底。2、確定制造或有用型的區(qū)分特征和制造實際解決的技術(shù)問題。在審查中應(yīng)當(dāng)客觀分

16、析并確定制造或有用型實際解決的技術(shù)問題。為此，首先應(yīng)當(dāng)分析要求保護的制造或有用型與最接近的現(xiàn)有技術(shù)相比有哪些區(qū)分特征，然后依據(jù)該區(qū)分特征所能到達的技術(shù)效果確定制造或有用型實際解決的技術(shù)問題。3、推斷要求保護的制造對本領(lǐng)域的技術(shù)人員來說是否顯而易見。推斷過程中，要確定的是現(xiàn)有技術(shù)整體上是否存在某種技術(shù)啟發(fā)，即現(xiàn)有技術(shù)中是否給出將上述區(qū)分特征應(yīng)用到該最接近的現(xiàn)有技術(shù)以解決其存在的技術(shù)問題的啟發(fā)， 這種啟發(fā)會使本領(lǐng)域的技術(shù)人員在面對所述技術(shù)問題時，有動機改進該最接近的現(xiàn)有技術(shù)并獲得要求保護的制造或有用型。二確認(rèn)制造是否具有顯著的進步或有用型是否具有進步。制造有顯著的進步或有用型具有進步，是指制造或有

17、用型與現(xiàn)有技術(shù)相比能夠產(chǎn)生有益的技術(shù)效果。例如，抑制了現(xiàn)有技術(shù)中存在的缺點和缺乏，或者為解決某一技術(shù)問題供給了一種不同構(gòu)思的技術(shù)方案，或者代表某種的技術(shù)進展趨勢。三正確認(rèn)定所屬技術(shù)領(lǐng)域和所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員。對于制造而言，不僅要考慮該制造專利所屬的技術(shù)領(lǐng)域，還要考慮其相近或者相關(guān)的技術(shù)領(lǐng)域。對于有用型而言，一般著重于考慮該有用型專利所屬的技術(shù)領(lǐng)域。制造或有用型是否具備制造性，應(yīng)當(dāng)基于所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員的學(xué)問和力量進展評價。要留意的是，推斷制造性時，所述技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員是從技術(shù)問題的解決者而不是技術(shù)問題解決答案的應(yīng)用者的角度動身打量制造或有用型，是要推斷從所屬領(lǐng)域和相關(guān)領(lǐng)域的現(xiàn)有技術(shù)動身

18、完成制造或有用型是否是顯而易見的，獲得制造或有用型是不是需要付出制造性的勞動。四合理運用關(guān)心性審查基準(zhǔn)。制造或有用型是否解決了人們始終渴望解決但始終未能獲得成功的技術(shù)難題、是否抑制了技術(shù)偏見、是否取得了預(yù)料不到的技術(shù)效果或是否在商業(yè)上獲得成功時，也可作為推斷制造或有用型制造性問題的一個重要參考依據(jù)。三、專利制造性的推斷在訴訟實踐中的運用依據(jù)行政權(quán)與司法權(quán)分工原則，專利權(quán)是國家特地行政部門依據(jù)既定的規(guī)章授予申請人的權(quán)利。因此，試圖對專利是否具有制造性進展推斷從而影響專利權(quán)的有效性， 也只能是在行政法律法規(guī)的體系中實現(xiàn)。授予專利權(quán)是專利局的職責(zé)，推斷專利是否具有制造性并打算專利權(quán)是否應(yīng)宣告無效是專

19、利復(fù)審委員會的職責(zé)。相應(yīng)地，對專利制造性進展推斷主要也是運用于專利申請程序和宣告專利無效程序中。但是，這并不意味著專利是否具有制造性的推斷與專利訴訟的司法程序是完全割裂的。專利侵權(quán)訴訟的司法程序和相關(guān)聯(lián)的無效宣告程序既有相互獨立的審查審判原則，又存在親熱的關(guān)聯(lián)性。專利侵權(quán)訴訟的當(dāng)事人或其代理人可以通過以下途徑實現(xiàn)專利制造性推斷的合理利用。一在提起侵害有用型專利權(quán)訴訟中，原告在起訴時出具的有用型專利的檢索報告將對有用型專利是否喪失潁性或者制造性進展檢索，假設(shè)未覺察導(dǎo)致有用型專利喪失潁性、制造性的技術(shù)文獻，人民法院可以不中止訴訟。二侵害有用型糾紛案件的被告可依據(jù)搜集到的證據(jù)材料的狀況，對原告起訴所依據(jù)的專利權(quán)的制造性作出合理推斷，打算是否在辯論期內(nèi)向?qū)＠麖?fù)審委員會提出宣告無效的懇求，并向法院懇求中止訴訟。人民法院受理的侵害制造專利權(quán)糾紛案件或者經(jīng)專利復(fù)審委員會審查維持專利權(quán)的侵害有用型案件，被告在辯論期間內(nèi)懇求宣告專利權(quán)無效的，人民法院可以不中止訴訟。三在專利復(fù)審委員會對被提起