企業(yè)法律風險防

企業(yè)法律風險防范——商標注冊篇最大化企業(yè)的商標權(quán)益商標注冊的意義是什么？申請商標注冊要具備哪些條件？哪些標志不能作為商標使用?常見的商標“搭便車”混用情況有哪些類型?如何以合法手段遏制競爭對手對商標的退化、丑化和淡化使用？■典型案例商標，就是人們通常所說的“牌子”，在社會生活中隨處可見，其本質(zhì)作用是區(qū)別商品的來源或服務的提供者。按法律規(guī)定，申請商標必須符合法定條件：有顯著特征，便于識別，并不得與他人在先取得的合法權(quán)利相沖突。香香公司成立于1999年，是一家主要生產(chǎn)油炸土豆片小食品的鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)，自開業(yè)就將“香脆”二字作為商標使用，幾年來其產(chǎn)品銷售量穩(wěn)步增長，銷售地區(qū)不斷擴大。2002年3月，香香公司決定將“香脆”商標向中國商標局申請注冊，使用的商品仍為土豆片等小食品。但出人意料的是，該申請并沒有獲得通過。原來，該公司的申請不符合商標申請的有關(guān)要求。首先“香脆”二字用作油炸土豆片商標是不具有顯著性特征。同時商標法規(guī)定所申請商標不得“直接表示商品的質(zhì)量、主要原料、功能、用途、重量、數(shù)量及其他特點”，而油炸土豆片的主要特性功能即是香脆可口。故其申請未獲通過。■風險評析在市場競爭日益激烈的環(huán)境下，創(chuàng)立一個著名商標往往需要大量的資金與智力投入，因此有的人就想走終南捷徑，在商標的選擇、使用、注冊上，“游刃”于法律的規(guī)定之間，試圖規(guī)避法律，達到非法獲取利益之目的，這就使商標本身承受著巨大的法律風險：搶注商標，高價回購多數(shù)情況下，搶注商標是不道德的商業(yè)行為，但在法律上未必總是受到譴責，因而有的人通過搶注取得了合法的利益?；谏虡藥淼木薮罄妫S多公司商標被搶注后，又不得不花高價從別人手里回購，從而給公司的經(jīng)營造成巨大損失。申請在后，陷入被動按照《商標法》第18條的規(guī)定，我國商標注冊以申請在先為原則。如果一家商標意識淡薄的企業(yè)，即便使用其商標多年，也可能被別人依據(jù)申請在先原則而搶先獲得該商標的注冊，自己反而還因此不能再使用。如聯(lián)想商標“Leg-end”在多國已被搶注，不得已在國外市場啟動另一個商標，這無疑需要付出再打造一個品牌的市場成本。域名搶注，濫用商標互聯(lián)網(wǎng)域名對商標曾一度引起強烈沖擊。從注冊手續(xù)上看，域名注冊的程序簡便但不夠完善，留下許多可乘之機。于是不少人紛紛搶注著名的商標作為域名，或者為了向商標所有人出售，有的人還打起了擦邊球，注冊與他人商標近似的域名，或者為了引起混淆，以謀求不正當利益。未規(guī)避商標禁用條款我國商標法第10條列舉了9種不能作為商標注冊的情形。但法律的含義相對而言仍然有其模糊性，為法律規(guī)避提供了可能。例如：“縣級以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國地名，不得作為商標。但是，地名具有其他含義或者作為集標體商標、證明商標組成部分的除外?！币话阏f來，能成功將地名作為商標使用的，主要依靠其第二含義，但所謂的“其他含義”在實踐中難以界定，因此最好慎用與地名相同的商標，尤其是在商標未去注冊就先行使用的情況下，不然，最后若申請不到商標注冊，品牌塑造的先期努力就前功盡棄了。與此相關(guān)的問題是，有人覺得把地名反過來注冊，法律不會干預的。也確有這樣成功的案例。但是，即使這類商標得到了注冊，如果使用時故意與地名相混淆，最終可能會是這樣一個結(jié)果，“以欺騙手段或者其他不正當手段取得注冊的，由商標局撤銷該注冊商標”。還有的企業(yè)以原料或者商品的通用名稱作為商標使用，最后可能也難逃被撤銷的命運。未規(guī)避他人的在先權(quán)利商標法第31條規(guī)定：“申請商標注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利?！痹谙葯?quán)利一般包括商標權(quán)、姓名權(quán)、肖像權(quán)、專利權(quán)、版權(quán)、商號權(quán)和地理標志權(quán)商標的弱化宣傳。商標的暗化，是指將別人的商標用于無競爭關(guān)系的商品的廣告宣傳上，從而使該商標與其商品的特定聯(lián)系弱化的行為。《商標法》第13條規(guī)定：“就不相同或者不相類似商品申請注冊的商標是復制、模仿或者翻譯他人已經(jīng)在中國注冊的馳名商標，誤導公眾的，致使該馳名商標注冊人的利益可能受到損害的，不予注冊并禁止使用。因此，如果暗化的是馳名商標，商標的退化使用。所謂商標的退化使用，是指以一定的方式使消費者將他人商標誤認作有關(guān)商品的通用名稱，從而減損其顯著性，最終導致商標權(quán)的喪失。如將“敵殺死”商標用作農(nóng)藥名稱，由于使用不當或者被競爭對手故意當作通用名稱使用，從而使商標變成了產(chǎn)品的通用名稱。有的商標未能正確適當?shù)氖褂茫部陀^為他人的規(guī)避提供了條件。有的企業(yè)在推出新產(chǎn)品時，投人了大量廣告宣傳其產(chǎn)品的商標，但卻沒有說明新產(chǎn)品的通用名稱，或雖有通用名稱，但過于專業(yè)化或冗長，難以取得廣告受眾的認同感，其結(jié)果是消費者只好用該商標指代商品的通用名稱，從而導致商標退化。商標的丑化使用。有的競爭對手采用丑化或者玷污商標的行為，來損害對手的商標及其商品、服務的信譽。比如將別人飲料上的商標用在廁所潔具等產(chǎn)品上使用，則可能引起消費者不舒服的感覺，從而拒絕再購買該飲料。⑷其他“搭便車”侵權(quán)行為。在商標注冊中還有許多奇異現(xiàn)象：有的采取隱藏方式，注冊別人的外文商標的中文翻譯名稱；有的以發(fā)明人或者創(chuàng)始人的肖像來作為商標以規(guī)避文字圖案；把他人商標進行肢解注冊，從而達到規(guī)避的目的，有的用有雙重含義的名人姓名來注冊商標；有的利用互聯(lián)網(wǎng)，把企業(yè)著名的商標關(guān)鍵詞設(shè)置為自己網(wǎng)站或網(wǎng)頁的關(guān)鍵詞，當用戶在搜索引擎上搜索，本想搜索的企業(yè)時，結(jié)果搜索到其競爭對手，從而造成誤認，使其增加了宣傳己和進行交易的機會。出現(xiàn)這種情況，從法律上可能會構(gòu)成不正當競爭。?范技巧隨著商業(yè)的發(fā)展和時代的演進，隨商標出現(xiàn)的法律風險行為將層出不窮。為商標的權(quán)利人如何有效降低風險，是一個應引起重視的問題：盡管不具顯著性的商標也可以使用甚至得到注冊，但這種商標容易被別人用作商品通用名稱，也容易被他人以合理使用為抗辯事由，然后合法使用在自已的商品上。設(shè)計商標時，企業(yè)在注意《商標法》中禁用條款的同時，注冊申請前應考慮選擇有顯著性的商標，那種任意虛構(gòu)的與商品或服務的特征聯(lián)系越少的商標，越能得到法律的保護，也不易被別的企業(yè)利用。及時申請，保護權(quán)利如果先行使用商標，等到商標已經(jīng)培養(yǎng)成熟以后才去申請注冊，那就可能已被他人搶注了。而且不注冊商標，就不能排斥別人在相同的商品上使用相同的商標，這等于給別的企業(yè)進行不正當競爭提供了機會。由于商標注冊申請的提出與商標的注冊獲準有一個時間差，所以，應在產(chǎn)品投入市場前先申請商標：有的企業(yè)將商標申請與產(chǎn)品開發(fā)同時進行，這不失為一個英明的策略。曲徑通幽，借力打力一個普通商標并不能阻止別人在其他類別的商品上使用，從而為別人的法律規(guī)避提供了可能。但如果使用已登記有著作權(quán)或者已申請外觀設(shè)計專利權(quán)的標識作商標，如果有人再以商標形式注冊或使用，企業(yè)即可以根據(jù)《著作權(quán)法》或《專利法》來阻止別人的使用。同樣，競爭對手的商標搶注、商標淡化、商標暗化、商標退化和商標丑化等手段也再無施展機會，因為在這種情況下，任何其他人對其商品任何形式的利用，都將陷入著作權(quán)侵權(quán)和專利侵權(quán)的法律境地。聯(lián)合防御，建立體系防御商標是指同一商標所有人把自己的商標同時注冊在其他非同種或非類似的商品上的商標，以阻止別人為借用自己的商譽，而在其他商品上使用、注冊與自己相同的商標。一般而言，只有馳名商標才有權(quán)作為防御商標取得注冊。聯(lián)合商標是指同一個企業(yè)在同一或類似商品上申請注冊兩個或兩個以上的近似商標，其中一個指定為正商標，與其他近似的商標一起構(gòu)成具有防衛(wèi)性質(zhì)的聯(lián)合商標。聯(lián)合商標中任一商標的使用視為其他商標也在使用。國際注冊，擴大范圍企業(yè)在國外注冊可以逐國申請，但最好根據(jù)《商標注冊馬德里協(xié)定》，通過國家商標局向世界知識產(chǎn)權(quán)組織(WIPO)的國際局提交國際注冊申請，這樣就可以一次申請，而同時在該公約的成員國中獲得注冊。設(shè)計商標時，企業(yè)要考慮自己產(chǎn)品的出口國家或地區(qū)的法律要求和民族風俗，以避免在中國可以注冊的商標在國外卻不能得到注冊，使得在國外要重新打造一個品牌。同時及