企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防范教材課件

企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防范

江蘇省知識產(chǎn)權(quán)局陳蘇寧

2012年8月15日常州班

企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防范

江蘇省知識產(chǎn)權(quán)局陳蘇寧1一、當(dāng)前知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)面臨的形勢和主要問題分析

二、我國企業(yè)競爭力、創(chuàng)新力尚存在的突出問題

三、企業(yè)如何防范知識產(chǎn)權(quán)法律風(fēng)險(xiǎn)一、當(dāng)前知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)面臨的形勢和主要問題分析

二、我國企業(yè)競2“知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)問題已引起了全球各國首腦的關(guān)注?！?/p>

一、當(dāng)前知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)面臨的形勢和主要問題分析

前美國美聯(lián)儲主席格林斯潘在美國斯坦福經(jīng)濟(jì)管理研究院召開的全球經(jīng)濟(jì)峰會上指出：“知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)問題已引起了全球各國首腦的關(guān)注。”一、當(dāng)3新時(shí)期，世界科技和經(jīng)濟(jì)的競爭，很大程度上是知識產(chǎn)權(quán)的競爭。作為開發(fā)和利用知識資源的基本制度，重視保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)就是重視和鼓勵(lì)創(chuàng)新。必須把知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略作為國家發(fā)展的重要戰(zhàn)略，積極營造良好的知識產(chǎn)權(quán)法治環(huán)境、市場環(huán)境、文化環(huán)境，大幅度提升知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、運(yùn)用、保護(hù)和管理能力。（2008年9月20日，溫家寶《關(guān)于深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀若干重大問題》）新時(shí)期，世界科技和經(jīng)濟(jì)的競爭，很大程度上是知4

專利（Patent）作為一個(gè)法律上的概念，源自英文“LettersPatent”，意指由英國國王親自簽署的帶有御璽印鑒的獨(dú)占權(quán)利證書。這種證書沒有封口，內(nèi)容是公開的。因此，“Patent”的本意包括兩個(gè)意思：一是“壟斷”；二是“公開”。專利（Patent）作為一個(gè)法律上的概念，源自英文“5壟斷和公開成為專利的兩個(gè)最基本的特征。壟斷和公開成為專利的兩個(gè)最基本的特征。6Thepatentsystemaddedthefuelofinteresttothefireofgenius--------AbrahamLincoln

專利制度是為智慧之火澆上利益之油。亞伯拉罕?林肯

Thepatentsystemaddedthefu7（1）專利制度使技術(shù)的評鑒法制化。

技術(shù)成果若要獲得專利權(quán)，必須經(jīng)專利局依法進(jìn)行審查。凡授予專利權(quán)的發(fā)明創(chuàng)造必須符合“三性”（新穎性、創(chuàng)造性、實(shí)用性）要求。

專利制度（patentsystem）是指國際上通行的一種利用法律的和經(jīng)濟(jì)的手段確認(rèn)發(fā)明人對其發(fā)明享有專有權(quán)，以保護(hù)和促進(jìn)技術(shù)發(fā)明的制度。

（1）專利制度使技術(shù)的評鑒法制化。技術(shù)成果若要獲得8

根據(jù)PCT（專利合作條約）最低限度文獻(xiàn)量的規(guī)定，主要應(yīng)檢索申請日前30年的七國兩組織（美、日、英、德、法、瑞士、俄羅斯、歐洲專利局、專利合作條約組織）及講英語、法語、德語、西班牙語的國家不要求優(yōu)先權(quán)的專利文獻(xiàn)，以及近五年的169種科技期刊。根據(jù)PCT（專利合作條約）最低限度文獻(xiàn)量的規(guī)定，主要9

（2）專利制度使技術(shù)資產(chǎn)化。

技術(shù)發(fā)明一旦被授予專利權(quán)就變成了工業(yè)產(chǎn)權(quán)，形成了國際公認(rèn)的無形資產(chǎn)，具有了價(jià)值。

根據(jù)我國擔(dān)保法的規(guī)定，專利和存款單、匯票、股票一樣可作為質(zhì)押物。

知識產(chǎn)權(quán)的資產(chǎn)化，構(gòu)成了知識經(jīng)濟(jì)中的不同于傳統(tǒng)意義上的資本──知識資本。這種知識資本在知識經(jīng)濟(jì)中比傳統(tǒng)資本起的作用更大。（2）專利制度使技術(shù)資產(chǎn)化。根據(jù)我國擔(dān)保法的規(guī)10

（3）專利制度使技術(shù)權(quán)利化。

我國專利法規(guī)定：任何單位或者個(gè)人未經(jīng)專利權(quán)人的許可，都不得實(shí)施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口其專利產(chǎn)品；或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品。

專利有很重要的占領(lǐng)和保護(hù)市場的作用。這種作用在WTO中制定了與貿(mào)易相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)定后更加突出了。它把對專利的保護(hù)與國際間的貿(mào)易相掛鉤，強(qiáng)化了對專利的保護(hù)力度。我國專利法規(guī)定：任何單位或者個(gè)人未經(jīng)專利權(quán)人11

（4）專利制度使技術(shù)信息化。

專利制度規(guī)定了一整套的技術(shù)信息化措施。“Patent”的本意包括兩個(gè)意思：一是“壟斷”；二是“公開”。

例如發(fā)明專利申請必須在自申請日起18個(gè)月后即行公布，授權(quán)后必須予以公告。世界上有170多個(gè)國家和地區(qū)，約有90個(gè)國家和地區(qū)及組織用30種文字出版專利文獻(xiàn)，全球?qū)＠墨I(xiàn)累計(jì)總量有近5000萬件，并且每年以150萬件的速度不斷增長。（4）專利制度使技術(shù)信息化。專利制度規(guī)定了一整12

世界知識產(chǎn)權(quán)組織WIPO--WorldIntellectualPropertyOrganization的研究結(jié)果表明，全世界最新的發(fā)明創(chuàng)造信息，90%以上首先都是通過專利文獻(xiàn)反映出來的。在研究開發(fā)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)中注意運(yùn)用專利文獻(xiàn)，發(fā)揮專利制度的作用，能節(jié)約40%的科研開發(fā)經(jīng)費(fèi)和60%的研究開發(fā)時(shí)間。

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專利制度的公開性使得公眾可以從公開渠道獲取具有戰(zhàn)略價(jià)值的各國專利技術(shù)文獻(xiàn)，而每年至少有85%的專利沒有在中國申請保護(hù)。

對于國內(nèi)企業(yè)而言，利用這些專利文獻(xiàn)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展是有可能的。專利制度的公開性使得公眾可以從公開渠道獲取具有戰(zhàn)14

鼓勵(lì)和支持市場主體健全技術(shù)資料與商業(yè)秘密管理制度，建立知識產(chǎn)權(quán)價(jià)值評估、統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)核算制度，制訂知識產(chǎn)權(quán)信息檢索和重大事項(xiàng)預(yù)警等制度，完善對外合作知識產(chǎn)權(quán)管理制度。

鼓勵(lì)市場主體依法應(yīng)對涉及知識產(chǎn)權(quán)的侵權(quán)行為和法律訴訟，提高應(yīng)對知識產(chǎn)權(quán)糾紛的能力?！獓抑R產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略綱要————鼓勵(lì)和支持市場主體健全技術(shù)資料與商業(yè)秘密管理制度，建15

二、我國企業(yè)競爭力、創(chuàng)新力尚存在的突出問題

一、經(jīng)濟(jì)實(shí)力與跨國公司不在同一個(gè)檔次，無法通過規(guī)模經(jīng)營、兼并科技型企業(yè)在世界范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)要素的優(yōu)化組合，建立和形成比較優(yōu)勢。如果不能在產(chǎn)業(yè)高端把自己做強(qiáng)做大，在新一輪創(chuàng)新密集的國際競爭中則面臨被邊際化威脅。

二、我國企業(yè)競爭力、創(chuàng)新力尚存在的突出問題16

二是技術(shù)創(chuàng)新缺少歷史積累，知識產(chǎn)權(quán)受制于人，有些企業(yè)已經(jīng)陷入依賴引進(jìn)技術(shù)的知識產(chǎn)權(quán)“陷阱”。如果不能堅(jiān)持自主創(chuàng)新，用知識產(chǎn)權(quán)武裝核心技術(shù)，建立自主知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)業(yè)，則產(chǎn)業(yè)技術(shù)與國際先進(jìn)水平的差距有繼續(xù)拉大的危險(xiǎn)。

二是技術(shù)創(chuàng)新缺少歷史積累，知識產(chǎn)權(quán)受制于人，有些企業(yè)17三是品牌交鋒處于弱勢，知名品牌的國際營銷尚在起步階段。面對跨國公司運(yùn)用凝聚巨大無形資產(chǎn)的品牌主導(dǎo)市場定價(jià)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和零部件采購的嚴(yán)峻形勢，如果不能打響著名民族品牌，則將更多地失去市場財(cái)富的優(yōu)先分配權(quán)。

四是保障創(chuàng)新行為的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制和體系欠缺樹立自主創(chuàng)新主體意識

。三是品牌交鋒處于弱勢，知名品牌的國際營銷尚在18

我國企業(yè)、科研院所、高等學(xué)校來說，突出的問題是創(chuàng)造、管理、運(yùn)營、維護(hù)知識產(chǎn)權(quán)的能力相當(dāng)薄弱。存在下列差距：

一是知識和信息差距。知識產(chǎn)權(quán)基本知識在企業(yè)尚未普及，企業(yè)家對什么是知識產(chǎn)權(quán)、跨國公司知識產(chǎn)權(quán)策略、企業(yè)主業(yè)領(lǐng)域知識產(chǎn)權(quán)版圖及其變化等，缺乏系統(tǒng)把握和深入的了解。

二是總量和質(zhì)量差距。本土企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)擁有量少，原始創(chuàng)新和技術(shù)含量偏低。

我國企業(yè)、科研院所、高等學(xué)校來說，突出的問題是創(chuàng)造、19

三是戰(zhàn)略與管理差距。多數(shù)企業(yè)沒有知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，知識產(chǎn)權(quán)管理機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制機(jī)制不完善，尚未制定規(guī)范有效的企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)章程，沒有體現(xiàn)創(chuàng)新價(jià)值的考核指標(biāo)體系，沒有建立利用國內(nèi)外專利文獻(xiàn)信息資料的設(shè)施和制度。在知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略層面，多數(shù)企業(yè)處于啟蒙階段。三是戰(zhàn)略與管理差距。多數(shù)企業(yè)沒有知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，知識產(chǎn)20

據(jù)世界銀行等國際組織的統(tǒng)計(jì)，近年來，因知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)所造成的損失每年達(dá)800億美元，在實(shí)踐中，發(fā)達(dá)國家常采取單邊的制裁措施來報(bào)復(fù)侵害其知識產(chǎn)權(quán)的外國，其中以美國貿(mào)易法中的“301”條款和"337調(diào)查"美國國際貿(mào)易委員會根據(jù)美國《1930年關(guān)稅法》第337條款為最典型的代表。

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據(jù)世界銀行等國際組織的統(tǒng)計(jì)，近年來，21三、企業(yè)如何防范知識產(chǎn)權(quán)法律風(fēng)險(xiǎn)一、按照我省《企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)建立和完善知識產(chǎn)權(quán)管理體系。二、抓好與知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)的合同管理、授權(quán)管理、注冊與監(jiān)測管理。三、在與外資合資或合作過程中要善于保護(hù)自主知識產(chǎn)權(quán)。

三、企業(yè)如何防范知識產(chǎn)權(quán)法律風(fēng)險(xiǎn)22

四、規(guī)避專利“陷阱”

專利法不是為了限制競爭而是為了促進(jìn)競爭。中國企業(yè)往往在國際巨頭的專利戰(zhàn)略面前束手無策，事實(shí)上，跨國公司在中國申請的專利越多，其公開的技術(shù)也就越多，正如圍棋布局，跨國公司通過專利的方式其布陣已經(jīng)很清楚。在這種情況下，中國企業(yè)完全可以針對其布子來實(shí)施突圍戰(zhàn)略。四、規(guī)避專利“陷阱”23

1、專利技術(shù)特征的規(guī)避。

在他人專利的基礎(chǔ)上進(jìn)一步開發(fā)，規(guī)避專利的保護(hù)范圍就是一種很好的辦法。事實(shí)上很多技術(shù)性的專利無非是涉及到曲柄、滑塊、齒輪、皮帶、渦輪、軸承、密封等，可以實(shí)現(xiàn)各種功能。目前，很多技術(shù)是在某一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，在這種情況下只要置換一個(gè)技術(shù)特征，就會輕而易舉地規(guī)避專利侵權(quán)，而國內(nèi)的企業(yè)往往在照搬照抄中吃了虧。1、專利技術(shù)特征的規(guī)避。24

知識不等于有產(chǎn)權(quán)的知識，目前國內(nèi)很多人都混淆這兩個(gè)概念。有沒有產(chǎn)權(quán)要看其專利文本，看其權(quán)利要求書及說明書?？雌湎蚬姽_的是什么，如果是其知識，但其沒有要求保護(hù)，或者要求保護(hù)了，但其專利文本有瑕疵不能支持其主張，還是免責(zé)。很多專利權(quán)中有水分，把水分?jǐn)D掉，國內(nèi)企業(yè)就可以免責(zé)。知識不等于有產(chǎn)權(quán)的知識，目前國內(nèi)很多人都混淆25

回避設(shè)計(jì)（Designaround），是一種常見的專利被動規(guī)避策略，即研究他人的某項(xiàng)專利，然后設(shè)計(jì)一種不同于受專利法保護(hù)的他人專利的新方案，來規(guī)避他人的專利權(quán)?；乇茉O(shè)計(jì)是企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)策略中避免侵權(quán)發(fā)生的重要措施，同時(shí)也可能是代價(jià)最小的一種競爭手段，因此，特別是對于后來者而言，回避設(shè)計(jì)往往能后發(fā)制人，這應(yīng)值得國內(nèi)企業(yè)充分關(guān)注和重視。回避設(shè)計(jì)（Designaround），是一種常見26

第一步：專利回避設(shè)計(jì)是要搞清所要回避的專利保護(hù)范圍的大小，找出其保護(hù)范圍最寬的權(quán)項(xiàng)進(jìn)行分析，結(jié)合說明書，確認(rèn)該權(quán)利要求字面的真實(shí)含義，以及其等同物的范圍。經(jīng)過這樣的分析，可以整理出該最寬權(quán)利要求包含的幾個(gè)必要技術(shù)特征。這樣就提供了一個(gè)比對基準(zhǔn)，來檢驗(yàn)將來的回避設(shè)計(jì)是否滿足下限要求。這種技術(shù)特征的對比不僅僅是字面上的，還應(yīng)考慮其等同物。這就是侵權(quán)判定理論中提到的全面覆蓋（字面侵權(quán)）原則、等同原則在回避設(shè)計(jì)中的應(yīng)用。第一步：專利回避設(shè)計(jì)是要搞清所要回避的專利保護(hù)27案例分析：對保護(hù)范圍最寬的權(quán)項(xiàng)進(jìn)行分析案例分析：對保護(hù)范圍最寬的權(quán)項(xiàng)進(jìn)行分析28“一種礦用電纜掛鉤，包括弧形的鉤體（1），在鉤體的鉤背上部設(shè)有通孔，其特征為：在鉤體的鉤背頂端上還設(shè)有弧形凸塊（3），鉤體（1）下部則設(shè)有和通孔（2）對應(yīng)配合的橫柱（4），橫柱（4）上方的鉤體（1）下部還設(shè)有上凹槽（5），弧形凸塊（3）和上凹槽（5）對應(yīng)配合構(gòu)成鉤體掛接擋位結(jié)構(gòu)。”“一種礦用電纜掛鉤，包括弧形的鉤體（1），在鉤29企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防范教材課件30

第二步：當(dāng)整理出要回避的專利的技術(shù)特征之后，就可以借鑒專利文件中發(fā)明內(nèi)容和具體實(shí)施方案來進(jìn)行回避設(shè)計(jì)。專利的保護(hù)范圍以權(quán)利要求為準(zhǔn)，以獨(dú)立權(quán)利要求的保護(hù)范圍最寬，其具體實(shí)施方案中可能提供了多種變形和技術(shù)方案；其發(fā)明內(nèi)容部分可能揭示了完成本發(fā)明的技術(shù)原理、理論基礎(chǔ)或發(fā)明思路。然而其權(quán)利要求卻未必能精準(zhǔn)地概括上述這些具體實(shí)施方案；其技術(shù)原理、理論基礎(chǔ)或發(fā)明思路也未必只對應(yīng)其獨(dú)立權(quán)利要求中的技術(shù)方案。第二步：當(dāng)整理出要回避的專利的技術(shù)特征之后，就31

這樣，一種可能，就是通過對未被權(quán)利要求概括的實(shí)施方案或其變形進(jìn)行不同于權(quán)利要求保護(hù)的技術(shù)方案設(shè)計(jì)；另一種可能，就是通過應(yīng)用發(fā)明內(nèi)容中提到的技術(shù)原理、理論基礎(chǔ)或發(fā)明思路創(chuàng)造出不同于權(quán)利要求保護(hù)的技術(shù)方案。這樣，一種可能，就是通過對未被權(quán)利要求概32企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防范教材課件33企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防范教材課件34企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防范教材課件35企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防范教材課件36企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防范教材課件37企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防范教材課件38企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防范教材課件39企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防范教材課件40企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防范教材課件41企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防范教材課件42企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防范教材課件43

從權(quán)利人的角度而言，評估專利價(jià)值有三個(gè)因素：專利被無效的可能性，專利被回避設(shè)計(jì)的可能性，專利對于市場許可的可能性。可以看出，可否被回避設(shè)計(jì)對于專利的至關(guān)重要性，可以與專利能否成立(被無效的可能性)、專利是否有市場價(jià)值(被許可的可能性)相提并論，因?yàn)槲覀冎酪粋€(gè)可以被輕易地實(shí)現(xiàn)回避設(shè)計(jì)的專利，其價(jià)值不僅為零，而且可以說為負(fù)，它不僅不能保護(hù)專利持有者的發(fā)明創(chuàng)造，反而公布了自己的技術(shù)，并為競爭者提供了技術(shù)提示。從權(quán)利人的角度而言，評估專利價(jià)值有三個(gè)因素：44

競爭者并不都是仿冒者，從競爭者的角度來看專利的回避設(shè)計(jì)，他們可能對專利進(jìn)行了一定的回避設(shè)計(jì)，但是有些卻仍然侵權(quán)，這就是回避設(shè)計(jì)中度的問題，這個(gè)度的底限就是專利侵權(quán)的判定，而其上限則是成本，即設(shè)計(jì)成本和制造成本。一項(xiàng)成功的回避設(shè)計(jì)必須滿足兩個(gè)條件，即在專利侵權(quán)判定中不會被判為侵權(quán)，這是法律上的要求，也是底限；在商業(yè)競爭中不至于因成本過高而失去競爭力，這是商業(yè)上的要求，也是回避設(shè)計(jì)對技術(shù)改動程度的上限。競爭者并不都是仿冒者，從競爭者的角度來看專利的回避45

我國企業(yè)在跨國公司的專利戰(zhàn)略面前不能坐以待斃，而應(yīng)以攻為守?？鐕镜膶＠暾?，其策略和軟肋也就一覽無余。我國企業(yè)申請專利方面貴在精，包括保護(hù)自身經(jīng)濟(jì)增長點(diǎn)上的發(fā)明成果、提交阻止競爭對手進(jìn)一步市場擴(kuò)張的專利、在競爭對手將要開發(fā)的領(lǐng)域申請基礎(chǔ)性專利、在競爭對手薄弱的環(huán)節(jié)申請專利、在與競爭對手配套的技術(shù)上申請專利、在競爭對手技術(shù)的可能改進(jìn)方面申請專利等。申請專利的數(shù)量不是越多越好，關(guān)鍵是定位要準(zhǔn)。我國企業(yè)在跨國公司的專利戰(zhàn)略面前不能坐以待斃，46

2、專利地域性的規(guī)避一項(xiàng)發(fā)明創(chuàng)造，只能在其取得專利的國家得到法律保護(hù)。這個(gè)局限性就是專利的弱點(diǎn)，就是其它企業(yè)的可乘之機(jī)。只要跳出專利的保護(hù)圈，就能為自己的發(fā)展找到出路。2、專利地域性的規(guī)避47

由上海醫(yī)療器械研究所領(lǐng)銜研究，上海雷碩醫(yī)療器械有限公司獨(dú)家生產(chǎn)的惡性腫瘤固有熒光診斷儀，在獲得中國專利權(quán)后，又先后獲得了美國、日本的專利權(quán)。對此，美國和日本的企業(yè)作為后來者，采取了規(guī)避我國產(chǎn)品專利的辦法，由美國公司提供相關(guān)技術(shù)，日本公司負(fù)責(zé)在我國產(chǎn)品尚未獲得專利的加拿大生產(chǎn)同類型診斷儀，然后在我國產(chǎn)品尚未獲得專利保護(hù)的其它國家銷售，仍然獲得了可觀的利潤。日本的企業(yè)作為后來者，采取了規(guī)避我國產(chǎn)品專利的48

3、專利時(shí)間性的規(guī)避

由于專利具有時(shí)間性的特點(diǎn),各個(gè)國家都是只在一定期限內(nèi)對專利進(jìn)行保護(hù),所以許多“過期專利”并不是技術(shù)已經(jīng)過時(shí),只不過是過了專利保護(hù)期的專利。由于專利的保護(hù)期不能續(xù)展,所以許多技術(shù)還比較先進(jìn)的專利在過了保護(hù)期后,就成了全人類的共同財(cái)富，公眾的“免費(fèi)午餐”,企業(yè)可以無償使用。

3、專利時(shí)間性的規(guī)避49

世界的競爭歸根結(jié)底就是知識產(chǎn)權(quán)的競爭，就是品牌、質(zhì)量、技術(shù)的競爭。我們已經(jīng)把保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略同國家創(chuàng)新戰(zhàn)略放在同等位置加以重視?！獪丶覍毧偫硎澜绲母偁帤w根結(jié)底就是知識產(chǎn)權(quán)的競爭，就是品牌、質(zhì)量50謝謝！江蘇省知識產(chǎn)權(quán)局政策法規(guī)處（專利執(zhí)法處）聯(lián)系電話:25-83279982謝謝！江蘇省知識產(chǎn)權(quán)局政策法規(guī)處（專利執(zhí)法處）51演講完畢，謝謝觀看！演講完畢，謝謝觀看！52

企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防范

江蘇省知識產(chǎn)權(quán)局陳蘇寧

2012年8月15日常州班

企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防范

江蘇省知識產(chǎn)權(quán)局陳蘇寧53一、當(dāng)前知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)面臨的形勢和主要問題分析

二、我國企業(yè)競爭力、創(chuàng)新力尚存在的突出問題

三、企業(yè)如何防范知識產(chǎn)權(quán)法律風(fēng)險(xiǎn)一、當(dāng)前知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)面臨的形勢和主要問題分析

二、我國企業(yè)競54“知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)問題已引起了全球各國首腦的關(guān)注?！?/p>

一、當(dāng)前知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)面臨的形勢和主要問題分析

前美國美聯(lián)儲主席格林斯潘在美國斯坦福經(jīng)濟(jì)管理研究院召開的全球經(jīng)濟(jì)峰會上指出：“知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)問題已引起了全球各國首腦的關(guān)注?！币?、當(dāng)55新時(shí)期，世界科技和經(jīng)濟(jì)的競爭，很大程度上是知識產(chǎn)權(quán)的競爭。作為開發(fā)和利用知識資源的基本制度，重視保護(hù)知識產(chǎn)權(quán)就是重視和鼓勵(lì)創(chuàng)新。必須把知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略作為國家發(fā)展的重要戰(zhàn)略，積極營造良好的知識產(chǎn)權(quán)法治環(huán)境、市場環(huán)境、文化環(huán)境，大幅度提升知識產(chǎn)權(quán)創(chuàng)造、運(yùn)用、保護(hù)和管理能力。（2008年9月20日，溫家寶《關(guān)于深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀若干重大問題》）新時(shí)期，世界科技和經(jīng)濟(jì)的競爭，很大程度上是知56

專利（Patent）作為一個(gè)法律上的概念，源自英文“LettersPatent”，意指由英國國王親自簽署的帶有御璽印鑒的獨(dú)占權(quán)利證書。這種證書沒有封口，內(nèi)容是公開的。因此，“Patent”的本意包括兩個(gè)意思：一是“壟斷”；二是“公開”。專利（Patent）作為一個(gè)法律上的概念，源自英文“57壟斷和公開成為專利的兩個(gè)最基本的特征。壟斷和公開成為專利的兩個(gè)最基本的特征。58Thepatentsystemaddedthefuelofinteresttothefireofgenius--------AbrahamLincoln

專利制度是為智慧之火澆上利益之油。亞伯拉罕?林肯

Thepatentsystemaddedthefu59（1）專利制度使技術(shù)的評鑒法制化。

技術(shù)成果若要獲得專利權(quán)，必須經(jīng)專利局依法進(jìn)行審查。凡授予專利權(quán)的發(fā)明創(chuàng)造必須符合“三性”（新穎性、創(chuàng)造性、實(shí)用性）要求。

專利制度（patentsystem）是指國際上通行的一種利用法律的和經(jīng)濟(jì)的手段確認(rèn)發(fā)明人對其發(fā)明享有專有權(quán)，以保護(hù)和促進(jìn)技術(shù)發(fā)明的制度。

（1）專利制度使技術(shù)的評鑒法制化。技術(shù)成果若要獲得60

根據(jù)PCT（專利合作條約）最低限度文獻(xiàn)量的規(guī)定，主要應(yīng)檢索申請日前30年的七國兩組織（美、日、英、德、法、瑞士、俄羅斯、歐洲專利局、專利合作條約組織）及講英語、法語、德語、西班牙語的國家不要求優(yōu)先權(quán)的專利文獻(xiàn)，以及近五年的169種科技期刊。根據(jù)PCT（專利合作條約）最低限度文獻(xiàn)量的規(guī)定，主要61

（2）專利制度使技術(shù)資產(chǎn)化。

技術(shù)發(fā)明一旦被授予專利權(quán)就變成了工業(yè)產(chǎn)權(quán)，形成了國際公認(rèn)的無形資產(chǎn)，具有了價(jià)值。

根據(jù)我國擔(dān)保法的規(guī)定，專利和存款單、匯票、股票一樣可作為質(zhì)押物。

知識產(chǎn)權(quán)的資產(chǎn)化，構(gòu)成了知識經(jīng)濟(jì)中的不同于傳統(tǒng)意義上的資本──知識資本。這種知識資本在知識經(jīng)濟(jì)中比傳統(tǒng)資本起的作用更大。（2）專利制度使技術(shù)資產(chǎn)化。根據(jù)我國擔(dān)保法的規(guī)62

（3）專利制度使技術(shù)權(quán)利化。

我國專利法規(guī)定：任何單位或者個(gè)人未經(jīng)專利權(quán)人的許可，都不得實(shí)施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口其專利產(chǎn)品；或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進(jìn)口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品。

專利有很重要的占領(lǐng)和保護(hù)市場的作用。這種作用在WTO中制定了與貿(mào)易相關(guān)的知識產(chǎn)權(quán)保護(hù)協(xié)定后更加突出了。它把對專利的保護(hù)與國際間的貿(mào)易相掛鉤，強(qiáng)化了對專利的保護(hù)力度。我國專利法規(guī)定：任何單位或者個(gè)人未經(jīng)專利權(quán)人63

（4）專利制度使技術(shù)信息化。

專利制度規(guī)定了一整套的技術(shù)信息化措施?！癙atent”的本意包括兩個(gè)意思：一是“壟斷”；二是“公開”。

例如發(fā)明專利申請必須在自申請日起18個(gè)月后即行公布，授權(quán)后必須予以公告。世界上有170多個(gè)國家和地區(qū)，約有90個(gè)國家和地區(qū)及組織用30種文字出版專利文獻(xiàn)，全球?qū)＠墨I(xiàn)累計(jì)總量有近5000萬件，并且每年以150萬件的速度不斷增長。（4）專利制度使技術(shù)信息化。專利制度規(guī)定了一整64

世界知識產(chǎn)權(quán)組織WIPO--WorldIntellectualPropertyOrganization的研究結(jié)果表明，全世界最新的發(fā)明創(chuàng)造信息，90%以上首先都是通過專利文獻(xiàn)反映出來的。在研究開發(fā)工作的各個(gè)環(huán)節(jié)中注意運(yùn)用專利文獻(xiàn)，發(fā)揮專利制度的作用，能節(jié)約40%的科研開發(fā)經(jīng)費(fèi)和60%的研究開發(fā)時(shí)間。

65

專利制度的公開性使得公眾可以從公開渠道獲取具有戰(zhàn)略價(jià)值的各國專利技術(shù)文獻(xiàn)，而每年至少有85%的專利沒有在中國申請保護(hù)。

對于國內(nèi)企業(yè)而言，利用這些專利文獻(xiàn)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展是有可能的。專利制度的公開性使得公眾可以從公開渠道獲取具有戰(zhàn)66

鼓勵(lì)和支持市場主體健全技術(shù)資料與商業(yè)秘密管理制度，建立知識產(chǎn)權(quán)價(jià)值評估、統(tǒng)計(jì)和財(cái)務(wù)核算制度，制訂知識產(chǎn)權(quán)信息檢索和重大事項(xiàng)預(yù)警等制度，完善對外合作知識產(chǎn)權(quán)管理制度。

鼓勵(lì)市場主體依法應(yīng)對涉及知識產(chǎn)權(quán)的侵權(quán)行為和法律訴訟，提高應(yīng)對知識產(chǎn)權(quán)糾紛的能力。——————國家知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略綱要————鼓勵(lì)和支持市場主體健全技術(shù)資料與商業(yè)秘密管理制度，建67

二、我國企業(yè)競爭力、創(chuàng)新力尚存在的突出問題

一、經(jīng)濟(jì)實(shí)力與跨國公司不在同一個(gè)檔次，無法通過規(guī)模經(jīng)營、兼并科技型企業(yè)在世界范圍內(nèi)實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)要素的優(yōu)化組合，建立和形成比較優(yōu)勢。如果不能在產(chǎn)業(yè)高端把自己做強(qiáng)做大，在新一輪創(chuàng)新密集的國際競爭中則面臨被邊際化威脅。

二、我國企業(yè)競爭力、創(chuàng)新力尚存在的突出問題68

二是技術(shù)創(chuàng)新缺少歷史積累，知識產(chǎn)權(quán)受制于人，有些企業(yè)已經(jīng)陷入依賴引進(jìn)技術(shù)的知識產(chǎn)權(quán)“陷阱”。如果不能堅(jiān)持自主創(chuàng)新，用知識產(chǎn)權(quán)武裝核心技術(shù)，建立自主知識產(chǎn)權(quán)產(chǎn)業(yè)，則產(chǎn)業(yè)技術(shù)與國際先進(jìn)水平的差距有繼續(xù)拉大的危險(xiǎn)。

二是技術(shù)創(chuàng)新缺少歷史積累，知識產(chǎn)權(quán)受制于人，有些企業(yè)69三是品牌交鋒處于弱勢，知名品牌的國際營銷尚在起步階段。面對跨國公司運(yùn)用凝聚巨大無形資產(chǎn)的品牌主導(dǎo)市場定價(jià)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和零部件采購的嚴(yán)峻形勢，如果不能打響著名民族品牌，則將更多地失去市場財(cái)富的優(yōu)先分配權(quán)。

四是保障創(chuàng)新行為的風(fēng)險(xiǎn)管理機(jī)制和體系欠缺樹立自主創(chuàng)新主體意識

。三是品牌交鋒處于弱勢，知名品牌的國際營銷尚在70

我國企業(yè)、科研院所、高等學(xué)校來說，突出的問題是創(chuàng)造、管理、運(yùn)營、維護(hù)知識產(chǎn)權(quán)的能力相當(dāng)薄弱。存在下列差距：

一是知識和信息差距。知識產(chǎn)權(quán)基本知識在企業(yè)尚未普及，企業(yè)家對什么是知識產(chǎn)權(quán)、跨國公司知識產(chǎn)權(quán)策略、企業(yè)主業(yè)領(lǐng)域知識產(chǎn)權(quán)版圖及其變化等，缺乏系統(tǒng)把握和深入的了解。

二是總量和質(zhì)量差距。本土企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)擁有量少，原始創(chuàng)新和技術(shù)含量偏低。

我國企業(yè)、科研院所、高等學(xué)校來說，突出的問題是創(chuàng)造、71

三是戰(zhàn)略與管理差距。多數(shù)企業(yè)沒有知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，知識產(chǎn)權(quán)管理機(jī)構(gòu)和內(nèi)部控制機(jī)制不完善，尚未制定規(guī)范有效的企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)章程，沒有體現(xiàn)創(chuàng)新價(jià)值的考核指標(biāo)體系，沒有建立利用國內(nèi)外專利文獻(xiàn)信息資料的設(shè)施和制度。在知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略層面，多數(shù)企業(yè)處于啟蒙階段。三是戰(zhàn)略與管理差距。多數(shù)企業(yè)沒有知識產(chǎn)權(quán)戰(zhàn)略，知識產(chǎn)72

據(jù)世界銀行等國際組織的統(tǒng)計(jì)，近年來，因知識產(chǎn)權(quán)侵權(quán)所造成的損失每年達(dá)800億美元，在實(shí)踐中，發(fā)達(dá)國家常采取單邊的制裁措施來報(bào)復(fù)侵害其知識產(chǎn)權(quán)的外國，其中以美國貿(mào)易法中的“301”條款和"337調(diào)查"美國國際貿(mào)易委員會根據(jù)美國《1930年關(guān)稅法》第337條款為最典型的代表。

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據(jù)世界銀行等國際組織的統(tǒng)計(jì)，近年來，73三、企業(yè)如何防范知識產(chǎn)權(quán)法律風(fēng)險(xiǎn)一、按照我省《企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)管理規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)建立和完善知識產(chǎn)權(quán)管理體系。二、抓好與知識產(chǎn)權(quán)相關(guān)的合同管理、授權(quán)管理、注冊與監(jiān)測管理。三、在與外資合資或合作過程中要善于保護(hù)自主知識產(chǎn)權(quán)。

三、企業(yè)如何防范知識產(chǎn)權(quán)法律風(fēng)險(xiǎn)74

四、規(guī)避專利“陷阱”

專利法不是為了限制競爭而是為了促進(jìn)競爭。中國企業(yè)往往在國際巨頭的專利戰(zhàn)略面前束手無策，事實(shí)上，跨國公司在中國申請的專利越多，其公開的技術(shù)也就越多，正如圍棋布局，跨國公司通過專利的方式其布陣已經(jīng)很清楚。在這種情況下，中國企業(yè)完全可以針對其布子來實(shí)施突圍戰(zhàn)略。四、規(guī)避專利“陷阱”75

1、專利技術(shù)特征的規(guī)避。

在他人專利的基礎(chǔ)上進(jìn)一步開發(fā)，規(guī)避專利的保護(hù)范圍就是一種很好的辦法。事實(shí)上很多技術(shù)性的專利無非是涉及到曲柄、滑塊、齒輪、皮帶、渦輪、軸承、密封等，可以實(shí)現(xiàn)各種功能。目前，很多技術(shù)是在某一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，在這種情況下只要置換一個(gè)技術(shù)特征，就會輕而易舉地規(guī)避專利侵權(quán)，而國內(nèi)的企業(yè)往往在照搬照抄中吃了虧。1、專利技術(shù)特征的規(guī)避。76

知識不等于有產(chǎn)權(quán)的知識，目前國內(nèi)很多人都混淆這兩個(gè)概念。有沒有產(chǎn)權(quán)要看其專利文本，看其權(quán)利要求書及說明書。看其向公眾公開的是什么，如果是其知識，但其沒有要求保護(hù)，或者要求保護(hù)了，但其專利文本有瑕疵不能支持其主張，還是免責(zé)。很多專利權(quán)中有水分，把水分?jǐn)D掉，國內(nèi)企業(yè)就可以免責(zé)。知識不等于有產(chǎn)權(quán)的知識，目前國內(nèi)很多人都混淆77

回避設(shè)計(jì)（Designaround），是一種常見的專利被動規(guī)避策略，即研究他人的某項(xiàng)專利，然后設(shè)計(jì)一種不同于受專利法保護(hù)的他人專利的新方案，來規(guī)避他人的專利權(quán)。回避設(shè)計(jì)是企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)策略中避免侵權(quán)發(fā)生的重要措施，同時(shí)也可能是代價(jià)最小的一種競爭手段，因此，特別是對于后來者而言，回避設(shè)計(jì)往往能后發(fā)制人，這應(yīng)值得國內(nèi)企業(yè)充分關(guān)注和重視?；乇茉O(shè)計(jì)（Designaround），是一種常見78

第一步：專利回避設(shè)計(jì)是要搞清所要回避的專利保護(hù)范圍的大小，找出其保護(hù)范圍最寬的權(quán)項(xiàng)進(jìn)行分析，結(jié)合說明書，確認(rèn)該權(quán)利要求字面的真實(shí)含義，以及其等同物的范圍。經(jīng)過這樣的分析，可以整理出該最寬權(quán)利要求包含的幾個(gè)必要技術(shù)特征。這樣就提供了一個(gè)比對基準(zhǔn)，來檢驗(yàn)將來的回避設(shè)計(jì)是否滿足下限要求。這種技術(shù)特征的對比不僅僅是字面上的，還應(yīng)考慮其等同物。這就是侵權(quán)判定理論中提到的全面覆蓋（字面侵權(quán)）原則、等同原則在回避設(shè)計(jì)中的應(yīng)用。第一步：專利回避設(shè)計(jì)是要搞清所要回避的專利保護(hù)79案例分析：對保護(hù)范圍最寬的權(quán)項(xiàng)進(jìn)行分析案例分析：對保護(hù)范圍最寬的權(quán)項(xiàng)進(jìn)行分析80“一種礦用電纜掛鉤，包括弧形的鉤體（1），在鉤體的鉤背上部設(shè)有通孔，其特征為：在鉤體的鉤背頂端上還設(shè)有弧形凸塊（3），鉤體（1）下部則設(shè)有和通孔（2）對應(yīng)配合的橫柱（4），橫柱（4）上方的鉤體（1）下部還設(shè)有上凹槽（5），弧形凸塊（3）和上凹槽（5）對應(yīng)配合構(gòu)成鉤體掛接擋位結(jié)構(gòu)?！薄耙环N礦用電纜掛鉤，包括弧形的鉤體（1），在鉤81企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防范教材課件82

第二步：當(dāng)整理出要回避的專利的技術(shù)特征之后，就可以借鑒專利文件中發(fā)明內(nèi)容和具體實(shí)施方案來進(jìn)行回避設(shè)計(jì)。專利的保護(hù)范圍以權(quán)利要求為準(zhǔn)，以獨(dú)立權(quán)利要求的保護(hù)范圍最寬，其具體實(shí)施方案中可能提供了多種變形和技術(shù)方案；其發(fā)明內(nèi)容部分可能揭示了完成本發(fā)明的技術(shù)原理、理論基礎(chǔ)或發(fā)明思路。然而其權(quán)利要求卻未必能精準(zhǔn)地概括上述這些具體實(shí)施方案；其技術(shù)原理、理論基礎(chǔ)或發(fā)明思路也未必只對應(yīng)其獨(dú)立權(quán)利要求中的技術(shù)方案。第二步：當(dāng)整理出要回避的專利的技術(shù)特征之后，就83

這樣，一種可能，就是通過對未被權(quán)利要求概括的實(shí)施方案或其變形進(jìn)行不同于權(quán)利要求保護(hù)的技術(shù)方案設(shè)計(jì)；另一種可能，就是通過應(yīng)用發(fā)明內(nèi)容中提到的技術(shù)原理、理論基礎(chǔ)或發(fā)明思路創(chuàng)造出不同于權(quán)利要求保護(hù)的技術(shù)方案。這樣，一種可能，就是通過對未被權(quán)利要求概84企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防范教材課件85企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防范教材課件86企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防范教材課件87企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防范教材課件88企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防范教材課件89企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防范教材課件90企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防范教材課件91企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防范教材課件92企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防范教材課件93企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防范教材課件94企業(yè)知識產(chǎn)權(quán)風(fēng)險(xiǎn)防范教材課件95

從權(quán)利人的角度而言，評估專利價(jià)值有三個(gè)因素：專利被無效的可能性，專利被回避