馬工程課件-《知識產(chǎn)權(quán)法》第十二章

知識產(chǎn)權(quán)法學(xué)第十二章專利權(quán)的利用目錄專利的實施許可第一節(jié)專利權(quán)的轉(zhuǎn)讓第二節(jié)

本章教學(xué)目的：通過本章的學(xué)習(xí)，使學(xué)生對專利權(quán)的實施許可以及轉(zhuǎn)讓有比較全面、系統(tǒng)的理解和掌握。本章教學(xué)要求：鑒于專利權(quán)質(zhì)押、信托、作為遺產(chǎn)以及破產(chǎn)財產(chǎn)和前文著作權(quán)法的相關(guān)制度完全相同，本章不再介紹，而主要介紹最重要且具有專利法的特殊性的合同方式——專利權(quán)利用中的實施許可和轉(zhuǎn)讓。本章導(dǎo)語本章教學(xué)的重點、難點：專利實施許可方式、專利實施許可合同的主要內(nèi)容、專利實施許可的法律后果、專利權(quán)轉(zhuǎn)讓的條件及效力。本章導(dǎo)語專利的實施許可

專利實施許可是指專利權(quán)人在約定的地域、期限和方式的范圍內(nèi)許可他人實施其專利技術(shù)并收取或者不收取使用費的專利權(quán)實現(xiàn)方式。專利實施許可和專利權(quán)的轉(zhuǎn)讓不同，專利實施許可僅授予專利技術(shù)的使用權(quán)，許可方仍擁有專利的所有權(quán)，被許可方只獲得了專利技術(shù)實施的權(quán)利，并未擁有專利的所有權(quán)。在授予使用權(quán)的意義上，專利實施許可類似于民法上的租賃。但因權(quán)利對象的不同，專利實施許可又不同于租賃，專利實施許可可以分期限、地域和方式進行。在今天，專利實施許可已經(jīng)成為專利權(quán)人實現(xiàn)其利益的最重要的手段之一，比如，著名的通信技術(shù)企業(yè)美國高通公司就是一家典型的靠收取專利許可費來盈利的公司，其收取的專利許可費甚至被人們稱為“高通稅”。第一節(jié)專利的實施許可根據(jù)不同的標準，專利實施許可方式可以進行不同的分類：（一）獨占實施許可、排他實施許可與普通實施許可（二）基本許可與分許可（三）單方許可與交叉許可一、專利實施的許可方式第一節(jié)專利的實施許可獨占實施許可。

獨占實施許可是指專利權(quán)人在約定的地域、期限和方式的范圍內(nèi)，許可他人實施自己的專利技術(shù)，此后許可人不僅不得再向第三方許可實施該專利技術(shù)，自己也不得再實施該專利技術(shù)。采用這種許可方式的專利權(quán)人往往是不具備實施能力的純科研單位、小企業(yè)或者個人，由于其本身不具備實施專利技術(shù)的條件，實施許可是實現(xiàn)專利利益的基本手段。同時由于專利權(quán)人本身沒有實施專利技術(shù)的條件，并不需要實施專利技術(shù)，因此往往能夠?qū)＠氄紝嵤┰S可給他人以獲取最大收益。（一）獨占實施許可、排他實施許可與普通實施許可第一節(jié)專利的實施許可2.排他實施許可。

排他實施許可是指專利權(quán)人在約定的地域、期限及方式的范圍內(nèi)，許可他人實施自己的專利技術(shù)，自己也可在此范圍內(nèi)實施該專利技術(shù)，但不得再許可第三方實施該專利技術(shù)。采用這種許可方式的專利權(quán)人往往是自己具備一定的實施專利技術(shù)的能力，但因其規(guī)模相對比較小，并不能充分實施其專利技術(shù)，因此他除了自己實施自己的專利技術(shù)之外，還充分利用許可的方式許可他人實施其專利技術(shù)，以充分獲取收益。第一節(jié)（一）獨占實施許可、排他實施許可與普通實施許可專利的實施許可3.普通實施許可。

普通實施許可是指專利權(quán)人在約定地域、期限及方式的范圍內(nèi)許可他人實施自己的專利技術(shù)，且自己仍可在此范圍內(nèi)實施該專利技術(shù)，同時也有權(quán)繼續(xù)在此范圍內(nèi)許可第三方實施該專利技術(shù)。當專利技術(shù)的市場規(guī)模比較大時，專利權(quán)人可以采用這種實施許可方式以更充分地獲取收益。第一節(jié)（一）獨占實施許可、排他實施許可與普通實施許可專利的實施許可

根據(jù)被許可的權(quán)利的來源，專利實施許可可以分為基本許可和分許可。前述分類中的獨占、排他、普通專利實施許可就是基本許可?；驹S可中的被許可方許可他人在一定的范圍內(nèi)實施被許可的專利技術(shù)的專利實施許可就是分許可。分許可的前提條件是被許可方有權(quán)進一步許可第三方實施該被許可專利技術(shù)。（二）基本許可與分許可第一節(jié)專利的實施許可

《專利法》第12條后半段規(guī)定，“被許可人無權(quán)允許合同規(guī)定以外的任何單位或者個人實施該專利”，這意味著分許可的許可人通常是沒有分許可權(quán)的，因此，專利實施許可中的被許可人要獲得分許可的權(quán)利，必須經(jīng)許可人的明確授權(quán)。鑒于分許可相對于基本許可的從屬地位，分許可顯然只能在基本許可的基礎(chǔ)上進行，在許可實施專利技術(shù)的地域、期限、方式等范圍方面顯然是不能超過基本許可的。第一節(jié)（二）基本許可與分許可專利的實施許可

根據(jù)許可方與被許可方雙方的權(quán)利義務(wù)狀況，專利實施許可可以分為單方許可與交叉許可：

單方許可是指專利實施許可雙方中僅僅許可方向被許可方許可專利技術(shù)實施的許可方式。

交叉許可是指專利實施許可雙方當事人約定將各自擁有的專利技術(shù)相互許可對方實施，實現(xiàn)交叉或者交互許可的許可方式。

單方許可通常都是有償?shù)?，而交叉許可通常至少有一方是不需要支付許可費的。（三）單方許可與交叉許可第一節(jié)專利的實施許可

《專利法》第12條規(guī)定，任何單位或者個人實施他人專利的，應(yīng)當與專利權(quán)人訂立實施許可合同。從該規(guī)定來看，《專利法》對專利許可合同的形式并無特別要求，專利實施許可合同為不要式合同，口頭、書面、電子等形式均可以采用。根據(jù)國家知識產(chǎn)權(quán)局2011年發(fā)布的《專利實施許可合同備案辦法》第9條的規(guī)定，當事人備案時提交的專利實施許可合同應(yīng)當包括的內(nèi)容有：當事人的姓名或者名稱、地址；專利權(quán)項數(shù)以及每項專利權(quán)的名稱、專利號、申請日、授權(quán)公告日；實施許可的種類和期限。二、專利實施許可合同的主要內(nèi)容第一節(jié)專利的實施許可

事實上，專利實施許可合同的內(nèi)容要多得多。專利實施許可合同屬于技術(shù)合同的一種，根據(jù)《合同法》第324條的規(guī)定，技術(shù)合同的內(nèi)容一般包括：項目名稱；標的的內(nèi)容、范圍和要求；履行的計劃、進度、期限、地點、地域和方式；技術(shù)情報和資料的保密；風(fēng)險責(zé)任的承擔(dān)；技術(shù)成果的歸屬和收益的分成辦法；驗收標準和方法；價款、報酬或者使用費及其支付方式；違約金或者損失賠償?shù)挠嬎惴椒?；解決爭議的方法；名詞和術(shù)語的解釋。第一節(jié)二、專利實施許可合同的主要內(nèi)容專利的實施許可

專利實施許可的標的是專利實施許可合同的必備條款，沒有標的，專利實施許可合同不僅無法生效，而且無法成立。根據(jù)專利法的規(guī)定，發(fā)明和實用新型專利權(quán)被授予后，除專利法另有規(guī)定以外，任何單位或者個人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得實施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、使用、許諾銷售、銷售、進口其專利產(chǎn)品，或者使用其專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品，外觀設(shè)計專利權(quán)被授予后，任何單位或者個人未經(jīng)專利權(quán)人許可，都不得實施其專利，即不得為生產(chǎn)經(jīng)營目的制造、許諾銷售、銷售、進口其外觀設(shè)計專利產(chǎn)品。專利實施合同就是經(jīng)專利權(quán)人許可而授予被許可人實施專利的權(quán)利的合同，專利實施許可并不轉(zhuǎn)移專利的所有權(quán)，所轉(zhuǎn)移的只是專利的使用權(quán)。（一）專利實施許可的標的第一節(jié)專利的實施許可專利實施許可的標的通常包括以下內(nèi)容：1.實施許可的專利2.專利實施許可的權(quán)利范圍3.分許可的權(quán)利第一節(jié)（一）專利實施許可的標的專利的實施許可實施許可的專利。

要實施許可專利，許可人必須要取得專利，沒有取得專利或者專利無效均不能實施許可專利?！逗贤ā返?24條第3款規(guī)定，技術(shù)合同涉及專利的，應(yīng)當注明發(fā)明創(chuàng)造的名稱、專利申請人和專利權(quán)人、申請日期、申請?zhí)枴＠栆约皩＠麢?quán)的有效期限。需要注意的是，今天的專利實施許可通常不是一件或者多件專利的實施許可，而往往是專利組合的實施許可。在這種情況下實施許可的專利可能遇到一些特殊問題：一是打包許可。打包許可時，被許可的專利中的任一專利的期限均不能短于實施許可合同。二是預(yù)期專利。比如正在申請中的專利，通常這種專利實施許可是允許的。三是搭售。如果許可人不具有市場支配力，搭售通常是合法的，如果許可人具有市場支配力，搭售通常是不合法的。第一節(jié)（一）專利實施許可的標的專利的實施許可2.專利實施許可的權(quán)利范圍。

根據(jù)《專利法》第11條的規(guī)定，發(fā)明和實用新型專利權(quán)的權(quán)利范圍包括制造、使用、許諾銷售、銷售、進口專利產(chǎn)品，方法專利權(quán)的權(quán)利范圍包括使用專利方法以及使用、許諾銷售、銷售、進口依照該專利方法直接獲得的產(chǎn)品，外觀設(shè)計專利權(quán)的權(quán)利范圍包括制造、許諾銷售、銷售、進口外觀設(shè)計專利產(chǎn)品，專利權(quán)人可以將這些權(quán)利全部許可給他人，也可以將其中的某個或某些環(huán)節(jié)許可給他人，但不管許可的權(quán)利范圍如何，均應(yīng)該在合同中明確約定，合同中沒有明確約定的權(quán)利，原則上視為未許可。第一節(jié)（一）專利實施許可的標的專利的實施許可3.分許可的權(quán)利。

根據(jù)我國《專利法》第12條的規(guī)定，被許可人無權(quán)允許合同規(guī)定以外的任何單位或者個人實施該專利。這意味著在當事人沒有明確約定時，被許可人沒有分許可的權(quán)利，這就和房屋租賃合同的承租人原則上沒有轉(zhuǎn)租的權(quán)利一樣。但《專利法》第12條的規(guī)定不能解讀為絕對禁止授予分許可的權(quán)利。尤其是在獨占實施許可合同中，由于被許可人事實上獨占專利實施的全部利益，如果不允許在實施許可合同中約定分許可的權(quán)利，既對被許可人不公平，而且也不利于專利的充分實施，因此應(yīng)該允許當事人在合同中約定分許可的權(quán)利。被許可人需要獲得分許可的權(quán)利的，雙方當事人應(yīng)該在合同中明確約定。當然，當事人在合同中沒有約定的，根據(jù)我國專利法的規(guī)定，被許可人不享有分許可的權(quán)利。第一節(jié)（一）專利實施許可的標的專利的實施許可

如前所述，專利實施許可可以分為獨占實施許可、排他實施許可和普通實施許可三種，專利實施合同中必須明確約定是何種實施許可。專利實施許可的方式是專利實施許可合同中最重要的內(nèi)容之一，專利實施許可的方式對后文所談的合同的許多內(nèi)容都有著重要的影響，比如，獨占許可的使用費顯然會高于排他實施許可，二者又均會高于普通實施許可；再如，不同許可方式中被許可人起訴侵害專利權(quán)的第三人的權(quán)利不同，因此有的專利實施許可方式需要當事人在合同中明確約定被許可人的起訴權(quán)。（二）專利實施許可的方式第一節(jié)專利的實施許可

參照《最高人民法院關(guān)于對訴前停止侵犯專利權(quán)行為適用法律問題的若干規(guī)定》第1條的規(guī)定，專利實施許可合同的被許可人作為利害關(guān)系人可以起訴侵犯專利權(quán)行為的行為人，其中獨占實施許可合同的被許可人可以單獨向人民法院提出申請；排他實施許可合同的被許可人在專利權(quán)人不申請的情況下，可以提出申請。該司法解釋沒有明確規(guī)定普通實施許可合同中被許可人起訴的權(quán)利，原則上應(yīng)該認為普通實施許可合同中的被許可人沒有起訴的權(quán)利。因此，如果采用排他實施許可方式的，當事人就應(yīng)當在合同中明確約定被許可人單獨起訴的權(quán)利。第一節(jié)（二）專利實施許可的方式專利的實施許可

專利權(quán)具有時間性，專利實施許可合同也必須有實施許可的有效期間，專利實施許可合同的有效期間可以是整個專利權(quán)的有效期間，也可以是專利權(quán)有效期間的一部分，專利實施許可合同必須明確約定專利實施許可的有效期間。當然，專利實施許可的有效期間不得超過專利權(quán)的期間，否則超過的部分無效。（三）實施許可的期限和地域范圍第一節(jié)專利的實施許可

專利權(quán)具有地域性，專利實施許可的地域范圍可以是一個國家或地區(qū)，也可以是多個國家或地區(qū)，還可以是一個國家或地區(qū)內(nèi)部的部分區(qū)域。值得注意的是，專利實施許可合同對地域范圍的限制只能約束被許可人，而不能約束消費者或者經(jīng)銷商，因為消費者和經(jīng)銷商受到權(quán)利用盡原則的保護。當然，專利實施許可的地域范圍也并非毫無意義，尤其是方法專利，地域限制可以最大化專利權(quán)人的利益。第一節(jié)（三）實施許可的期限和地域范圍專利的實施許可專利實施許可合同的使用費大體有三種方式：（1）一次總算方式，即在專利實施許可合同中確定一個總的許可使用費數(shù)額，不管被許可人專利實施情況如何，均不再另行計算使用費。（2）提成費方式，即許可人根據(jù)一定的比例從被許可人實施專利后的收益中提取使用費。這里的提成比例可以是固定的，也可以是變動的，變動比例可以是逐年遞增的，也可以是逐年遞減的。（3）入門費加提成費方式，即先確定一個先期給付的固定數(shù)額，然后在合同期內(nèi)根據(jù)被許可人實施專利后的收益收取提成。（四）使用費及支付方式第一節(jié)專利的實施許可

至于具體方式可以由當事人根據(jù)專利技術(shù)的狀況、被許可人使用專利所能獲得的經(jīng)濟收益、專利許可的類型、實施的行為種類和期限、被許可人支付使用費的方式和時間、雙方的風(fēng)險承受能力等因素確定。至于支付方式則可以是一次支付，也可以分期支付，可以是現(xiàn)金支付，也可以是轉(zhuǎn)賬支付，由當事人結(jié)合上述使用費計算方式和雙方經(jīng)濟狀況等因素來共同約定。第一節(jié)（四）使用費及支付方式專利的實施許可

根據(jù)專利法的精神，專利實施許可合同不得禁止任何一方改進實施許可的專利技術(shù)，但實施許可的專利技術(shù)的改進顯然會影響實施許可的專利技術(shù)的價值。因此，專利實施許可合同必須約定后繼改進的提供與分享，以合理平衡雙方當事人的利益。通常，在合同有效期內(nèi)，任何一方對合同技術(shù)所作的改進應(yīng)及時通知對方，原有基礎(chǔ)上的較小改進可以互相免費提供使用，重大改進的使用和申請專利的權(quán)利由雙方當事人約定，未約定的，通常申請專利的權(quán)利歸改進方，對方有優(yōu)先、優(yōu)價被許可或免費使用該技術(shù)的權(quán)利。（五）后續(xù)改進的提供和分享第一節(jié)專利的實施許可

專利權(quán)無效導(dǎo)致專利實施許可合同終止，雙方應(yīng)該在合同中明確約定許可使用費的返還以及因此造成的損失的處理。在合同履行期內(nèi)，如果被許可實施的專利技術(shù)侵犯他人專利權(quán)的，原則上應(yīng)該由許可方負責(zé)。合同還應(yīng)約定第三方侵犯專利權(quán)時的處理方法，尤其是排他專利實施許可合同應(yīng)該明確約定被許可方提起訴訟的權(quán)利。（六）專利權(quán)無效和侵權(quán)的處理辦法第一節(jié)專利的實施許可

作為一種合同，專利實施許可合同和其他合同的訂立過程是相同的，均需要經(jīng)過要約與承諾兩階段方能成立。根據(jù)《專利法實施條例》第14條第2款的規(guī)定，專利權(quán)人與他人訂立的專利實施許可合同，應(yīng)當自合同生效之日起3個月內(nèi)向國務(wù)院專利行政部門備案。（六）專利權(quán)無效和侵權(quán)的處理辦法第一節(jié)專利的實施許可

但需要注意的是，不經(jīng)備案并不影響合同效力，備案僅僅具有證據(jù)效力。根據(jù)《專利實施許可合同備案辦法》的規(guī)定，經(jīng)備案的專利實施許可合同的種類、期限、許可使用費計算方法或者數(shù)額等，可以作為管理專利工作的部門對侵權(quán)賠償數(shù)額進行調(diào)解的參照。根據(jù)《最高人民法院關(guān)于對訴前停止侵犯專利權(quán)行為適用法律問題的若干規(guī)定》，專利實施許可合同及其在國務(wù)院專利行政部門備案的證明材料可以作為利害關(guān)系人申請訴前停止侵犯專利權(quán)行為的證據(jù)材料。（六）專利權(quán)無效和侵權(quán)的處理辦法第一節(jié)專利的實施許可

專利實施許可后，被許可人取得在合同約定范圍內(nèi)實施專利技術(shù)的權(quán)利。采用獨占許可方式實施許可專利的，專利許可人在專利實施許可合同的有效期內(nèi)，在合同約定的范圍內(nèi)不得實施被許可的專利技術(shù)，也不得再許可第三方實施該專利技術(shù)。采用排他許可方式實施許可專利的，許可人在專利實施許可合同有效期內(nèi)，在合同約定的范圍內(nèi)有權(quán)實施被許可的專利技術(shù)，但不得再許可第三方實施該專利技術(shù)。采用普通許可方式實施許可專利的，許可人在專利實施許可合同有效期內(nèi)，在合同約定的范圍內(nèi)有權(quán)實施被許可的專利技術(shù)，也可以再許可第三方實施該專利技術(shù)。

三、專利實施許可的法律后果第一節(jié)專利權(quán)的轉(zhuǎn)讓

專利權(quán)的轉(zhuǎn)讓是指專利權(quán)人收取約定價款將其專利的所有權(quán)移轉(zhuǎn)給受讓方所有的法律行為。和專利實施許可不同的是，專利權(quán)的轉(zhuǎn)讓是專利所有權(quán)的轉(zhuǎn)移，是專利的全部權(quán)利的轉(zhuǎn)移，不能分地域、分期限、分權(quán)利內(nèi)容而轉(zhuǎn)移，國家對專利權(quán)轉(zhuǎn)讓有更多的限制，比如向外國人轉(zhuǎn)讓專利要履行特別手續(xù)。第二節(jié)專利權(quán)的轉(zhuǎn)讓（一）實體條件

《專利法》第10條第1款規(guī)定，專利申請權(quán)和專利權(quán)可以轉(zhuǎn)讓。當然，這里的專利申請權(quán)必須是轉(zhuǎn)讓人合法享有的，專利權(quán)必須是有效的。我國專利法對專利權(quán)轉(zhuǎn)讓的轉(zhuǎn)讓人和受讓人沒有特別限定，只要符合民法所規(guī)定的具有權(quán)利能力和行為能力的民事主體均可以作為轉(zhuǎn)讓人和受讓人。