我國禁止反悔原則適用的探討講解

1、我國禁止反悔原則適用的探討一、禁止反悔原則的適用前提禁止反悔原則幫助確定專利權(quán)保護范圍，但是，作為限定等同侵權(quán)的重要原則，法院卻不能無程序地援用，需滿足一定的條件方能啟動。1、國內(nèi)司法實踐專利侵權(quán)判定若干問題的意見（試行）（以下簡稱意見）第46條規(guī)定：禁止反悔原則的適用應當以被告提出請求為前提，并由被告提供原告反悔的相應證據(jù)。由此可以看出，意見認為禁止反悔原則適用前提有兩個：（1）被告提出適用請求；（2）被告提供適用的相應證據(jù)。 由此可見，實踐中法院判斷被告行為是否構(gòu)成等同侵權(quán)時，無須同時考慮是否可援引禁止反悔原則排除侵權(quán)，更不可能主動調(diào)取專利文檔確定專利權(quán)保護范圍。被告不但需要提供相應證據(jù)，

2、證明原告曾經(jīng)有過縮小、放棄權(quán)利要求的解釋、陳述、修改，而且還需要單獨提出適用禁止反悔原則的請求。這是因為，禁止反悔原則作為被告阻卻等同侵權(quán)的重要抗辯理由，舉證責任理應由被告承擔。2、學術(shù)界觀點 針對法院的通行做法以及意見中的審判總結(jié)，有些學者及實踐工作者提出了自己的看法：他們認為禁止反悔原則是一種抗辯主張，亦是一種解釋權(quán)利要求的規(guī)則。它的適用不僅關(guān)系到訴訟當事人之間的利益，而且事關(guān)公眾的利益 陳芳華專利訴訟中禁止反悔原則的理解與適用J，電子知識產(chǎn)權(quán)2006（2），第25頁。如果在審理中法院發(fā)現(xiàn)該案件符合禁止反悔原則適用的條件，那么，法院就應當為了社會公共利益，主動適用禁止反悔原則，作出正確判定

3、；否則有違專利制度利益平衡的主旨，不利于保護公眾利益。 他們同時指出，由于民法證據(jù)規(guī)則強調(diào)誰主張誰舉證，所以被告對原告曾作出特定修改以及做出了何種修改的事實仍需承擔舉證責任 曾麗專利侵權(quán)實務判定中禁止反悔原則適用研究D. 上海：上海交通大學，2007。 3、與美國判例的比較在美國的司法實踐中，禁止反悔原則的適用前提比前述兩觀點更加寬松。美國法院的判例表明，在專利侵權(quán)訴訟中適用禁止反悔原則，并不需要被控侵權(quán)人證明在進行被控侵權(quán)行為之前真的去查閱過專利局所保存的申請檔案，從而證明他之所以作出該行為是因為依賴了專利權(quán)人在審批過程中作出的許諾或者修改。法院應依職權(quán)主動適用禁止反悔原則，且不要求被告承擔

4、舉證責任。不過，現(xiàn)在隨著人們法律觀念、專利意識的不斷加強，代理事業(yè)的蓬勃發(fā)展，當事人更傾向于主動收集證據(jù)，提出禁止反悔原則抗辯。美國專利律師接到專利訴訟案件首要工作便是到專利局查閱專利檔案，力圖從專利審查過程中的來往信件中發(fā)現(xiàn)專利漏洞，提出禁止反悔抗辯。國內(nèi)目前真正適用禁止反悔原則的頻率并不高，通過分析、研究專利檔案排除等同原則的適用并不是被告的首選。在此情形下，由法官提醒被告積極行使這項權(quán)利并承擔相應舉證責任顯得必要起來。當然，最終是否采納提議需被告做出決定，法官絕對不能干涉當事人的訴訟處分權(quán)。二、禁止反悔原則適用的范圍在專利侵權(quán)審理中，專利權(quán)人指控他人侵權(quán)，并且要求適用等同原則判定他人侵權(quán)

5、時，被控侵權(quán)人會以禁止反悔原則進行抗辯。這時，法院就需要在等同原則和禁止反悔原則之間做出選擇。在這之前，最重要就是必須要搞清楚禁止反悔原則的適用范圍。1、專利審批程序中的行為導致禁止反悔原則的適用（1）專利審批中的修改導致適用禁止反悔原則適用禁止反悔原則的最為常見的情況是專利權(quán)人在專利審批過程中對權(quán)利要求進行的修改。實踐中申請文件提出后常常需要修改。因為一般國家的專利法都實行先申請原則，對同樣的發(fā)明創(chuàng)造，只有最先申請的人才能獲得專利權(quán)。因此，申請人不得不急于提出申請，對現(xiàn)有技術(shù)的調(diào)查以及對發(fā)明創(chuàng)造的說明和權(quán)利要求書的表達常常難于達到完美無缺的程度。所以申請文件提出以后，申請人要求修改的不乏其人

6、。經(jīng)過審查以后，審查員發(fā)現(xiàn)權(quán)利要求的范圍過寬（其原因或者是包括了現(xiàn)有技術(shù)，或者是包括了不可能實施的事項），或者弄錯了應請求保護的發(fā)明對象（方法、裝置等），或者發(fā)現(xiàn)發(fā)明創(chuàng)造內(nèi)容說明得不清楚，或者因其他原因而修改的更是屢見不鮮。如果不允許修改，原說明書記載是發(fā)明或者實用新型就無法獲得專利，這當然不是鼓勵發(fā)明創(chuàng)造之道。所以對申請文件進行修改是必要的，以便改正不正確的或不確切的詞句，或者使權(quán)利要求與說明書的敘述趨于一致 湯宗舜.專利法教程（第二版）M. 北京：法律出版社 1996，第130頁。 下面就一個發(fā)明專利“優(yōu)化五筆字型專利”侵權(quán)案進行說明：本案的發(fā)明專利稱為“優(yōu)化五筆字型編碼法及其鍵盤”，以下

7、簡稱“優(yōu)化五筆字型”專利。它是“五筆字型”發(fā)展過程中的一個實質(zhì)性版本，即第三版。1985 年這項技術(shù)由發(fā)明人王某向中國專利局提出申請，歷經(jīng)7年的審批時間，最終于1992年被授予專利權(quán)。本案被告B公司從1990年起聘用了曾經(jīng)參加“五筆字型”攻關(guān)項目的成員之一張道政先生，開始實施“五筆字型”技術(shù)的第四版。B公司投入巨資使自己的產(chǎn)品打入市場并很快有了自己的客戶。但B公司沒有將自己的第四版產(chǎn)品申請專利。A公司在訴B公司專利侵權(quán)的訴狀中稱：原告是“優(yōu)化五筆字型”專利的專利權(quán)人之一和權(quán)利的唯一行使者，被告B公司未經(jīng)許可，在其生產(chǎn)的“東南漢卡”系列產(chǎn)品中，非法移植、改裝、使用了該專利，給原告造成了經(jīng)濟損失和

8、較壞的社會影響。原告的律師在訴訟中主張適用等同原則，判定被告侵權(quán)。B公司辯稱：“五筆字型”第四版和“優(yōu)化五筆字型”是各自獨立的發(fā)明，“優(yōu)化五筆字型”有字根220個，“五筆字型”第四版有199個字根，他們是五筆字型技術(shù)發(fā)展過程中的不同階段的產(chǎn)物。被告律師在訴訟中主張適用禁止反悔原則，不構(gòu)成侵權(quán)。但被告律師的主張沒有被一審法院采納。一審法院認為：“五筆字型”第四版雖然和“優(yōu)化五筆字型”專利技術(shù)在漢字字根與鍵盤的對應位置上有變化，但這種變化僅是在不改變編碼體系的情況下調(diào)整了兩個區(qū)的字根分布而產(chǎn)生的，這種變化雖然對提高電腦輸入速度有作用，但不能認為這種變化是實質(zhì)性的進步。并認定從整體上，第四版“五筆字

9、型”的主要技術(shù)特征仍然落入“優(yōu)化五筆字型”專利技術(shù)的保護范圍之內(nèi)。B公司不服一審判決，提起上訴。被告律師審查專利權(quán)人的申請文檔發(fā)現(xiàn)，在專利審批期間原告專利經(jīng)歷了兩種三次較大的糾紛。第一種是審批過程中有人提出異議，使其從一項開拓性的發(fā)明變成了一項非開拓性的發(fā)明。因其與已有技術(shù)相比仍有創(chuàng)造性，所以在修改權(quán)利要求的基礎(chǔ)上，該項申請還是被授予了專利權(quán)。第二種是專利申請權(quán)的權(quán)屬糾紛。最終在調(diào)解下，達成協(xié)議，該專利的申請權(quán)和專利權(quán)由王某任總裁的北京A電腦總公司和河南省計算中心等四家單位共有，但專利權(quán)由北京A電腦總公司行使。在審批過程中由于有人提出異議，申請人王某對專利要求保護的范圍有過兩次關(guān)鍵的，對確定專

10、利保護范圍有決定影響的修改。即發(fā)生了條件一中的行為。第一次修改是應專利局審查員的要求進行的，修改的要點是：把審查員認為的已經(jīng)屬于已有“五筆字型”的技術(shù)內(nèi)容從發(fā)明特征中提升到載明已有技術(shù)的前序內(nèi)容中，從而使原“五筆字型專利”變成了“優(yōu)化五筆字型”技術(shù)方案，縮小了專利的保護范圍。第二次修改進一步限定了“優(yōu)化五筆字型”的技術(shù)特征，明確地在字根數(shù)、鍵盤對應等方面與已有技術(shù)作了比較，并將與已有技術(shù)的區(qū)別點明確地作為了本專利申請的發(fā)明點寫進了特征部分，從而進一步限定了“優(yōu)化五筆字型”專利的保護范圍。被告的律師將原告在“優(yōu)化五筆字型”專利申請文檔中的有關(guān)原文復制件提交給法庭，并將申請人在專利授權(quán)過程中向?qū)＠?/p>

11、局陳述的意見歸納為三點：（a）“五筆字型”技術(shù)中的基本原理和絕大部分字根已經(jīng)公開；（b）“優(yōu)化五筆字型”中由220個字根組成的編碼體系和鍵盤對應的排列與已有技術(shù)部分相比應有新穎性和創(chuàng)造性；（c）“優(yōu)化五筆字型”的關(guān)鍵是選取字根，多一個或少一個均要付出創(chuàng)造性的勞動。原告正是憑此才在7年后獲得專利權(quán)。但在侵權(quán)案件中，權(quán)利人卻想收回自己在專利授權(quán)審查過程中的主張和觀點，把由220個字根組成的編碼體系解釋成可由199個字根或者任意字根組成的編碼體系，就等于將已經(jīng)在專利授權(quán)審查中放棄的權(quán)利重新拾回，從而使“優(yōu)化五筆字型”專利的保護范圍擴大。被告律師的主張正是依據(jù)禁止反悔原則提出的，并在二審法院受到了重視

12、。二審法院經(jīng)審理認定：將“五筆字型”第四版與“優(yōu)化五筆字型”技術(shù)的必要特征相對比，兩者的確有許多相同之處，如字根、鍵位對應位置、字型等，但是這些基本相同的特征均屬于公知公用的技術(shù)，這些特征同樣被記載在“優(yōu)化五筆字型”專利的獨立權(quán)利要求的前序部分。兩者的區(qū)別是：（a）字根數(shù)量，第四版比第三版少了21個；（b）字根與鍵盤的對應，有較大的調(diào)整；（c）就字型而言，第四版技術(shù)比“優(yōu)化五筆字型”減少了一種字型。根據(jù)對這些事實的認定，二審法院認為：“五筆字型”的第四版與“優(yōu)化五筆字型”專利之間并非有從屬關(guān)系，第四版“五筆字型”完全可以獨立實施而無須依賴于“優(yōu)化五筆字型”專利技術(shù)。被告B公司的上訴理由成立，予

13、以支持，撤消一審判決，駁回A公司的訴訟請求 陳建民.破壟斷神話促技術(shù)創(chuàng)新知識產(chǎn)權(quán)名案代理C. 北京:法律出版社 2000，第155頁。從本案可見，專利權(quán)人在申請專利的過程中作了兩次較大的修改，從而劃清了與現(xiàn)有技術(shù)之間的區(qū)別，突出了自己的技術(shù)特征，澄清了專利的保護范圍。專利權(quán)人正是通過縮小保護范圍才能使自己的專利申請具備了新穎性和創(chuàng)造性，而獲得和維持了專利權(quán)。但在看到競爭者進入市場擠占了自己的份額后，想在侵權(quán)訴訟中反悔，試圖證明字根、字型、鍵位的變化是沒有創(chuàng)造性的，是顯而易見的。專利權(quán)人的這種在審批中的行為和在侵權(quán)中的對專利權(quán)保護范圍的解釋不一致的行為，是不能允許的。這必然會打擊其他技術(shù)改進者的

14、積極性，不利于市場競爭。因此，被告B公司利用禁止反悔原則維護了自己的利益。（2）審批中的陳述導致禁止反悔原則的適用另一種較為常見的導致適用禁止反悔原則的情況是專利權(quán)人在專利審批過程中進行的意見陳述。在專利審查過程中，當審查員提出反對意見時，申請人通過陳述意見來進行爭辯是十分常見的情況。爭辯意見有時與對申請文件的修改相伴而來，有時僅僅提出爭辯意見而不進行修改。例如，專利權(quán)人提交的原始獨立權(quán)利要求包括 A、B、C、D 四個技術(shù)特征，審查員引用了一篇公開了 A、B、C、D四個技術(shù)特征的對比文件，指出該獨立權(quán)利要求不具備創(chuàng)造性。對此，專利權(quán)人提交意見陳述書進行爭辯，指出 C 和 C、D 和 D之間的區(qū)

15、別是實質(zhì)性的區(qū)別，該區(qū)別使兩個技術(shù)方案從構(gòu)成到效果都有顯然不同。在專利權(quán)人的爭辯意見具有說服力的情況下，審查員就會同意授予專利權(quán)。假如審查員沒有引用上述對比文件，申請人在審查過程中沒有經(jīng)過意見陳述就直接獲得了專利權(quán)，專利權(quán)人在以后的專利侵權(quán)訴訟中或許有可能說服法官，使之同意包括 A、B、C、D四個技術(shù)特征的實施行為構(gòu)成了對其專利權(quán)的等同侵權(quán)行為。但是，當申請案卷中有了上述審查意見和意見陳述書的記錄以后，情況就有所不同了。既然專利權(quán)人為了獲得專利權(quán)，通過其爭辯意見將包括 A、B、C、D四個技術(shù)特征在內(nèi)的已知技術(shù)方案拒之千里之外，現(xiàn)在就不能出爾反爾，又將它拉入到自己的保護范圍之中 尹新天.專利權(quán)的

16、保護M. 北京：知識產(chǎn)權(quán)出版社 2005，第 360頁解某于2001年12月19日（優(yōu)先權(quán)日2000年12月26日）申請了名稱為“手機自動隱形撥號報失的實現(xiàn)方法”的專利申請。該申請2003年12月3日獲得的中國發(fā)明專利，專利號為ZL01802972.8。2004年6月，解某向北京市第一中級人民法院提起專利侵權(quán)訴訟，認為具有“智能防盜”功能的海爾信鴿3100手機(又名海爾彩智星手機）侵犯了該專利權(quán)。一審法院通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，在涉案專利實質(zhì)審查階段，審查員提出涉案專利相對于對比文件1（FR2791509）和對比文件2（JP10341281)沒有創(chuàng)造性。專利權(quán)人向國家知識產(chǎn)權(quán)局提交的針對該審查意見的意見

17、陳述書中，提出“本發(fā)明在撥號報失的同時，用戶出于正常使用狀態(tài)，也就是說，本發(fā)明的自動報失并不影響當前用戶使用。另外，從發(fā)明目的和效果來看，對比文件1和對比文件2是為了禁止非授權(quán)用戶適用，而本發(fā)明主要是為了報失，本發(fā)明允許當前用戶正常使用，但如果該用戶為非法用戶，則撥號報失，在該用戶毫無察覺的情況下，就達到報失的目的，效果明顯不同”。一審法院由此認為“非法用戶可以正常使用和非法用戶不能正常使用是兩種效果完全不同的技術(shù)方案。解某系在明確將非法用戶不能正常使用的情形排除在專利保護范圍之外的情形下，才獲得了本專利權(quán)?！弊詈螅粚彿ㄔ阂罁?jù)禁止反悔原則，認定“撥號報失的同時，用戶處于非正常使用狀態(tài)”的情況

18、已經(jīng)被排除在專利權(quán)保護的范圍之外，判定信鴿3100手機沒有落入專利的保護范圍，駁回了解某的訴訟請求 孟銳 .專利法研究C 從一個案例談禁止反悔原則與全部技術(shù)特征原則的關(guān)系. 2006，第 312頁。解某不服一審判決，上訴到北京市高級人民法院。2005年年底，北京市高級人民法院做出終審判決，維持了原判。2、專利無效程序中的行為導致禁止反悔原則的適用宣告專利權(quán)無效的請求，可以涉及該專利權(quán)的全部，也可以只涉及該專利權(quán)的一部分。部分無效，可以是專利權(quán)中的一個或者幾個（但不是全部）權(quán)利要求無效，或者只是縮小其中某一權(quán)利要求的保護范圍。專利復審委員會收到宣告專利權(quán)無效請求后，應當首先進行形式審查。如果沒有

19、發(fā)現(xiàn)任何缺陷，或者雖然存有缺陷但已經(jīng)在指定期限內(nèi)補正的，專利復審委員會應當受理，并將專利權(quán)無效宣告請求書副本和有關(guān)文件的副本送交專利權(quán)人，要求其在指定的期限內(nèi)陳述意見。專利權(quán)人在陳述意見時應當對請求書提出的全部理由均做出答復。專利權(quán)人在答復時，如果認為需要，可以對專利文件進行修改，但不得擴大原專利保護的范圍。這包括：（1）不得刪除原專利權(quán)利要求書中的某個技術(shù)特征，使原專利的保護范圍擴大；（2）不得變更原專利權(quán)利要求的類型，使原專利保護范圍擴大；（3）不得用概括性詞語代替原專利權(quán)利要求中的具體詞語，使原專利的保護范圍擴大；（4）不得將原專利說明書的某些內(nèi)容引入修改后的權(quán)利要求中，使原專利的保護范

20、圍擴大。 此外，專利權(quán)對專利文件的修改還不得增加新的內(nèi)容，以致專利保護范圍超出了原專利申請說明書和權(quán)利要求書記載的范圍。對專利文件的修改還必須與無效宣告請求的理由有關(guān)，不得乘機加入與無效宣告請求理由無關(guān)的內(nèi)容 湯宗舜.專利法教程（第二版）M. 北京：法律出版社 1996 ，第211頁下面我們通過一個案例，介紹一下禁止反悔原則在專利無效程序中是如何適用的。1996 年6月26日， 原告A向國家知識產(chǎn)權(quán)局專利局提出名稱為“一種防盜螺栓連接副”實用新型專利申請，并于1997年10月8日獲得授權(quán)，專利號為：ZL962321994.X 。其獨立權(quán)利要求為： “一種防盜螺栓連接副，包括螺栓和螺帽；其特征是

21、所述螺栓的頭頸部設有凸牙，所述螺帽的上端面外圈有在其軸向上延長的護沿；同時設置圓柱體并帽，所述并帽沉入螺帽護沿內(nèi)，并帽周邊上有均勻分布的凹槽”。 2003年 12月， 原告A以被告B生產(chǎn)的產(chǎn)品侵犯其專利權(quán)為由， 向南京市中級人民法院提起訴訟。被告B 辨稱：答辯人生產(chǎn)的產(chǎn)品來自于專利權(quán)人C、名稱為“鎖緊型防盜螺母”的專利許可， 該專利申請日早于原告的專利申請日,且答辯人早在1996年即作為生產(chǎn)的必要準備；答辯人生產(chǎn)的產(chǎn)品并未落入原告專利的保護范圍，答辨人的產(chǎn)品中缺少原告專利兩項必要技術(shù)特征：螺栓的頭勁部設有凸牙，并帽周邊上有均勻分布的凹槽。故答辨人未侵犯原告的專利權(quán)，請求駁回原告的訴訟請求。20

22、04年 3月3日，B以涉案專利無創(chuàng)造性為由向國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復審委員會提交專利權(quán)無效宣告請求書，請求宣告A涉案專利無效。該請求書所附對比文件之一為C的“鎖緊型防盜螺母”專利。 一審法院認為：涉案侵權(quán)產(chǎn)品中的并帽雖與本案專利的相應技術(shù)特征不相同，但六邊形并帽是公知技術(shù)，是所屬領(lǐng)域的普通技術(shù)人員無需創(chuàng)造性勞動就能夠聯(lián)想到的技術(shù)特征，以此公知技術(shù)來替換涉案專利中的相應技術(shù)特征,是以基本相同的手段，實現(xiàn)基本相同的功能，產(chǎn)生了基本相同的效果，該項技術(shù)特征是涉案專利權(quán)利要求中并帽的相應技術(shù)特征的等同物，涉案侵權(quán)產(chǎn)品與本案專利構(gòu)成等同，故涉案侵權(quán)產(chǎn)品落入了本案專利的保護范圍。B的行為是實施原告專利的行為，

23、構(gòu)成對原告專利權(quán)的侵犯。 據(jù)此，該院依照中華人民共和國專利法第十一條第一款、第五十六條第一款、最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定第二十一條的規(guī)定，判決：被告B立即停止侵犯原告ZL962321994.X號專利權(quán)的行為。B不服一審判決，向江蘇省高級人民法院提起上訴，并提供了被上訴人A在涉案專利無效程序中向?qū)＠麖蛯徫峤坏囊庖婈愂鰰?。A在該意見陳書中陳述：被請求人（即A）權(quán)利說明書所述的螺帽和無效宣告請求人引用C專利的主螺母不同。被請求人在權(quán)利要求書明確記載了“所述螺帽的上端面外圈有在其軸向上延長的護沿；同時設置圓柱體并帽，所述并帽沉入螺帽護沿內(nèi)， 并帽周圍有均勻分布的凹槽”，說

24、明了螺帽和并帽是一部件的組合體，合稱之螺帽。無效宣告請求人引用了C權(quán)利要求書中的主螺母作為對比，主螺母是個獨立元件，和被請求人權(quán)利要求中的螺帽不同。從防盜的功能來看，C的“鎖緊型防盜螺母”，不具備防盜功能，它和標準螺栓配套使用，從螺栓頭部倒擰可以輕松地卸下螺栓，以致防盜失效，根本起不到防盜作用。而被請求人的專利是“一種防盜螺栓連接副”是個整體，螺栓頭的頸部設，有凸牙，安裝后，螺栓不可倒擰；圓柱體并帽沉入螺帽護沿內(nèi)，專用工具容易安裝，并帽力矩大，故螺帽、螺栓防盜。 二審法院認為：B提供的A在國家知識產(chǎn)權(quán)局專利復審委員會的意見陳述書，應視為A對其涉案專利權(quán)利要求范圍的進一步明確。A在該陳述書中認為

25、，其涉案專利技術(shù)與C的“鎖緊型防盜螺母”的專利技術(shù)不同，其專利的并帽為圓柱體，并帽周邊上有均勻分布的凹槽，以專用工具容易安裝，而C專利的主螺母是個獨立元件，它和標準螺栓配套使用，從螺栓頭部倒擰可以輕松卸下整個螺栓，不具備防盜功能。對比B生產(chǎn)的被控侵權(quán)產(chǎn)品可以看出，其主螺母的內(nèi)螺紋和鎖緊螺母的內(nèi)螺紋相適應，在主螺母之螺孔的上端側(cè)壁設置有向外壁方向凹入的環(huán)形臺階，該環(huán)形臺階的內(nèi)徑大于鎖緊螺母的外徑，其高度大于鎖緊螺母的高度。由此可見，B生產(chǎn)的產(chǎn)品完全符合C專利的技術(shù)特征。而與A的專利相對比，被控侵權(quán)產(chǎn)品的并帽（即鎖緊螺母）是六邊形，不是圓柱體，并帽周邊上也沒有均勻分布的凹槽，故B生產(chǎn)的產(chǎn)品缺少A專

26、利的必要技術(shù)特征，未落入專利的保護范圍。A在庭審中認為B的產(chǎn)品六邊形并帽與其圓柱體并帽構(gòu)成等同，但根據(jù)禁止反悔原則，A在其陳述書中明確其專利的螺帽部分與C的專利不同，并強調(diào)圓柱體并帽及均勻分布的凹槽能達到防盜效果。因此在侵權(quán)判定時，就不能以等同原則將并帽的保護范圍擴大到六邊形，亦不能再認為該部分結(jié)構(gòu)與其專利構(gòu)成等同。 據(jù)此，二審法院支持了B的上訴，撤銷了一審法院的判決，駁回了A的訴訟請求。 本案中，涉案專利為了提高防盜性能，在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上，將一般常見的多邊形如六角螺母改為圓柱體，其目的增加拆卸的難度，但是，如果單是改成圓柱體的外形，增加拆卸難度的目的是達到了，但同時安裝也很因難甚至無法安裝

27、，因此，該專利在圓柱體的周邊上設置了均勻分布的凹槽，這樣，即增加了折卸的難度，同時又可以通過專用工具利用凹槽將并帽旋緊。因此，并帽圓柱體的外形及其周邊設置的凹槽是涉案專利的兩個非常重要的區(qū)別于現(xiàn)有技術(shù)的必要技術(shù)特征，也是其專利具有創(chuàng)造性的重要原因。而被控侵權(quán)產(chǎn)品采用的是常見的六邊形螺母，且其周邊沒有均勻分布的凹槽。在這種情況下，一審法院認定被控侵權(quán)產(chǎn)品的六邊形并帽與涉案專利的圓柱體并帽構(gòu)成等同顯然是錯誤的。 由于A在無效程序中為了表明其專利具有創(chuàng)造性，明確表示其專利與C的專利不同，而被控侵權(quán)產(chǎn)品恰恰與C的專利完全相同。因此，二審法院運用禁止反悔原則來認定B的產(chǎn)品不構(gòu)成對涉案專利的侵權(quán)是正確的

28、湯志武.從一起專利侵權(quán)糾紛案看等同原則和禁止反悔原則的沖突與適用J 科技與經(jīng)濟2006（6），第41頁。 在無效程序中，專利權(quán)人為了使專利具有新穎性、創(chuàng)造性，維持專利權(quán)的有效，會出于客觀需要，修改原權(quán)利要求或者應專利局的要求解釋權(quán)利要求書和說明書，以區(qū)別現(xiàn)有技術(shù)，而縮小了原專利保護范圍。專利權(quán)人在無效程序中的陳述和修改縮小了權(quán)利保護范圍，而在后面的侵權(quán)訴訟中，為了證明他人侵權(quán)，又想把受限制的權(quán)利要求范圍進行擴大，從而導致禁止反悔原則的適用，使自己處于不利的地位。在無效程序中即使沒有對權(quán)利要求的修改，而只是對權(quán)利要求書中的詞語的解釋也可能造成對專利權(quán)人的侵權(quán)訴訟中的不利。深圳創(chuàng)格科技實業(yè)有限公司

29、訴美國康柏電腦公司專利權(quán)糾紛案就是這樣的一個實例。在專利復審委員會做出維持權(quán)利要求1有效的決定后，侵權(quán)訴訟繼續(xù)進行。而由于經(jīng)過無效程序后，原告專利的法律穩(wěn)定性和效力更加確定。因此，在無效程序中，為了區(qū)別于已有技術(shù)，為了獲得專利權(quán)，專利權(quán)人才將“另”解釋為“另外”；將“可替換”解釋為“可互換”，使得原告專利的技術(shù)方案為具有兩個結(jié)構(gòu)完全一樣的座槽，電池和擴充卡在兩個座槽中可以“自由替換”。這種解釋在侵權(quán)訴訟中是不能反悔的。雖然原權(quán)利要求1在文字上未做任何修改的情況下維持有效，但這些解釋為在法院的訴訟中確定權(quán)利要求是保護范圍提供了可供參考的依據(jù)。正是由于這些解釋，最終使得被告勝訴 馬浩.專利侵權(quán)判定

30、實務C 如何在專利侵權(quán)訴訟中代理被告北京：法律出版社 2002，第99頁。3、申請文件撰寫方面的缺陷導致禁止反悔原則的適用專利申請文件是撰寫直接影響到專利審批過程，而對一項專利申請的新穎性、創(chuàng)造性和實用性的判斷關(guān)系到發(fā)明創(chuàng)造能否獲得專利權(quán)。因此，專利文件的撰寫事關(guān)專利申請和專利審查工作的質(zhì)量，涉及廣大申請人、發(fā)明人和代理人的切身利益，是一件非常重要的事情。由于撰寫專利文件是一項技術(shù)性、法律性、專業(yè)性很強的工作，由于經(jīng)驗和水平的高低不同，撰寫的專利文件的質(zhì)量是參差不齊的。專利代理人和發(fā)明人對于發(fā)明目的、現(xiàn)有技術(shù)等了解的信息不同，在撰寫專利文件時就可能出現(xiàn)漏洞，造成以后在訴訟中禁止反悔原則的適用，

31、使專利權(quán)人處于不利的地位。專利法第二十六條、第二十七條以及專利法實施細則第十八條至二十四條是專利文件撰寫的具體規(guī)定。專利文件的撰寫包括權(quán)利要求書和說明書兩方面。因此，涉及禁止反悔原則的也是這兩方面。下面分別討論。（1）權(quán)利要求書的撰寫與禁止反悔原則權(quán)利要求書具有兩方面的作用：一方面是用技術(shù)特征的總和來表示發(fā)明或?qū)嵱眯滦?，反映要求保護的技術(shù)方案與現(xiàn)有技術(shù)之間的聯(lián)系和區(qū)別，作為判斷發(fā)明或者實用新型申請的專利性依據(jù)；另一方面是用來確定發(fā)明或者實用新型專利權(quán)的保護范圍，作為判斷侵權(quán)或被侵權(quán)的依據(jù)。前者在專利性判斷期間（審查期間）可以依據(jù)專利法的規(guī)定進行適當?shù)男薷?，而后者在判斷期間，專利權(quán)人對權(quán)利要求的

32、修改僅限于授權(quán)的權(quán)利要求書文本。由此可知，權(quán)利要求書撰寫的情況直接與申請人的權(quán)利有關(guān) 黃敏.專利申請文件的撰寫與審查要點M. 北京：專利文獻出版社 1997，第19頁。（a）沒有得到說明書的支持專利法規(guī)定權(quán)利要求書應當?shù)玫秸f明書的支持，即權(quán)利要求書不僅應當在表示形式上得到說明書的支持，而且在實質(zhì)上得到說明書的支持。就是說，權(quán)利要求書中的每一項權(quán)利要求所要求保護的技術(shù)方案應當是所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人員能夠從說明書中公開的內(nèi)容直接得到或者概括得出的技術(shù)方案，并且權(quán)利要求的范圍不得超出說明書記載的內(nèi)容。如果說明書中僅給出一個或多個實施例，說明書的實施例沒有完全支持權(quán)利要求書，即權(quán)利要求的范圍較寬，說明

33、書公開不充分。而被控侵權(quán)人實施的方式與說明書中的不同，這時指控他人侵權(quán)，就是超出了專利權(quán)人的權(quán)利保護范圍。因為沒有說明書支持的權(quán)利要求書等于縮小了保護范圍，社會公眾了解到的是縮小的保護范圍。被控侵權(quán)人利用禁止反悔原則完全可以阻止專利權(quán)人將保護范圍擴大，法院也會判定不侵權(quán)。（b）權(quán)利要求書不夠清楚權(quán)利要求書是否清楚，對于確定發(fā)明或者實用新型要求保護的范圍是極為重要的。權(quán)利要求書應當清楚，一是指每一項權(quán)利要求應當清楚，二是指構(gòu)成權(quán)利要求書的所有權(quán)利要求作為一個整體也應當清楚。首先，每項權(quán)利要求的類型應當清楚，并且應當與發(fā)明或者實用新型要求保護的主題一致。其次，每項權(quán)利要求所確定的保護范圍應當清楚。

34、權(quán)利要求的保護范圍應當根據(jù)其所用詞的詞義來理解。在特定情況下，如果說明書中指明了某詞匯具有特定的含義，在權(quán)利要求中使用了該詞匯，并且權(quán)利要求的范圍由于說明書中對該詞匯的說明而被限定的足夠清楚，也是允許的。而實際情況中，權(quán)利要求書中的某些詞匯不清楚，如果訴訟中對方提起無效，既使獲得維持有效的結(jié)果，也可能在以后的訴訟中給對方留下適用禁止反悔原則的余地。因為通過無效宣告程序已經(jīng)確定了專利權(quán)的保護范圍，專利權(quán)人不能在無效程序中和侵權(quán)訴訟中有兩種完全相反的說法，這也是禁止反悔原則的實質(zhì)所在。如前面提到的“創(chuàng)格公司訴康柏公司”一案，就是此種情況。 （c）將獨立權(quán)利要求與從屬權(quán)利要求的位置顛倒獨立權(quán)利要求保

35、護范圍的寬和窄與記載達到其目的的必要技術(shù)特征是相應的，是不矛盾的。獨立權(quán)利要求所記載的技術(shù)特征是從整體上反映出發(fā)明或?qū)嵱眯滦捅夭豢缮俚囊彩亲畹拖薅鹊募夹g(shù)特征，它所表述的范圍恰恰應當是該發(fā)明或者實用新型對現(xiàn)有技術(shù)所做出的客觀貢獻的技術(shù)方案，是申請人所能夠獲得的最大保護范圍。而申請文件的撰寫人由于對發(fā)明或?qū)嵱眯滦偷募夹g(shù)要點沒有吃透，出現(xiàn)將不是突出的發(fā)明要點即從屬權(quán)利要求放在了獨立權(quán)利要求的位置。在后面提到的“科源公司訴南方公司”一案就是這樣的例子。（2）說明書的撰寫與禁止反悔原則說明書的內(nèi)容及其撰寫同樣在侵權(quán)訴訟中對侵權(quán)判斷和訴訟成敗有重要的影響。下面通過“科源公司訴南方公司”一案來進行說明。本案

36、原告為四川省內(nèi)江市科源醫(yī)療設備有限責任公司，以下簡稱科源公司；被告為內(nèi)江市南方醫(yī)療設備有限公司，以下稱南方公司。1999年7月14日，科源公司經(jīng)合法轉(zhuǎn)讓成為“一種X射線機透視拍片交換機構(gòu)”實用新型專利權(quán)人。該專利權(quán)利要求技術(shù)方案可以概括為：其一是將橫向和縱向的動力機構(gòu)分別都替換為 X 向和 Y向的步進電機；其二是與此同時還將橫向和縱向的傳動機構(gòu)分別都替換中間有以直驅(qū)動傳動方式運動的送進滾珠絲桿的直線軸承。被告南方公司生產(chǎn)的“計算機程度控制自動點片裝置”的結(jié)構(gòu)中，與原告專利結(jié)構(gòu)相同，均沿用現(xiàn)有同類產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的部分。即橫向和縱向的動力機構(gòu)也分別采用的是 X 向和 Y向的步進電機。不同點在于：其縱向傳

37、動機構(gòu)中采用的是 Y 向普通絲桿 螺母機構(gòu)，而橫向傳動機構(gòu)則采用的是由固定于電機軸上是主動齒帶輪及其它若干傳動齒帶輪經(jīng)與其配合的閉合環(huán)狀齒帶輪進行傳動的現(xiàn)有齒帶輪齒帶結(jié)構(gòu)形式。因在訴訟中被告未提出宣告該專利無效，故法院在審理過程中確認了該專利權(quán)的有效性。法院的審理結(jié)果為：被控產(chǎn)品并未完全覆蓋原告專利權(quán)利要求所記載技術(shù)方案的全部技術(shù)特征，其與專利技術(shù)方案的差別之處正是原告在專利中為其發(fā)明目的所指、并體現(xiàn)了其主要發(fā)明點之一而明確提出要進行替換的現(xiàn)有齒帶輪齒帶形式的傳動機構(gòu)，因而被告所采用的這一結(jié)構(gòu)應排除在原告專利權(quán)的保護范圍之外，未侵犯原告的專利權(quán)。原告專利說明書中對其專利所針對和要解決的現(xiàn)有技術(shù)

38、中存在的問題及與之相關(guān)的發(fā)明目的的描述是：現(xiàn)有同類產(chǎn)品的切換、分片及給出光指令、回片等動作均由交換機中的限位開關(guān)給出，其本身結(jié)構(gòu)復雜，傳動不靈活，加之傳動方式易產(chǎn)生傳動誤差，動作精度不高，導致其動作難于到位準確，易產(chǎn)生故障，從而使其工作難于達到理想效果。為此，其專利的發(fā)明目的是為克服上述缺點，提供一種采用步進電機做傳動動力，以滾動絲桿直驅(qū)動方式的 X 射線機透視拍片交換機構(gòu)。通過原告的說明書可以看出其真實意思是：其技術(shù)方案的兩個發(fā)明點中，滾珠絲桿對傳動機構(gòu)的改進是占主要地位的，而步進電機對驅(qū)動機構(gòu)的改進是具有“更加”作用的次要地位和從屬地位。而被告的實施結(jié)果以及進一步對原告專利的工作原理和產(chǎn)品

39、實際應用領(lǐng)域需要的分析也都足以表明，對于實現(xiàn)其所涉及產(chǎn)品的發(fā)明目的而言，步進電機的作用和貢獻顯然大于滾珠絲桿傳動系統(tǒng)。原告將本屬于“非必要”的技術(shù)與“必要”技術(shù)特征“捆綁”在一起成為整體后，使實際保護范圍變小就是無可質(zhì)疑的了。代理人或?qū)＠麢?quán)人在提出專利申請時若對其技術(shù)方案中發(fā)明點的主次和作用的認知上有偏差，并被記載于公告后的專利文件中，就被依法確認并被公告于社會，其對確定專利保護范圍的影響的重要性是不言而喻的。即使在以后侵權(quán)訴訟中，對該誤差有認識并予以糾正，有時也已經(jīng)是無法彌補了。因而，在一定意義上，說明書的內(nèi)容及其撰寫方式和好壞對于專利保護的范圍和質(zhì)量同樣也有“一字千金”的影響和作用 濮家蔚

40、 由侵權(quán)訴訟看專利文件作用和影響J 中國專利代理 2001(2)，第26頁。除上述情況外，還可能存在的情況是對現(xiàn)有技術(shù)的撰寫時，對現(xiàn)有技術(shù)的貶低。在說明書的撰寫要求中有對背景技術(shù)的要求。說明書的這一部分必須包括有助于本專業(yè)普通技術(shù)人員理解、檢索和審查申請專利的發(fā)明創(chuàng)造的全部情報，這里的“全部”并不注重數(shù)量的多少，而是就申請人所知的程度而言，這里的情報則是指直到該申請的申請日為止的有關(guān)技術(shù)領(lǐng)域里已公開的現(xiàn)有技術(shù)水平。所引證的文件最好是專利文件。但在相當多專利申請說明書中，這一部分的撰寫合格率很低。申請人或者毫無針對性地泛泛空談或者不談現(xiàn)有技術(shù)的內(nèi)容，只提出現(xiàn)有技術(shù)的缺陷，而引證現(xiàn)有技術(shù)的文件更是

41、少之又少。從這部分的撰寫現(xiàn)狀分析，問題不在如何撰寫上，而在于申請人未重視說明書這一部分的作用，也未真正認識到不正確撰寫這一部分內(nèi)容可能帶來的不利影響 趙國虹 專利申請文件撰寫中的兩個問題J 知識產(chǎn)權(quán) 1993(4)，第27頁。正由于此，申請人在撰寫說明書時為獲得專利權(quán)，對現(xiàn)有技術(shù)評價常不夠客觀，造成對現(xiàn)有技術(shù)的貶低。當專利權(quán)人控告他人侵權(quán)時，由于專利權(quán)人在申請時已經(jīng)在說明書中明確排除了的內(nèi)容，再在訴訟中進行反悔就不可能了。因此，專利機關(guān)應當對專利申請人撰寫其權(quán)利要求提出更為嚴格的要求，盡量體現(xiàn)專利申請人要求保護的范圍，避免上述情況的出現(xiàn)。三、對完善我國禁止反悔原則適用的思考與建議1、關(guān)于我國禁

42、止返悔原則適用的幾個問題的思考（1）允諾和意思表示的形式是否一定是書面？ 適用禁止反悔原則時，專利權(quán)人在申請專利時做出的允諾必須是以書面形式作出的?，F(xiàn)實中，專利權(quán)人主要是通過書面聲明或者直接修改專利文件來確定對其權(quán)利要求的承諾、認可、放棄、修改等內(nèi)容。這里的書面申明在我國一般是專利權(quán)人向國務院專利行政部門（中國專利局專利復審委員會）所作的關(guān)于權(quán)利要求的范圍的陳述，包括專利權(quán)人在專利申請文件和申請人和專利局之間的來往的信函中所作的陳述。也就是專利權(quán)人在專利申請、審查、撤銷以及無效階段提交的相關(guān)陳述書，對其專利范圍進行了限制，并作出區(qū)別技術(shù)特征被決定書強調(diào)，但最終沒有體現(xiàn)在對專利權(quán)利要求書的修改上

43、，該反悔應當作為確定專利權(quán)利保護范圍的依據(jù)。 禁止反悔原則在專利侵權(quán)中的適用，與其要求允諾必須是以書面形式作出相對應的是，它的這種意思表示必須是以明示的形式作出的。這是因為，一方面專利人的承諾是相對人國家專利管理機關(guān)，而他的真正利害關(guān)系人是不確定的，也是不特定的，采取書面形式有公示公信作用，同時，書面形式有章可查，有據(jù)可考，也便于審查和訴訟。另一方面專利人的意思表示是和其專利取得有直接關(guān)系的，而且專利的取得與否涉及到個人利益和社會利益的沖突問題。專利法的制定就是賦予專利一定時間的專利權(quán)，保護發(fā)明創(chuàng)造，維護合法的個人利益。但同時也要防止專利權(quán)人濫用其知識產(chǎn)權(quán)，避免專利權(quán)人將社會公知技術(shù)納入其專利

44、范圍，侵害本屬于社會所共享的科學技術(shù)。為此，各國出于保護社會公共利益的目的設立了專利審查機構(gòu)對專利權(quán)人的專利進行審批，這就要求專利權(quán)人在專利申請、審批、撤消和無效程序所作的承諾必須是書面明示的，公開的。（2）禁止反悔原則的適用是否應該受專利權(quán)人放棄理由的限制？ 在適用禁止反悔原則上，對專利人在其申請過程中作出的承諾，是否要求專利人在主觀上對其承諾具有過錯。這是一個具有爭議性的問題。我國目前普遍認為有兩種主張：一種觀點認為，在專利人無法證明自己當初放棄的理由與取得專利權(quán)是否有關(guān)時，推定其是為了規(guī)避專利局對專利“三性”的審查，產(chǎn)生反悔效力。這種觀點側(cè)重于對社會公眾利益的保護。也是目前大多數(shù)國家采用

45、的。而另一種觀點則與之相反，認為在這種情況下不適用禁止反悔原則。日本就是主張這一觀點的典型國家，在此情況下日本適用“有意移出理論”，即在原因不明的情況下不適用禁止反悔原則，而傾向于保護專利權(quán)人。 我們應該看到的是，適用禁止反悔原則，實際上是在專利人的個人利益和社會公眾利益產(chǎn)生矛盾時，對二者做一個選擇，并在二者之間尋找一個平衡。而依照社會契約論，專利是被視為國家作為公眾利益的代表與專利權(quán)人達成的一種契約。那么從這個角度來說，正常情況下，專利權(quán)人作為契約一方，應該對自己放棄或限制專利造成的損害承擔責任，因為此時由公眾來承擔其損失是不公平的。這也是從設立禁止反悔原則的目的出發(fā)，側(cè)重于對公眾利益的保護

46、。當然，這其實也只是一種推定，這就意味著它并不是硬性的規(guī)定，尚有一定的靈活余地。只要專利人能夠證明其修改確實不是為了與“專利性”有關(guān)的原因，就可以推翻這種推論。這就是美國所謂的“可以反駁的推論”（rebuttable estoppel）。 因此，筆者認為，第一種是可取的。尤其是對于我國來說，這種對禁止反悔原則適用的靈活性，完全符合了專利法 “為了保護發(fā)明創(chuàng)造專利權(quán)，鼓勵發(fā)明創(chuàng)造，有利于發(fā)明創(chuàng)造的推廣應用，促進科學技術(shù)進步和創(chuàng)新，適應社會主義現(xiàn)代化和創(chuàng)新型國家建設的需要，制定本法” 的立法目的中華人民共和國專利法修訂草案 2006，第1條 （3）禁止反悔原則是否完全被排斥在外觀設計專利侵權(quán)判定之

47、外？ 禁止反悔原則在專利侵權(quán)判斷中僅僅適用于發(fā)明和實用新穎專利的等同侵權(quán)判定。這是因為目前主流的觀點認為，禁止反悔原則是對等同原則的一種限制，而等同原則的適用是因為發(fā)明和實用新穎專利的保護是對一種技術(shù)方案的保護，必須根據(jù)其權(quán)利要求書記載的技術(shù)特征，與必要技術(shù)特征組成的技術(shù)方案進行分析、比照，并由此得出判斷，在字面侵權(quán)不成立時，按照等同原則來判定。而外觀設計專利的保護范圍不同，只需要通過侵權(quán)物的外觀設計與專利產(chǎn)品的外觀設計對比，是否相同或者相近似，就可以確定是否侵權(quán)，而不要用到等同原則，自然也就不需要用到禁止反悔原則了。正如原北京高院法官程永順先生認為的：禁止反悔原則是等同原則之下的一個侵權(quán)判定

48、原則，既然外觀設計侵權(quán)不能適用等同原則，當然，也不應當適用禁止反悔原則 程永順 淺談外觀設計侵權(quán)判定J. 北京：知識產(chǎn)權(quán)，2004（3），第15頁。 但是，也有人提出在外觀設計侵權(quán)判定中也應該將禁止反悔原則納入其中。 如在“音樂首飾梳妝臺”外觀設計侵權(quán)案中 李永明 知識產(chǎn)權(quán)法案例研究M.浙江：浙江大學出版社,2002，第286頁，被告人就主張專利權(quán)人在專利復審中為維護其專利權(quán)而認為其專利與對比文件（澳大利亞陽光貿(mào)易公司產(chǎn)品介紹中型號為ST161的音樂首飾梳妝臺外觀設計）不相近似，那么在侵權(quán)案件中就不得再主張兩者相同或相近似。由此而主張適用禁止反悔原則。也有觀點認為，從外觀設計專利由圖片或者照片

49、顯示的保護范圍固然是明確特定的，但專利法允許相似的外觀設計納入其范圍，實際上擴大了專利的保護范圍。照理，其相似范圍也是特定的，這就并不排斥專利權(quán)人縮小這一特定范圍的權(quán)利，只要有這種縮小或擴大的可能存在就可能適用禁止反悔原則 李永明知識產(chǎn)權(quán)法案例研究M.浙江：浙江大學出版社,2002，第292頁。而從我國專利法第33條的規(guī)定中“申請人可以對其專利申請文件進行修改，但是，對發(fā)明和實用新穎專利申請文件的修改不得超出原有說明書和權(quán)利要求書記載的范圍，對外觀設計專利申請文件的修改不得超出原圖片或者照片表示的范圍。”由此可見，對外觀設計來說，申請人同樣可以主動提出修改及按照審查意見通知書進行修改。而在第三

50、次專利法修改草案中，對第56條第2款的改變“外觀設計專利權(quán)的保護范圍以表示在圖片或者照片中的該外觀設計專利產(chǎn)品為準，簡要說明可以用于解釋圖片或者照片。”這就表明，外觀設計侵權(quán)判定中對禁止反悔原則的適用并沒有被專利法所排斥，相反的是，這種觀點正在被專利法所吸收。但是值得注意的是，與發(fā)明和實用新穎專利侵權(quán)不同的是，在外觀設計專利中，禁止反悔的內(nèi)容會因為案件的不同而有不同。這是因為在外觀設計專利的審查中采用的是單獨對比、隔離對比、綜合判斷、要部判斷的判斷方式 專利審查指南.知識產(chǎn)權(quán)出版社, 2001，第43頁。這就必然出現(xiàn)針對不同的對比文件，審查員關(guān)注的焦點不同，從而得出該外觀設計專利繼續(xù)有效的決定

51、。（4）禁止反悔原則的功能確定法院應否主動適用該原則？ 目前普遍認為，允諾禁止反言規(guī)則只是一種被動的抗辯事由，法院不能主動援引，這是由契約法的內(nèi)在精神要求的，同時也符合民事訴訟法“誰主張誰舉證”的原則。而在專利法中，禁止反悔原則的適用是否也應該由當事人提出呢？北京市高級人民法院關(guān)于執(zhí)行專利侵權(quán)判定若干問題的意見（試行）第46條規(guī)定：“禁止反悔原則的適用應當以被告提出請求為前提，并由被告提供原告反悔的相應證據(jù)?！笨梢娊狗椿谠瓌t僅是被告的一種抗辯事由，在被告不作請求時，法院不應主動適用這一原則；或者當被告提出請求，卻不能提供相應的證據(jù)加以證明的，法院也不適用這一原則。只有在這種情況下，(即1、被

52、告提起禁止反悔抗辯主張；2、被告有證據(jù)證明原告反悔的事實），法院才適用禁止反悔原則。然后經(jīng)過庭審質(zhì)證，查清專利的保護范圍，最終確定是否構(gòu)成專利侵權(quán)。但是，基于對禁止反悔原則本身性質(zhì)和作用的分析，我們也許就會對以上的觀點產(chǎn)生懷疑。首先，禁止反悔原則應該是為了準確確定權(quán)利要求保護范圍而產(chǎn)生的。雖然，適用禁止反悔原則是以適用等同原則判定專利保護范圍為前提的，在表面看來，它只是一種對等同原則的抗辯權(quán)利。但是，究其客觀目的來說，其作用還是在于通過對專利權(quán)人不適當?shù)臄U大專利的保護范圍的限制。因此，禁止反悔原則的作用是在于準確確定權(quán)利要求保護范圍上，而不只是一種抗辯權(quán)而已。其次，從法院的角度來說，一旦受理了

53、某一專利侵權(quán)案件，要對是否構(gòu)成侵權(quán)作出判定，首先要做的就是審查專利文件。最高最高人民法院關(guān)于審理專利糾紛案件適用法律問題的若干規(guī)定第17條明確規(guī)定了專利保護范圍的確定方式。在其規(guī)定下，有觀點認為：“在具體的案件審理中，法院應當審查申請人向?qū)＠痔峤坏膶＠暾埼募òńo專利局的函件和所作的陳述）中對權(quán)利要求作出的修改，對于其確定權(quán)利要求或者放棄請求保護的內(nèi)容，不能適用等同原則將其專利保護范圍延伸出該技術(shù)內(nèi)容所確定的范圍?！?曹建明.新專利法司法解釋精解M.北京：人民法院出版社,2001，第92頁由此我們可看出審查專利文件是法院的一項職權(quán)，也是其裁決的依據(jù)。即在等同侵權(quán)判定中，即使被告人沒有提出

54、禁止反悔原則，法院也應該積極主動的調(diào)閱專利文件卷宗，確定專利的保護范圍，判定是否構(gòu)成侵權(quán)。這應該是法官的審判職責，而且也是禁止反悔原則在專利法中適用的宗旨明確專利的保護范圍。最后，從社會實踐來說，由于我過專利局和專利審查委員會的專利檔案公開不夠，當事人要想調(diào)閱，有時要花費大量時間和金錢，甚至還查閱不到，在這種情況下，由法院主動依職權(quán)調(diào)閱可能更為可取。綜上所述，我們有必要改變以往被告人主動提出和舉證的做法，由法院主動適用禁止反悔原則。這樣不僅可以保證設立禁止反悔原則的宗旨的實現(xiàn)，也是符合保護公眾利益的目的，同時還可以提高訴訟效率。（5）禁止反悔原則是否絕對排除等同原則的適用？ 我們都知道，禁止反

55、悔原則是作為對等同原則的一種抗辯原則而產(chǎn)生的。那么，這是不是就意味著他們之間是一種絕對對立的矛盾呢？它的適用究竟會對等同原則帶來多大程度上的限制和影響？對于這些問題，出現(xiàn)了兩種觀點：完全禁止標準和彈性禁止標準。前者主張在確定專利保護范圍時那些修改過的技術(shù)特征只能作字面解釋，不能對該技術(shù)特征提出任何適用等同原則主張。后者則主張在確定權(quán)利保護范圍時，盡管依禁止反悔原則對修改限定過的技術(shù)特征的一般只能做字面解釋，但是不能完全阻止權(quán)利人對修改限定的技術(shù)特征主張某種等同物。這兩種觀點的本質(zhì)區(qū)別就在于禁止反悔原則對等同原則的限制程度的不同。 筆者比較贊同后一種觀點，因為禁止反悔原則是一種對抗等同原則的抗辯

56、主張，但是它并不是對等同原則的絕對排除主張。第一，我們知道，禁止反悔原則只是對專利權(quán)人在申請專利過程中已修改的那些技術(shù)特征具有約束力。但是，在現(xiàn)實生活中，一項專利的權(quán)利要求一般包括了多個技術(shù)特征，而每個技術(shù)特征都有它自己的等同范圍。因此禁止反悔原則的作用僅僅只是限制專利權(quán)人在審批過程中進行修改或意見陳述涉及的權(quán)利要求的某個或某些技術(shù)特征時，禁止其在專利侵權(quán)糾紛中對權(quán)利保護的要求朝著擴大這些技術(shù)特征的方向發(fā)展。而對于那些沒有修改或者陳述意見中沒有涉及的技術(shù)特征，禁止反悔原則就不能也不應有限制力了。由此可見，在整體上禁止反悔原則是沒有絕對排除等同原則的。第二，就專利人在審批過程中對某些技術(shù)特征的修

57、改或限制來說，其修改限定的目的其實只是針對審批員提出的反對意見的申述。那么這里就有可能只是該技術(shù)特征所能適用等同原則后所包括的范圍中的某個部分而已，對于其他部分來講，專利人是無意將它們排除在外的。因此，在這種情況下，就應該考慮在專利人能證明其對該技術(shù)特征的修改限定的“本意”中并不包括被告人提出的禁止反悔的范圍時，禁止反悔原則是不能排除等同原則的適用的。但是，我們也應該認識到，這兩種觀點實際上代表的只是兩種不同的價值取向的觀點。完全排除規(guī)則旨在簡化等同理論，追求審判效率，明確的界定專利的范圍界限，體現(xiàn)了對公眾利益的保護。彈性排除規(guī)則將禁止反悔的范圍限于其承諾的部分，追求的是一種實質(zhì)公平和利益平衡

58、，體現(xiàn)了法院對發(fā)明人主觀意思的充分尊重和鼓勵發(fā)明創(chuàng)造。雖然，在一定程度上，這種規(guī)則會增加訴訟的負累，即在如何確定權(quán)利人修改限定專利的技術(shù)特征時的“本意”會遇到一些問題。但是事實上它并不會帶來太多麻煩，因為法院已經(jīng)將這個問題推給了專利人要求專利人舉證證明自己在修改限定時的“本意”。而隨著社會的不斷發(fā)展進步，科學技術(shù)日新月異，對同一技術(shù)特征的等同解釋范圍也就越來越廣泛，采取彈性排除規(guī)則的做法顯得更為合理。2、關(guān)于完善我國禁止反悔原則制度的幾點建議 隨著科學技術(shù)進步，社會飛速發(fā)展，專利侵權(quán)糾紛越來越多?？墒牵鎸χT多訴訟，法律并沒有對這種極具特殊性、專業(yè)性、技術(shù)性的專利侵權(quán)判定給予充分的規(guī)則指導，法官只有根據(jù)國外通行作法、自身審判經(jīng)歷將審判宗旨、原則貫徹于其中，并將