從案例看在先權(quán)利與商標(biāo)權(quán)沖突問題201202270001

1、從案例看在先權(quán)利與商標(biāo)權(quán)沖突問題“商標(biāo)搶注” 一直是最近幾年比較熱門的話題，從西門子公司在德國(guó)搶注“海信”的商標(biāo)，到 國(guó)內(nèi)的“劉老根”商標(biāo)權(quán)之爭(zhēng)，再到國(guó)內(nèi)外眾多演藝明星的姓名在被大量注冊(cè)為商標(biāo)，“商標(biāo)搶注” 一直為國(guó)人所關(guān)注，尤其是近一段時(shí)間，美國(guó)著名籃球運(yùn)動(dòng)員Michael Jorda由喬丹體育股份有限公司就“喬丹”商標(biāo)侵犯其姓名權(quán)案件再一次將公眾的視線吸引到了 “商標(biāo)搶注”以及在先權(quán)利與商標(biāo)權(quán)沖 突的問題之上。需要說明的是，“商標(biāo)搶注”并非一個(gè)準(zhǔn)確的法律概念，同時(shí)因?yàn)槲覈?guó)商標(biāo)權(quán)的取得是采用申請(qǐng)?jiān)?先原則，“商標(biāo)搶注”也不一定是違反我國(guó)法律規(guī)定的行為。我國(guó)商標(biāo)法第3條明確規(guī)定：經(jīng)商標(biāo)局核準(zhǔn)注

2、冊(cè)的商標(biāo)為注冊(cè)商標(biāo)，商標(biāo)注冊(cè)人享有商標(biāo)專用權(quán)，受法律的保護(hù)。也就是說，我國(guó)的商標(biāo) 取得是以申請(qǐng)注冊(cè)為依據(jù)，誰最先申請(qǐng)注冊(cè)，商標(biāo)專用權(quán)就屬于誰，推行這一制度的結(jié)果必然會(huì)為“商 標(biāo)搶注”行為提供法律上的可行性和實(shí)踐中的必然性。但是并非所有的“商標(biāo)搶注”行為都會(huì)被認(rèn)定 為合法，我國(guó)商標(biāo)法第三十條便規(guī)定，對(duì)初審公告的商標(biāo)，自公告之日起3個(gè)月內(nèi)，任何人均可以提出異議。同時(shí)第四十一條進(jìn)一步規(guī)定，權(quán)利人認(rèn)為自己的商標(biāo)被他人惡意搶先注冊(cè)的，可以自該商標(biāo) 注冊(cè)之日起5年內(nèi)，向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)申請(qǐng)撤銷。至于對(duì)抗不當(dāng)“商標(biāo)搶注”的理由，主要包括：1）商標(biāo)申請(qǐng)損害了他人現(xiàn)有的在先權(quán)利；2）侵犯了馳名商標(biāo)權(quán)；3）屬于以不

3、正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已 經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)等。本文中筆者將結(jié)合案例專門就商標(biāo)申請(qǐng)侵犯他人在先權(quán)利的問題進(jìn)行 分析。1、 在先權(quán)利與商標(biāo)權(quán)沖突處理的相關(guān)法律規(guī)定在進(jìn)行案例分析之前，筆者總結(jié)了在先權(quán)利與商標(biāo)權(quán)沖突的相關(guān)法律法規(guī)。首先，我國(guó)2001年實(shí)施的商標(biāo)法第九條和第三十一條對(duì)在先權(quán)利的運(yùn)用作出了明確規(guī)定。其 中，第九條規(guī)定：申請(qǐng)注冊(cè)的商標(biāo)，應(yīng)當(dāng)有顯著特征，便于識(shí)別，并不得與他人在先取得的合法權(quán)利 相沖突。第三十一條規(guī)定：申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注 冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。但是盡管存在上述原則性的規(guī)定，商標(biāo)法卻沒有對(duì)在先權(quán)利的具體內(nèi)容作出說明

4、。為了規(guī)范商標(biāo)權(quán)與企業(yè)名稱等權(quán)力沖突問題的管轄問題，最高人民法院于2008年2月頒布關(guān)于審理注冊(cè)商標(biāo)、企業(yè)名稱與在先權(quán)利沖突的民事糾紛案件若干問題的規(guī)定，該規(guī)定第一條指出，原告以他人注冊(cè)商標(biāo)使用的文字、圖形等侵犯其著作權(quán)、外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)、企業(yè)名稱權(quán)等在先權(quán)利為由提 起訴訟，符合民事訴訟法第一百零八條規(guī)定的，人民法院應(yīng)當(dāng)受理。該規(guī)定首次在司法層面列舉了在先權(quán)利應(yīng)當(dāng)包括著作權(quán)、外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)、企業(yè)名稱權(quán)等。2010年4月，最高人民法院又頒布了關(guān)于審理商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件若干問題的意見，該意見指出了人民法院在審理商標(biāo)確權(quán)爭(zhēng)議中應(yīng)當(dāng)把 握的基本原則，要求法院對(duì)于尚未大量投入使用的訴爭(zhēng)商標(biāo)，可適當(dāng)從嚴(yán)掌

5、握商標(biāo)授權(quán)確權(quán)的標(biāo)準(zhǔn)， 充分考慮消費(fèi)者和同業(yè)經(jīng)營(yíng)者的利益，有效遏制不正當(dāng)搶注行為，該意見進(jìn)一步指出，商標(biāo)法雖無特 別規(guī)定，但根據(jù)民法通則和其他法律的規(guī)定屬于應(yīng)予保護(hù)的合法權(quán)益的，應(yīng)當(dāng)根據(jù)該概括性規(guī)定給予“在先權(quán)利”保護(hù)。除了上述法律法規(guī)以及司法解釋之外，國(guó)家工商行政管理局在 1999年還頒布過關(guān)于解決商標(biāo)與 企業(yè)名稱中若干問題的意見，該意見同樣就商標(biāo)權(quán)與企業(yè)名稱相沖突的處理方式進(jìn)行了規(guī)定。從近幾年的司法實(shí)踐上看，通常因“商標(biāo)搶注”被侵犯的在先權(quán)利除了前述司法解釋中已經(jīng)明確 指出的著作權(quán)、外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)、企業(yè)名稱權(quán)外，還包括自然人姓名權(quán)、肖像權(quán)等人身權(quán)。以下筆者 將引用相關(guān)案例，分別就各種類型的

6、在先權(quán)利與商標(biāo)權(quán)的沖突問題，分別進(jìn)行分析。2、 商標(biāo)權(quán)與著作權(quán)的沖突案例：在廣東新明珠陶瓷集團(tuán)有限公司訴國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)商標(biāo)行政糾紛案中（案號(hào)：（2010L中知行初字第2818號(hào)），第三人蘇益和注冊(cè)了 “薩米特 SUMM版圖”商標(biāo)（以下簡(jiǎn) 稱被異議商標(biāo)），但廣東新明珠陶瓷集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱新明珠公司）認(rèn)為被異議商標(biāo)損害了引證 商標(biāo)許可使用人佛山市薩米特陶瓷有限公司的在先的商號(hào)權(quán)，同時(shí)損害了其在先享有的著作權(quán)，為此 新明珠公司向商標(biāo)局提出異議。北京市第一中級(jí)人民法院在審理該案中認(rèn)為：新明珠公司向商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)提交了引證商標(biāo)注冊(cè) 證、委托設(shè)計(jì)證明、蓋有公司公章的設(shè)計(jì)手稿，在無

7、相反證據(jù)的情況下，上述證據(jù)已經(jīng)足以證明在被 異議商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)之前，新明珠公司已獲得引證商標(biāo)標(biāo)識(shí)的著作權(quán)， 并通過商標(biāo)注冊(cè)的形式予以公布, 社會(huì)公眾已可接觸到引證商標(biāo)標(biāo)識(shí)?，F(xiàn)被異議商標(biāo)標(biāo)識(shí)與引證商標(biāo)完全一致，侵犯了新明珠公司的在 先著作權(quán)。商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)在評(píng)審過程中未對(duì)證據(jù)中的設(shè)計(jì)手稿予以評(píng)述，并據(jù)此認(rèn)定被異議商標(biāo)未 損害新明珠公司在先著作權(quán)的結(jié)論，缺乏事實(shí)及法律依據(jù)。故此，北京一中院支持了新明珠公司的訴 訟請(qǐng)求。從以上案例可以看出，以商標(biāo)權(quán)侵犯在先著作權(quán)提出商標(biāo)異議或撤銷申請(qǐng)，其關(guān)鍵點(diǎn)在于如何舉 證異議（或撤消）申請(qǐng)人在商標(biāo)申請(qǐng)日之前其對(duì)該圖案或文字已經(jīng)具有了著作權(quán)。按照誰主張誰舉證 的原則，

8、司法實(shí)踐中異議（或撤消）申請(qǐng)人必須主張其具有在先的著作權(quán)，此方面比較常見的證據(jù)有: 委托設(shè)計(jì)合同、設(shè)計(jì)底稿、設(shè)計(jì)過程中設(shè)計(jì)人與委托人之間的設(shè)計(jì)思路溝通材料等等。當(dāng)然，如果在 作品完成后曾進(jìn)行過著作權(quán)登記，則著作權(quán)登記證書更具有證明力。也因?yàn)榍笆鲈颍P者認(rèn)為對(duì)于 具有獨(dú)創(chuàng)性的圖形標(biāo)志，在進(jìn)行商標(biāo)登記的同時(shí)，還可以進(jìn)行一個(gè)圖形（美術(shù)作品）的著作權(quán)登記， 在此情況下即使商標(biāo)沒有進(jìn)行全類注冊(cè)，在一定程度上也可以防止他人在不同的商品類別上將該圖形 搶注為商標(biāo)。3、 商標(biāo)權(quán)與外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的沖突案例：在廣西源安堂藥業(yè)有限公司訴國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)商標(biāo)爭(zhēng)議行政糾紛案 中（2010廠中知行初字

9、第488號(hào)），陽江市金輝煌日化有限公司（簡(jiǎn)稱金輝煌公司）中請(qǐng)了 “膚陰潔 FUYINJIE商標(biāo)，廣西源安堂藥業(yè)有限公司（簡(jiǎn)稱源安堂公司）向商評(píng)委提出爭(zhēng)議申請(qǐng)，其中請(qǐng)理由之 一為爭(zhēng)議商標(biāo)構(gòu)成對(duì)其在先的外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的損害。北京市第一中級(jí)人民院認(rèn)為，判定注冊(cè)商標(biāo)是否損害了他人的外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)，應(yīng)以該商標(biāo)所核 定使用的商品或服務(wù)類別與他人的外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)所使用商品或服務(wù)類別相同或類似為前提。該案中，根據(jù)源安堂公司提交的相關(guān)外觀設(shè)計(jì)專利證書附圖所示，該外觀設(shè)計(jì)主要使用在藥品外包裝上，與爭(zhēng) 議商標(biāo)核定使用的空氣清新劑商品不屬于類似商品；止匕外，上述外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)已于2003年11月19日失效。因此安堂公

10、司的主張不能成立。對(duì)于商標(biāo)權(quán)侵犯外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的案件，舉證相對(duì)較為簡(jiǎn)單，因?yàn)橥庥^設(shè)計(jì)專利必須經(jīng)過公告、 登記后方為有效，只要拿出外觀設(shè)計(jì)專利的登記證書以及相應(yīng)的公告文本，便很容易確定異議（撤銷） 申請(qǐng)人對(duì)此是否具有在先權(quán)利。 但是筆者需要說明的是，在判斷商標(biāo)申請(qǐng)是否侵犯外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)時(shí)， 必須注意以下兩點(diǎn)：1）外觀設(shè)計(jì)專利在商標(biāo)申請(qǐng)時(shí)必須是合法有效的，即該專利必須在十年的有效期內(nèi)且按時(shí)在繳納 專利費(fèi)用，若外觀設(shè)計(jì)專利已失效，則不具有在先權(quán)利；2）外觀設(shè)計(jì)專利所使用的物品必須與商標(biāo)所核定使用的商品相同或構(gòu)成類似，方可構(gòu)成在先權(quán)利，若兩者所使用物品不構(gòu)成類似，則即使外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)合法有效且圖形完全

11、一致，此時(shí)專利權(quán)人同樣 不能以其具有專利權(quán)為由阻礙他人注冊(cè)商標(biāo)。4、 商標(biāo)權(quán)與企業(yè)名稱權(quán)的沖突案例：在黃程與國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)、中山市安得利制鎖有限公司等“安得利ADC商標(biāo)行政糾紛案中（2007）高行終字第592號(hào)），中山市利安制鎖實(shí)業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱利安公 司）申請(qǐng)了 “安得利ADC商標(biāo)，中山市安得利制鎖有限公司（安得利公司）認(rèn)為“安得利ADL商標(biāo)侵犯了其合法在先權(quán)利，故提出了商標(biāo)爭(zhēng)議申請(qǐng)。法院認(rèn)為，安德利公司的關(guān)聯(lián)企業(yè)安得利制鎖廠、安德利五金廠在1994年即已進(jìn)行工商登記，該企業(yè)商號(hào)早于爭(zhēng)議商標(biāo)申請(qǐng)日，構(gòu)成了安得利公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的在先權(quán)利。安得利商號(hào)在一定地域 亦具有一

12、定的知名度，利安公司注冊(cè)“安得利ADL商標(biāo)，可能使安德利公司及其關(guān)聯(lián)企業(yè)的權(quán)益受到侵害。在商標(biāo)權(quán)與企業(yè)名稱權(quán)的爭(zhēng)議中，筆者認(rèn)為有以下兩點(diǎn)值得注意：1）商號(hào)權(quán)必須具有一定的知名度方可構(gòu)成在先權(quán)利，因此在此類案件中，異議（撤消）申請(qǐng)人必 須能夠舉證該商號(hào)在當(dāng)?shù)貜V泛使用并具有較高的知名度，比如：證明相關(guān)公眾對(duì)該商號(hào)具有較高的知 曉度；證明該商號(hào)使用了很長(zhǎng)的時(shí)間；證明該商號(hào)進(jìn)行了大量的宣傳等。2）只有當(dāng)商號(hào)的使用地與商標(biāo)搶注人的所在地位于同一區(qū)域，兩者屬于相同或者類似行業(yè)經(jīng)營(yíng)者時(shí)，商標(biāo)搶注人的行為才可能被認(rèn)定為不當(dāng)，商號(hào)持有人才有權(quán)阻礙商標(biāo)搶注人搶注該商標(biāo)。至于具 體的區(qū)域范圍，法律沒有明確，法官在審

13、理具體案件時(shí)一般會(huì)根據(jù)商品的性質(zhì)、經(jīng)營(yíng)的方式等因素綜 合進(jìn)行判斷。5、 商標(biāo)權(quán)與姓名權(quán)的沖突案例：在布蘭妮斯比爾斯訴中華人民共和國(guó)國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)商標(biāo)行政糾 紛案中（案號(hào)：（2010廠中知行初字第3257號(hào)），廣州市白云區(qū)駿鳴皮具手袋廠（簡(jiǎn)稱駿鳴廠）中請(qǐng)將 “BRITNEYt冊(cè)為商標(biāo)，布蘭妮斯比爾斯則認(rèn)為該申請(qǐng)侵犯了其姓名權(quán)。北京第一中級(jí)人民法院審理認(rèn)為：姓名權(quán)作為一項(xiàng)法定權(quán)利，應(yīng)屬于“在先權(quán)利”的一種。通常 情況下，當(dāng)相關(guān)公眾在看到某一商標(biāo)時(shí)會(huì)自然聯(lián)想到某人的姓名，并認(rèn)為該商標(biāo)或該商標(biāo)所使用商品 的提供者與該人有關(guān)聯(lián)時(shí)，才有可能給該人的姓名權(quán)造成損害，故在判斷某一商標(biāo)是否會(huì)

14、損害他人在先姓名權(quán)時(shí)，應(yīng)當(dāng)考慮該姓名權(quán)人的知名度。而且在判斷某一商標(biāo)是否損害了他人現(xiàn)有的在先權(quán)利時(shí)， 應(yīng)以該商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日為準(zhǔn)。因此，本案中判斷爭(zhēng)議商標(biāo)是否侵犯了原告姓名權(quán)的焦點(diǎn)在于爭(zhēng)議商標(biāo) 申請(qǐng)注冊(cè)日之前，原告在中國(guó)大陸地區(qū)的相關(guān)公眾中是否具有一定的知名度。原告在評(píng)審階段提交的 證據(jù)不足以證明原告姓名" BRITNEY SPEARS名字“ BRITNEY于爭(zhēng)議商標(biāo)申請(qǐng)注冊(cè)日前在中國(guó)大陸地 區(qū)已為中國(guó)相關(guān)公眾所廣為知曉，在中國(guó)相關(guān)公眾的認(rèn)知中已將“BRITNEY與原告建立起了唯一對(duì)應(yīng)關(guān)系，爭(zhēng)議商標(biāo)使用在指定商品上容易使相關(guān)公眾認(rèn)為上述商品來源于原告或者與原告具有一定的聯(lián) 系，從而損害

15、原告基于其姓名權(quán)可能產(chǎn)生的相關(guān)利益。因此原告布蘭妮斯比爾斯的主張不能成立。而在易建聯(lián)體育用品（中國(guó)）有限公司訴國(guó)家工商行政管理總局商標(biāo)評(píng)審委員會(huì)等商標(biāo)行政糾紛 案中（案號(hào)：（2010廠中知行初字第707號(hào)），北京第一中級(jí)人民法院認(rèn)為：第三人易建聯(lián)自199處開始從事籃球訓(xùn)練，先后參加了多起國(guó)際賽事，在爭(zhēng)議商標(biāo)申請(qǐng)日前，已經(jīng)在相關(guān)公眾中具有了一定的 知名度。名樂公司（“易建聯(lián)yi jian lian ”商標(biāo)原申請(qǐng)人）作為體育用品公司，未經(jīng)許可在運(yùn)動(dòng)鞋等商 品上注冊(cè)與第三人姓名完全相同的爭(zhēng)議商標(biāo)， 使相關(guān)公眾在爭(zhēng)議商標(biāo)與第三人之間建立起了對(duì)應(yīng)關(guān)系， 容易使相關(guān)公眾認(rèn)為上述商品來源于第三人或者與第三人

16、具有一定的聯(lián)系，從而損害了第三人基于其 知名度可能產(chǎn)生的相關(guān)利益。因此，爭(zhēng)議商標(biāo)的注冊(cè)侵害了第三人的姓名權(quán)，違反了商標(biāo)法第三 十一條的規(guī)定，易建聯(lián)體育用品（中國(guó)）有限公司所持有的“易建聯(lián)yi jian lian”商標(biāo)應(yīng)予撤銷。筆者認(rèn)為，商標(biāo)搶注人將“易建聯(lián)”等公眾人物姓名搶注為商標(biāo)的目的無外乎是希望借助公眾人 物的名聲和影響，以提高商品的知名度。而這種搶注行為無疑會(huì)給公眾人物帶來聲譽(yù)上的不良影響， 同時(shí)會(huì)阻礙權(quán)利人利用自己的聲望為自己獲取利益的權(quán)利，還可能導(dǎo)致消費(fèi)者對(duì)商品或服務(wù)來源產(chǎn)生 混淆誤認(rèn)。因此，只要能夠證明自然人的姓名具有較高的知名度與影響力，而搶注的該商標(biāo)又容易使 相關(guān)公眾認(rèn)為商品來

17、源于該自然人或者與該自然人具有一定的聯(lián)系，法院一般會(huì)判定該商標(biāo)申請(qǐng)侵犯 了自然人的姓名權(quán)。筆者進(jìn)一步認(rèn)為，確認(rèn)商標(biāo)權(quán)是否侵犯自然人的姓名權(quán)，應(yīng)當(dāng)注意以下幾點(diǎn)問題：1）姓名權(quán)并非僅指中國(guó)公民的姓名權(quán)，對(duì)于境外自然人所有的姓名同樣應(yīng)當(dāng)給予保護(hù)；2）由于姓名權(quán)不具有獨(dú)占性，不同的自然人完全可以采用相同的文字作為姓名，因此一般而言只 有當(dāng)姓名具有較高的知名度時(shí)，該姓名權(quán)才會(huì)構(gòu)成在先權(quán)利，但在判斷該姓名是否具有知名度時(shí)，應(yīng) 當(dāng)以中國(guó)區(qū)域?yàn)橹?，?guó)外地區(qū)只作為參考；3）從“ KATEMOS&L特苔葬”商標(biāo)爭(zhēng)議一案中可以看出，姓名是否構(gòu)成在先權(quán)利需要綜合進(jìn)行 考慮，即使權(quán)利人不能舉證其姓名具有很高的知名度，但由于該姓名為非現(xiàn)有固定搭配的詞匯，而商 標(biāo)搶注人又不能就該搶注商標(biāo)的淵源進(jìn)行解釋的情況下，法院也可能綜合認(rèn)定商標(biāo)搶注人具有不正當(dāng) 利用之目的，從而駁回其商標(biāo)申請(qǐng)；4）如果姓名權(quán)的權(quán)利人具有較高的聲望，即使搶注的商標(biāo)申請(qǐng)與姓名是諧音，因此種情