企業(yè)商標(biāo)權(quán)保護(hù)的若干實務(wù)問題

1、企業(yè)商標(biāo)權(quán)保護(hù)的若干實務(wù)問題作者：羅武章 律師 時間：2008年08月10日  注：未經(jīng)本人同意或授權(quán)，不得轉(zhuǎn)載或基于任何商業(yè)目的對本文加以任何形式的利用。 作者：羅武章律師一、企業(yè)商標(biāo)的非訴訟實務(wù)   企業(yè)商標(biāo)的非訴訟實務(wù)主要包括商標(biāo)的注冊、使用許可、轉(zhuǎn)讓、續(xù)展與變更以及馳名商標(biāo)的申報等。    1、商標(biāo)的注冊   商標(biāo)注冊的程序主要包括提交申請，受理和審查，初審公告，商標(biāo)異議（有些商標(biāo)沒有），注冊公告，領(lǐng)取商標(biāo)注冊證等。注冊商標(biāo)的有效期限為十年，自核準(zhǔn)注冊之日起計算，注冊商標(biāo)有效期滿，可以申

2、請商標(biāo)續(xù)展注冊。   在商標(biāo)注冊之前，最好是進(jìn)行擬注冊的相關(guān)商標(biāo)的查詢。雖然，商標(biāo)查詢不是商標(biāo)注冊的必經(jīng)程序，但是可以極大地減少商標(biāo)注冊不成功的風(fēng)險，提高商標(biāo)注冊的準(zhǔn)確性和把握。   商標(biāo)的注冊方式有兩種，一種是自己直接到國家商標(biāo)局辦理相關(guān)手續(xù)，另一種是委托具備相關(guān)經(jīng)驗的商標(biāo)代理組織或律師提供商標(biāo)代理服務(wù)。自己直接辦理的優(yōu)點是可以省去代理費，但是耗費的時間和精力可能比較多，而且由于對相關(guān)實務(wù)操作不熟悉而容易走彎路。委托辦理需要收取一定費用，但同時也可以節(jié)省大量時間和精力。    申請商標(biāo)需要準(zhǔn)備相關(guān)注冊資料。如果以

3、自然人的身份注冊商標(biāo)需要提供身份證的復(fù)印件，如果以企業(yè)的身份注冊商標(biāo)需要提供營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件，委托商標(biāo)代理組織或律師辦理的，還應(yīng)出具當(dāng)事人簽字或蓋章的相應(yīng)委托書。另外，需要準(zhǔn)備擬注冊的商標(biāo)圖樣每份10張，準(zhǔn)備相關(guān)的費用（官費為人民幣1000元/件，委托代理的還需要另外支付代理費）。    一般而言，保守地預(yù)估，一件商標(biāo)從申請到發(fā)證至少需要一年半左右時間，其中申請受理和形式審查需要一個月左右的時間，實質(zhì)審查需要一年左右的時間，異議期為三個月左右，核準(zhǔn)公告到發(fā)證約兩個月。   注意事項：   （1）商標(biāo)查詢的結(jié)果不具有法律效力，只

4、具有參考作用，因為受數(shù)據(jù)處理和相關(guān)商標(biāo)申請審查期間等因素的影響，部分?jǐn)?shù)據(jù)尚未進(jìn)入相關(guān)數(shù)據(jù)庫。   （2）我國商標(biāo)法執(zhí)行的是商標(biāo)國際分類，按照該分類，商標(biāo)共分為45類，其中商品商標(biāo)34類，服務(wù)商標(biāo)11類。一般而言，盡量要將和自己業(yè)務(wù)相關(guān)的商標(biāo)都注冊下來，以免別人搶注。有些知名企業(yè)或者商標(biāo)影響力和知名度潛力比較大的公司，比如華為公司，在整個45類商標(biāo)都注冊了“華為”商標(biāo)。有些公司將與自己的主要商標(biāo)拼音相同或文字拼寫相近似的文字與圖形都注冊了商標(biāo)。   2、 商標(biāo)的使用許可   商標(biāo)使用許可的許可人必須是注冊商標(biāo)的注冊人，其他人均

5、無權(quán)許可注冊商標(biāo)。一般而言，商標(biāo)使用許可合同應(yīng)當(dāng)包括以下主要條款：（1）許可人和被許可人的名稱，地址，聯(lián)系方式；（2）許可使用的注冊商標(biāo)的名稱，注冊證號，注冊商標(biāo)的有效期限；（3）許可使用商標(biāo)的商品名稱，范圍；（4）許可使用的形式（排他許可，獨占許可還是普通許可）；（5）許可使用的期限，使用許可商標(biāo)的產(chǎn)品數(shù)量和產(chǎn)品銷售地區(qū)；（6）許可使用費用及支付方式；（7）商標(biāo)質(zhì)量要求和質(zhì)量監(jiān)督辦法；（8）商標(biāo)標(biāo)識的印刷與供應(yīng)方式及標(biāo)準(zhǔn)要求；（9）合同的解除條件與終止；（10）違約責(zé)任；（11）適用法律和爭議解決方法；（12）生效與其他條款。   注意事項：  （1）經(jīng)許可使用

6、他人商標(biāo)的，被許可人必須在該注冊商標(biāo)的商品上標(biāo)明自己的名稱和商品產(chǎn)地，否則，可能受到相應(yīng)的行政處罰。  （2）商標(biāo)使用許可合同自許可使用合同簽定之日起三個月內(nèi)，將許可合同副本交送所在地縣級工商行政管理機(jī)關(guān)存查，由許可人報送商標(biāo)局備案，并由商標(biāo)局予以公告。除非當(dāng)事人另有約定，不進(jìn)行許可備案并不影響許可協(xié)議的成立與生效。但是，不進(jìn)行許可備案可能受到相應(yīng)的行政處罰。  （3）在簽定許可商標(biāo)使用合同的時候，一定要注意約定許可使用的方式，不同的使用許可方式的許可費有很大差異，對雙方當(dāng)事人的權(quán)利享有及義務(wù)限制也有很大差異。獨占使用許可是指商標(biāo)注冊人在約定的期間、地域和已約定的方式，將該

7、注冊商標(biāo)僅許可一個被許可人使用，商標(biāo)注冊人依約定不得使用該注冊商標(biāo)；排他使用許可是指商標(biāo)注冊人在約定的期間、地域和已約定的方式，將該注冊商標(biāo)許可一個被許可人使用，商標(biāo)注冊人依約定可以使用該商標(biāo)但不得另行許可他人使用該注冊商標(biāo)；普通使用許可是指商標(biāo)注冊人在約定的期間、地域和已約定的方式，許可他人使用其注冊商標(biāo)，并可自行使用該注冊商標(biāo)和許可他人使用其注冊商標(biāo)。  （4）自然人個人不能作為被許可人簽訂商標(biāo)使用許可合同。  （5）在人用藥品和煙草等受國家管制的商品上的商標(biāo)的許可使用，需要被許可人具備相應(yīng)資質(zhì)，且需報經(jīng)相關(guān)國家機(jī)關(guān)批準(zhǔn)。   3、 商標(biāo)的轉(zhuǎn)讓

8、60; 商標(biāo)的轉(zhuǎn)讓主要可以分為合同轉(zhuǎn)讓和繼承轉(zhuǎn)讓。合同轉(zhuǎn)讓是指轉(zhuǎn)讓方和受讓方通過簽定合同的方式，無償或有償?shù)貙⑸虡?biāo)所有權(quán)進(jìn)行轉(zhuǎn)讓的一種方式。繼承轉(zhuǎn)讓是指原注冊的自然人因死亡，由遺囑繼承人或法定繼承人繼承其注冊商標(biāo)的一種方式。目前在生活中，較常見的注冊商標(biāo)轉(zhuǎn)讓方式是合同轉(zhuǎn)讓。  商標(biāo)轉(zhuǎn)讓合同一般應(yīng)約定如下內(nèi)容：（1）轉(zhuǎn)讓方與受讓方的名稱、地址及聯(lián)系方式等；（2）商標(biāo)名稱、樣式、注冊國別、注冊號、轉(zhuǎn)讓價款及支付方式；（3）轉(zhuǎn)讓后受讓人的權(quán)利范圍；（4）如果轉(zhuǎn)讓人在一定期間后進(jìn)行回購，則應(yīng)約定具體的轉(zhuǎn)讓期限與回購方式；（5）轉(zhuǎn)讓方的承諾與保證。轉(zhuǎn)讓人應(yīng)保證自己是注冊商標(biāo)的所有人，

9、說明在簽約前曾向哪些人發(fā)放過什么類型的商標(biāo)使用許可，以及該等使用許可中由轉(zhuǎn)讓人承受的責(zé)任和義務(wù)。轉(zhuǎn)讓人應(yīng)保證該注冊商標(biāo)免受第三方的權(quán)利主張或侵權(quán)指控，保證該商標(biāo)的有效性。轉(zhuǎn)讓方應(yīng)保證使用該商標(biāo)的商品質(zhì)量（6）受讓方的承諾與保證。受讓方應(yīng)保證使用該商標(biāo)的商品質(zhì)量。（7）商業(yè)秘密的保護(hù)條款。雙方應(yīng)保守的商業(yè)秘密范圍及各自義務(wù)。（8）違約責(zé)任。（9）爭議解決辦法。  商標(biāo)的轉(zhuǎn)讓需要經(jīng)過一定的法定程序，才能產(chǎn)生效力。繼承轉(zhuǎn)讓，由受讓方將依法繼承的事實與商標(biāo)名稱、種類及其他信息報送商共同標(biāo)局，經(jīng)商標(biāo)局審核同意，即可生效。在合同轉(zhuǎn)讓中，轉(zhuǎn)讓方和受讓方必須共同向商標(biāo)局提出轉(zhuǎn)讓申請，填寫轉(zhuǎn)讓注冊商標(biāo)

10、申請書，并附送相關(guān)文件。商標(biāo)局對符合手續(xù)和要求的核準(zhǔn)轉(zhuǎn)讓，將原商標(biāo)注冊證加注發(fā)給受讓方，同時進(jìn)行相應(yīng)的公告；對不符合手續(xù)和要求的則予以駁回。   注意事項：  （1）有些商標(biāo)的轉(zhuǎn)讓需要提供有關(guān)部門的審核批準(zhǔn)文件，如人用藥品、煙草制品等。  （2）轉(zhuǎn)讓的商標(biāo)必須是處于有效期內(nèi)的有效商標(biāo)。他人提出異議的商標(biāo)或已經(jīng)過期的商標(biāo)不得轉(zhuǎn)讓。  （3）轉(zhuǎn)讓商標(biāo)必須是商標(biāo)權(quán)整體轉(zhuǎn)讓，不允許割裂核定的商品和服務(wù)范圍進(jìn)行部分轉(zhuǎn)讓。如果轉(zhuǎn)讓方在同一種或類似商品與服務(wù)上注冊了相同或類似商標(biāo)，為防止消費者混淆與誤認(rèn)，應(yīng)該一起轉(zhuǎn)讓。  （4）如果注冊商標(biāo)已經(jīng)許可

11、他人使用，轉(zhuǎn)讓方只有在征得被許可人同意后，解除了原許可使用后，方能進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。如受讓方同意許可使用，則可以由受讓方與原被許可使用人另行簽定合同。   4、商標(biāo)的續(xù)展   商標(biāo)的續(xù)展是指注冊商標(biāo)所有人依法辦理相關(guān)手續(xù)，延長注冊商標(biāo)的有效期。續(xù)展注冊可以無限制地申請，每續(xù)展一次的注冊商標(biāo)有效期為10年。商標(biāo)局對于商標(biāo)續(xù)展注冊，一般予以核準(zhǔn)，但是以下情況除外：（1）過了寬展期提出續(xù)展申請的；（2）自行變更商標(biāo)的文字、圖形的；（3）自行擴(kuò)大注冊商標(biāo)核定使用范圍的；（4）明顯違反相關(guān)法律規(guī)定的。  注意事項：  （1）核準(zhǔn)續(xù)展的有效期應(yīng)與上一期的

12、有效期相銜接。  （2）應(yīng)在注冊商標(biāo)有效期屆滿前6個月內(nèi)提出申請。如果在規(guī)定期限內(nèi)未提出申請的，在有效期滿后的6個月內(nèi)還可以提出申請，但應(yīng)當(dāng)按規(guī)定繳納遲延費。如果在有效期滿后的6個月內(nèi)仍未提出續(xù)展注冊的申請，商標(biāo)局即注銷其注冊商標(biāo)并予以公告。   5、 商標(biāo)的變更   商標(biāo)的變更僅僅指注冊商標(biāo)需要變更注冊人的名義、地址或者其他注冊事項。   注意事項：  （1）如需改變商標(biāo)的文字、圖形或擴(kuò)大核定的使用范圍，不屬于變更，應(yīng)當(dāng)以新商標(biāo)重新提出申請。  （2）申請變更注冊人名義除應(yīng)向商標(biāo)局送交變更商標(biāo)

13、注冊人名義申請書和繳納費用之外，還應(yīng)報送相關(guān)主管部門的變更文件或批準(zhǔn)文件，交回原證。  （3）企業(yè)地址發(fā)生變更時，如不在規(guī)定期限內(nèi)及時提出變更申請，當(dāng)發(fā)生商標(biāo)侵權(quán)時，商標(biāo)權(quán)人的權(quán)益有可能難以得到法律的保護(hù)。   6、馳名商標(biāo)的申報   和我們平常在生活里對馳名商標(biāo)的認(rèn)識不同，馳名商標(biāo)不是一經(jīng)認(rèn)定之后就永遠(yuǎn)有效，不是終身制的。馳名商標(biāo)采取個案認(rèn)定、被動認(rèn)定，具體的說就是在侵權(quán)案件中由商標(biāo)局、商標(biāo)評審委員會或法院認(rèn)定。屆時由被侵權(quán)方主動提出認(rèn)定的申請，并且僅在該案中有效。  申報馳名商標(biāo)所需要的文件：（1）關(guān)于申請認(rèn)定某馳名商標(biāo)為中國馳名

14、商標(biāo)的報告；（2）馳名商標(biāo)認(rèn)定申請表；（3）公司的營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)資格證件（包括稅務(wù)登記證、代碼證等）及所申報商標(biāo)的注冊證；（4）公司簡介；（5）產(chǎn)品的國內(nèi)外銷售情況，包括銷售網(wǎng)絡(luò)、銷售合同、銷售證明（發(fā)票）；（6）公司和產(chǎn)品所取得的榮譽及證書；（7）商標(biāo)在國內(nèi)外注冊情況、防御商標(biāo)的注冊證或在先申請的證明、聯(lián)合商標(biāo)的注冊證或在先申請的證明、國際商標(biāo)注冊的注冊證書及相關(guān)情況材料；（8）商標(biāo)在國內(nèi)外被侵權(quán)的情況；（9）商標(biāo)在國內(nèi)外廣告發(fā)布的情況，包括廣告合同、廣告證明（發(fā)票）、廣告樣稿；（10）近三年來公司資產(chǎn)負(fù)債表和審計報告；（11）公司產(chǎn)品管理的情況。   以下材料可以作為證

15、明商標(biāo)馳名的證據(jù)材料：（1）證明相關(guān)公眾對該商標(biāo)知曉程度的有關(guān)材料；（2）證明該商標(biāo)使用持續(xù)時間的有關(guān)材料，包括該商標(biāo)使用、注冊的歷史和范圍的有關(guān)材料；（3）證明該商標(biāo)的任何宣傳工作的持續(xù)時間、程度和地理范圍的有關(guān)材料，包括廣告宣傳和促銷活動的方式、地域范圍、宣傳媒體的種類以及廣告投放量等有關(guān)材料；（4）證明該商標(biāo)作為馳名商標(biāo)受保護(hù)記錄的有關(guān)材料，包括該商標(biāo)曾在中國或者其他國家和地區(qū)作為馳名商標(biāo)受保護(hù)的有關(guān)材料；（5）證明該商標(biāo)馳名的其他證據(jù)材料，包括使用該商標(biāo)的主要商品近三年的產(chǎn)量、銷售量、銷售收入、利稅、銷售區(qū)域等有關(guān)材料。 二、企業(yè)商標(biāo)的訴訟實務(wù)  企業(yè)商標(biāo)的訴訟主要

16、包括商標(biāo)行政訴訟、一般商標(biāo)侵權(quán)訴訟、商標(biāo)侵權(quán)的刑事訴訟等。   1、商標(biāo)行政訴訟   商標(biāo)行政訴訟分為當(dāng)事人對工商行政機(jī)關(guān)處罰不服的行政訴訟和商標(biāo)評審行政訴訟。   當(dāng)事人對下列幾種行政處罰不服的，可以提起行政訴訟：（1）使用商標(biāo)的商品粗制濫造、以次充好，欺騙消費者的；（2）國家規(guī)定必須使用注冊商標(biāo)的商品，沒有使用注冊商標(biāo)在市場上銷售的；（3）未注冊商標(biāo)冒充注冊商標(biāo)使用的；（4）使用的商標(biāo)屬于商標(biāo)法規(guī)定不得作為商標(biāo)使用的文字、圖形的；（5）侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)，工商行政管理機(jī)關(guān)責(zé)令停止侵權(quán)行為、罰款的；（6）對侵犯注冊商標(biāo)專用權(quán)且有毒、

17、有害并且沒有使用價值的商品予以銷毀的；（7）封存或收繳商標(biāo)標(biāo)識的。    當(dāng)事人對于是否屬于商標(biāo)專用權(quán)以及是否撤銷注冊商標(biāo)專用權(quán)的行政處理決定，可以提起行政訴訟。當(dāng)事人對商標(biāo)評審委員會的決定或裁定不服的，可以自收到通知之日起30日內(nèi)向人民法院起訴。   2、一般商標(biāo)侵權(quán)訴訟   侵犯商標(biāo)專用權(quán)主要包括以下形式：（1）擅自在同一種商品上使用與注冊商標(biāo)相同的商標(biāo)；（2）擅自在同一種商品上使用與注冊商標(biāo)類似的商標(biāo)；（3）擅自在類似商品上使用與注冊商標(biāo)相同的商標(biāo)；（4）擅自在類似商品上使用與注冊商標(biāo)近似的商標(biāo)；（5）銷售侵犯注冊商標(biāo)

18、專用權(quán)的商品；（6）偽造、擅自制造他人注冊商標(biāo)標(biāo)識；（7）在同一種商品或類似商品上，將與他人注冊商標(biāo)相同或近似的文字、圖形作為商品名稱或者商品裝潢使用，并且足以造成誤認(rèn)的；（8）故意為侵犯他人注冊商標(biāo)專用權(quán)提供倉儲、運輸、郵寄、隱匿等便利條件；（9）給他人的注冊商標(biāo)專用權(quán)造成其他損害的。  注意事項：  （1）管轄權(quán)問題。因侵權(quán)行為提起的訴訟，由侵權(quán)行為地或被告住所地法院管轄，而侵權(quán)行為地包括侵權(quán)行為實施地和侵權(quán)結(jié)果發(fā)生地。被控侵權(quán)商品的制造者的銷售行為直接導(dǎo)致的商品到達(dá)地，被控侵權(quán)商品的銷售者的銷售行為直接導(dǎo)致的商品達(dá)到地，是該制造者、銷售者實施被控侵權(quán)行為的結(jié)果發(fā)生地。權(quán)利人可以從幾個有管轄權(quán)的法院中，選擇一個最有利于自己的法院提出訴訟。  （2）訴訟時效問題。由于商標(biāo)侵權(quán)行為一般處于持續(xù)狀態(tài)中，對權(quán)利人主張訴訟時效比較有利，權(quán)利人可以從發(fā)現(xiàn)之日起提出訴訟。但是建議盡早提出訴訟，因為侵犯商標(biāo)專用權(quán)的行為一