專利代理-PCT的簡單介紹以及修改時機(來自北京三友)

1、全面詳解 PCT 程序中的申請修改條款， 切莫錯過國際專利申請的修改契機該文章來自于北京三友，感謝三友！專利合作條約(Patent Cooperation Treaty , PCT)是于1970年達成的關(guān)于專利申請的國際合作的條約， 于 1978 年生效。該條約提供了關(guān)于在締約國申請專利的統(tǒng)一程序。依照專利合作條約提出的專利申請被稱為國際申請或PCT 申請。PCT 申請程序中的職能機構(gòu)：受理局：受理國際申請的國家局或政府間組織國際局：世界知識產(chǎn)權(quán)組織國際局國際檢索單位：負責(zé)對國際申請進行國際檢索的國家局或政府間組織國際初步審查單位：負責(zé)對國際申請進行國際審查的國家局或政府間組織指定局：申請人在

2、國際申請中指明要求該國對其發(fā)明給予保護的締約國的國家或政府間組織選定局：申請人在國際初步審查要求書中指明的預(yù)定使用國際初步審查結(jié)果的成員國國家或政府間組織PCT中的規(guī)定主要涉及在締約國之間對專利申請的提出、 檢索和審查等方面進行合作，其目標(biāo)是建立起PCT申請體系：在提交國家申請后12個月內(nèi)提交一份PCT國際申請，指定要獲得保護的國家，并要求巴黎公約規(guī)定的優(yōu)先權(quán)。中詩日規(guī)人國家變求和審廿中間（月提出*國中渦法山兇際甲靖要求優(yōu)先秋局 1局受受1WS局廢收 際初審單位 能定局核忸 國際用公偉 胄a（韓一星注：上面圖中的指定局和選定局應(yīng)該是寫顛倒了，初審的應(yīng)該是選定局,進入國家階段的應(yīng)該是指定局）它的

3、優(yōu)勢在于:簡化提出申請的手續(xù)推遲決策時間準(zhǔn)確投入資金完善申請文件減輕成員國國家局的負擔(dān)（應(yīng)當(dāng)注意的一點是：專利申請人只能通過PCT 申請專利，不能直接通過PCT得到專利。 要想獲得某個國家的專利， 專利申請人還必須履行進入該國家的手續(xù)，由該國的專利局對該專利申請進行審查，符合該國專利法規(guī)定的，授予專利權(quán)）按照 PCT 條約及其細則的規(guī)定，一個國際申請， 從其申請之日起到獲得專利權(quán)，會經(jīng)歷一個漫長的過程， 在實務(wù)操作的過程中， 我們有時會遇到這樣的情形： 在PCT 申請?zhí)峤缓螅?發(fā)現(xiàn)提交文件有問題需要補正或修改， 這時我們應(yīng)該怎么辦？PCT 應(yīng)該怎樣修改？在什么階段進行修改？要修改哪些內(nèi)容？相信

4、這些都是困擾大家的問題，所以本文將詳細為你講解PCT 申請中一個重要環(huán)節(jié) PCT 的修改，具體從國際階段和國家階段兩個層面入手。PCT在國際階段的修改根據(jù) PCT 條約 的規(guī)定， 一個國際申請在其國際階段中可以得到兩次修改機會。第一次修改機會是根據(jù)PCT條約第19條和26條所作的規(guī)定:第十九條 向國際局提出修改權(quán)項（ 1）申請人在收到國際檢索報告后，應(yīng)有權(quán)享受一次機會，在規(guī)定時間內(nèi)向國際局提出修改意見， 修改國際申請中的權(quán)項。 可同時按附屬規(guī)則的規(guī)定提出一項簡短聲明，解釋上述修改意見并指明其對說明書和附圖可能產(chǎn)生的任何影響。（ 2）上述修改意見不應(yīng)超出在已提出的國際申請中所公開的范圍。延伸解讀

5、：申請人在收到了國際檢索報告（ISR）后，在ISR寄出日的兩個月內(nèi)，僅對權(quán)利要求有權(quán)享有一次修改機會， 該項修改內(nèi)容通過國際局予以公布， 因此，中國國家知識產(chǎn)權(quán)局也規(guī)定該項修改與國際申請的原始譯文一同作中文公布。 如果申請人表明要以此修改作為審查基礎(chǔ)， 則實審部的審查員應(yīng)考慮。 然而， 需要明確說明的是：如果申請人在進入國家階段時明確表示不以條約 19 條的修改內(nèi)容為審查基礎(chǔ)， 那么即使申請人提交了中文譯文， 也作過中文公布， 實審員在實審時也不必理會該修改的內(nèi)容。另外 PCT 條約第二十六條還規(guī)定，指定局必須按照國內(nèi)法對國家申請的相同或類似情況所規(guī)定的修正范圍和程序， 事先給予申請人以修正國

6、際申請的機會， 否則不得以不符合本條約及其附屬規(guī)則的各項要求為理由而拒絕一份國際申請。實戰(zhàn)演練（ 1 ）根據(jù)專利合作條約第 19 條規(guī)定,申請人在收到國際檢索報告后,有權(quán)享受一次修改的機會,以下有關(guān)該修改的說法哪些是正確的（）A. 可以對權(quán)利要求書提出修改B. 可以對說明書提出修改C. 修改的期限為 3 個月 ,自國際檢索單位向申請人送交國際檢索報告之日起計算D. 修改應(yīng)直接向國際局提出答案在文章末尾可見國際階段的第二次修改機會是按照 PCT 條約第 34 條第二款作出的規(guī)定：第三十四條 國際初步審查當(dāng)局的審查程序（ 2）在國際初步審查報告定稿之前，申請人應(yīng)有權(quán)用規(guī)定的方式，并在規(guī)定的時間期限

7、內(nèi)修改權(quán)項、 說明書和附圖。 這種修改不得超出原始國際申請中對發(fā)明公開范圍之外。延伸解讀：在國際初步審查報告（IPER）作出之前，申請人在初審單位的審查員規(guī)定的期限之內(nèi)， 可以對權(quán)利要求書、 說明書和附圖進行修改。 如果審查員認(rèn)為這種修改沒有超出國際申請?zhí)岢鰰r對發(fā)明公開的范圍， 將采用此修改， 并連同IPER 同時傳送給各指定局。 如果申請人在PCT/CN/501 表中第 7 欄上填寫將該修改作為審查基礎(chǔ)時，PCT處應(yīng)提供帶修改附件的IPER,并裝訂在案。PCT進入國家階段的修改進入國家階段后可以首先按照 PCT 條約第 28 條和第 41 條進行修改：第二十八條 向指定局提出修改權(quán)項、說明書

8、和附圖（ 1）申請人應(yīng)有機會在規(guī)定的時間期限內(nèi)向指定局提出修改權(quán)項、說明書和附圖。 除經(jīng)申請人明白表示同意外， 在該時間期限屆滿前， 指定局不得批準(zhǔn)一項專利，也不得拒絕批準(zhǔn)一項專利。（ 2）上述修改范圍不應(yīng)超出對原始的國際申請中的發(fā)明作的公開范圍，除非指定國的國內(nèi)法準(zhǔn)許其超出上述范圍。（ 3）修改所涉凡本條約及其附屬規(guī)則未有規(guī)定的一切均應(yīng)遵照指定國的國內(nèi)法執(zhí)行。（ 4）如果指定局要求一份國際申請的譯本，則上述修改應(yīng)使用該譯本的語言。實戰(zhàn)演練（ 2 ）申請人收到國際檢索報告后， 準(zhǔn)備對說明書和權(quán)利要求書都進行修改， 如果其不要求國際初步審查，則應(yīng)當(dāng)在何時提交修改文件？ （）A. 在國際檢索報告規(guī)

9、定的期限內(nèi)向國際檢索單位提交 ?B. 自國際檢索報告送交之日起一個月內(nèi)向國際局提交C. 在進入國家階段后，依照指定國本國法規(guī)定的期限向指定局提交D. 自優(yōu)先權(quán)日起22 個月內(nèi)向指定局提交答案在文章末尾可見第四十一條向選定局修改權(quán)項、說明書和附圖（ 1）申請人應(yīng)有機會在規(guī)定的時間期限內(nèi)向每一選定局修改權(quán)項、說明書和附圖。 在上述時間期限滿期前， 除經(jīng)申請人明確同意外， 任何選定局不得授予一項專利權(quán)，或拒絕批準(zhǔn)一項專利權(quán)。（ 2）除經(jīng)選定國家準(zhǔn)許，上述修改不得超出已經(jīng)提出的國際申請的公開范圍之外。（ 3）凡本條約及其附屬規(guī)則未有規(guī)定的一切方面，上述修改均應(yīng)遵守該選定國家的國內(nèi)法。（ 4）如果選定局

10、要求國際申請的譯本，則修改應(yīng)使用該譯本的語言。其后根據(jù)選定國家的國內(nèi)修改要求進行修改：以中國為例按照我國專利法實施細則第 51 條的規(guī)定，申請人有兩次主動修改的機會，一是可以在提出實質(zhì)審查請求的同時， 對申請文件作出修改； 二是在其收到中國國家知識產(chǎn)權(quán)局就其申請發(fā)出的“進入實質(zhì)審查程序通知書”之日起三個月內(nèi)，主動對申請文件作出修改。當(dāng)然，這些修改不能違反我國第專利法 33 條的 規(guī)定，即只能在原始提交的國際申請文件范圍內(nèi)進行修改。另外，我國專利法第 35 條規(guī)定，申請人可以在自申請日（含優(yōu)先權(quán)日）起三年內(nèi)，隨時提出實質(zhì)審查請求。因此，在進入國家階段時， 申請人還有6 個月（最少 4 個月） 的

11、準(zhǔn)備時間選擇是否提出實質(zhì)審查請求。 所以顯然， 對于申請人來說， 如果在進入國家階段的同時也提出實質(zhì)審查請求， 無疑是浪費了一次主動修改的機會。實戰(zhàn)演練（ 3 ）關(guān)于申請人對發(fā)明專利申請的修改，以下說法哪些是正確的？ （）A 在提出實質(zhì)審查請求時，以及收到發(fā)明申請進入實質(zhì)審查階段通知書之日起3 個月內(nèi)，申請人可以對發(fā)明專利申請主動提出修改B.主動修改時，可以擴大原權(quán)利要求請求保護的范圍，但不能超出原說明書及權(quán)利要求書的記載范圍C.在答復(fù)審查意見通知書時對申請文件進行修改的，通常只能針對通知書指出的缺陷進行修改D 答復(fù)審查意見通知書時對申請文件進行修改的，只要修改文本未超出原說明書及權(quán)利要求書的

12、記載范圍均應(yīng)當(dāng)被接受答案在文章末尾可見需要注意的一點是，申請人在提出進入國家階段的同時，必須明確指明哪些修 改將作為審查的基礎(chǔ)。 以進入中國為例， 只有當(dāng)申請人希望將某次修改引入中國國家階段用作實質(zhì)審查的基礎(chǔ)時，才有必要譯成中文提交給中國國家知識產(chǎn)權(quán)局。特別是當(dāng)根據(jù)條約第41條的修改是基于依條約34條修改的情況下，申請 人應(yīng)注意提交根據(jù)條約第34條修改的中文譯文，對于任何未提交過中文譯文的 國際階段對申請的修改，中國國家知識產(chǎn)權(quán)局將不予考慮。小e為大家整理出了一個表格來方便記憶(修改條 約階段修改范圍C時限描述9第19條國際階段權(quán)利要求檢索報告發(fā)出之日起2個月或優(yōu) 先極日起1方個月，以后到的期

13、限 為準(zhǔn)可仕 語言 護， 何由 有限 請人夕1呂月明己為申請公偉 的指定局得到嚙時保 但由于并不能得到任 查K而再審言見仇及 的修改或周，一般申 除為臨時保護的目的 、不進行皿加修故筐儲基權(quán)而腰求、說明書申請人可以在提交國際初步官查 要求書時或者在國際初少申查報 告儆出之前提出修改需要注意的是；如果國際初步將不 給匚 再;: 亭向反改以及播*意見提供 P國專利局畝魚內(nèi)進行 1畝查，將套得到一份 訪查意見，從而為進J和附圖審查單位愿意發(fā)出一份或第份追 加書面意見，應(yīng)申請人諳求,國 際審查單位可以給予一次或多次 提出修改或箭卒的追加機會）入£ 巖51 至7 則國家階葭提俱: 篁見,如由謂

14、一 F需要進一步1 可以不進行1H進一歷磐 人認(rèn)為完 的意見 匕種修改第22條國家階段根利要求、說明書、 附圉在申請人向督個指定局提供利 文件并繳納竊用之日起1個月 內(nèi),會優(yōu)先板白起30個月屆H 日時，國際申請連同國際檢思 告或者國際檢索單位做出的彳法 Z 眨可對由清文件中存在的缺 陷作出修改，以及針對各 國去弟立魄的谷而怦修M檢索的直種中苴定局的送達仍未 進行的1在優(yōu)先權(quán)日起為個月屆 涓之日起不超過4個月內(nèi)口第41條國家階段報利要求、說明書 和附圖在卑請人向每個選定局提供矛 文件并繳納費用之日起L個月 內(nèi)3在優(yōu)先權(quán)日起月屆方 日時國際初步由查報告的關(guān) 仍未進行的，在優(yōu)先權(quán)日起由 晅誦之日起不超過&個月內(nèi)目關(guān) 之 眨 息達 。個*同上Ln【總結(jié)】PCT 申請在國際階段和國家階段的修改既有差別又有聯(lián)系，在準(zhǔn)備PCT 申請文件的時候， 最好不要修改說明書， 可以對權(quán)利要求書大改， 只要得到說明書支持；PCT 國際階段可以按照 PCT 19 條、 2