6商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審理標(biāo)準與案例介紹-許波(1)

1、商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件審理標(biāo)準與案例介紹北京市第一中級人民法院知識產(chǎn)權(quán)一庭 2014年7月28日7/10/20221北京市第一中級人民法院北京一中院知產(chǎn)庭概況庭室設(shè)置：知產(chǎn)一庭、知產(chǎn)二庭業(yè)務(wù)分工：商標(biāo)、競爭、壟斷；專利、著作權(quán)、合同人員構(gòu)成：北京市第一中級人民法院2012-2014年一審商標(biāo)行政案件審理概況 北京市第一中級人民法院北高關(guān)于商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件的審理指南制定背景根本思路1、注重行政訴訟裁判基準時2、法律判斷尊重歷史和現(xiàn)實3、區(qū)分程序違法與程序不當(dāng)北京市第一中級人民法院北高關(guān)于商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件的審理指南著名商標(biāo)的認定與保護地理標(biāo)志的認定與保護混淆誤認的判斷在先權(quán)利的保護（姓名權(quán)、

2、著作權(quán)）程序問題北京市第一中級人民法院著名商標(biāo)的認定與保護行政訴訟裁判基準時：訴爭商標(biāo)申請日引證商標(biāo)在訴爭商標(biāo)申請日后被認定為著名商標(biāo)等能夠證明申請日前處于著名狀態(tài)的證據(jù)，應(yīng)予采信著名條款構(gòu)成要件的認定順序：審理指南原則上應(yīng)首先確定請求保護的商標(biāo)是否到達著名狀態(tài)，然后對其他構(gòu)成要件進行認定“東尼博斯案二審、“吉百利案二審、“杏花村案二審新法第14條新增：“著名商標(biāo)應(yīng)當(dāng)根據(jù)當(dāng)事人的請求，作為處理涉及商標(biāo)案件需要認定的事實進行認定；認定著名但未予保護：“吉陽案、“眾恒及圖案北京市第一中級人民法院著名商標(biāo)的認定與保護新法第13條第2款與第30條或第31條的轉(zhuǎn)換：案例：“薄濤案二審判決轉(zhuǎn)換要件：1、限

3、于同一種或類似商品；2、未明確提出第30條或第31條的主張；3、實質(zhì)理由為相關(guān)公眾容易產(chǎn)生混淆誤認；4、宣告無效的申請未超過五年期限討論：審理指南針對的是行政裁決轉(zhuǎn)換法律適用的問題，司法程序中可否主動轉(zhuǎn)換？依申請還是依職權(quán)？最高授權(quán)確權(quán)司法解釋（征求意見稿）第21條規(guī)定了駁回案件中直接變更法律依據(jù)北京市第一中級人民法院著名商標(biāo)的認定與保護第13條第3款能否適用于同一種或類似商品：不能適用：“啄木鳥及圖案可以適用：“安琪酵母案有限適用：訴爭商標(biāo)系與他人著名商標(biāo)在同一種或類似商品上注冊并已超過5年，其它條款無法救濟時適用混淆保護和淡化保護：審理著名商標(biāo)民事糾紛司法解釋第9條第2款相互關(guān)系？當(dāng)事人主

4、張或主動適用？淡化保護的適用要件：“兩面針案一審判決北京市第一中級人民法院地理標(biāo)志的認定與保護相關(guān)法規(guī)：法第16條、實施條例第4條、集體商標(biāo)、證明商標(biāo)注冊和管理方法地理標(biāo)志的根本功能：防止公眾對商品產(chǎn)地的誤認本條所強調(diào)的“誤導(dǎo)公眾，不是指一般商標(biāo)法意義上相關(guān)公眾對商品是否來源于特定商品提供者的混淆誤認，而是特指相關(guān)公眾對使用地理標(biāo)志的商品是否來源于該地理標(biāo)志所標(biāo)示的地區(qū)的混淆誤認北京市第一中級人民法院地理標(biāo)志的認定與保護審理指南第4條：“應(yīng)當(dāng)證明訴爭商標(biāo)的申請注冊容易使相關(guān)公眾誤認為使用該商標(biāo)的商品來源于地理標(biāo)志所標(biāo)示的地區(qū)“楊柳青案二審：“陸少華未提供證據(jù)證明與天津楊柳青鎮(zhèn)有關(guān)，其將申請商標(biāo)

5、楊柳青注冊在年畫等商品上容易誤導(dǎo)公眾，違反了商標(biāo)法第十六條的規(guī)定審理指南第5條：普通商標(biāo)與地理標(biāo)志證明商標(biāo)、集體商標(biāo)互不構(gòu)成權(quán)利障礙功能不同，不進行近似性比對分歧：最高授權(quán)確權(quán)司法解釋（征求意見稿）第9條第2款規(guī)定“相關(guān)權(quán)利人可選擇依據(jù)該條或者另行依據(jù)商標(biāo)法第十三條、第三十條等主張權(quán)利。審理指南第6條：針對于不屬于地理標(biāo)志、不應(yīng)當(dāng)作為地理標(biāo)志證明商標(biāo)或者集體商標(biāo)注冊的情形無明確法律規(guī)定，援引適用新法第30條“凡不符合本法有關(guān)規(guī)定的原則性規(guī)定北京市第一中級人民法院地理標(biāo)志的認定與保護第16條與第10條第2款、第10條第1款第8項：特別的地名+特定的商品，屬于特別條款，符合條件時優(yōu)先適用第16條屬

6、于相對理由還是絕對理由：舊法第41條第2款、新法第33條、第45條第1款將其與其他相對理由并列規(guī)定；實踐做法更類似于將其視為絕對理由：立足點在于防止對產(chǎn)地的誤認（不同于對商品提供者的誤認），以及源于產(chǎn)地誤認而帶來的對產(chǎn)品質(zhì)量、信譽等商品性質(zhì)特征的誤認，不同于相對理由所針對的特定主體的私權(quán)保護；“CHAMPAIGN案二審、“楊柳青案二審均主動轉(zhuǎn)換法律適用。北京市第一中級人民法院地理標(biāo)志的認定與保護禁注的商品范圍：能否在地理標(biāo)志商品之外的商品上將該地理標(biāo)志注冊為商標(biāo)？根本觀點：地理標(biāo)志與特定商品相聯(lián)系，故不能脫離具體的商品談保護可及于類似商品：“誤導(dǎo)可能性，與地理標(biāo)志商品具有較強聯(lián)系，可能使相關(guān)公

7、眾對產(chǎn)地產(chǎn)生誤認的“CHAMPAIGN案二審僅限于地理標(biāo)志所涉商品：地理標(biāo)志之外商品不具有本條所規(guī)定的“特定質(zhì)量、信譽或者其他特征，不宜納入本條款進行保護“香賓案一審最高授權(quán)確權(quán)司法解釋（征求意見稿）第9條第1款：“如果訴爭商標(biāo)指定使用的商品與地理標(biāo)志產(chǎn)品并非相同商品，該權(quán)利人應(yīng)證明該地理標(biāo)志使用在該產(chǎn)品上仍然容易導(dǎo)致相關(guān)公眾誤認為該產(chǎn)品來源于該地區(qū)且因而具有特定的質(zhì)量、信譽或者其他特征。北京市第一中級人民法院混淆誤認的判斷商標(biāo)延續(xù)注冊的問題：審理指南第7-9條第7條：強調(diào)注冊商標(biāo)專用權(quán)的獨立性，同一商標(biāo)權(quán)人先后申請注冊的商標(biāo)間并不當(dāng)然具有延續(xù)關(guān)系；第8條：司法實踐對延續(xù)注冊持保守態(tài)度，但不絕

8、對排斥在先基礎(chǔ)商標(biāo)所承載商譽的延續(xù)性，前提在于基礎(chǔ)商標(biāo)的使用及所形成的知名度，且在后申請注冊的商標(biāo)為同一種或類似商品上的相同或近似商標(biāo)，能夠使相關(guān)公眾將前后商標(biāo)聯(lián)系起來“順峰康王案一審；第9條：從與第8條相反的角度進行規(guī)定北京市第一中級人民法院混淆誤認的判斷穩(wěn)定市場秩序的認定：審理指南第10-13條源于最高院2010年商標(biāo)授權(quán)確權(quán)意見第1條“穩(wěn)定的市場秩序的規(guī)定；第10條：嚴格限定在訴爭商標(biāo)應(yīng)在引證商標(biāo)申請日前進行了持續(xù)使用，與新法第五十九條第三款先用權(quán)的規(guī)定相協(xié)調(diào)“威旺案、“永和大王案；第11條：舉證責(zé)任分配；第12條：認定標(biāo)準；“訴爭商標(biāo)申請注冊人的主觀狀態(tài)等因素主觀狀態(tài)如何理解？“等因素

9、還包括什么因素？第13條：能否區(qū)分是事實問題而非法律判斷，故可引入市場調(diào)查結(jié)論予以證明；對市場調(diào)查的方法及采信進行了指引。北京市第一中級人民法院混淆誤認的判斷混淆誤認的常見考量因素：商標(biāo)標(biāo)識的近似程度：商品的類似或關(guān)聯(lián)程度：引證商標(biāo)的顯著性及知名度：相關(guān)公眾的注意力程度：特定商品的考量，如汽車與服裝的區(qū)別主觀狀態(tài)：如何考慮惡意北京市第一中級人民法院混淆誤認的判斷混淆誤認的常見考量因素：歷史原因：不能由一方壟斷各方當(dāng)事人共同形成的商譽；雖歷史上相關(guān)，但一方持續(xù)使用，另一方長期中斷使用，對商譽形成無奉獻的，不應(yīng)允許其注冊相近似的商標(biāo)“汝陽杜康案；共存協(xié)議：司法實踐有限制地認可，即僅在類似商品上近似

10、商標(biāo)的情形予以認可，相同商品上相同商標(biāo)的情形不認可“UCG案二審；最高授權(quán)確權(quán)司法解釋（征求意見稿）第16條未作限制，有觀點也認為，此種法律干預(yù)是沒有意義的；商標(biāo)延續(xù)申請：實際混淆證據(jù)：北京市第一中級人民法院在先權(quán)利的保護在先姓名權(quán)：何為姓名：審理指南第16、17條能與特定自然人建立起對應(yīng)關(guān)系的主體識別符號，不限于戶籍登記中的姓名；在世自然人：姓名權(quán)屬于人身權(quán)，依附于人身而存在；商標(biāo)審查及審理標(biāo)準規(guī)定“他人為在世自然人，實踐中多持該觀點“李興發(fā)案、“Tim Hortons案；死者的姓名：死者的人格利益應(yīng)受保護，姓名權(quán)人死亡后其姓名上所附價值可能仍然存在，具有保護價值（10-1-8或第31條前半

11、段的合法權(quán)益？）區(qū)別法律適用情形的不同：審理指南第14、15條北京市第一中級人民法院在先權(quán)利的保護損害特定自然人姓名權(quán)的認定：審理指南第18、19、20條；明知而盜用、冒用強調(diào)行為的不正當(dāng)性；聲譽或知名度并非構(gòu)成要件，僅為考量因素（建立起對應(yīng)關(guān)系、不正當(dāng)目的）；最高授權(quán)確權(quán)司法解釋（征求意見稿）第12條亦未要求聲譽或知名度“IVERSON BASKETBALL案、“易建聯(lián)案；權(quán)利主體：本人+利害關(guān)系人（授權(quán)明確的經(jīng)紀人，證明標(biāo)準較高）；經(jīng)紀人？“澤塔瓊斯案、“KATE MOSS案；商品類別：以相關(guān)公眾為判斷主體意味著必然要考慮商品類別，多數(shù)對姓名的搶注也發(fā)生在與該姓名權(quán)人相關(guān)的領(lǐng)域。北京市第一

12、中級人民法院在先權(quán)利的保護在先著作權(quán)：根本原則：與著作權(quán)民事案件的審理標(biāo)準保持一致；商標(biāo)標(biāo)志與作品的關(guān)系：商標(biāo)標(biāo)志只要具有根本的獨創(chuàng)性即可以認定構(gòu)成作品，但印刷體字母或簡單的詞匯通常不被認為具有獨創(chuàng)性，不屬于著作權(quán)意義上的作品；確定著作權(quán)歸屬的初步證據(jù)：仍規(guī)定了較高的證明標(biāo)準；最高授權(quán)確權(quán)司法解釋（征求意見稿）第11條第2款規(guī)定“商標(biāo)公告、商標(biāo)注冊證等可以作為初步證據(jù)，但可反證推翻“老人城案一、二審；著作權(quán)登記證書：無法單獨證明是否構(gòu)成作品以及權(quán)力歸屬“艾杜紗案；在后著作權(quán)登記證書結(jié)合在先商標(biāo)注冊證亦缺乏以證明著作權(quán)歸屬，但有在后著作權(quán)登記證書結(jié)合在先廣告宣傳認定著作權(quán)成立“酷怡Q00及圖案北

13、京市第一中級人民法院在先權(quán)利的保護在先字號權(quán)注冊或使用在先：經(jīng)使用已具有一定知名度：在我國實際使用并具有知名度；外文字號需要證明其與相應(yīng)中文間已形成對應(yīng)關(guān)系；訴爭商標(biāo)與字號相同或近似：保護范圍：一般限于與在先字號權(quán)人實際經(jīng)營的相同或類似商品上，不能簡單以營業(yè)執(zhí)照所登記的營業(yè)范圍為準；高知名度字號可及于其知名度覆蓋的范圍，如擴大到關(guān)聯(lián)性較強的商品或效勞上“小肥羊案（餐飲飯店管理）、“精工案（鐘表寶石、珠寶）；老字號保護：“世泰盛系列案（綢布7、24、36、39、43）與著名商標(biāo)保護的關(guān)系、尊重歷史和當(dāng)前實際北京市第一中級人民法院在先權(quán)利的保護外觀設(shè)計專利權(quán)：訴爭商標(biāo)指定使用商品與外觀設(shè)計專利產(chǎn)品

14、應(yīng)屬相同或類似商品；近似判斷：整體比較；若訴爭商標(biāo)僅為在先外觀設(shè)計的一局部或局部要素時，通常不認定近似，除非相同或相近局部為外觀設(shè)計的要部或主要識別設(shè)計“金泰輪案、“愛求及圖案；僅文字相同不認定為近似“萬花筒案藥品商品名稱：經(jīng)藥品行政管理部門批準使用的藥品商品名稱是否產(chǎn)生受保護的民事權(quán)益，取決于其實際使用情況“奧絡(luò)Phudicin案、“可立停案商品化權(quán)：“邦德007 BOND案、“哈利波特案北京市第一中級人民法院程序問題商標(biāo)確權(quán)授權(quán)行政訴訟不同于普通行政訴訟既要加強對程序問題的審查，又要防止循環(huán)訴訟，防止程序震蕩，及時定紛止?fàn)幊浞挚紤]最高院關(guān)于爭議實質(zhì)性解決的司法政策區(qū)分程序違法與程序不當(dāng)北京

15、市第一中級人民法院程序問題被異議商標(biāo)權(quán)利人營業(yè)執(zhí)照被撤消但未注銷適用新法第4條不予核準注冊：權(quán)利人對商標(biāo)是否具有真實使用意圖？（當(dāng)事人主張？法院主動適用？）需要滿足的條件：1、行政裁決作出時撤消已超三年；2、被異議商標(biāo)未轉(zhuǎn)讓或許可；3、被異議商標(biāo)權(quán)利人未參加評審和訴訟程序，也無相關(guān)說明或主張；4、構(gòu)成復(fù)制、摹仿且商品存在關(guān)聯(lián)。最高授權(quán)確權(quán)司法解釋（征求意見稿）第20條：類似規(guī)定能否適用于引證商標(biāo)權(quán)利人的情形？北京市第一中級人民法院程序問題評審程序中訴爭商標(biāo)發(fā)生轉(zhuǎn)讓的問題：訴爭商標(biāo)轉(zhuǎn)讓后被告未通知受讓人：是否與商標(biāo)評審規(guī)則第31條不符？（受讓人或承繼人應(yīng)主動聲明）受讓人訴訟中證明行政裁決理由和結(jié)

16、論違法的，撤銷；不能證明的，則指出程序不當(dāng)，判決駁回。受讓人參加評審程序的，轉(zhuǎn)讓人不再作為當(dāng)事人，也無權(quán)起訴北京市第一中級人民法院程序問題商評委送達的問題：區(qū)分“事實上收到與視為送達：司法對“事實上收到采嚴格標(biāo)準；商評委窮盡當(dāng)面送達、郵寄送達等方式后仍然無法送達而采取公告送達的，視為送達；發(fā)文清單等內(nèi)部材料、交郵未退回的證據(jù)，不能證明已送達；送達程序不當(dāng)?shù)珜嶓w認定正確的，指出程序不當(dāng)，判決駁回?；乇軉栴}：單純未告知合議組成員的行為不構(gòu)成撤銷行政裁決的獨立理由；除非確有應(yīng)當(dāng)回避的法定事由而未回避時方構(gòu)成程序違法。北京市第一中級人民法院程序問題訴訟新證據(jù)的問題：商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政訴訟區(qū)別于普通行政訴

17、訟，致使對訴訟新證據(jù)的采信也呈現(xiàn)差異；最高授權(quán)確權(quán)司法解釋（征求意見稿）第18條：原則上不采信：與行政訴訟的特點相符例外情形：1、補強商評委已經(jīng)審理的相關(guān)事由（且未提交有合理理由）；2、足以影響實體結(jié)果，且提交方?jīng)]有其他救濟途徑；3、應(yīng)當(dāng)在一審提交，有合理理由的可以在二審提交。異議程序中提交但異議復(fù)審時未提交，訴訟中又再次提交的是否為訴訟新證據(jù)“YKK案北京市第一中級人民法院商標(biāo)授權(quán)確權(quán)行政案件的審理標(biāo)準及案例介紹絕對事由：針對商標(biāo)本身固有的不可注冊性，更多從公共利益和公共政策角度考量第10條、第11條、第12條、第16條、第41條第1款相對事由：涉及特定民事權(quán)益的保護，在保護在先權(quán)利和申請注

18、冊人利益之間尋找平衡第13條、第15條、第28條、第29條、第31條第44條第（4）項：商標(biāo)使用的管理標(biāo)準北京市第一中級人民法院絕對事由的審理標(biāo)準及案例介紹第10條第1款第8項主流觀點：關(guān)注于商標(biāo)標(biāo)志本身，不涉及私權(quán)保護寬嚴標(biāo)準：實踐中更傾向于從嚴，尤其是在政治和宗教方面，堅持客觀標(biāo)準，即便相關(guān)含義很少人知曉，也不予注冊（“Madonna案、“MIKADO案）；涉道德方面仍主要堅持主流和多數(shù)觀點，總體而言偏保守（“屁顛兒案、“流氓兔案）公眾人物姓名注冊為商標(biāo)，足以影響公共利益的適用本條款誤導(dǎo)公眾：產(chǎn)地（“大寨案、“秀水街2號案）、原料或成分（“田七案、“益菌因子案）、特定品質(zhì)（“Pt PLAT

19、INUM案）的誤導(dǎo)北京市第一中級人民法院絕對事由的審理標(biāo)準及案例介紹第10條第1款第8項是否可用于惡意大量申請商標(biāo)的情形：肯定觀點認為，該行為違反誠信原則，客觀上對商標(biāo)注冊秩序造成損害；否認觀點認為，不良影響針對標(biāo)志本身，而非針對申請行為。申請并非出于真實使用意圖的，適用第4條，已注冊的則適用第41條第1款是否考慮商品類別和申請主體：主流觀點認為不應(yīng)考慮；另有觀點認為某些標(biāo)志只有用在特定商品或效勞上才會產(chǎn)生不良影響，某些特定主體申請也不會產(chǎn)生不良影響（“華安佛HAFO及圖案）是否考慮實際使用情況：主流觀點認為不應(yīng)考慮（“中國勁酒案）北京市第一中級人民法院絕對事由的審理標(biāo)準及案例介紹第11條以中

20、國境內(nèi)的相關(guān)公眾的通常認識為標(biāo)準：“CORHART案、“案一審；“ADVANCED MEDICAL OPTICS案；“大頭蝦案；整體判斷原則：不能人為割裂訴爭商標(biāo)就其組成要素逐一進行顯著性認定，即便其中包含有描述性要素，也不必然不具有顯著性“7色瘦案；判斷“通用或顯著性的時間點：1、駁回和異議復(fù)審：商標(biāo)注冊程序尚未完成，應(yīng)考慮評審和訴訟時的狀態(tài)最高院“BEST BUY案、“金駿眉案二審2、爭議案件：注冊后喪失顯著性“優(yōu)盤案；“莫代爾案；新法第49條第2款新增“注冊商標(biāo)通用化撤銷制度；注冊時不具顯著性爭議時已克服“散利痛案，考慮實際效果，撤銷已無必要北京市第一中級人民法院絕對事由的審理標(biāo)準及案例

21、介紹第11條“直接表示與暗示性描述：暗示性標(biāo)志僅屬于顯著特征較低的情形，而不屬于不具有顯著特征的情形“除芽通案、“清味案一審直接描述性和暗示性描述的區(qū)分：1、相關(guān)公眾在看到訴爭商標(biāo)時的第一認知：無須想象與演繹、想象2、是否屬于同業(yè)經(jīng)營者大量使用的情形“清味案二審廣告用語的顯著性判斷：標(biāo)準較嚴，通常認為相關(guān)公眾容易將其認知為企業(yè)宣傳口號或廣告用語，而不會將其認知為商標(biāo)，無法起到商標(biāo)區(qū)分產(chǎn)源的功能“奇跡在這里產(chǎn)生案、“愛就在你身邊案、“無距離 心交情案、“早貼找輕松案；如果具有夸大宣傳的欺騙性，則適用第10條第1款第7項“從未如此干爽過案北京市第一中級人民法院絕對事由的審理標(biāo)準及案例介紹第11條立

22、體商標(biāo)1、早期標(biāo)準：“通用或常用標(biāo)準費列羅立體商標(biāo)案、ZIPPO立體商標(biāo)案2、現(xiàn)行標(biāo)準：相關(guān)公眾是否會將其認知為商標(biāo)艾默生立體商標(biāo)案、雀巢立體商標(biāo)案3、獨特設(shè)計確實會給相關(guān)公眾留下深刻印象，但這種設(shè)計的識別性指向的是商品，而非商標(biāo)法意義上的區(qū)分商品提供主體。若經(jīng)過使用具有第二含義，能夠區(qū)分商品來源的，則能獲得保護（難度要大于平面商標(biāo)）位置商標(biāo)：薩塔藍色噴槍案、阿迪“三條杠商標(biāo)案通過使用獲得顯著性的認定：關(guān)鍵在于缺乏固有顯著性的標(biāo)志經(jīng)過使用，是否已經(jīng)在其固有含義之上，另行產(chǎn)生了識別商品來源的意義，只是在程度的要求上存在差異已取得商標(biāo)含義（“六個核桃商標(biāo)案）；已取得的商標(biāo)含義強于固有含義（薩塔藍色

23、噴槍案）；與特定主體產(chǎn)生固定甚至唯一聯(lián)系（雀巢立體商標(biāo)案）北京市第一中級人民法院絕對事由的審理標(biāo)準及案例介紹第41條第1款嚴格適用標(biāo)準：法律規(guī)定系針對已注冊商標(biāo)，故僅適用于爭議案件。商評委在異議復(fù)審程序中以本條審查并作出裁定的，法院依據(jù)第10條、第11條、第12條以及第28條中“凡不符合本法有關(guān)規(guī)定的內(nèi)容進行審理適用情形：沒有明顯使用的意圖和可能，仍大量申請的情形“蠟筆小新案、最高院“海棠灣案北京市第一中級人民法院相對事由的審理標(biāo)準及案例介紹第31條后半段在先使用：1、使用地域：原則上必須是在我國法域內(nèi)的實際使用“無印良品案、“NUXE案2、使用方式：商標(biāo)意義上的使用新法第48條；目的在于區(qū)分產(chǎn)源，且是在商業(yè)活動中使用（最高“散列通案認為，對散利痛的使用是根據(jù)藥品管理法規(guī)對藥品通用名稱的標(biāo)注，不能認定為對未注冊商標(biāo)的使用；定牌加工后全部出口的行為不視為商標(biāo)意義上的使用）北京市第