專利代理實(shí)踐OA答復(fù)

1、專利代理實(shí)踐（涉外）OA答復(fù)原則：代理人不是“傳聲筒”。在答復(fù)OA時(shí)，代理人尤其必須要給委托人 提供專業(yè)化的建議，但是，更要遵照委托人的指示和確認(rèn)進(jìn)行所有的代理工作。 在意見(jiàn)陳述時(shí)，必須要做到“正確，清楚，簡(jiǎn)潔，和有說(shuō)服力”。首先，需要明確一點(diǎn)，“答復(fù)OA”的整個(gè)過(guò)程絕不僅僅只是在“撰寫意見(jiàn) 陳述書”時(shí)，它是在“轉(zhuǎn)達(dá)OA”的基礎(chǔ)上進(jìn)行的。代理人絕不能只是“傳聲筒” 而只是“將審查員的審查意見(jiàn)譯成外文”（轉(zhuǎn)達(dá)OA）之后再將“客戶的只是譯 成中文”（答復(fù)oa）。在“轉(zhuǎn)達(dá)OA”時(shí)，代理人除了要正確翻譯審查意見(jiàn)外， 還必需做到：完全理解審查員的意見(jiàn)，并且在此基礎(chǔ)上，根據(jù)客戶的需要，用幾 種類型的“轉(zhuǎn)達(dá)

2、信”（注意：絕非“格式信”）進(jìn)行專業(yè)化的轉(zhuǎn)達(dá)。最有助于客戶 提供明確的并且有說(shuō)服力的指示的轉(zhuǎn)達(dá)方式是針對(duì)審查員在OA中所指出的缺 陷讓客戶明了： 1）在中國(guó)的審查實(shí)踐中，一般的做法；2）這個(gè)具體的案子，代 理人建議的解決方案；3）采納代理人的建議的解決方案的可能的結(jié)果；4）在 不利的結(jié)果的情況下，有哪些后續(xù)的法律程序和措施。其次，需要明確在答復(fù)OA時(shí)，代理人所有的工作的宗旨是為了在法律允 許的范圍內(nèi)，通過(guò)與委托人的充分溝通以及與審查員的充分交流為委托人盡量爭(zhēng) 取“最大”的并且“穩(wěn)定”的保護(hù)范圍。最后，在不同意審查員的審查意見(jiàn)而需要抗辯審查員的觀點(diǎn)時(shí)，必需在“意 見(jiàn)陳述書”中針對(duì)審查員指出的缺陷

3、以具體的確鑿事實(shí)和充分的理由切中要點(diǎn)證 明申請(qǐng)人的觀點(diǎn)。比如，為了證明“請(qǐng)求保護(hù)的主題不屬于專利法第二十五條規(guī)定的不授予發(fā) 明專利權(quán)的客體”，必需要先陳述審查指南中所規(guī)定的“屬于不授予專利權(quán) 的客體”所必需要滿足的必要條件，然后，在此基礎(chǔ)上，明確指出該請(qǐng)求保護(hù)的 主題不滿足哪個(gè)具體的條件。比如，為了證明“單一性”，代理人首先必需按照一般原則進(jìn)行抗辯：結(jié)合 專利性，準(zhǔn)確把握各個(gè)獨(dú)立權(quán)利要求所分別請(qǐng)求保護(hù)的發(fā)明的對(duì)于現(xiàn)有技術(shù)做出 貢獻(xiàn)的“特定技術(shù)特征”，然后是確定各個(gè)獨(dú)立權(quán)利要求所分別請(qǐng)求保護(hù)的發(fā)明 是否存在相同或者相應(yīng)的技術(shù)特征。但是，論述“單一性”的難點(diǎn)在于有些情況 下，各個(gè)獨(dú)立權(quán)利要求所分別

4、請(qǐng)求保護(hù)的發(fā)明并不存在明顯的相同或者相應(yīng)的技 術(shù)特征。在這種情況下，代理人要有大局觀，不應(yīng)拘泥于實(shí)施細(xì)則和審查 指南的具體規(guī)定，而應(yīng)該從專利法關(guān)于“單一性”問(wèn)題的“立法宗旨”去 論述該幾項(xiàng)獨(dú)立權(quán)利要求所分別請(qǐng)求保護(hù)的發(fā)明在一件申請(qǐng)中請(qǐng)求保護(hù)并沒(méi)有 增加審查員的檢索和審查負(fù)擔(dān)，相反，如果分案分別申請(qǐng)?jiān)诜謩e審查有浪費(fèi)社 會(huì)勞動(dòng)和資源之弊。關(guān)于這種論述單一性的這種“解決方案”我們部門有具體的 案例。比如，為了證明“發(fā)明書已經(jīng)充分公開請(qǐng)求保護(hù)的發(fā)明內(nèi)容”，代理人首先 必需要吃透發(fā)明內(nèi)容并且對(duì)有現(xiàn)有的技術(shù)的狀況有全面而深刻的宏觀把握，從而 以具體的現(xiàn)有技術(shù)的文獻(xiàn)等證據(jù)證明說(shuō)明書中沒(méi)有具體公開的內(nèi)容是現(xiàn)有

5、技術(shù) 中已經(jīng)有明確教導(dǎo)的，對(duì)于本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員是“顯而易見(jiàn)的”，并且并非 本發(fā)明的“發(fā)明點(diǎn)”所在。對(duì)于那些審查員認(rèn)為“不規(guī)范，不通用的技術(shù)術(shù)語(yǔ)”， 必需提供“通用教科書”或者“現(xiàn)有技術(shù)的文獻(xiàn)”證明該“技術(shù)術(shù)語(yǔ)”的含義以 及使用該“技術(shù)術(shù)語(yǔ)”的技術(shù)方案是清楚的完整的，使得所屬技術(shù)領(lǐng)域的技術(shù)人 員完全能夠?qū)嵤┰撜?qǐng)求保護(hù)的發(fā)明。而為于論述化學(xué)領(lǐng)域中“權(quán)利要求得到了說(shuō)明書的支持”，代理人必需充分 把握說(shuō)明書整體的公開內(nèi)容，特別要以列表的形式具體地分別列出每一個(gè)實(shí)施例 所公開每一個(gè)具體的基團(tuán)。在此基礎(chǔ)上，對(duì)于本申請(qǐng)應(yīng)該被授予專利權(quán)的保護(hù)范 圍，代理人必需基于本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員的標(biāo)準(zhǔn)，基于自己的執(zhí)業(yè)

6、經(jīng)驗(yàn)和對(duì)于 專利法理解有自己的具體的觀點(diǎn)和解決方案。如果代理人自己的觀點(diǎn)和解決方案與客戶的指示差距較大，代理人必需告訴 客戶自己的建議及其理由，請(qǐng)求客戶再次考慮并且給出確認(rèn)或者進(jìn)一步的指示； 如果經(jīng)過(guò)客戶確認(rèn)后的代理人解決方案與審查員的審查意見(jiàn)差距較大，代理人必 需與審查員通過(guò)各種方式包括與審查員電話會(huì)晤，尤其是與審查員當(dāng)面會(huì)晤充分 地交流和溝通，甚至與其主管領(lǐng)導(dǎo)溝通，直至完全確定“合適的范圍”，再讓客 戶確認(rèn)。比如，為了證明“權(quán)利要求并不缺少必要的技術(shù)特征”，代理人必需在整體 上準(zhǔn)確把握該“發(fā)明目的”或者“發(fā)明要解決的技術(shù)問(wèn)題”。在此基礎(chǔ)上，對(duì)于 該權(quán)利要求中的“必要的技術(shù)特征”，代理人必需

7、基于本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員的 標(biāo)準(zhǔn)，基于自己的執(zhí)業(yè)經(jīng)驗(yàn)和對(duì)于專利法理解有自己的具體的觀點(diǎn)和解決方案。比如，為了證明“新穎性”，一方面，必需指出該請(qǐng)求保護(hù)的技術(shù)方案較之 于被審查員引用來(lái)破壞其新穎性的那篇對(duì)比文件中的一個(gè)技術(shù)方案的區(qū)別技術(shù) 特征（新穎性）；另一方面，還必需如下簡(jiǎn)單論述該區(qū)別技術(shù)特征賦予該請(qǐng)求保 護(hù)的技術(shù)方案的“突出的實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)”或者“顯著的進(jìn)步”。比如，為了證明“創(chuàng)造性”，代理人所做的所有的修改或者論述都必須為了 證明本發(fā)明的技術(shù)方案的“突出實(shí)質(zhì)性特點(diǎn)”或者“顯著的進(jìn)步”，也要注意指 出審查員的“事后諸葛亮”之嫌。前者是“非顯而易見(jiàn)性”，也就是說(shuō)，該技術(shù) 方案并不是其所屬技術(shù)領(lǐng)域的

8、技術(shù)人員在現(xiàn)有技術(shù)的基礎(chǔ)上通過(guò)邏輯分析推理 或者有限的試驗(yàn)可以得到的；而后者則是指發(fā)明與最接近的技術(shù)相比，能夠產(chǎn)生 有益的技術(shù)效果。比如，克服了現(xiàn)有技術(shù)的缺點(diǎn)和不足或者為解決一技術(shù)問(wèn)題提 供了一種不同的技術(shù)方案或代表某種新的技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)。因此，在論述創(chuàng)造性時(shí)，要將發(fā)明所屬的技術(shù)領(lǐng)域，其技術(shù)方案，要解決的 技術(shù)問(wèn)題和所產(chǎn)生的技術(shù)效果做為一個(gè)整體進(jìn)行闡述。要特別注意技術(shù)效果是抗 辯發(fā)明具有創(chuàng)造性最重要的理由之一。有益效果是指同現(xiàn)有技術(shù)相比，由構(gòu)成發(fā) 明的技術(shù)特征直接帶來(lái)的，或者由所述技術(shù)特征必然產(chǎn)生的技術(shù)效果。另外還要 注意以下幾個(gè)輔助性理由：發(fā)明解決了人們一直渴望解決解決，但始終未能成功的技術(shù)難

9、題；發(fā)明采用了由技術(shù)偏見(jiàn)而舍棄的技術(shù)手段，從而解決技術(shù)問(wèn)題；發(fā)明同現(xiàn)有技術(shù)相比，取得了預(yù)料不到的效果；和/或由于發(fā)明技術(shù)特征直接導(dǎo)致發(fā)明在商業(yè)上的成功。比如，為了證明“申請(qǐng)文件的修改沒(méi)有超出原說(shuō)明書和權(quán)利要求書記載的范 圍”，代理人必需充分把握說(shuō)明書整體的公開內(nèi)容。在此基礎(chǔ)上，代理人還必需 基于本領(lǐng)域的普通技術(shù)人員的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行合理的論述。再如，對(duì)于審查員所指出的“形式及文字表述上的缺陷”，不論是否涉及“譯 文錯(cuò)誤”，代理人在答復(fù)之前必需要與審查員充分溝通直至取得一致認(rèn)可的“解 決方案”。避免在后續(xù)工作中反復(fù)涉及此類非實(shí)質(zhì)性問(wèn)題。另外，在答復(fù)OA時(shí)，在程序和實(shí)體上，代理人必需做到以下幾點(diǎn)：代理人必

10、需在收到“指示信”后立即仔細(xì)閱讀委托人的指示信，要在充 分理解發(fā)明內(nèi)容和審查意見(jiàn)中的審查員的意圖的基礎(chǔ)上，結(jié)合代理人在“轉(zhuǎn)達(dá)信” 中所提的建議，充分理解委托人的每一個(gè)具體的意圖，包括是否修改？如果修改? 是否抗辯？如何抗辯？是否需要代理人進(jìn)一步提出具體建議？是否需要代理人 與審查員電話或者當(dāng)面會(huì)晤？是否需要將“意見(jiàn)陳述書”譯成外文讓委托人確認(rèn)? 是否有“同族申請(qǐng)”的授權(quán)文本需要提交？是否“補(bǔ)充的實(shí)驗(yàn)結(jié)果”或者“參考 文獻(xiàn)”需要提交？即使委托人沒(méi)有要求，對(duì)于委托人指示不明或者即使很明確但卻肯定不 合適的意見(jiàn)和做法，代理人也必需要拿出具體的解決方案，并且及時(shí)寫信告訴委 托人。對(duì)于需要代理人進(jìn)一步提

11、出具體建議或者需要代理人與審查員電話或者 當(dāng)面會(huì)晤的情況，代理人必須先寫信告訴委托人所做的工作需要多長(zhǎng)時(shí)間，然后 立即研究有關(guān)問(wèn)題或者著手進(jìn)行與審查員的會(huì)晤事宜，并且在充分準(zhǔn)備的基礎(chǔ)上， 與審查員就實(shí)質(zhì)性的問(wèn)題交流具體的“解決方案”的可行性。根據(jù)具體情況，最 遲在一周內(nèi)報(bào)告委托人有關(guān)的結(jié)果。如果委托人不同意代理人在“2”和“3”中的建議，代理人需要立即報(bào) 告部門經(jīng)理討論此案，并且給出“解決方案”。在撰寫“意見(jiàn)陳述書”之前，必須先根據(jù)客戶的指示正確修改申請(qǐng)文件， 并且必要時(shí)，貼好圖表。在撰寫“意見(jiàn)陳述書”之前，必須做到該修改的文件已經(jīng)修改好，該“抗辯”的問(wèn)題的“抗辯方案”已經(jīng)清楚。在撰寫“意見(jiàn)陳

12、述書”時(shí)，必須按照公司要求的意見(jiàn)陳述書的格式進(jìn)行 撰寫意見(jiàn)陳述書，特別是要配合審查員的工作，提供修改的“對(duì)照頁(yè)”。對(duì)于審查意見(jiàn)的答復(fù)，必須逐條回答審查意見(jiàn)。先給出觀點(diǎn)，再結(jié)合專 利法的規(guī)定陳述事實(shí)和理由。必要時(shí)，先回答同意審查員的意見(jiàn)或者陳述理由充 分的審查意見(jiàn)。在陳述不同意審查員的意見(jiàn)的理由時(shí)，必須觀點(diǎn)明確，理由充分，事實(shí) 清楚。提倡引用審查指南的具體內(nèi)容，特別有關(guān)發(fā)條的立法宗旨和目的。在意見(jiàn)陳述時(shí)，必須要做到“正確，清楚，簡(jiǎn)潔，和有說(shuō)服力”。在與委托人充分溝通并且陳述了有關(guān)的做法的利弊后，在陳述意見(jiàn)中應(yīng) 忠實(shí)申請(qǐng)人意見(jiàn)，禁止在未經(jīng)申請(qǐng)人同意下，進(jìn)行超出說(shuō)明書記載內(nèi)容的陳述意 見(jiàn)。注意“禁止反悔原則”可能被適用。注意答復(fù)OA的時(shí)限要求。在出