答復及文件修改

第一節(jié)引言第二節(jié)審查意見通知書的答復第三節(jié)意見陳述書的撰寫第四節(jié)對通知書中幾類主要實質性缺陷的處理第五節(jié)案例分析第六節(jié)專利申請文件的修改授課提綱第一節(jié)引言一、審查意見通知書二、實質審查程序三、

相關專利基本知識重點簡介一、審查意見通知書

在實質審查過程中，對于絕大多數(shù)發(fā)明專利申請，審查員都要采用審查意見通知書的形式將實質審查意見告知申請人。申請人的答復可以僅僅是意見陳述書，也可以進一步包括經(jīng)修改的申請文件。

意見陳述書的重要性：一個合格的專利代理人應當能夠依照專利法及其實施細則的有關規(guī)定，通過陳述意見和修改專利申請文件，為委托人謀求盡可能有利的審查結果，充分維護委托人的利益。

一、審查意見通知書（續(xù)）1.實質審查意見通知書分為第一次審查意見通知書和再次審查意見通知書

（1）第一次審查意見通知書是審查員經(jīng)過實質審查后首次發(fā)出的通知書，除了極少數(shù)可直接授權的專利申請外，國家知識產(chǎn)權局專利局都必須發(fā)出第一次審查意見通知書。

（2）再次審查意見通知書是針對申請人的意見陳述書及新修改的專利申請文件繼續(xù)進行實質審查后發(fā)出的。5

2.

審查意見通知書主要由專用標準表格和審查意見通知書正文兩部分組成，但還可以有附件

在專用標準表格中給出實質審查所依據(jù)的文本、所引用的對比文件、對權利要求書和說明書的結論性意見、實質審查的傾向性結論意見、答復期限等；其中第一次審查意見通知書還給出專利申請的基本情況，如有無優(yōu)先權要求、有無主動修改等。

在通知書正文部分主要指出權利要求書和/或說明書的實質性缺陷，有授權前景時還指出專利申請文件所存在的其他問題。一、審查意見通知書（續(xù)）6表格478表格69

二、實質審查程序

1.實質審查程序的基本原則

2.審查的文本

3.審查的手段

4.優(yōu)先權的核實

5.授權通知書和駁回決定

6.實質審查程序的終止、中止和恢復

7.復審后的繼續(xù)審查二、實質審查程序（續(xù)）1.

實質審查程序所遵循的基本原則（1）請求原則除專利法及其實施細則另有規(guī)定外，實質審查程序只有在申請人提出實質審查請求的前提下才能啟動。只能根據(jù)申請人依法正式呈請審查的申請文件進行審查。（2）聽證原則作出駁回決定前，應當給申請人提供至少一次針對駁回所依據(jù)的事實、理由和證據(jù)陳述意見和/或修改申請文件的機會。（3）程序節(jié)約原則應當盡可能縮短審查過程。除確認申請根本沒有授權前景外，應在第一次審查意見通知書中，將申請所有不符合法、細則規(guī)定的所有缺陷通知申請人。（注意：不得以節(jié)約程序為理由而違反請求原則和聽證原則）122.實質審查依據(jù)的文本

審查員首次審查所使用的文本通常是申請人按照法及其細則規(guī)定提交的原始申請文件或者應專利局初步審查部門要求補正后的文件。主動修改的機會：

細則51.1：申請人在提出實質審查請求時，或者在收到專利局發(fā)出的發(fā)明專利申請進入實質審查階段通知書之日起的三個月內(nèi)，對發(fā)明專利申請進行了主動修改的。二、實質審查程序（續(xù)）133.審查手段發(fā)明專利申請實質審查的主要審查手段：審查意見通知書發(fā)明專利申請實質審查的輔助審查手段：會晤；電話討論；調查、取證二、實質審查程序（續(xù)）14(1)對比文件公開了與申請的主題相同或密切相關的內(nèi)容，而且對比文件的公開日在申請日和所要求的優(yōu)先權日之間，即該對比文件構成PX或PY級文件。對比文件：公開日

本申請：優(yōu)先權日申請日4.優(yōu)先權的核實

1）需要核實優(yōu)先權的情形二、實質審查程序（續(xù)）15(2)任何單位或者個人在專利局的申請所公開的內(nèi)容與申請的全部主題相同，或者與部分主題相同，前者的申請日在后者的申請日和所要求的優(yōu)先權日之間，而前者的公布日在后者的申請日或申請日之后，即任何單位或者個人在專利局的申請構成PE級文件。申請：申請日公布日

本申請：優(yōu)先權日申請日二、實質審查程序（續(xù)）16(3)任何單位或者個人在專利局的申請所公開的內(nèi)容與申請的全部主題相同，或者與部分主題相同，前者所要求的優(yōu)先權日在后者的申請日和所要求的優(yōu)先權日之間，而前者的公布日在后者的申請日或申請日之后，即任何單位或者個人在專利局的申請構成PE級文件。申請：優(yōu)先權日公布日

本申請：優(yōu)先權日申請日二、實質審查程序（續(xù)）172）核實優(yōu)先權時對相同主題的認定通常應當核實作為要求優(yōu)先權的基礎的在先申請是否涉及與要求優(yōu)先權的在后申請相同的主題，即判斷在后申請中各項權利要求所述的技術方案是否清楚地記載在上述在先申請的文件（說明書和權利要求書，不包括摘要）中。注意：對于在后申請權利要求中限定的技術方案，只要已記載在首次申請中就可享有該首次申請的優(yōu)先權，而不必要求其包含在該首次申請的權利要求中。二、實質審查程序（續(xù)）18應當把在先申請作為一個整體進行分析研究，只要在先申請文件清楚地記載了在后申請權利要求的技術方案，就應當認定該在先申請與在后申請涉及相同的主題。審查員不得以在先申請的權利要求書中沒有包含該技術方案為理由，而拒絕給予優(yōu)先權。所謂清楚地記載，并不要求在敘述方式上完全一致，只要闡明了申請的權利要求所述的技術方案即可。但是，如果在先申請對上述技術方案中某一或者某些技術特征只作了籠統(tǒng)或者含糊的闡述，甚至僅僅只有暗示，而要求優(yōu)先權的申請增加了對這一或者這些技術特征的詳細敘述，以致于所屬技術領域的技術人員認為該技術方案不能從在先申請中直接和毫無疑義地得出，則該在先申請不能作為在后申請要求優(yōu)先權的基礎。

二、實質審查程序（續(xù)）二、實質審查程序（續(xù)）5.授權通知書和駁回決定（1）授權通知書發(fā)明專利申請經(jīng)實質審查沒有發(fā)現(xiàn)駁回理由的，專利局應當作出授予專利權的決定。在作出授予專利權的決定之前，應當發(fā)出授予發(fā)明專利權的通知書。授權的文本，必須是經(jīng)申請人以書面形式最后確認的文本。二、實質審查程序（續(xù)）（2）駁回決定

發(fā)明專利申請如果經(jīng)申請人陳述意見或者進行修改后，仍有專利法實施細則第53條規(guī)定情形之一的，申請將被駁回。細則53條規(guī)定了發(fā)明專利申請被駁回的種類。21二、實質審查程序（續(xù)）駁回決定的條件（時機）審查員在作出駁回決定之前，應當將其經(jīng)實質審查認定申請屬于專利法實施細則第五十三條規(guī)定的應予駁回情形的事實、理由和證據(jù)通知申請人，并給申請人至少一次陳述意見和／或進行修改申請文件的機會。即審查員作出駁回決定時，駁回所依據(jù)的事實、理由和證據(jù)應當在之前的審查意見通知書中已經(jīng)告知過申請人。

駁回決定一般應當在第二次審查意見通知書之后才能作出，除非申請人在第一次審查意見通知書指定的期限內(nèi)未針對通知書指出的可駁回缺陷提出有說服力的意見陳述和/或證據(jù)，也未針對該缺陷對申請文件進行修改或者修改僅是改正了錯別字或更換了表述方式而技術方案沒有實質上的改變，則審查員可以直接做出駁回決定。二、實質審查程序（續(xù)）

如果申請人對申請文件進行了修改，即使修改后的申請文件仍然存在用已通知過申請人的理由和證據(jù)予以駁回的缺陷，但只要駁回所針對的事實改變，就應當給申請人再一次陳述意見和／或修改申請文件的機會。但對于此后再次修改涉及同類缺陷的，如果修改后的申請文件仍然存在足以用已通知過申請人的理由和證據(jù)予以駁回的缺陷，則審查員可以直接作出駁回決定，無需再次發(fā)出審查意見通知書，以兼顧聽證原則與程序節(jié)約原則。二、實質審查程序（續(xù)）246.實質審查程序的終止、中止和恢復

1）程序的終止

發(fā)明專利申請的實質審查程序，因審查員作出駁回決定且決定生效、或者發(fā)出授予專利權的通知、或者因申請人主動撤回申請、或者因申請被視為撤回而終止，專利申請至此審查結案。

二、實質審查程序（續(xù)）252）程序的中止

實質審查程序可能因專利申請權歸屬糾紛的當事人根據(jù)細則第86條第1款的規(guī)定提出請求而中止或因財產(chǎn)保全而中止。

二、實質審查程序（續(xù)）26

3）程序的恢復

專利申請因不可抗拒的事由或正當理由耽誤專利法或其實施細則規(guī)定的期限或者專利局指定的期限造成被視為撤回而導致程序終止的，根據(jù)細則第6條的規(guī)定，申請人可以向專利局請求恢復被終止的實質審查程序，權利被恢復的，專利局恢復實質審查程序。二、實質審查程序（續(xù)）277.復審后的繼續(xù)審查

專利復審委員會作出撤銷專利局的駁回決定的復審決定后，審查員應當對專利申請進行繼續(xù)審查。在繼續(xù)審查過程中，審查員不得以同一事實、理由和證據(jù)作出與該復審決定意見相反的駁回決定。

二、實質審查程序（續(xù)）281.新穎性

指該發(fā)明或者實用新型不屬于現(xiàn)有技術——即不屬于申請日（有優(yōu)先權的，為優(yōu)先權日）以前（注意：不包括申請日）在國內(nèi)外為公眾所知的技術，也沒有任何單位或者個人就同樣的發(fā)明或實用新型在申請日（有優(yōu)先權的，為優(yōu)先權日）以前向國務院專利行政部門提出過申請，并記載在申請日以后（注意：包括申請日）公布的專利申請文件或者公告的專利文件中。

前一種情況為現(xiàn)有技術中沒有公開過同樣的發(fā)明或實用新型，后一種情況說明不存在該專利申請的抵觸申請。強調三點：

1.絕對新穎性概念，即三類現(xiàn)有技術的地域界限均為全球

2.本條款的抵觸申請包括申請人本人的在先申請

3.本條款的“申請日以前”不包括申請日，“申請日以后”包括申請日。三、相關專利基本知識重點簡介291.新穎性

（續(xù)）

構成抵觸申請的專利文件或專利申請文件應當滿足三個條件

(1)向中國國家知識產(chǎn)權局提出的申請

(2)在申請日前提出申請、在申請日或申請日后公布或公告

(3)披露了同樣的發(fā)明或實用新型注意：

(1)構成抵觸申請的專利文件只能作為判斷新穎性的對比文件，不能作為判斷創(chuàng)造性的對比文件。

(2)如果兩者中有要求優(yōu)先權的，以優(yōu)先權日作為申請日進行比較。抵觸申請還包括滿足以下條件的進入了中國國家階段的國際專利申請，即申請日以前（不含申請日）提出且尚未作出國際公布、并在申請日以后（含申請日）作出中文公布（指國家公布）的且為同樣的發(fā)明或者實用新型的國際專利申請。三、相關專利基本知識重點簡介（續(xù)）301.新穎性

（續(xù)）

適用單獨對比原則有關相同內(nèi)容的發(fā)明或者實用新型的判斷基準

-專利法意義下的相同

-上述相同的內(nèi)容應當理解為包括可以從對比文件中直接地、毫無疑義地確定的技術內(nèi)容有關慣用手段直接置換的判斷基準

-若發(fā)明和實用新型權利要求的技術特征與對比文件相應技術特征相比能帶來對比文件中所沒有的技術效果，則不能稱為慣用手段的直接置換（同樣也不能稱作等效手段的替換）有關區(qū)別僅限于其中一個特征為上下位概念的判斷基準

下位概念的公開使采用上位概念限定的發(fā)明或者實用新型喪失新穎性。反之，上位概念的公開并不影響采用下位概念限定的發(fā)明或實用新型的新穎性；此時應當從上位概念到下位概念的選擇是否帶來預料不到的效果來判斷有無創(chuàng)造性。三、相關專利基本知識重點簡介（續(xù)）311.新穎性

（續(xù)）

有關兩者的區(qū)別僅在于采用了數(shù)值或以連續(xù)數(shù)值變化范圍限定的技術特征的簡化判斷基礎

(1)權利要求限定的技術特征為一離散數(shù)值，對比文件直接披露該離散數(shù)值或披露了以該離散數(shù)值為一端值的連續(xù)數(shù)值范圍，則無新穎性，否則為有新穎性；

(2)權利要求限定的技術特征為一連續(xù)數(shù)值范圍，對比文件披露了該連續(xù)數(shù)值范圍中的一個離散數(shù)值(包括端值)或者一個該數(shù)值范圍內(nèi)的較窄的數(shù)值范圍或者一個有共同端值或部分重疊的數(shù)值范圍，則無新穎性，否則為有新穎性。三、相關專利基本知識重點簡介（續(xù)）321.新穎性

（續(xù)）

有關兩者的區(qū)別僅在于采用了數(shù)值或以連續(xù)數(shù)值變化范圍限定的技術特征的簡化判斷基礎（續(xù)）

權利要求中對比文件中披露

1.離散數(shù)值a1a1無新穎性

a1-a2，a0-a1，無新穎性

2.數(shù)值范圍a1-a4a2、a1或a4無新穎性

a2-a3無新穎性

a0-a1，a4-a5，a4-a10，a1-a10無新穎性

a0-a2，a3-a5，a3-a10無新穎性

3.數(shù)值范圍a1-a4a0，a5有新穎性

a0-a10有新穎性三、相關專利基本知識重點簡介（續(xù)）331.新穎性

（續(xù)）

有關包含性能、參數(shù)、用途、制備方法等特征的產(chǎn)品權利要求的判斷基準主要判斷這些技術特征是否隱含了或者導致了要求保護的產(chǎn)品具有某種特定結構和/或組成，即能否將其與現(xiàn)有技術中的產(chǎn)品區(qū)分開來同樣的發(fā)明創(chuàng)造的處理僅僅對于同一申請人或不同申請人就同樣的發(fā)明創(chuàng)造同日提出專利申請的，才根據(jù)法9條1款對專利申請的審查；而對于申請日有先后的，在先申請構成抵觸申請或已公開構成現(xiàn)有技術的，應根據(jù)法22條2款或22條3款進行審查。對于前者，僅比較兩件申請的權利要求書是否存在保護范圍相同的權利要求；而對于后者，而是將該專利申請的權利要求書與在先申請的整個申請文件進行比較。三、相關專利基本知識重點簡介（續(xù)）342.創(chuàng)造性

審查原則

(1)同時審查創(chuàng)造性標準的兩個條件：

突出的實質性特點；顯著的進步。

(2)將技術方案本身與發(fā)明所屬技術領域、要解決的技術問題和所產(chǎn)生的技術效果作為一個整體來分析。

(3)現(xiàn)有技術結合對比將一份或者多份對比文件中的不同的技術內(nèi)容組合在一起對要求保護的發(fā)明或實用新型的創(chuàng)造性進行評價。三、相關專利基本知識重點簡介（續(xù)）352.創(chuàng)造性（續(xù)）

突出的實質性特點的審查基準和判斷方法

-審查基準對本領域的技術人員來說，要求保護的發(fā)明相對于現(xiàn)有技術是否顯而易見。顯而易見，不具有突出的實質性特點；非顯而易見，具有突出的實質性特點。

-判斷方法

(1)確定最接近的現(xiàn)有技術

(2)確定發(fā)明的區(qū)別技術特征和發(fā)明實際解決的技術問題

(3)判斷要求保護的發(fā)明對本領域技術人員是否顯而易見三、相關專利基本知識重點簡介（續(xù)）362.創(chuàng)造性（續(xù)）

突出的實質性特點的判斷方法：三步法

(1)確定最接近的現(xiàn)有技術最接近現(xiàn)有技術是指現(xiàn)有技術中與要求保護的發(fā)明最密切相關的一項技術方案。通常它與要求保護的發(fā)明技術領域相同，所要解決的技術問題、技術效果或用途最接近和/或公開了發(fā)明的技術特征最多，或者雖然與要求保護的發(fā)明技術領域不同，但能夠實現(xiàn)發(fā)明的功能，并且公開發(fā)明的技術特征最多。應當注意的是，在確定最接近的現(xiàn)有技術時，應首先考慮技術領域相同或相近的現(xiàn)有技術。

三、相關專利基本知識重點簡介（續(xù)）372.創(chuàng)造性（續(xù)）

突出的實質性特點的判斷方法：三步法（續(xù)）

(2)確定發(fā)明的區(qū)別技術特征和發(fā)明實際解決的技術問題

-首先分析要求保護的發(fā)明與最接近的現(xiàn)有技術相比有哪些區(qū)別技術特征

-然后根據(jù)該區(qū)別技術特征所能達到的技術效果確定發(fā)明實際解決的技術問題（發(fā)明實際解決的技術問題，是指為獲得更好的技術效果而需對最接近的現(xiàn)有技術進行改進的技術任務）。三、相關專利基本知識重點簡介（續(xù)）382.

創(chuàng)造性（續(xù)）

突出的實質性特點的判斷方法：三步法（續(xù)）

(3)判斷要求保護的發(fā)明對本領域技術人員是否顯而易見確定現(xiàn)有技術整體上是否存在某種技術啟示，即現(xiàn)有技術中是否給出將上述區(qū)別特征應用到該最接近現(xiàn)有技術以解決所述實際解決技術問題的啟示，這種啟示會使本領域的技術人員在面對所述技術問題時，有動機改進該最接近現(xiàn)有技術并獲得要求保護的發(fā)明。

三、相關專利基本知識重點簡介（續(xù)）392.

創(chuàng)造性（續(xù)）

突出的實質性特點的判斷方法：三步法（續(xù)）

(3)判斷要求保護的發(fā)明對本領域技術人員是否顯而易見

-所述區(qū)別特征為公知常識，例如本領域中解決該重新確定的技術問題的慣用手段，或教科書或者工具書等中披露的解決該重新確定的技術問題的技術手段，則認為給出結合啟示。

-所述區(qū)別特征為另一篇對比文件中披露的相關技術手段，其在該對比文件中所起的作用與該區(qū)別特征在要求保護的發(fā)明或實用新型中為解決該重新確定的技術問題所起的作用相同，則給出結合的技術啟示。

-所述區(qū)別特征為與最接近的現(xiàn)有技術相關的技術手段，例如同一份對比文件其他部分披露的技術手段，該技術手段在該其他部分所起的作用與該區(qū)別特征在要求保護的發(fā)明或實用新型中為解決該重新確定的技術問題所起的作用相同，則給出結合啟示。三、相關專利基本知識重點簡介（續(xù)）40例1

1.一種旋流平焰燃燒器，包括可燃氣體噴嘴（1）、吸入段（2）、混合管（3）、擴壓管（4）和旋流器（6），該可燃氣體噴嘴（1）伸入到該吸入段（2），從而當可燃氣體從可燃氣體噴嘴（1）流入到吸入段（2）時將可燃氣體噴嘴（1）周圍的空氣吸入，其特征在于：在可燃氣體噴嘴（1）中設置了一根與高壓氣源相連通的中心管（5）。41對比文件1對比文件2422.創(chuàng)造性（續(xù)）

顯著的進步的審查基準該發(fā)明相對于現(xiàn)有技術是否具有有益的技術效果

-發(fā)明與現(xiàn)有技術相比具有更好的技術效果，如質量改善、產(chǎn)量提高、節(jié)約能源、防治環(huán)境污染等；

-發(fā)明提供了一種技術構思不同的技術方案，其技術效果能夠基本上達到現(xiàn)有技術的水平；

-發(fā)明代表某種新技術發(fā)展趨勢；

-盡管發(fā)明在某些方面有負面效果，但在其他方面具有明顯積極的技術效果。三、相關專利基本知識重點簡介（續(xù)）433.單一性

單一性的定義（法31條1款）一件發(fā)明或者實用新型專利申請應當限于一項發(fā)明或實用新型。屬于一個總的發(fā)明構思的兩項以上的發(fā)明或實用新型，可以作為一件申請?zhí)岢觥?/p>

總的發(fā)明構思（細則34條）屬于一個總的發(fā)明構思的兩項以上的發(fā)明或實用新型應當在技術上相互關聯(lián)，包含一個或者多個相同或者相應的特定技術特征，其中特定技術特征是指每一項發(fā)明或者實用新型作為整體，對現(xiàn)有技術作出貢獻的技術特征。三、相關專利基本知識重點簡介（續(xù)）443.單一性（續(xù)）

特定技術特征專門為評定發(fā)明或實用新型專利申請單一性而引入的概念，是體現(xiàn)發(fā)明或實用新型對現(xiàn)有技術作出貢獻的技術特征，也就是使發(fā)明或實用新型相對于現(xiàn)有技術具有新穎性和創(chuàng)造性的技術特征，并且應當從每一項要求保護的發(fā)明或實用新型的整體上考慮后加以確定。三、相關專利基本知識重點簡介（續(xù)）453.單一性（續(xù)）

單一性判斷方法

(1)將第一項發(fā)明的主題與相關的現(xiàn)有技術進行比較，以確定從發(fā)明的整體上看對現(xiàn)有技術作出貢獻的“特定技術特征”。

(2)判斷第二項發(fā)明中是否存在一個或者多個與第一項發(fā)明相同或者相應的特定技術特征，從而確定這兩項發(fā)明是否在技術上相關聯(lián)。

(3)如果在發(fā)明之間存在一個或者多個相同或者相應的特定技術特征，即存在技術上的關聯(lián)，則可以得出它們屬于一個總的發(fā)明構思的結論。相反，如果各項發(fā)明之間不存在技術上的關聯(lián)，則可以作出它們不屬于一個總的發(fā)明構思的結論，進而確定它們不具有單一性。三、相關專利基本知識重點簡介（續(xù)）463.單一性（續(xù)）

幫助理解單一性判斷方法的實例

1.一種椅子，帶有一個扶手，其特征在于：扶手上表面有一個凹坑，凹坑四周有一圈向上凸出的凸圈。

2.一種椅子，帶有一個扶手，其特征在于：扶手上表面有一個凹坑，凹坑底部有一隔熱墊。三、相關專利基本知識重點簡介（續(xù)）473.單一性（續(xù)）

檢索前和檢索后判斷單一性由于特定技術特征是體現(xiàn)發(fā)明對現(xiàn)有技術作出貢獻的技術特征，是相對于現(xiàn)有技術而言的，只有在考慮了現(xiàn)有技術之后才能確定，因此，許多單一性問題常常是在檢索之后才能作出判斷。檢索前并列獨立權利要求表面上看有單一性，檢索后無單一性舉例

1.一種椅子，帶有一個扶手，其特征在于：扶手上表面有一個凹坑，凹坑四周有一圈向上凸出的凸圈。

2.一種椅子，帶有一個扶手，其特征在于：扶手上表面有一個凹坑，凹坑底部有一隔熱墊。

如果審查員經(jīng)檢索發(fā)現(xiàn)帶扶手、且扶手上表面有凹坑的椅子相對于現(xiàn)有技術不具有新穎性或創(chuàng)造性時，則權利要求1和2之間不具有單一性。三、相關專利基本知識重點簡介（續(xù)）483.單一性（續(xù)）

有關單一性審查原則中應注意的幾個基本概念問題

(1)一項只保護一個技術方案的獨立權利要求不存在缺乏單一性問題；但是，對于一項保護多個并列選擇方案的獨立權利要求，需要考慮其是否符合單一性規(guī)定。

(2)通常，從屬權利要求與其所從屬的獨立權利要求之間滿足單一性要求；但是，對于形式上為從屬權利要求而實質上是獨立權利要求的情況，應當考慮其是否符合單一性規(guī)定。

(3)當獨立權利要求滿足授權條件時，無需考慮其從屬權利要求是否符合單一性規(guī)定；但是，如果一項獨立權利要求由于缺乏新穎性、創(chuàng)造性等理由而不能被授權時，則需要考慮其從屬權利要求之間是否符合單一性的規(guī)定。三、相關專利基本知識重點簡介（續(xù)）第二節(jié)審查意見通知書的答復

一、審查意見通知書答復的總體考慮原則二、答復審查意見通知書時的主要工作一、審查意見通知書答復的總體考慮原則1.

全面、準確地理解審查意見通知書

認真閱讀審查意見通知書，對照專利申請文件，全面準確地理解審查意見通知書的內(nèi)容及其所引用的對比文件的內(nèi)容，針對具體情形作出正確的前景判斷，在此基礎上確定答復審查意見通知書的策略。一、審查意見通知書答復的總體考慮原則（續(xù)）2.維護委托人的利益

應當根據(jù)專利法及其實施細則的規(guī)定，通過陳述意見和修改專利申請文件，為委托人謀求盡可能有利的審查結果，充分地維護委托人的利益。其中，尤其要正確處理爭取早日授權和盡可能取得充分保護之間的關系。一、審查意見通知書答復的總體考慮原則（續(xù)）3.尊重委托人的意見

專利代理人是受申請人的委托代其辦理專利申請的有關手續(xù)，因此應當按照委托人的意見處理有關事務。答復審查意見通知書時，應當正確處理好與委托人之間的關系，要幫助委托人正確理解通知書的內(nèi)容，甚至可以向其提出有關建議，但在接到委托人指示后，通常應當按照委托人指示辦。

【注】作為考試來說，這一點不需要考慮。二、答復審查意見通知書時的主要工作1.閱讀審查意見通知書2.對審查意見通知書的內(nèi)容及引用的證據(jù)進行分析3.向委托人轉達審查意見4.撰寫意見陳述書和修改專利申請文件5.審查意見通知書答復期限的監(jiān)視二、答復審查意見通知書時的主要工作（續(xù)）1.閱讀審查意見通知書

（1）明確該通知書對申請文件的總體傾向性意見：肯定性、不定性、否定性。（2）閱讀重點放在審查意見通知書中所指出的實質性缺陷，尤其是對權利要求的評價上。（3）對審查意見通知書中提出的所有意見進行歸納整理。二、答復審查意見通知書時的主要工作（續(xù)）2.對審查意見通知書的內(nèi)容及引用的證據(jù)進行分析

（1）仔細研究審查意見通知書的具體意見，必要時結合申請文件本身的內(nèi)容以及通知書中引用的對比文件進行，從而正確地理解通知書指出的缺陷，以便轉告委托人。（2）分析判斷審查意見是否正確，以便向委托人提出初步建議和商討審查意見通知書答復的應對策略。二、答復審查意見通知書時的主要工作（續(xù)）3.向委托人轉達審查意見

（1）根據(jù)對審查意見的分析結果采取不同的審查意見轉達方式。（i）審查意見正確，申請無授權前景；（轉達和說明）（ii）審查意見基本正確，適當修改文件有可能取得授權；（轉達、說明和修改）（iii）審查意見明顯錯誤；（說明代理人的觀點和分析）（iv）審查意見可以商榷。（說明成功與否的利與弊）（2）在轉達審查意見時，要求委托人注意答復期限。二、答復審查意見通知書時的主要工作（續(xù)）4.撰寫意見陳述書和修改專利申請文件

根據(jù)委托人的指示，開始著手答復審查意見階段最重要的兩件工作：

修改專利申請文件；撰寫意見陳述書；

【注】以上兩部分將專門作詳細說明

【說明】在考試時，無需有上面所述第3步，在對審查意見通知書作出分析后，就直接考慮如何修改專利申請文件和撰寫意見陳述書。二、答復審查意見通知書時的主要工作（續(xù)）5.審查意見通知書答復期限的監(jiān)視

由于不按期對審查意見通知書作出答復將會導致專利申請被視為撤回，因此在答復審查意見階段應當監(jiān)視審查意見通知書的答復期限（第一次審查意見通知書的答復期限為4個月，再次審查意見通知書的答復期限為2個月）。如果來不及答復，應當在期限屆滿前提出延期請求，并繳納有關費用。

第三節(jié)意見陳述書的撰寫

一、正確撰寫意見陳述書二、意見陳述書的主要內(nèi)容三、考試時撰寫意見陳述書應當注意的幾個問題

一、正確撰寫意見陳述書1.如果專利申請還存在被批準為專利的前景，意見陳述書應當全面答復審查意見通知書表達的所有審查意見和提出的問題、要求。

對于形式缺陷，應當盡量配合審查員，通過修改專利申請文件來克服或者消除缺陷；

對于實質性缺陷，認為有必要對專利申請文件進行修改的，應當有理有據(jù)地闡述所作修改能夠克服審查意見通知書所指出的缺陷的理由，并對所作修改作出說明；認為審查意見存在不當之處的，應當依據(jù)專利法、實施細則以及審查指南的有關規(guī)定，合情合理地陳述反駁意見。2.審查意見通知書提出有關疑問，要求申請人予以回答、解釋的，專利代理人應當給予充分答復，必要時輔以有關證據(jù)和輔助資料。與此同時，專利代理人必須注意陳述的分寸，避免日后在專利侵權訴訟中因為適用禁止反悔原則而使委托人蒙受不應用的損失。3.意見陳述書應當詞語規(guī)范，有理有據(jù)，層次清楚，表述準確，有邏輯性，有針對性，充分闡述委托人的立場。意見陳述書應當避免強詞奪理，避免僅僅羅列不著邊際的套話。

一、正確撰寫意見陳述書（續(xù)）二、意見陳述書的主要內(nèi)容1.

起始格式句2.

簡要說明針對通知書指出缺陷所進行的修改3.

重點分析和論述與審查意見不一致之處（如果對申請文件進行了修改，則應在該部分重點分析和論述修改后的權利要求如何克服了通知書中指出的缺陷?！局攸c內(nèi)容】4.結尾句－－最后一部分可簡單地說明希望和要求。二、意見陳述書的主要內(nèi)容（續(xù)）1.起始格式句【例如】審查員：申請人仔細地研究了您對本申請的審查意見，針對該審查意見所指出的問題，申請人對申請文件作出了修改并陳述意見如下：二、意見陳述書的主要內(nèi)容（續(xù)）2.簡要說明針對通知書指出缺陷所進行的修改

在起始格式句后，首先在意見陳述書中說明針對審查意見通知書指出的缺陷，對申請文件哪些地方作出了修改，并指出這些修改（尤其是權利要求書的修改）的依據(jù)，即在原說明書和權利要求書中的出處，以說明所作修改符合專利法第33條的規(guī)定。二、意見陳述書的主要內(nèi)容（續(xù)）【例如】一、修改說明1.

修改了獨立權利要求1，在其特征部分加入了以下技術特征：……，以使該獨立權利要求1符合專利法第22條第2款和第3款有關新穎性和創(chuàng)造性的規(guī)定。該修改的依據(jù)來自于說明書第二個實施例和第三個實施例，說明書最后一段以及圖3。2.

修改了從屬權利要求4的主題名稱，使其與所引用權利要求的主題名稱相一致。………………二、意見陳述書的主要內(nèi)容（續(xù)）【重點內(nèi)容】3.重點分析和論述與審查意見不一致之處（如果對申請文件進行了修改，則應在該部分重點分析和論述修改后的權利要求如何克服了通知書中指出的缺陷）【下面以權利要求的新穎性、創(chuàng)造性問題為例作出具體說明】二、意見陳述書的主要內(nèi)容（續(xù)）

通?？煞秩齻€層次來論述修改后的權利要求具有新穎性和創(chuàng)造性。第一個層次：簡單重復審查員對該申請有關新穎性和創(chuàng)造性的審查結論，明確申請人為了克服該缺陷而采取的修改方案，及修改后的權利要求具有新穎性和創(chuàng)造性的結論。

二、意見陳述書的主要內(nèi)容（續(xù)）【例如】

針對通知書中關于權利要求1到3不具備新穎性的審查意見，通過在獨立權利要求1中增加對比文件1和2中均沒有公開過的技術特征……，以使修改后的獨立權利要求1及其從屬權利要求2和3具備了專利法第22條第2款和第3款規(guī)定的新穎性和創(chuàng)造性。二、意見陳述書的主要內(nèi)容（續(xù)）第二個層次（論述修改后的權利要求具有新穎性）：對審查意見通知書中所引用的對比文件進行分析，逐篇指出修改后權利要求的技術方案與所引用的對比文件的區(qū)別，從而說明該技術方案相對于其中的每一篇對比文件具有新穎性。

【說明：從技術領域、解決的技術問題、技術方案和技術效果這四個方面考慮存在的區(qū)別】二、意見陳述書的主要內(nèi)容（續(xù)）第三個層次（論述修改后的權利要求具有創(chuàng)造性）：將考試中給出的幾篇對比文件和公知常識結合起來說明該技術方案具有創(chuàng)造性【采用“三步法”進行分析】。【三步法第一步】

從通知書所引用的對比文件中確定一篇最接近的現(xiàn)有技術；【三步法第二步】

指出上述獨立權利要求的技術方案與該最接近現(xiàn)有技術之間的區(qū)別技術特征和發(fā)明實際解決的技術問題；二、意見陳述書的主要內(nèi)容（續(xù)）【三步法第三步】

進一步指出通知書中引用的其他對比文件或公知常識中未給出將上述區(qū)別技術特征應用到該最接近現(xiàn)有技術中來解決上述實際解決的技術問題的技術啟示，從而說明該權利要求相對于通知書中引用的對比文件和公知常識具有突出的實質性特點。在此之后，要進一步根據(jù)其所解決的技術問題說明其有益效果以說明該技術方案具有顯著的進步。二、意見陳述書的主要內(nèi)容（續(xù)）4.結尾句－最后一部分可簡單地說明希望和要求?！纠纭?/p>

申請人相信，修改后的權利要求書已經(jīng)完全克服了第一次審查意見通知書中指出的新穎性和創(chuàng)造性問題，并克服了其他一些形式缺陷，符合專利法及其實施細則和審查指南的有關規(guī)定。如果審查員在繼續(xù)審查過程中認為本申請還存在其他缺陷，敬請聯(lián)系本代理人，申請人及本人將盡力配合審查員的工作。專利代理人：XXX73三、考試時撰寫意見陳述書應當注意的幾個問題1.要認真閱讀試題說明，按照答題要求進行答題；2.一般來說，應試者在撰寫意見陳述書和修改權利要求書時應當接受并僅限于本試卷所提供的信息；743.在閱讀理解申請文件時，確定本發(fā)明相對于其背景技術中的現(xiàn)有技術（尤其是最接近現(xiàn)有技術）解決了什么技術問題，采取了哪些技術措施，產(chǎn)生哪些技術效果；4.在閱讀理解申請文件時應當對說明書具體實施方式所涉及到的發(fā)明創(chuàng)造內(nèi)容有清楚的了解;5.論述時應當以專利法、專利法實施細則和審查指南的規(guī)定為依據(jù)進行論述；三、考試時撰寫意見陳述書應當注意的幾個問題（續(xù)）756.

如果需要對專利申請文件進行修改，那么在修改的同時，還應當充分地闡述所作修改能夠克服審查意見通知書中所指出的實質性缺陷的理由；7.

在撰寫意見陳述書過程中，應試者應當對修改后的各項權利要求具備新穎性和創(chuàng)造性的理由進行充分地闡述；8.

應試者應當遵循“單獨對比原則”來就新穎性問題進行意見陳述，而且應當能夠正確地分析出專利申請中所包含的未被對比文件公開的技術特征；三、考試時撰寫意見陳述書應當注意的幾個問題（續(xù)）769.

應當在創(chuàng)造性評述過程中，運用包含“三步法”在內(nèi)的判斷基準來就創(chuàng)造性問題進行意見陳述，判斷時應當能夠正確合理地對事實及技術效果進行分析和闡述；此外，在論述了具有突出的實質性特點后，還需對具有顯著的進步作出說明；10.

意見陳述書還應當層次清楚、有理有據(jù)、有邏輯性、有針對性，能夠充分闡述委托人的立場。

三、考試時撰寫意見陳述書應當注意的幾個問題（續(xù)）77第四節(jié)對通知書中幾類主要實質性缺陷的處理一、缺乏新穎性和/或創(chuàng)造性二、權利要求書未以說明書為依據(jù)三、獨立權利要求缺少解決技術問題的必要技術特征四、權利要求未清楚地限定發(fā)明五、說明書未充分公開發(fā)明六、專利申請文件的修改超范圍七、專利申請缺乏單一性78一、缺乏新穎性和/或創(chuàng)造性1.逐篇分析引用的對比文件

-首先，對通知書中引用的證據(jù)的分析研究，將對比文件按照其公開的日期（若對比文件為中國專利文件或專利申請公開文件，則包括其申請日）與本專利申請的申請日（有優(yōu)先權要求的，包括優(yōu)先權日）的關系加以分類在本專利申請日前（本專利申請有優(yōu)先權要求的，為優(yōu)先權日前）公開的對比文件X、Y、A類在本專利申請日和優(yōu)先權日之間公開的對比文件

PX、PY、PA類在本專利申請日前（本專利申請有優(yōu)先權要求的，為優(yōu)先權日前）向中國提出的申請、在申請日（有優(yōu)先權要求的，為優(yōu)先權日）或此后公開的對比文件E類在本專利申請日和優(yōu)先權日之間向中國提出的申請、在申請日后公開的對比文件PE類79一、缺乏新穎性和/或創(chuàng)造性（續(xù)）1.逐篇分析引用的對比文件（續(xù)）

-其次，對每項現(xiàn)有技術（包括申請在先公開在后的對比文件）所披露的內(nèi)容進行分析每項現(xiàn)有技術或對比文件分別披露了本發(fā)明獨立權利要求中的哪些技術特征每項現(xiàn)有技術或對比文件針對各從屬權利要求分別披露了哪些技術特征每項現(xiàn)有技術或對比文件所披露的技術特征（尤其是獨立權利要求中的區(qū)別特征和從屬權利要求中的附加技術特征）在各項現(xiàn)有技術和各篇對比文件中所起的作用是什么80一、缺乏新穎性和/或創(chuàng)造性（續(xù)）1.逐篇分析引用的對比文件2.將對比文件結合起來進行分析，重點分析現(xiàn)有技術有無給出結合啟示3.必要時對說明書中的具體實施方式進行分析4.確定是否修改權利要求書以及如何修改權利要求書5.必要時對說明書作適應性修改6.意見陳述書中如何論述權利要求具有新穎性和創(chuàng)造性81一、缺乏新穎性和/或創(chuàng)造性（續(xù)）6.意見陳述書中如何論述權利要求具有新穎性和創(chuàng)造性

-首先，相對于通知書中指出的各篇對比文件，逐篇指出新撰寫的獨立權利要求（或原獨立權利要求）中哪些技術特征未被該篇對比文件披露，從而說明該獨立權利要求的技術方案相對于其中每一篇對比文件均具有新穎性。82一、缺乏新穎性和/或創(chuàng)造性（續(xù)）6.意見陳述書中如何論述權利要求具有新穎性和創(chuàng)造性（續(xù)）

-然后，將通知書中引用的多篇對比文件和公知常識結合起來進行分析以說明該技術方案具有創(chuàng)造性。

(1)從通知書中引用的對比文件中確定一篇最接近現(xiàn)有技術；

(2)指出獨立權利要求技術方案與該最接近現(xiàn)有技術之間的區(qū)別技術特征，確定該技術方案相對于該最接近現(xiàn)有技術實際解決的技術問題。

(3)進一步指出通知書中引用的其他對比文件或公知常識中未給出將上述區(qū)別技術特征應用到該最接近現(xiàn)有技術中來解決上述實際解決技術問題的技術啟示，從而說明該權利要求相對于通知書中引用的對比文件和公知常識具有突出的實質性特點。

(4)進一步根據(jù)其所解決的技術問題說明其有益技術效果，以說明該技術方案具有顯著的進步。83關于答復審查意見通知書的實例一

1.一種旋流平焰燃燒器，包括可燃氣體噴嘴(1)、吸入段(2)、混合管(3)、擴壓管(4)和旋流器(6)，該可燃氣體噴嘴(1)伸入到該吸入段(2)，從而當可燃氣體從可燃氣體噴嘴(1)流入到吸入段(2)時將可燃氣體噴嘴(1)周圍的空氣吸入，其特征在于：在可燃氣體噴嘴(1)中設置了一根與高壓氣源相連通的中心管(5)。84

旋流平焰燃燒器是工業(yè)爐窯加熱爐中的燃燒裝置。其火焰呈盤狀，直接貼在爐墻上。旋流平焰燃燒器主要由可燃氣體噴嘴1、吸入段2、混合管3、擴壓管4和旋流器6組成，在可燃氣體噴嘴1中有一根與高壓氣體相連通的中心管5。采用這種結構的旋流平焰燃燒器，對于不同種類的可燃氣體均能得到比較充分的燃燒。當一種可燃氣體需要較多的空氣才能充分燃燒時，就讓中心管內(nèi)通入較多的高壓空氣，其與可燃氣體一起在吸入口處產(chǎn)生負壓，從而在那里抽吸更多的低壓空氣。相反，當使用的可燃氣體為達到充分燃燒只需要較少的空氣時，則減少中心管的高壓空氣量，從而使空氣與可燃氣體之比降低，甚至關閉高壓空氣，得到最小的空氣與可燃氣體的流量比。85對比文件1D1：最接近現(xiàn)有技術與權利要求1中的技術方案十分相近，該旋流平焰燃燒器也包括可燃氣體噴嘴、吸入段、混合管、擴壓管和旋流器，其與該發(fā)明的唯一不同之處是該可燃氣體噴嘴是單層管，沒有與高壓氣源相連通的中心管。該最接近現(xiàn)有技術的結構如上圖所示。由此可知，權利要求1與最接近現(xiàn)有技術相比的區(qū)別特征是：該可燃氣體噴嘴中設置了一根與高壓氣源相連通的中心管。從而可以確定該權利要求1的技術方案相對于該最接近的現(xiàn)有技術實際解決的技術問題是提供一種對不同可燃氣體都能實現(xiàn)充分燃燒的旋流平焰燃燒器，從而該旋流平焰燃燒器適用于各種可燃氣體。

86對比文件2D2：在實質審查過程中還檢索到一篇相關的對比文件，其公開了如下圖所示的焊炬：該焊炬是一種可燃氣體乙炔的燃燒器，在該焊炬的可燃氣體噴嘴8中也有一根與高壓氣源相通的中心管9，對比文件2中的焊炬是焊接用的焰炬，其可燃氣體是乙炔，在可燃氣體噴嘴中設置與高壓氣源相通的中心管是為了調節(jié)火焰長度，以適應不同焊接工藝的需要。需要細長火焰時在加大高壓空氣量的同時減少低壓空氣量；而需要短粗火焰時減小高壓空氣量，與此同時增加低壓空氣量。在這兩種情況下，基本保持空氣與可燃氣體的混合比不變。

87審查意見通知書的主要觀點：權利要求1相對于對比文件1和對比文件2來說不具備專利法第22條第3款規(guī)定的創(chuàng)造性。88

旋流平焰燃燒器意見陳述書撰寫分析關于創(chuàng)造性

【三步法第一步】在審查意見通知書中所引用的兩份對比文件中，由于對比文件1（即申請日前出版的教科書）與本申請的技術領域相同，所解決的技術問題相近，且公開本申請的技術特征最多，因此可以認為對比文件1所披露的旋流平焰燃燒器是最接近的現(xiàn)有技術。

【三步法第二步】將權利要求1與對比文件1相比較可知，本發(fā)明所述旋流平焰燃燒器與對比文件1的區(qū)別在于：該可燃氣體噴嘴中設置了一根與高壓氣源相連同的中心管，由此可知本發(fā)明實際要解決的技術問題是提供一種對不同可燃氣體都能實現(xiàn)充分燃燒的旋流平焰燃燒器，從而該旋流平焰燃燒器適用于各種可燃氣體。89【三步法第三步】對比文件1沒有解決上述技術問題，其中可燃氣體噴嘴是單層管，因而未給出在可燃氣體噴嘴中設置一根與高壓氣源相連同的中心管這一技術手段來解決上述技術問題的任何啟示。對比文件2中公開的焊炬也是一個可燃氣體燃燒器，雖然其可燃氣體噴嘴中具有一根與高壓氣源相連通的中心管，但該中心管不是用來調節(jié)可燃氣體的混合比。該焊炬的可燃氣體固定為乙炔，因而為取得充分燃燒其混合比是不變的。由對比文件2第×頁第×行至第×行可知，該焊炬中與高壓氣源相連通的中心管所起的作用是調節(jié)火焰長度，以適應焊接或切割等不同工藝的要求。而在本發(fā)明中，通過加大高壓空氣量、其與可燃氣體一起對低壓空氣引射，從而吸入更多空氣量，這樣使可燃氣體與空氣的混合比減少，相反減少高壓空氣量則加大可燃氣體與空氣的混合比，而完全關閉高壓空氣可使其混合比達到最大，以適應不同燃料的燃燒。由此可知，當本領域技術人員90看到對比文件2時，由于與高壓氣源相連通的中心管在這篇對比文件中所起的作用與本發(fā)明完全不同，因而沒有動機想到利用該與高壓氣源相連通的中心管來解決最接近現(xiàn)有技術所存在的技術問題，也就是說對比文件2未給出應用其所披露的“與高壓氣源相連通的中心管”來解決本發(fā)明技術問題的啟示，因而由這兩篇對比文件得到權利要求1的技術方案對本領域的技術人員來說是非顯而易見的，具有突出的實質性特點。此外，權利要求1的技術方案相對于該兩篇對比文件來說，可根據(jù)可燃氣體的種類改變可燃氣體與空氣的混合比，以使其充分燃燒，因而相對于這兩篇對比文件具有顯著的進步。綜上所述，權利要求1相對于這兩篇對比文件具有專利法第22條第3款規(guī)定的創(chuàng)造性。……91一、缺乏新穎性和/或創(chuàng)造性（續(xù)）6.意見陳述書中如何論述權利要求具有新穎性和創(chuàng)造性（續(xù)）

如何針對創(chuàng)造性判斷時需要考慮的其他因素進行爭辯：

(1)發(fā)明解決了人們一直渴望解決、但始終未能獲得成功的技術難題

(2)發(fā)明克服了技術偏見

(3)發(fā)明取得了預料不到的技術效果

(4)發(fā)明在商業(yè)上的成功92

二、權利要求書未以說明書為依據(jù)1.兩種類型

(1)相對于說明書中的具體實施方式來說權利要求的保護范圍過寬：上位概念概括或用并列選擇方式概括、功能限定、數(shù)值范圍

(2)技術方案在說明書中未記載：實質上不支持還是表述不一致2.處理辦法

(1)上位概念概括或用并列選擇方式概括

(2)功能限定

(3)數(shù)值范圍

(4)技術方案在說明書中未記載93三、獨立權利要求缺少必要技術特征1.弄清審查員所認定缺少的必要技術特征是什么2.分析缺少該技術特征的權利要求的技術方案能否解決本發(fā)明所要解決的技術問題3.認為不缺少必要技術特征時的爭辯方法：強調該技術特征對于本發(fā)明是一種優(yōu)選措施，具體說明不具有這一技術特征的技術方案仍能解決說明書中記載的本發(fā)明要解決的技術問題。4.權利要求缺少必要技術特征時的處理：

-修改要解決的技術問題還是將技術特征補入獨立權利要求

-該應補入的技術特征是不影響保護范圍的公知常識還是發(fā)明改進的關鍵之處94

四、權利要求未清楚限定保護范圍1.弄清審查員所認為的權利要求未清楚限定保護范圍的含義。2.獨立權利要求保護范圍不清楚時根據(jù)不同情況采取不同處理辦法：文字表達不清、修改不影響保護范圍；進一步限定技術特征、縮小保護范圍；修改錯誤文字表達、正確限定發(fā)明。3.從屬權利要求未清楚限定發(fā)明的另兩種情況：引用關系錯誤造成，從屬權利要求技術方案的不完整。95五、說明書未充分公開發(fā)明1.注意區(qū)分法26條3款還是細則17條3款2.幾種合適的爭辯方式

-力求說明本領域技術人員根據(jù)原說明書和權利要求書的記載能實現(xiàn)該發(fā)明

-通知書中指出的應當記載在說明書中的內(nèi)容屬于本領域的公知常識（需要舉證）

-通知書中指出的應當記載在說明書中的內(nèi)容已記載在本說明書中所引證的申請日前已公開的對比文件中，或者已記載在本說明書中所引證的、在本專利申請公開日前已公開的本申請人在中國的在先專利申請的公開文本中（但必須要滿足其所引證的內(nèi)容在該對比文件中是惟一確定的、且將該內(nèi)容直接引入而不需要增加任何技術內(nèi)容對本領域來說已充分公開發(fā)明）961.主要可爭辯的內(nèi)容

-修改或增加的內(nèi)容可以從原說明書和權利要求書中記載的內(nèi)容直接地、毫無疑義地確定

-原文件所記載的內(nèi)容有明顯錯誤，而修改后的內(nèi)容可從申請文件記載內(nèi)容直接地毫無疑義地確定2.處理方式

-必要時可采取與審查員會晤或電話討論的方式

-專利局目前對此要求比較嚴格，因此在修改文件時不要出現(xiàn)原申請文件中沒有的新的概括方式，權利要求書中新增加的技術特征盡可能用原說明書中已出現(xiàn)過的詞語。六、專利申請修改超范圍97七、專利申請缺乏單一性1.單一性的爭辯重點是兩權利要求之間具有相同或相應的特定技術特征

-特定技術特征是指發(fā)明對現(xiàn)有技術作出貢獻的技術特征

-對現(xiàn)有技術作出貢獻是指不僅作出新穎性貢獻而且要作出創(chuàng)造性貢獻2.滿足單一性要求的爭辯方法

-首先根據(jù)現(xiàn)有技術確定第一項獨立權利要求的特定技術特征

-然后根據(jù)現(xiàn)有技術確定其他幾項獨立權利要求的特定技術特征

-指出這些獨立權利要求的特定技術特征哪些是相同或相應的，從而說明這些獨立權利要求屬于一個總的發(fā)明構思，滿足單一性要求98七、專利申請缺乏單一性（續(xù)）3.對缺乏單一性的專利申請的處理辦法

(1)刪去不符合單一性要求的獨立權利要求（或者在獨立權利要求因缺乏新穎性或創(chuàng)造性而導致并列從屬權利要求之間無單一性時類似地刪去一項發(fā)明）

(2)刪去的發(fā)明可根據(jù)申請人的意愿提出分案申請分案申請應當滿足的要求：

-分案申請的申請人和發(fā)明人

-分案申請的時間

-分案申請的類別

-分案申請的文本

-分案申請的內(nèi)容

-分案申請的說明書和權利要求書99第五節(jié)案例分析2006年專利代理實務考題分析【申請文件理解、權利要求分析、對比文件理解、審查意見要點、對審查意見的分析、確定修改和答復的策略、權利要求的修改、意見陳述書的撰寫】1001、假設應試者受申請人委托代理了一件專利申請，現(xiàn)已收到審查員針對該申請發(fā)出的第一次審查意見通知書及隨附的兩份對比文件。2、要求應試者針對第一次審查意見通知書，結合考慮兩份對比文件的內(nèi)容，撰寫一份意見陳述書。如果應試者認為有必要，可以對專利申請的權利要求書進行修改。鑒于考試時間有限，不要求應試者對專利申請的說明書進行修改。3、作為考試，應試者在撰寫意見陳述書和修改權利要求書時應當接受并僅限于本試卷所提供的信息。試題說明101

試題說明4、應試者在撰寫或修改過程中，除注意克服實質性缺陷外，還應注意克服權利要求中存在的形式缺陷。如果認為有必要，還可考慮增加權利要求的項數(shù)。如果應試者認為該申請的一部分內(nèi)容應當通過一份或多份分案申請?zhí)岢觯瑒t應當在意見陳述書中明確說明，并撰寫出分案申請的獨立權利要求。5、應試者應當將意見陳述書和修改后的權利要求書寫在正式答題紙上。102本申請附圖103本申請附圖104本申請附圖105本申請附圖106本申請附圖107本申請附圖108權利要求書1、一種用于掛在橫桿（10）上的掛鉤，具有掛鉤本體（11）和突起物（15），所述掛鉤本體（11）具有兩個夾持部（17、18）以及連接所述夾持部（17、18）上部的彎曲部（20），其中一個夾持部具有自由端（19），另一個夾持部具有與衣架本體（12）相連接的連接端（13），在所述夾持部（17、18）的相向內(nèi)側設有突起物（15），該掛鉤掛在橫桿（10）上時，所述突起物（15）與橫桿（10）的外圓周表面相接觸。

1092、根據(jù)權利要求1所述的用于掛在橫桿（10）上的掛鉤，其特征在于：在所述夾持部（17、18）的相向內(nèi)側各設有兩個突起物（15）。3、根據(jù)權利要求1所述的用于掛在橫桿（10）上的掛鉤，其特征在于：在與橫桿軸線平行的方向上，所述突起物與橫桿外圓周表面形成線接觸。4、根據(jù)權利要求3所述的突起物，其特征在于：該突起物呈山脊形狀。110對比文件1111對比文件2112

第一次審查意見通知書正文要點

一、權利要求1不符合專利法第22條第2款關于新穎性的規(guī)定二、權利要求2和3不符合專利法第22條第2款關于新穎性的規(guī)定三、權利要求4不符合專利法第22條第3款關于創(chuàng)造性的規(guī)定

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第一次審查意見通知書正文

CNXXXXXXXXX.X號發(fā)明專利申請涉及用于掛在橫桿上的掛鉤，對該申請的審查意見如下：一、權利要求1不符合專利法第22條第2款關于新穎性的規(guī)定權利要求1要求保護一種用于掛在橫桿上的掛鉤。對比文件1公開了一種用于掛在展示架橫桿上的掛鉤，參見對比文件1文字部分的最后一段和圖2，在其掛鉤本體1的左右相對的兩部分的內(nèi)側上分別設有凸部2和突片3，在掛鉤掛在橫桿上時，這些突起與橫桿的外圓周表面接觸，從而與橫桿牢固定位，防止掛鉤脫落。由此可見，對比文件1完全公開了權利要求1的技術方案，并且對比文件1所公開的掛鉤與權利要求1所要求保護的掛鉤屬于相同的技術領域，所解決的技術問題和效果相同，因此，權利要求1不具備新穎性。

114二、權利要求2和3不符合專利法第22條第2款關于新穎性的規(guī)定1、權利要求2的附加技術特征在對比文件1中已經(jīng)公開，由對比文件1的圖2可清楚地看到其掛鉤內(nèi)側有左右兩個凸部2與左右兩個突片3，分別設置在兩邊相對位置。因此，在其引用的權利要求1相對于對比文件1不具備新穎性的情況下，權利要求2也不具備新穎性。2、權利要求3的附加技術特征在對比文件1中也已經(jīng)公開，由對比文件1的圖1可知其掛鉤上設置的凸部沿著橫桿軸向方向有一定寬度，由圖2可知該凸部具有弧形外表面，在掛鉤掛在橫桿上時，該凸部弧形外表面與橫桿的外圓周表面形成線接觸且平行于橫桿軸線。因此，在其引用的權利要求1相對于對比文件1不具有新穎性的情況下，該權利要求也不具有新穎性。115三、權利要求4不符合專利法第22條第3款關于創(chuàng)造性的規(guī)定權利要求4引用了權利要求3，其整體上要求保護一種用于掛在橫桿上的具有山脊狀突起物的掛鉤，該掛鉤上的突起物與對比文件1所公開的掛鉤上的突起物在形狀上有所區(qū)別。然而，對比文件2公開了這種區(qū)別特征，參見對比文件2文字部分的最后一段和圖1所示的衣架，該衣架具有相當于本申請掛鉤的夾緊部21，夾緊部21具有兩個夾臂和位于夾臂圓弧形部分邊沿的四個突棱，這些突棱的形狀即為本申請所述的山脊形狀，當掛鉤掛在更大直徑的橫桿上時，除了夾臂圓弧形部分的四個突棱之外，夾臂的其余部分不會與橫桿相接觸，此時，橫桿被四個具有山脊形狀的突棱夾持。因此，對比文件2給出了將山脊形狀突起物應用到對比文件1的掛鉤上以夾持橫桿的技術啟示，權利要求4的掛鉤相對于現(xiàn)有技術是顯而易見的，不具有創(chuàng)造性。綜上所述，本申請的權利要求1－3不具有新穎性，權利要求4不具有創(chuàng)造性。申請人應當對本通知書提出的意見予以答復。如果申請人提交修改文本，則申請文件的修改應當符合專利法第33條的規(guī)定，不得超出原說明書和權利要求書記載的范圍。116

修改后的權利要求書范文：1、一種用于掛在橫桿上的掛鉤，具有掛鉤本體和突起物，所述掛鉤本體具有兩個夾持部以及連接所述夾持部上部的彎曲部，其中一個夾持部具有自由端，另一個夾持部具有與衣架本體相連接的連接端，在所述夾持部的相向內(nèi)側設有突起物，該掛鉤掛在橫桿上時，所述突起物與橫桿的外圓周表面相接觸，其特征在于：所述突起物具有在所述橫桿軸向方向上比所述掛鉤本體寬的寬度。1172、根據(jù)權利要求1所述的掛鉤，其特征在于：在所述夾持部的相向內(nèi)側各設有兩個突起物。3、根據(jù)權利要求1所述的掛鉤，其特征在于：在與橫桿軸線平行的方向上，所述突起物與橫桿外圓周表面形成線接觸。4、根據(jù)權利要求3所述的掛鉤，其特征在于：所述突起物呈山脊形狀。1185、根據(jù)權利要求1所述的掛鉤，其特征在于：所述彎曲部上設有一個迂回部，該迂回部的曲率半徑小于彎曲部其他部位的曲率半徑。6、根據(jù)權利要求2所述的掛鉤，其特征在于：每個夾持部上的兩個突起物之間的連接部分呈V形凹陷。7、根據(jù)權利要求1到6中任一項所述的掛鉤，其特征在于：該掛鉤整體上為彎曲的板狀機構。

119審查員：申請人仔細地研究了您對本案的審查意見，針對該審查意見所指出的問題，申請人對申請文件作出了修改并陳述意見如下：一、修改說明1、修改了獨立權利要求1，在其特征部分加入了以下技術特征：所述突起物具有在橫桿軸向方向上比掛鉤本體寬的寬度，以使該獨立權利要求1符合專利法第22條第2款和第3款有關新穎性和創(chuàng)造性的規(guī)定。該修改的依據(jù)來自于說明書第二個實施例和第三個實施例，說明書最后一段以及圖3（b）和圖4。2、修改了從屬權利要求4的主題名稱，使其與所引用權利要求的主題名稱相一致。意見陳述書正文1203、增加了新的從屬權利要求5，該修改的依據(jù)來自于說明書第1頁第5段、第三個實施例以及圖4－6。4、增加了新的從屬權利要求6，該修改的依據(jù)來自于說明書第1頁第5段、第三個實施例以及圖5。5、增加了新的從屬權利要求7，該修改的依據(jù)來自于說明書第1頁第5段、第三個實施例以及圖4、圖6。以上修改均未超出原說明書和權利要求書所記載的范圍，具體修改內(nèi)容參見修改后的權利要求書。121二、關于新穎性審查員的審查意見是：相對于對比文件1而言，權利要求1到3不具備新穎性；相對于對比文件1和2而言，權利要求4不具備創(chuàng)造性。針對上述審查意見，申請人通過在獨立權利要求1中增加對比文件1和2中均沒有公開過的技術特征“所述突起物具有在所述橫桿軸向方向上比所述掛鉤本體寬的寬度”，使得修改后的獨立權利要求1具備了專利法第22條第2款規(guī)定的新穎性。122

具體地說，對比文件1公開了一種用于展示衣物的衣架掛鉤，其針對已有的展示衣架在展示架桿上不穩(wěn)固，容易被來往顧客碰掉的問題，通過在衣架的掛鉤內(nèi)側上設置凸部和突片，使其在垂至于架桿軸向的方向上配合夾持住架桿。盡管該掛鉤的基本結構和所要解決的技術問題與本發(fā)明相似，但是，從附圖1所示的側面圖可以看出，凸部和突片的寬度均沒有超過掛鉤本體的寬度，說明書文字部分也沒有涉及凸部和突片的寬度大于掛鉤本體寬度的技術內(nèi)容。123

對比文件2公開了一種衣架，衣架包括懸掛部件（相當于本發(fā)明中所稱的掛鉤），其通過U型板簧與夾緊部的配合作用，使得懸掛部件能夠穩(wěn)固地沿垂直于桿軸向的方向夾緊衣桿，通常情況下，該懸掛部件是通過夾臂中部凹進的圓弧形部分與衣桿周圍相接觸，只有當晾衣桿直徑較大時，其夾臂上自然形成的突棱才會對衣桿形成夾持、支撐作用，可見，其構思與本發(fā)明的構思并不相同。而且，從其附圖中可以看出，該懸掛部件的突棱與懸掛部件本身是一體的，這些突棱僅僅是由于夾部中部彎曲而突顯出的夾臂的一部分，因此，突棱寬度與懸掛部件寬度必然一致，不會比懸掛部件本體寬。權利要求2－4及新增的權利要求5－7是對獨立權利要求1進一步限定的從屬權利要求，由于修改后的獨立權利要求具備新穎性，因而其從屬權利要求2－7也具備新穎性。124三、關于創(chuàng)造性在審查意見通知書中所引用的兩份對比文件中，由于對比文件1與本申請的技術領域相同，所解決的技術問題相近，且公開本申請的技術特征最多，因此可以認為對比文件1是最接近的現(xiàn)有技術【說明：三步法第一步】。

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將本申請修改后的獨立權利要求1與對比文件1相比較可知，本發(fā)明所述掛鉤與對比文件1所公開掛鉤的區(qū)別【說明：三步法第二步之一】在于其上突起物沿橫桿軸向的寬度比掛鉤本體寬，也就是說，一方面，在兩種掛鉤本體寬度相同的情況下，本發(fā)明所述掛鉤的突起物沿橫桿軸向的寬度比對比文件1所公開掛鉤的突起物寬，因此本發(fā)明中所述突起物與橫桿外周面的接觸長度增加了，這樣就可以更好地阻止掛鉤在橫桿各方向上的移動，而且較寬的突起物也會進一步阻止掛鉤在水平方向上的扭動；126

另一方面，在兩種掛鉤突起物寬度相同的情況下，即兩種掛鉤在橫桿上都具有同樣的固定力的情況下，本發(fā)明所述掛鉤本體的骨架尺寸將比對比文件1所公開的掛鉤本體的骨架尺寸小，從而可以節(jié)省掛鉤所占空間，減輕重量，減少制造骨架耗材成本。由上述各方面技術效果可以確定本發(fā)明實際要解決的技術問題是【說明：三步法第二步之二】，提高掛鉤在橫桿各方向上定位的穩(wěn)固性，并在保證掛鉤具有必要固定力的情況下減少掛鉤重量、耗材及其所占空間。127【說明：三步法第三步】

對比文件1沒有解決上述技術問題，也不存在應用比掛鉤本體寬的突起物這一技術手段解決上述技術問題的任何啟示，事實上，從對比文件1附圖所示意的細窄掛鉤可以看出，該技術方案解決的僅僅是提高掛鉤在垂直于橫桿軸向上的夾持力。對比文件2也不存在應用本發(fā)明所述技術手段解決上述技術問題的任何啟示，相反地，它教導人們應用U型板簧和在掛鉤內(nèi)側表面形成多個凹槽來解決掛鉤在橫桿上的穩(wěn)固定位問題。128

因此，修改后的獨立權利要求1所請求保護的技術方案不是顯而易見的，具有突出的實質性特點。本發(fā)明應用簡單易行的技術手段，增強了掛鉤在橫桿各方向上定位的穩(wěn)固性，獲得了有益的技術效果，具有顯著的進步。綜上所述，修改后的獨立權利要求1相對于對比文件1或者對比文件2或其結合而言具有突出的實質性特點和顯著的進步，具備專利法第22條第3款規(guī)定的創(chuàng)造性。在獨立權利要求1具備創(chuàng)造性的情況下，其從屬權利要求2－7也必然具有創(chuàng)造性。129

申請人相信，修改后的權利要求書已經(jīng)完全克服了第一次審查意見通知書中指出的新穎性和創(chuàng)造性問題，并克服了其他一些形式缺陷，符合專利法及其實施細則和審查指南的有關規(guī)定。如果審查員在繼續(xù)審查過程中認為本申請還存在其他缺陷，敬請聯(lián)系本代理人，申請人及本人將盡力配合審查員的工作。專利代理人：XXX130第六