注冊(cè)商標(biāo)與未注冊(cè)知名商標(biāo)的優(yōu)先關(guān)系-“小肥羊”不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛案面臨的法律問(wèn)題

注冊(cè)商標(biāo)與未注冊(cè)知名商標(biāo)的優(yōu)先關(guān)系——“小肥羊”不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛案面臨的法律問(wèn)題

2003年8月26日，北京市第一中級(jí)人民法院公開審理了內(nèi)蒙古小肥羊餐飲連鎖有限公司訴內(nèi)蒙古華程科貿(mào)有限責(zé)任公司、北京市石景山華聯(lián)商廈有限公司不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)糾紛案。由于此案涉及到反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法的具體適用、注冊(cè)商標(biāo)與未注冊(cè)知名商標(biāo)以及商品表示等的優(yōu)先關(guān)系判斷等問(wèn)題，引人矚目。

一、案情簡(jiǎn)介

原告內(nèi)蒙古小肥羊餐飲連鎖有限公司訴稱，1999年原告在傳統(tǒng)火鍋的基礎(chǔ)上加以創(chuàng)新形成了“不蘸小料涮羊肉”的食法，受到消費(fèi)者的歡迎；至庭審日，“小肥羊”全國(guó)特許連鎖加盟店已發(fā)展至616家，原告的企業(yè)字號(hào)“小肥羊”，已成為“不蘸小料涮羊肉”食法的特有名稱，并成為公眾周知的知名品牌；被告華程科貿(mào)公司原生產(chǎn)“蜀都川老板”火鍋湯料，2000年在“小肥羊”成功后，便大量生產(chǎn)“小肥羊”火鍋湯料，使消費(fèi)者對(duì)商品主體及其來(lái)源產(chǎn)生了誤認(rèn)；被告華聯(lián)商廈則銷售了該火鍋湯料。原告認(rèn)為被告的行為是一種攀附知名字號(hào)的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)的“搭車”行為，違反了《反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法》第5條第2、3項(xiàng)的規(guī)定，給原告造成了巨大的經(jīng)濟(jì)損失，要求賠償經(jīng)濟(jì)損失100萬(wàn)元。

被告內(nèi)蒙古華程科貿(mào)有限責(zé)任公司辯稱，原告公司成立于2001年7月11日，而在此之前，被告已于2001年1月12日申請(qǐng)注冊(cè)了“小肥羊”商標(biāo)，標(biāo)記“小肥羊”注冊(cè)商標(biāo)銷售火鍋湯料不是使用他人的商品名稱而是使用自有商標(biāo)的合法行為，而且原告從未生產(chǎn)過(guò)火鍋湯料類的商品，被告不存在擅自使用原告知名商品特有名稱的問(wèn)題。

第二被告北京市石景山華聯(lián)商廈有限公司則主張本公司從未銷售過(guò)第一被告的產(chǎn)品，自己不應(yīng)成為本案的訴訟當(dāng)事人。

同時(shí)，通過(guò)當(dāng)庭當(dāng)事人的質(zhì)證、辯論所知如下事實(shí)，值得關(guān)注。被告華程科貿(mào)公司舉證，1999年9月13日成立的包頭小肥羊酒店，于2000年12月1日變更登記為包頭小肥羊連鎖總店，以后在2001年7月11日采取設(shè)立登記方式成立了內(nèi)蒙古小肥羊餐飲連鎖有限公司。據(jù)此，被告認(rèn)為變更登記與設(shè)立登記法律性質(zhì)不同，設(shè)立登記意味著新法人的誕生，因此，被告2001年1月12日注冊(cè)登記的“小肥羊”商標(biāo)先于原告“小肥羊”商號(hào)取得。對(duì)此，原告認(rèn)為，在上述變化中，基本股東并沒(méi)有發(fā)生變化，只是在成立內(nèi)蒙古小肥羊餐飲連鎖有限公司時(shí)增加了新股東，法庭應(yīng)當(dāng)尊重企業(yè)變化發(fā)展的事實(shí)及商號(hào)使用的延續(xù)性，因而，原告對(duì)“小肥羊”是在先使用。

2.原告舉證，被告華程科貿(mào)公司原來(lái)生產(chǎn)的火鍋湯料稱為“蜀都川老板”，后來(lái)改為使用“小肥羊”商標(biāo)，并且，其字形字體與原告的“小肥羊”一樣。

二、在先使用與反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法適用除外法理

通過(guò)以上案情介紹可以看出，本案首先需要解決的是在先使用與反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法適用的關(guān)系問(wèn)題。

首先必須明確的是，這里議論的“在先使用與反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法適用的關(guān)系”與商標(biāo)法有關(guān)在先使用的規(guī)定存在著內(nèi)涵上的差異。在商標(biāo)法中，在先使用在商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)中的意義是明確的，其立法目的是對(duì)在先使用權(quán)利狀態(tài)的承認(rèn)。與之相比，“在先使用與反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法適用除外”的關(guān)系調(diào)整，雖然在保護(hù)在先使用權(quán)利狀態(tài)上有著相似之處，但是，從結(jié)果狀態(tài)來(lái)看，商標(biāo)法解決的是授權(quán)問(wèn)題，并且給予保護(hù)的是經(jīng)國(guó)家授權(quán)的專用使用權(quán)，而反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法保護(hù)的則是事實(shí)狀態(tài)利益，因而，二者在具體內(nèi)涵上有著明顯差異。

具體而言，“在先使用與反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法適用除外”是指在他人的商品表示、營(yíng)業(yè)表示被需要者廣泛認(rèn)識(shí)前或變得知名前，已實(shí)際使用相同或類似于該商品表示、營(yíng)業(yè)表示者，具有先使用權(quán)；法律將先使用者迄今為止所付出的企業(yè)努力而蓄積的信用視為既得權(quán)而加以保護(hù)。在我國(guó)，具有類似意義的規(guī)定是1995年7月6日國(guó)家工商行政管理局頒布的《關(guān)于禁止仿冒知名商品特有的名稱、包裝和裝潢的不正當(dāng)行為的若干規(guī)定》，該規(guī)定第4條第2款指出：“特有的商品名稱、包裝、裝潢應(yīng)當(dāng)依照使用在先的原則予以認(rèn)定。”

關(guān)于“在先使用法律適用除外”的立法目的，可以理解為對(duì)于在特定的商品表示獲得周知性以前使用相同或類似商品表示者來(lái)說(shuō)，如果在其后他人的商品表示變得周知后而禁止其表示的使用，將欠缺法律的安定性，并且，對(duì)在先使用者而言有失公平。在這里，商品表示、營(yíng)業(yè)表示的周知性的存在事實(shí)，是確認(rèn)在先使用狀態(tài)的前提，即反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法將要決定的是某一商品表示與知名商品表示之間、或者注冊(cè)商標(biāo)與未注冊(cè)知名商品表示之間的優(yōu)先關(guān)系。

值得注意的是，對(duì)于因在先使用而不適用反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法，法律也有著嚴(yán)格的限制，即要求在先使用者沒(méi)有“不正當(dāng)?shù)哪康摹保⑶?，在先使用?quán)原則上應(yīng)是在歷來(lái)的經(jīng)營(yíng)范圍內(nèi)得到承認(rèn)，如果是對(duì)于他人的商品表示知名性的搭車而企圖擴(kuò)大自己經(jīng)營(yíng)的行為，將受到限制。也就是說(shuō)，善意的在先使用可以成為反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)侵權(quán)訴訟的抗辯理由。

不過(guò)，由于我國(guó)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法并沒(méi)有“在先使用法律適用除外”的具體規(guī)定，在反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法具體適用中能否參照商標(biāo)法先使用權(quán)保護(hù)原則以及國(guó)家工商行政管理局的有關(guān)規(guī)定，值得探討。

三、注冊(cè)商標(biāo)的使用與反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法的適用

另一方面，本案涉及的法律問(wèn)題不單單局限于反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法的“在先使用適用除外”法理，由于被告華程科貿(mào)公司使用的是“小肥羊”注冊(cè)商標(biāo)，而原告并未獲得標(biāo)有“小肥羊”字樣的注冊(cè)商標(biāo)。這樣，本案還將面臨兩個(gè)問(wèn)題，一是如果確定被告華程科貿(mào)公司注冊(cè)商標(biāo)“取得”先于原告商號(hào)的使用，被告依此能否對(duì)抗原告的訴訟請(qǐng)求；二是注冊(cè)商標(biāo)的使用在反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)訴訟中判斷是否混同時(shí)的影響力。

首先，關(guān)于第一個(gè)問(wèn)題，必須一提的是，當(dāng)庭質(zhì)證、辯論中被告華程科貿(mào)公司聲稱，該公司生產(chǎn)銷售“小肥羊”湯料始于2003年3月，而原告則立即反駁說(shuō)至遲在2003年2月前已開始生產(chǎn)銷售，被告將實(shí)際生產(chǎn)銷售時(shí)間推遲是為了在損害賠償額計(jì)算時(shí)謀得利益。

我國(guó)商標(biāo)法采取注冊(cè)主義，商標(biāo)權(quán)依注冊(cè)而產(chǎn)生。注冊(cè)主義意味著與商標(biāo)使用的社會(huì)事實(shí)相脫離，承認(rèn)注冊(cè)自體創(chuàng)設(shè)權(quán)利的設(shè)權(quán)作用。因此，注冊(cè)主義不追認(rèn)已經(jīng)存在著的社會(huì)事實(shí)，而由注冊(cè)設(shè)定獨(dú)占排他權(quán)，據(jù)此形成將來(lái)的社會(huì)事實(shí)并加以保護(hù)。在注冊(cè)主義下的法制具有如下特色商標(biāo)不論有無(wú)使用，只要其注冊(cè)存在就允許其存續(xù)，因此，為了將來(lái)使用而預(yù)先注冊(cè)是可能的，同時(shí)，不苛求使用義務(wù)，承認(rèn)自始就無(wú)使用意思的防護(hù)商標(biāo)。

2.不承認(rèn)采取使用主義立法中的擬制使用也具有優(yōu)先權(quán)）。

因此，在我國(guó)，注冊(cè)商標(biāo)的取得并不等同于該商標(biāo)的實(shí)際使用，“商標(biāo)的使用”意味著在商品的生產(chǎn)、銷售過(guò)程中將商標(biāo)標(biāo)識(shí)貼付于商品。這樣，在反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法具體適用中，注冊(cè)商標(biāo)的實(shí)際使用在決定在先使用順序時(shí)具有特別意義。應(yīng)當(dāng)說(shuō)反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法注重的是保護(hù)在先使用權(quán)利狀態(tài)，與國(guó)家工商行政管理局《關(guān)于解決商標(biāo)與企業(yè)名稱中若干問(wèn)題的意見(jiàn)》的立場(chǎng)雖有不同，但并不相悖。之所以如此說(shuō)，是因?yàn)楹笳叩哪康氖菫榱私鉀Q兩項(xiàng)既得授權(quán)間的矛盾。

其次，關(guān)于注冊(cè)商標(biāo)的使用在反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)訴訟中判斷是否混同時(shí)的影響力問(wèn)題。在這里，包括兩個(gè)層面的問(wèn)題，一是指控主體使用的商標(biāo)是否為注冊(cè)商標(biāo)對(duì)判斷混同的影響，二是被控侵權(quán)主體使用的商標(biāo)是否為注冊(cè)商標(biāo)對(duì)判斷混同的影響。

與商標(biāo)法保護(hù)注冊(cè)商標(biāo)權(quán)不同的是，反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法第5條是通過(guò)禁止不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為保護(hù)知名商品表示，包括與經(jīng)營(yíng)相關(guān)的自然人的氏名、商號(hào)、商標(biāo)、標(biāo)識(shí)、商品容器包裝等商品表示和營(yíng)業(yè)表示；因此，反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法不僅禁止假冒注冊(cè)商標(biāo)的行為，也禁止擅自使用知名商品已實(shí)際使用著的商標(biāo)標(biāo)識(shí)。也就是說(shuō)，關(guān)于指控主體使用的商標(biāo)是否為注冊(cè)商標(biāo)，在適用反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法時(shí)沒(méi)有區(qū)別意義。

那么，在被控侵權(quán)主體使用的是注冊(cè)商標(biāo)時(shí)，適用反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法又將做如何考慮呢？這是本案面臨的棘手問(wèn)題。

從反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法比較法上看，“可視為依據(jù)商標(biāo)法權(quán)利行使的行為不適用不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)防止法”的立法例僅在日本法中出現(xiàn)過(guò)；根據(jù)該項(xiàng)法律規(guī)定，如果是依據(jù)商標(biāo)法而行使權(quán)利，即使屬于商品表示、營(yíng)業(yè)表示的混同行為，也不成為不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)行為。從法律沿革上來(lái)講，如此立法的目的是重視商標(biāo)注冊(cè)的結(jié)果，即商標(biāo)權(quán)是經(jīng)審查程序而產(chǎn)生的，必須受到尊重，并且，商標(biāo)權(quán)是國(guó)家認(rèn)為“大致正當(dāng)”而賦予的權(quán)利，不經(jīng)無(wú)效或撤銷程序而直接依靠不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)防止法進(jìn)行限制是不妥的。進(jìn)一步抽象而言，此項(xiàng)規(guī)定可視為在法律地位上不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)防止法不優(yōu)越于商標(biāo)法的規(guī)定。

不過(guò)，上述法律在1993年日本修改不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)防止法時(shí)已被刪除，并且，商標(biāo)法、不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)防止法同是競(jìng)業(yè)法一駕車的兩輪的觀點(diǎn)，已被廣泛認(rèn)同。現(xiàn)在，即使不經(jīng)過(guò)商標(biāo)權(quán)的無(wú)效或撤銷程序，直接謀求依靠反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法對(duì)注冊(cè)商標(biāo)的權(quán)利行使進(jìn)行限制也是可能的，只是商標(biāo)法規(guī)定的在先使用權(quán)，仍然可以被動(dòng)地成為抗辯權(quán)。

在我國(guó)，反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法及有關(guān)規(guī)定中未見(jiàn)有注冊(cè)商標(biāo)權(quán)的權(quán)利行使可以適用除外的規(guī)定。相反，商標(biāo)法第31條規(guī)定“申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊(cè)他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”，這一原則在反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法適用中也應(yīng)是準(zhǔn)用的，因?yàn)?，在商?biāo)法與反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法調(diào)整保護(hù)的法律關(guān)系中，不允許權(quán)利濫用應(yīng)是一般原則。

四、注冊(cè)商標(biāo)與未注冊(cè)知名商標(biāo)的優(yōu)先關(guān)系

在探討“注冊(cè)商標(biāo)與未注冊(cè)知名商標(biāo)的優(yōu)先關(guān)系”問(wèn)題前，我們首先需要明確如下概念反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法上的商品表示的概念，包含商品表示和營(yíng)業(yè)表示兩方面內(nèi)容，即包括與經(jīng)營(yíng)相關(guān)的自然人的氏名、商號(hào)、商標(biāo)、標(biāo)識(shí)、商品容器包裝等商品或營(yíng)業(yè)表示，并且，在反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法中，商號(hào)、商標(biāo)不論是否進(jìn)行了登記或注冊(cè)、是否滿足商標(biāo)注冊(cè)要件，均成為法律保護(hù)對(duì)象。

2.所謂商號(hào)，是商人關(guān)于自己營(yíng)業(yè)的名稱表示，是“人的標(biāo)識(shí)”的一種，商法將其作為保護(hù)對(duì)象既是從這個(gè)側(cè)面加以把握的。另一方面，商號(hào)在賦有了商品標(biāo)識(shí)機(jī)能或者營(yíng)業(yè)標(biāo)識(shí)機(jī)能的場(chǎng)合，也受到反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法的保護(hù)。

3.根據(jù)尼斯協(xié)定，各國(guó)目前普遍采用的商品和服務(wù)分類方法，只是作為商標(biāo)注冊(cè)時(shí)的管理分類方法，而不是區(qū)別判斷商品或服務(wù)是否類似的標(biāo)準(zhǔn)。這一通念，在我國(guó)法律實(shí)踐中已被認(rèn)同。國(guó)家工商行政管理局《關(guān)于商標(biāo)行政執(zhí)法中若干問(wèn)題的意見(jiàn)》第7條第3款指出：“商品和服務(wù)使用相同或者近似商標(biāo)的，易使消費(fèi)者對(duì)商品和服務(wù)的來(lái)源產(chǎn)生混淆的，該商品與服務(wù)應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為類似?！本捅景付?，與工商行政管理局解決注冊(cè)商標(biāo)與企業(yè)名稱爭(zhēng)執(zhí)的不同之處在于，法庭面對(duì)的是在適用反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法時(shí)，如何決定注冊(cè)商標(biāo)與知名商品表示的優(yōu)先關(guān)系問(wèn)題，即在知名商品表示與注冊(cè)商標(biāo)并存、競(jìng)合狀態(tài)下，應(yīng)如何調(diào)整二者的關(guān)系。

首先，在決定“注冊(cè)商標(biāo)與未注冊(cè)知名商標(biāo)的優(yōu)先關(guān)系”時(shí)，即使在重視注冊(cè)法律效果時(shí)代，法律學(xué)說(shuō)也可歸納為兩種立場(chǎng)，一種是以注冊(cè)商標(biāo)的取得與知名商標(biāo)獲得周知性時(shí)期的先后來(lái)決定二者的先后關(guān)系；另一種則是將知名商標(biāo)分為具備周知性程度、基于在先使用權(quán)的程度、達(dá)不到這些程度的三個(gè)階段，以在各階段商標(biāo)注冊(cè)是否伴隨著客觀且實(shí)質(zhì)性的瑕疵而進(jìn)行了違法注冊(cè)為標(biāo)準(zhǔn)，決定注冊(cè)商標(biāo)與知名商標(biāo)的優(yōu)先關(guān)系。同時(shí)，后者主張，只要發(fā)生混淆，具有知名商標(biāo)者即可基于反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法阻止注冊(cè)商標(biāo)使用者，即在實(shí)際使用著的商標(biāo)到達(dá)獲得了周知性階段，存在有抵觸關(guān)系的商標(biāo)即使取得了注冊(cè)，也應(yīng)視為違反了反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法的基本原則；至少在申請(qǐng)商標(biāo)注冊(cè)時(shí)，如果明知該商標(biāo)已經(jīng)處于使用中而仍進(jìn)行商標(biāo)注冊(cè)申請(qǐng)的，應(yīng)視為對(duì)他人商標(biāo)使用行為的惡意。

由此可見(jiàn)，商品表示是否到達(dá)了“知名”階段是上述兩種立場(chǎng)的相同判斷標(biāo)準(zhǔn)，所不同的是，前者將注冊(cè)商標(biāo)的取得作為判斷先后順序的始點(diǎn)，而后者則強(qiáng)調(diào)商標(biāo)注冊(cè)是否善意，并重視反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法立法目的之一是解決“混同”問(wèn)題。

回顧本案當(dāng)庭質(zhì)證、辯論的事實(shí)，由于原告企業(yè)在中途重新進(jìn)行了法人設(shè)立登記，按照法律嚴(yán)格定義，應(yīng)視為被告華程科貿(mào)公司的注冊(cè)商標(biāo)取得在先；但是，這一先后順序并不直接妨礙對(duì)原告商品表示知名性的判斷，因?yàn)椋词购蟀l(fā)企業(yè)也可以通過(guò)商標(biāo)、商號(hào)使用許可等獲得知名商標(biāo)或營(yíng)業(yè)表示。本案的關(guān)鍵，也就是在理論上可能產(chǎn)生分歧的，是以注冊(cè)商標(biāo)的取得在先比較知名商品表示的先后順序，還是以注冊(cè)商標(biāo)的實(shí)際使用作為判斷先后順序的標(biāo)準(zhǔn)。

在世界范圍內(nèi)，即使是采取注冊(cè)主義的各國(guó)商標(biāo)法，為了防止社會(huì)事實(shí)與注冊(cè)實(shí)體的游離，而吸收采納了使用主義的制度，其具體事例是不使用商標(biāo)的撤銷制度、在先使用權(quán)制度等。

另一方面，從本文前面介紹可知反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法對(duì)在先使用保護(hù)的目的。因此，筆者主張，以最先實(shí)際使用作為先后順序的判斷標(biāo)準(zhǔn)之一，并比較知名商品表示獲得周知性的時(shí)期，求得在先使用排序；同時(shí)，在決定注冊(cè)商標(biāo)與未注冊(cè)知名商標(biāo)的優(yōu)先關(guān)系時(shí)，還應(yīng)考察注冊(cè)商標(biāo)取得者的目的是否正當(dāng)。

綜上所述，就本案而言，應(yīng)參照商標(biāo)法有關(guān)在先使用的基本原則及有關(guān)規(guī)定，援用“在先使用反不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)法適用除外”法理，并進(jìn)行如下判斷

原告實(shí)際使