實(shí)施已失效的外觀設(shè)計(jì)專利不構(gòu)成著作權(quán)侵權(quán)

1、實(shí)施已失效的外觀設(shè)計(jì)專利不構(gòu)成著作權(quán)侵權(quán)實(shí)施已失效的外觀設(shè)計(jì)專利不構(gòu)成著作權(quán)侵權(quán)一一評謝新林訴葉根木.海寧市明揚(yáng)食品有限公司著作權(quán)侵權(quán)糾紛案案號：（2013）嘉海知初字第10號（2013）浙嘉知終字第5號【裁判要旨】涉及產(chǎn)品包裝圖案的外觀設(shè)計(jì)，其包含的圖案同時也屬于著作權(quán)的被保護(hù)范 圍。但一旦該外觀設(shè)計(jì)失效，對于實(shí)施該外觀設(shè)計(jì)的行為，不宜再以保護(hù)圖案 作品為由認(rèn)定構(gòu)成著作權(quán)侵權(quán)。【案情介紹】2001年9月12日，案外人謝瑞林將食品包裝袋（老謝榨菜）向國家知識產(chǎn) 權(quán)局申請外觀設(shè)計(jì)專利，并獲得外觀設(shè)計(jì)專利授權(quán)。2006年2月15日，該外觀 設(shè)計(jì)專利因未繳年費(fèi)而終止。同年8月30日，謝瑞林與謝新林所

2、經(jīng)營的某醬制 品廠（個體經(jīng)營戶）簽訂了著作權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，約定將上述外觀設(shè)計(jì)專利中的圖 案作品的著作財產(chǎn)權(quán)無償轉(zhuǎn)讓給該廠。2012年12月12 B,謝新林向葉根木經(jīng) 營的臨安某批發(fā)部購買到一箱標(biāo)有“海寧市明揚(yáng)食品有限公司”生產(chǎn)的榨菜， 認(rèn)為該榨菜的包裝上使用的圖案與其享有著作權(quán)的上述外觀設(shè)計(jì)中的圖案相 似，且未經(jīng)其許可，因此構(gòu)成著作權(quán)侵權(quán)。謝新林作為原告以侵犯著作權(quán)為由, 將二被告葉根木、海寧市明揚(yáng)食品有限公司訴至法院，請求判令：二被告停止 復(fù)制、發(fā)行涉案圖案作品的行為；連帶賠償原告經(jīng)濟(jì)損失（含維權(quán)費(fèi)用）共15 萬元。被告海寧市明揚(yáng)食品有限公司辯稱，原告享有著作權(quán)的圖案作品依附于原先 的外觀設(shè)計(jì)，

3、該外觀設(shè)計(jì)己失效，進(jìn)入公知領(lǐng)域，原告不應(yīng)再對該圖案享有著 作權(quán)，請求駁回原告訴請。被告葉根木辯稱，其只是銷售商，本案爭議商品系 從海寧市明揚(yáng)食品有限公司合法取得，故不應(yīng)承擔(dān)經(jīng)濟(jì)賠償責(zé)任。一審法院認(rèn)為，原告訴請所依據(jù)的圖案作品，己在先被授予了外觀設(shè)計(jì)專利, 外觀設(shè)計(jì)專利的保護(hù)范圍是與其附著的產(chǎn)品緊密相連的，只局限于與外觀設(shè)計(jì) 專利產(chǎn)品在相同或相近類別的產(chǎn)品上使用相同或相似的圖案。同時，在該保護(hù) 范圍以外，涉案圖案作品仍然可以依據(jù)著作權(quán)受到保護(hù)，兩者并不沖突，且正 是由于其保護(hù)范圍的不同而同時存在。而本案專利己經(jīng)失效，已失去了壟斷性, 即涉案圖案在食品包裝袋上的使用已進(jìn)入了公共領(lǐng)域，在該外觀設(shè)計(jì)并

4、未仍然 受其他法律保護(hù)的情況下，其他任何人都可以自由利用。海寧市明揚(yáng)食品有限 公司生產(chǎn)的榨菜包裝袋使用了涉案圖案，符合對失效外觀設(shè)計(jì)專利實(shí)施的要件, 并未落入該圖案作品的著作權(quán)的保護(hù)范圍。據(jù)此，一審判決駁回原告訴訟請求。一審宣判后，原告提起上訴。二審法院認(rèn)為原判認(rèn)定事實(shí)清楚，適用法律正 確，裁定駁回上訴，維持原判。【法官評析】本案審理中，雙方爭議的問題集中在，對于己經(jīng)失效外觀設(shè)計(jì)專利，其包含 的設(shè)計(jì)圖案是否仍然可以依據(jù)著作權(quán)得到保護(hù)。一、外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)與著作權(quán)本身存在著權(quán)利的交叉和重疊外觀設(shè)計(jì)是指對產(chǎn)品的形狀、圖案或者其結(jié)合以及色彩與形狀、圖案的結(jié)合 所作出的富有美感并適于工業(yè)應(yīng)用的新設(shè)計(jì)。且

5、專利法要求外觀設(shè)計(jì)必須以圖 片或者照片形式固定表示，而圖片或照片只要是獨(dú)立創(chuàng)作完成，便自動獲得著 作權(quán)的保護(hù)。因此二者客觀上存在著權(quán)利保護(hù)范圍的重疊。但二者仍然存在以 下明顯區(qū)別：1.產(chǎn)生權(quán)利的基礎(chǔ)不同。著作權(quán)要求具有獨(dú)創(chuàng)性；外觀設(shè)計(jì)要求 具有新穎性，具有一定美感并適于工業(yè)應(yīng)用。2權(quán)利取得的方式不同。著作權(quán) 屬自動取得，無需登記授權(quán)；外觀設(shè)計(jì)則必須向?qū)＠姓块T申請，并獲得授 權(quán)。3.保護(hù)期限不同。著作財產(chǎn)權(quán)的保護(hù)一般為作者終生及死后50年；而外觀 設(shè)計(jì)的保護(hù)期只有10年。二、外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)終止后，其包含的設(shè)計(jì)圖案作為美術(shù)作品的著作權(quán)仍可 存續(xù)知識產(chǎn)權(quán)領(lǐng)域，在一種客體上同時存在兩種或以上的權(quán)利

6、，并不違反法律對 智力成果的保護(hù)精神。因此，如果外觀設(shè)計(jì)專利中的設(shè)計(jì)圖案滿足獨(dú)創(chuàng)性的條件，且具有一定程度的創(chuàng)作高度的話，該設(shè)計(jì)圖案同樣可以依據(jù)著作權(quán)獲得 保護(hù)。當(dāng)外觀設(shè)計(jì)和著作權(quán)同時存在于該設(shè)計(jì)圖案上時，權(quán)利人可以選擇其一 進(jìn)行維權(quán)。本案中的外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)和著作權(quán)雖然在保護(hù)范圍上存在交叉重疊, 但兩種權(quán)利之間并不互相依附，而是各自獨(dú)立存在的。因此，外觀設(shè)計(jì)專利權(quán) 的消滅并不必然導(dǎo)致設(shè)計(jì)圖案的著作權(quán)的消滅。本案中的榨菜包裝圖案雖然在 外觀設(shè)計(jì)保護(hù)領(lǐng)域失去了法律效力，但其在著作權(quán)保護(hù)范圍內(nèi)仍然有效，圖案 的作者仍然可以依據(jù)著作權(quán)請求合理的保護(hù)。三、失效的外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的設(shè)計(jì)圖案在請求著作權(quán)保護(hù)時受

7、到保護(hù)范圍的 限制從上述第二點(diǎn)的分析中，可以得出，外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)雖然消滅，但設(shè)計(jì)圖案 的著作權(quán)仍然存續(xù)，但此時的著作權(quán)是否可以視為與未授予過外觀設(shè)計(jì)專利權(quán) 時的設(shè)計(jì)圖案的著作權(quán)完全等同呢？筆者以為，答案是否定的。盡管著作權(quán)是 一種對世權(quán)，但是任何權(quán)利的行使并不是無限擴(kuò)張的。就本案中的設(shè)計(jì)圖案的 著作權(quán)，正是基于先前的外觀設(shè)計(jì)專利的授權(quán)，使得外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)消滅后， 繼續(xù)存在的著作權(quán)自動產(chǎn)生了限制，即設(shè)計(jì)圖案的著作權(quán)人在行使對該圖案的 著作權(quán)時，應(yīng)當(dāng)容忍善意的社會公眾對己失效的外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)的實(shí)施。也就 是說，本案中的原告作為受讓了設(shè)計(jì)圖案的著作財產(chǎn)權(quán)人，依法可以對侵害該 設(shè)計(jì)圖案著作權(quán)的侵權(quán)人主

8、張權(quán)利，但惟獨(dú)對于被告方的行為，即將該設(shè)計(jì)圖 案用于榨菜食品包裝袋上的行為，不宜以侵害著作權(quán)為由主張權(quán)利，因?yàn)楸桓?方的該行為恰恰就是符合了實(shí)施終止后的外觀設(shè)計(jì)專利。實(shí)施已經(jīng)失去法律保 護(hù)效力從而進(jìn)入公有領(lǐng)域的專利權(quán)，正是體現(xiàn)了社會公眾對專利權(quán)的社會公示 效力的信賴。如果此時仍然允許以享有外觀設(shè)計(jì)專利中的設(shè)計(jì)圖案的著作權(quán)為 由阻礙公眾實(shí)施已經(jīng)進(jìn)入公有領(lǐng)域的專利，顯然損害了社會公眾對專利公示效 力的信賴?yán)?。因?yàn)橹鳈?quán)沒有統(tǒng)一的登記公示制度，而專利權(quán)卻相反，有嚴(yán) 格的登記公示制度，而公眾無法在實(shí)施已進(jìn)入公有領(lǐng)域的專利的時候，知曉是 否仍然侵害了專利權(quán)中的設(shè)計(jì)圖案的著作權(quán)。因此，本案被告方對涉案的設(shè)計(jì) 圖案的使用從專利權(quán)制度看，具有合法的正當(dāng)性基礎(chǔ)。對于本案所爭議的設(shè)計(jì) 圖案，從時間線性上分析，可以得出以下結(jié)論，以下圖作概括：當(dāng)設(shè)計(jì)圖案的作者完成了圖案作品的創(chuàng)作，該設(shè)計(jì)圖案就獲得了著作權(quán)，如 圖一所示，其著作權(quán)的保護(hù)范圍不受限制。當(dāng)作者就該設(shè)計(jì)圖案申請外觀設(shè)計(jì) 專利并獲得授權(quán)后，著作權(quán)和外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)同時并存于該圖案上，如圖二所 示，外觀設(shè)計(jì)專利權(quán)同時也是具有公示效力的，社會公眾依據(jù)專利授予登記可 以獲知該圖案在某類產(chǎn)品上的使用已被專利權(quán)人壟斷，未經(jīng)許可，不得實(shí)施。 但當(dāng)外